[BLT] 해외진출 및 특허포트폴리오 구축을 위한, BLT 특허출원 전략(20190202)

BLT patent & law firm
E : KARL@BLT.KR
P : 010-3889-9303
BLT 특허법률사무소
해외진출 및 포트폴리오 구축을 위한
BLT 특허출원 전략
Patent Attorney of
BLT Patent & Law firm
정태균 파트너 변리사

특허 전략 준비의 필요성 1
빠른 등록특허 확보와 추가 후속특허 확보는
Trade-off 관계
 두가지를 모두 확보하기 위한
다각적인 특허 전략 필요
2
최초출원
출원공개
(출원 후 18개월)
OR
등록공고
(등록료납부 후)
발명A, 발명B
출원 1
발명A’
출원 2
발명B’
최초출원의 발명A와
동일하지 않으면 문제X
최초출원의 발명B보다
진보되지 않으면 거절

특허 전략 준비의 필요성 2
•기술기반 Start-up은 해외 진출을 준비하여야 한다!!
•한국이 특허포트폴리오는
해외 각국의 특허포트폴리오를 구축하는 Seed가 된다!!
•미국 진출을 고려한다면,
미국 스타트업과 유사한 포트폴리오 구축 전략
미국 스타트업이 활용하는 미국 제도를 벤치마킹한 출원전략
을 이용하여 한국에서부터 미국 특허포트폴리오 구축 준비 필요
3
미국진출 준비해외출원 Seed

Route 1: Fast Portfolio Route
4
– 고속 포트폴리오 확보 Route
•제품/서비스에 대한 IP 포트폴리오를 최단시갂 구축
•단기갂 내 복수출원 + 우선심사 + 일괄심사
•BLT의 FIT(Fast Idea Track) Program 활용
BLT와 함께
Idea
Workshop
N개 Idea로
N개 특허출원
우선심사
+
일괄심사
특허
포트폴리오
구축
3~5개월

•망고슬래브 사례 by BLT FIT Program
•6HA Idea Workshop을 통해, 11걲의 아이디어 도출
•총 7걲 특허 단기갂 확보  CES 2017 최고혁싞상 수상
5

•SketchOn Inc. 사례 by BLT FIT Program
6
등록일 스킨프린터시스템 4걲
스킨프린터 하드웨어 2걲
가출원
(2017.09.08.)
출원
(2017.10.20.)
우선심사
(2017.11.07.)
일괄심사
(2017.12.11.)
일부 등록(4걲)
일부 OA(2걲)
(2018.01.22.)
OA대응
(2017.03.08.)
등록(2걲)
(2017.05.29.)

Route 2: 가출원 기반의 출원 선점 Route
7
• Case1 – 사업 방향을 고민하는 업체의 출원전략
- 사업방향이 확정되지 않은 상태에서 유연한 출원전략
- 후발주자로서 여러 아이디어를 빠르게 선점하려는 업체의 출원전략
- 제한된 자금 내에서 IP포트폴리오 기본 뼈대구축이 필요한 기업
- 여러 발명에 대한 복수 가출원 + 심사미청구
 1년 내에 일부 걲에 대한 국내우선권주장출원으로 권리확보
• Case2 – 외부공개 시기가 얼마 남지 않은 업체의 출원전략
- 공개 전에 긴급 가출원 진행 / 공개 후에 가출원 기반 본출원 진행

<국내우선권주장을 이용한 추가출원>
<미국 가출원 전략 – Oculus VR 특허전략>
Route 2: 가출원 기반의 출원 선점 Route

Route 3: Double Application Route
9
1) 빠른 심사진행으로 등록 확보
2) 빠른 출원일 기반 다각적인 출원 확장
모두 충족 가능한 권리화 전략
명세서
작성
출원1
출원2(심사청구X)
우선심사
일괄심사 빠른 등록!!
Track 1
Track 2
국내우주1
1년 이내
국내우주2
발명 1
- 미국의 일부계속출원(CIP 출원) 전략과 유사한 특허전략 구축하기 위한 방안
- 심사청구 출원과 미심사청구 출원을 동시에 출원
개념특허
코어기술

BLT patent & law firm 10
2003.12.30.
가출원1
2004.12.29
정규출원
2009.02.02
일부계속(CIP)출원
2008.02.01
가출원2
US
2009.02.02
PCT출원
PCT-US2009-032869
EP
JP
CN
KR (취하)
EP
1차모델 2차모델
EP2254665
<리포소닉스 보유특허>
<3Gen 보유특허>
미국업체 CIP 사례
Route 3: Double Application Route

유형 1: 개념출원 기반 세부기술 확장 (H사 사례)
11
2017.12.28
출원 1
출원 2
출원 3
가출원 1
가출원 2
가출원 3
2018.02.02
가출원 4
2018.02.20
가출원 1-1
가출원 2-1
가출원 3-1
2018.02.26
출원 4-1
2018.03.06
출원 8
출원 7
출원 6
출원 5
: 우선권주장
: 심사대상
2018.03.09
출원 9
“우선심사 + 일괄심사” 진행으로 현재 7걲 등록 확보
가출원 그룹2을 이용하여 2차 일괄심사 기반 특허포트폴리오 진행 중
가출원그룹1
가출원그룹2

유형 2: 포괄출원 기반 보완/개량출원 확장 (S사)
12
1. 정식출원
A기술
(가상코드 관련)
3. a1 기술
-A의 세부기술
(가상카드번호)
2. 중복출원
(가출원)
4. a1 활용기술 1
5. a3 기술
6. a1 활용기술 2
포괄적인 권리 확보용 가상카드번호 특화
7. a2 기술
-A의 세부기술
(가상토큰)
8. A 기술 기반 BM
결
제
분
야
국
내
우
선
권
주
장

Route 4: Big-Book Application Route
•개발된 많은 아이디어를 필요 시 권리화 하려는 업체의 전략
•하나의 출원 내에 보유기술 전반을 기재하고,
분할출원을 통해 필요기술을 추출하여 다각적 권리 확보
13
가출원
(2016.08.02.)
국내우선권
주장출원
(2017.08.02.)
출원공개
(2018.02.12
.)
심사청구
마감일
(2020.08.02.)
심사청구기갂이 5년에서 3년으로 단축
3년 내에 다양하게 분할출원하여 권리확보
원출원은 3년갂 계속 심사미청구 상태로 유지
EX)

Route 5: 등록 후 분할(Division)출원 Route
14
가상현실영상 전송방법, 재생방법 및 이를 이용한 프로그램
KR10-1788545
2017.03.08.
KR10-1716326
분할
<미국 계속출원(CA) 전략 – Oculus VR 특허전략>
<한국 분할출원 전략 – Clicked 특허전략>
- 경쟁사 압박/비즈니스 전략 측면을 위해, 등록결정서 수싞 후
등록료 납부 전에 분할출원 진행하여 넓은 권리범위 확보
- 등록특허 확보와 권리범위 확장을 병행하는 전략

Route 6: 반복 가출원 전략 Route
15
가출원1
국내우주1
1년 이내
국내우주2
1년 6개월
출원공개
가출원 2 가출원 3
우선권기한 마감 전 출원공개 전
공개일 이전으로 판단시점을 당겨서,
본인출원 공개의 영향을 해소하여
등록가능성을 높임
국내우선권주장출원 내용도
병합하여 가출원
<참고>Johns Hopkins의 특허 포트폴리오 구축 전략
출처: The Role of the University in Creating Portfolio Value_Mark Cochran
자사 출원 공개에 따른 등록가능성 영향을 줄이면서 후속 포트폴리오를 구축하는 전략

Route 7: 공개 지연 전략 Route
16
기술공개가 빨리 되거나 특허등록 없이 기술만 공개되는 것이 걱정되는 업체 전략
정식출원
A기술
국내출원
(2017.08.09.)
의견제출통지서
수싞
(2018.03.27.)
출원공개
예정일
(2019.02.09.)
연장전
마감일
(2018.05.27.)
최종
대응일
(2018.09.27.)
2개월
4개월 연장
- 최종대응일로부터
3~4개월 내에 심사결과 통지
- 등록결정서 통지 후
3개월 동안 비용납부를
지연하여 설정등록 및
등록공고 시기를 지연 가능
일부 청구항에 대해
등록 가능한 것으로 인정
출원공개 예정일 쯤
등록료 납부하여
특허권 획득
특허출원문서가 법적으로 강제 공개되는 출원공개일(출원일로부터 1년6개월)
전에 등록공고가 발행되지 않도록 하여 미공개기갂을 최대로 확보하고,
출원공개 시기에 맞추어 특허등록이 되도록 하여
출원공개 후 특허권 확보가 되지 않는 기갂을 최소화

Route 8: Zero-Invalidity 전략 Route
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- 분쟁 발생 시에 공격용 특허가 소멸되는 것을 방지하기 위한 전략
- 전체 청구항이 무효될 가능성을 최소화하기 위해 종속항을 보강하는 전략
특허출원 후 심사과정에서 독립항이 넓은 범위로 등록 가능할 경우,
침해소송에 대응하여 상대방이 제기한 무효심판으로 인한
전항 무효를 예방하기 위해,
1. 발명의 상세한 설명 부분 등에 언급된 무효 가능성이 낮은
상세한 내용을 종속항으로 보강한 청구항 준비
2. 동일하게 만듞 카피품에 대응할 수 있는 상세 청구항 준비
이와 동시에, 분할출원을 통해 출원계속중인 상태를 유지하거나
또 다른 권리확보를 병행.

For more information :
KARL@BLT.KR / 010-3889-9303

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