Lankage of patent and market approval in South Korea. Patent infringemant litigation case about Remicade and Humira

1. 2014. 12. 23.
가산종합법률사무소/특허법인가산
변호사/변리사 /약사 김 국 현
kkh@kspat.com

2. 허가특허연계 관련 한미 FTA 합의문 요지
 의약품목허가를 받기 위해서 원개발자(original 제품 허가자)가 제
출한 자료를 원용하도록 승인하는 경우(generic 제품 허가의 경우)
 제품 또는 그 승인된 사용방법을 대상으로 하는 것으로 허가기관에 통보
된 특허의 보호기간 중 시장에 진입하기 위하여 시판허가 요청을 하는 회
사의 통보 의무 및
 특허권자의 동의 없이 다른 회사의 제품 판매를 방지하는 조치를 시판허
가절차에서 이행할 의무
- 출처: 2007년 식약청 TF 발표자료
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3. 특허법: 의약시판 허가신청과 특허침해 관계
 특허법 제96조 제1항 [특허권의 효력이 미치지 않는 범위]
- 특허권의 효력은 다음 각 호의 1에 해당하는 사항에는 미치지 아니한다.
1. 연구 또는 시험(약사법에 따른 의약품의 품목허가, 품목신고 및 농약
관리법에 따른 농약의 등록을 위한 연구 또는 시험을 포함한다)을 하
기 위한 특허발명의 실시
 특허법 제2조 [정의]
- 특허권의 실시: 그 물건을 생산, 사용, 양도, 대여, 수입, 그 청약 행위
 특허법 제126조 (권리침해에 대한 금지청구권 등)
- 특허권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여
그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.
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4. 허가특허연계제도: 허가신청과 특허침해 연계
1. 오리지널 품목에 관한 특허등재 공시
2. 후속 특허도전 허가신청 사실통지
3. 특허도전 허가신청품목에 대한 판매제한 조치
4. 최선 특허도전 성공에 대한 우선판매품목허가
** 우리나라 - 바이오 의약품 적용 예정
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5. 후속 의약품 판매제한
1. 판매제한의 신청 (안 제50조의 5)
 신청자
- 특허목록에 등재된 특허권자 또는 전용실시권자
 신청조건
- 침해금지청구소송 제기 또는 권리범위확인심판 청구(또는 응소)
 신청기간
- 후발 품목허가신청사실을 통지 받은 날로부터 45일 이내
* 판매제한신청기간 내 후발 의약품의 허가 불허
 회수제한 : 1회에 한정
 효능 효과 변경허가 신청에 따른 통지를 받은 경우 추가 가능
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6. 판매제한조치
2. 판매제한의 신청 (안 제50조의 6)
 조치방법
- 식약처: 판매제한 신청의 적격성 검토 후 처분
* 신청자, 기간 미준수, 소멸 특허, 특허쟁송 미제기, 부정한 등재, 동일 의약품의 후속 허가신
청자 중 일부만 판매제한 신청, 특허 무효, 비침해 심결 등 : 판매제한 불허
- 특허권자가 통지 받은 날부터 12개월 동안 판매제한 조건부 허가 부여
 소멸사유
- 특허 무효, 특허 비침해, 등재 무효라는 취지의 최초 심결 또는 판결
- 심판 또는 소송의 취하, 화해, 각하, 중재, 조정
- 품목허가 취소, 특허존속기간 만료 등
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7. 최선 허가신청자의 우선판매품목허가
1. 요건
- 등재 의약품의 자료를 근거로 가장 이른 날에 허가신청한 자
- 등재 특허에 대해 승소 심결 또는 판결을 받은 자로서
- 허가신청 전 최초(14일 내) 심판 청구자 또는 그 자보다 먼저 승소한 자
* 심판 종류: 무효, 권리범위확인, 존속기간연장등록무효
2. 효과
- 등재 의약품의 자료에 근거하고 우선판매품목허가 의약품과
1) 주성분 및 그 함량, 2) 제형, 3) 용법.용량 및 4) 효능 효과가
동일한 다른 의약품의 판매를 제한
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8. 우선판매품목허가
3. 우선판매품목허가 존재 시 후속 허가신청 동일 의약품의 판매 제한
- 최초로 우선판매허가 획득한 의약품의 허가 일로부터 12개월 동안
판매제한 조건부 허가 부여
* 급여 품목인 경우 2개월 범위에서 연장 가능
4. 판매제한 소멸사유
- 우선판매품목 허가의 소멸
- 존속기간 만료, 무효 등 등재 특허권 소멸
- 허가일로부터 2개월 내 우선판매품목허가 의약품 발매 못함
- 허가특허연계제도 관련하여 우선판매허가권자 공정거래법 위반
- 우선판매품목허가권의 부정한 행위
- 도전자의 승소 심결 등과 반대 취지의 후속 판결
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9. 우선판매품목허가 관련 경과 규정: 부칙 조항
제3조(우선판매품목허가 신청에 관한 적용례) 제50조의7제2항 각 호의 개정규정(제42조제4항
의 개정규정에 따라 준용되는 경우를 포함한다)은 이 법 시행 전에 등재특허권에 관한 제50
조의7제2항 각 호의 개정규정에 따른 심판(이하 이 조에서 “종전 특허심판”이라 한다)을
청구한 자에 대해서도 적용한다. 이 경우 종전 특허심판은 이 법 시행일 전날 청구된 것으로
본다.
제4조(우선판매품목허가에 관한 적용례) 제50조의8제1항제1호의 개정규정(제42조제4항의 개
정규정에 따라 준용되는 경우를 포함한다)은 이 법 시행 이후 제50조의4의 개정규정(제42
조제4항의 개정규정에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따라 통지하여야 하는 의약품의
품목허가 또는 변경허가를 신청한 자부터 적용한다.
제5조(동일의약품 등의 판매제한에 관한 적용례) 제50조의9제1항의 개정규정(제42조제4항의
개정규정에 따라 준용되는 경우를 포함한다)은 이 법 시행 이후 품목허가 또는 변경허가를
신청하는 의약품부터 적용한다.
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10. 부칙 제5조: 시행일 전 허가신청자의 판매자유
 우선판매품목허가 판매제한 조치: 2015. 3. 15. 이후 품목허가
또는 변경허가를 신청하는 의약품부터 적용
 법 시행일 전 허가신청자에게는 판매제한 조치를 취할 수 없음
 시행일 이전 허가를 받았거나 허가신청을 한 회사는 허가특허연계
제도에 관한 개정 약사법과 무관하게 자유롭게 제품을 판매할 수
있음
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11. 바이오시밀러 의약품 허가관련 미국 법규정 개요11

12. 법률 명칭 : The Biologics Price Competition and Innovation Act
(약칭 BPCIA 또는 BPCI Act)
해당 법 조문 : section 351 (k) of The Public Health Service Act
(약칭 PHSA 또는 PHS Act)
 미국법률의 분류체계상 정식명칭은 42 USC 262 (k), 공식법전 42번 법
전의 262조 k항이라는 의미
 동일한 법률에 대해 다양한 명칭이 존재함. Hatch-Waxman Act도 마찬
가지. 통상 가장 빈번하게 사용하는 명칭(HWA)을 사용하지만 소장 등 공
식문서에는 정식명칭을 사용하기도 함.
 미국 약사법(FDCA)이 아니라 PHS Act에 규정함.
 351 (k)는 소위 바이오제네릭 허가관련 규정임. 다른 조항에는 오리저널
허가 및 특허관련 사항이 규정되어 있음. 그 내용도 중요함.
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1. 관련용어

13. 적용대상 : Biological Products as Biosimilar or
Interchangeable (법률상 정식명칭)
 오리지널 의약품에 후속되는 바이오 의약품이라는 의미로 FDA에
서는 Follow On Biological Products (FO BP)라는 용어를 사
용함.
 FO BP에는 Biosimilar + Interchangeable 2 가지를 포함하는
상위개념으로 통칭하는 것임.
 화합물 의약품의 Generic은 동일성분(identical)을 전제로 하므
로 similar라는 개념과 양립 불가능함. 따라서, 미국 바이오 의약
품 분야에서는 혼동을 피하기 위해 Bio-generic이란 용어사용을
자제함.
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2. 관련용어

14.  법규정상 Biosimilar는 protein의 경우 아미노산 서열이 동일함
은 물론 safety, purity, potency에서 RP와 사이에 임상적으로
의미 있는 차이(clinically meaningful difference)가 없을 것
으로 요건으로 함. FDA에서 구체적 심사기준을 구체화하고 있는
과정임.
 Interchangeable은 약사법상 화합물 의약품의 동일한 화합물을
전제로 하는 제네릭 의약품에 가까운 개념. similar 수준을 넘어서
동일성에 가까운 상태로서 모든 적응증 환자에게서 RP와 동일한
효과를 나타낼 수 있어야 함. 이론상으로는 동일(identical)을 포
함하지만 현재 기술수준에서는 Identical BP는 현실적으로 불가
능하다는 인식.
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3. 용어 해설

15.  따라서, 약사법상 generic처럼 동일하지는 않지만 바이오시밀러 수준
(highly similar)을 넘어서 그 보다 더 극히 고도로 유사한 경우에는
Interchangeable로서 특별한 효과를 부여하는 것임. 바이오시밀러
와 엄격하게 구분되는 개념으로 사용함.
 허가 신청 용어 : Biologics License Application (약칭 BLA)
 오리지널 의약품 : Reference Biologic Product (약칭 RBP 또는
RP)
 오리지널 제품 허가 신청 : BLA (NDA 대응하는 용어)
 후속 제품 허가 신청 : An Application for Approval of a
Biosimilar or Interchangeable Biological Product [ 현 재
Abbreviated BLA 또는 ABLA (예를 들어 ANDA에 대응하는 의미
로)라는 용어는 사용하지 않음]
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4. 용어 해설

16. A. 큰 틀에서 Hatch Waxman Act와 동일한 목적으로 입법되었으나
BP 특성을 고려한 차이점이 있습니다. 즉, FO BP의 허가신청 및
심사에 오리지널 제품의 안정성 및 유효성 자료를 활용할 수 있다는
것이 핵심 내용입니다. 다만, BP 특성을 고려하여 제도상 약사법상
제네릭 허가제도와는 많은 차이점이 있습니다.
16
Q. BPCI Act의 목적 및 핵심 내용은 ?

17. A. RP 허가 후 4년 동안은 FO BP의 허가신청의 제출 자체가 불가능
합니다. RP의 데이터 이용 여부와 상관없는 절대적 시장 독점기간
에 해당합니다.
17
Q. 오리지널 제품(RP)의 시장 독점권 기간은 ?

18. RP 허가 후 12년 동안 데이터 독점권이 인정됩니다. 주의할 점은 시장
독점권이 아니라 data exclusivity에 해당합니다. 즉, 4년 후부터
FO BP의 허가 신청은 가능하지만 RP의 안전성, 유효성 데이터를 활
용할 수 없고, 독립적인 데이터를 제출해야 합니다.
추가로, 소아용약 개발에 따른 6개월의 data exclusivity를 받을 수
있습니다. 따라서, 최장 12.6년에 해당하는 독점권을 부여합니다.
다만, 약사법상 NCI 경우처럼 용법, 용량, 제형 개량신약에 대한 추가
적인 독점권 부여는 없습니다.
18
Q. 오리지널 제품(RP)의 데이터 독점권 기간은 ?

19. 바이오시밀러 제품에 대해서는 HWA상의 퍼스트 제네릭 독점기간
과 같은 보상제도가 없습니다. 그러나, Interchangeable FO BP
의 경우에는 퍼스트 제품에 대해서는 시판 개시 후 1년 동안 시장독
점권이 부여됩니다.
다만, 그 적용 요건 및 대상 범위에 대한 많은 의문점이 있습니다.
예를 들어, Biosimilar가 먼저 허가를 받은 후 Interchangeable
이 허가를 받은 경우에도 독점권이 부여되는지, 후속 제품의 허가를
저지하는 범위에 모든 FO BP가 포함되는지 아니면 제네릭 개념인
Interchangeable 만 해당하는지 등등 앞으로 해결되어야 할 쟁점
이 많습니다.
19
Q. 바이오 의약품의 퍼스트 제네릭 제품에 대한
시장 독점권이 인정되는가 ?

20. A. 적용됩니다. 그러나, 그 틀과 구체적 내용이 약사법상의 HWA 제
도와는 근본적으로 다릅니다. 우선, Orange Book이 없고, 또한
paragraph IV certification, 30개월 자동 심사중지 등과 같은
제도가 없습니다. 전혀 다른 형식의 새로운 제도가 도입되었습니다.
OB가 없고, 특허등재를 하지 않는 바탕에서 허가-특허 연계제도를
적용하므로, HWA와 같이 특정 범위의 특허만이 아니라 모든 특허
가 그 적용대상에 해당하게 됩니다.
20
Q. 특허-허가 연계제도가 적용되는가 ?

21. A. 오 리 지 널 제 품 의 데 이 터 를 이 용 한 FO BP 허 가 신 청 {351(k)
application}을 하면, FO BP 허가신청 회사는 오리지널사의 외부 법률
대리인 또는 사내 변호사에게 비밀유지를 조건으로 허가신청 자료 일체를
제공해야 합니다. 오리지널사는 제공받은 허가신청 자료를 검토하여 FO
BP가 자신의 특허권을 침해하는지 검토하게 됩니다. 검토 결과, FO BP가
자신의 특허권을 침해할 우려가 있는 경우 FO BP 허가 신청회사에 그 사
실을 통지하는 등 양 당사자간에 특허 관련 주장 및 구체적 의견을 서로 주
고 받는 절차를 거쳐야 합니다. 또한, 소송을 개시하기 전에 상호간 특허권
에 관한 사적 협상절차를 반드시 하도록 규정되어 있습니다. 협상이 실패한
경우 침해주장을 할 특허 리스트를 통지한 후 일정 기간 이내에 특허소송을
제기할 수 있습니다. 이와 같은 절차에 따르지 않거나 위 절차에서 주장하
지 않은 특허에 대해서는 추후 특허권 행사를 할 수 없습니다. 또한, 위 규
정된 절차에 따라 특허권 주장을 할 수 있을 뿐이고, 별도의 가처분(PI) 소
송이나 특허무효 또는 비침해확인을 위한 DJ 소송을 제기할 수 없습니다.
위와 같이 FO BP 관련 특허-허가 연계제도는 상당히 복잡하고 다른 분야
에서 그 예를 찾아보기 어려운 특별한 내용을 포함하고 있습니다.
21
Q. FO BP 관련 특허-허가 연계제도의
핵심 내용은?

22. 주의!!
시적 적용범위: 2010. 3. 23.까지 이미 허가받은 기존의 바이오 의
약품에 대해서는 BPIC Act 적용하지 않습니다. 따라서, 현재 허가
를 받아 시판 중인 바이오 의약품에 대해서는 현행 약사법 (FDCA)
이 그대로 적용됩니다. 소위 Transition Provisions.
PHS Act 관련 규정 검토 !
22
Q. BPIC Act 적용 범위는?

23. 2018년 이후 구체적으로 제기될 사항
FO BP 허가 신청 단계에서의 특허 분쟁
FO BP 신청자는 FDA로부터 허가신청 심사 접수일로부터 20일 이내 오리지
널 권리자에게 허가신청서류 공개 (confidential access)
공개범위 : 제조방법 등까지 전 서류 ? 후속개발사의 기술유출의 위험 등 심각
한 문제점 !!
지정된 기간 중에 상호 특허관련 주장을 교환하고, 협상을 진행한 후에서야 특
허소송을 할 수 있도록 규정함.
특허침해 여부 검토 후 특허주장 시작
실제 제품 발매 단계에서 특허 소송
상업적 발매 개시 180일 전에 오리지널 권리자에게 통지하여 함
판매중지가처분 신청(PI) 또는 특허침해금지 본안소송 개시 가능
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24. 바이오 의약품 특허분쟁 사례24

25. 25
MAB 의약 Remicade v. Humira 특허분쟁

26. 26
기술개발의 방향 및 분쟁기술의 위치

27. 기술적 해결과제
First, many of the antibodies did not have sufficient binding affinity for
human TNF-α. Because the antibodies must stick to human TNF-α to
work, their binding ability is important. A high affinity anti-body sticks
better than an antibody that binds with low affinity. If an antibody’s
affinity is too low, it will not be a viable drug.
Second, many of the known antibodies did not have the desired
neutralizing activity. While antibodies do bind to TNF-α, they do not
bind to a place on TNF-α that reduces the harmful TNF-α activity.
Since such antibodies do not reduce TNF-α activity, they cannot be
used to produce the desired therapeutic effect. In other words, the
activity of an antibody is related to both how tightly the antibody
sticks as well as the specific location on TNF-α where the antibody
binds.
Third, human patients frequently have immunological reactions when
they are treated with antibodies produced in mice or other non-human
species. This is because the human immune system recognizes foreign
proteins and attacks them. By engineering foreign antibodies to look
more human, scientists try to trick the human immune system and
prevent this undesirable immune response.
27

28. Remicade 개발 - 미국특허 제7,070,775호
Claim 1: An isolated recombinant anti-TNF-α antibody or antigen-
binding fragment thereof, said antibody or antigen-binding fragment
comprising a human constant region, wherein said antibody or antigen
binding fragment (i) competitively inhibits binding of A2 (ATCC
Accession No. PTA-7045) to human TNF-α, and (ii) binds to a
neutralizing epitope of human TNF-α in vivo with an affinity of at least
1x108 liter/mole, measured as an association constant (Ka), as
determined by Scatchard analysis.
Claim 2: The antibody or antigen-binding fragment of claim1, wherein
the antibody or antigen binding fragment comprises a human constant
region and a human variable region.
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29. 청구항이 커버하는 기술범위
The asserted claims cover fully-human antibodies that
possess the same therapeutic properties as Centocor’s
chimeric antibody, i.e., high affinity, neutralizing activity,
and binding at a specific place on human TNF-α.
The 1994 CIP applications must provide written description
for an antibody to human TNF- α with (1) a human
constant region, (2) a human variable region, (3) high
affinity for human TNF-α, (4) neutralizing activity, and (5)
the ability to bind to TNF- α in the same place as
Centocor’s A2 mouse antibody (“A2 specificity”).
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30. 특허권자 J&J와 실시자 Abbott 주장 요지
Abbott argument: Centocor has merely disclosed tools that might be
used in an attempt to make the claimed invention essentially, that
Centocor’s disclosure is no more than a mere wish or plan for how one
might search for a fully-human antibody that satisfies the claims.
Centocor (J&J) argument: (1) The specification not only describes the
antibodies by their biding for TNF- α , but further describes the
antibodies by specifying that they competitively inhibit binding of the
A2 mouse antibody to TNF-α.; (2) The written description requirement
demands neither actual reduction to practice nor working examples to
claim an invention.
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31. 미국법원 재판 경과
1. 미국 ED Texas 1심 법원 배심평결: 특허유효 및 침해
2. 특허침해 손해액: 약 1조 8천억원 배상 판결
3. 패소자 Abott 항소
4. 항소심 법원 CAFC 2011. 4. 29. 판결: 특허무효 이유
로 1심 판결 파기 환송
* Centocor는 Chimeric MAB인 Remicade 수준을 넘어서
Human TNF-알파 모노클로날항체 (Humira) 발명까지 완성한
적이 없다.
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32. CAFC 항소심 특허무효 판결 이유
Claims 2, 3, 14, and 15 of ’775 patent are invalid for
lack of written description.
The scope of Centocor’s right to exclude cannot “over-reach the
scope of [its] contribution to the field of art as described in the
patent specification.” Its fully-human antibody claims are beyond
the scope of its disclosure.
While the written description requirement does not demand
either examples or an actual reduction to practice, PHOSITA can
“visualize or recognize” the claimed antibodies based on the
specification’s disclosure.
The specification must demonstrate constructive possession, and
’775 patent’s specification fails to do so.
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33. 가산종합법률사무소/특허법인가산
변호사/변리사 /약사 김 국 현
kkh@kasanlaw.com
전화: 02-591-0657