Guida al trasferimento di tecnologia in Cina. La gestione del trasferimento di tecnologia verso la Cina comporta l’analisi strategica di tre profili dell’area legale: la proprietà intellettuale; la normativa cinese circa le barriere in ingresso o uscita al trasferimento di tecnologia straniera; la struttura del contratto di trasferimento di tecnologia. È consigliato proteggere la tecnologia registrando i diritti di proprietà intellettuale relativi: marchi, brevetto, copyright del software e design oltre agli accordi di riservatezza. Vi sono limitazioni sull’import di tecnologia straniera in Cina e sull’export di tecnologia fuori dalla Cina; pertanto è necessario controllare gli elenchi predisposti dal ministero cinese. Il trasferimento di tecnologia si può attuare con un contratto di licenza d’uso; contratto di cessione del brevetto; conferimento di bene immateriale (brevetto o anche know-how) a titolo di quota capitale nella costituzione di una società cinese 100% straniera (WFOE) o di una Joint Venture.

1. COVELLI STUDIO LEGALE
Il Trasferimento
di tecnologia
in Cina.
22 Febbraio 2019

2. COVELLI STUDIO LEGALE Febbraio 2019
INDICE
1. Ingresso e circolazione della
tecnologia in Cina.
2. Tecnologia e proprietà intellettuale:
come proteggersi in Cina.
3. I contratti per il trasferimento di
tecnologia.

3. COVELLI STUDIO LEGALE Febbraio 2019
Cina
People’s Republic of China
(PRC)
Taiwan
Republic of China
(RoC)
Hong Kong (SAR 1997-2047)
Macao (1999-2049)
“Una Cina due sistemi” Deng Xiaoping
un’unica Cina – 4 regioni
Nota metodologica:
Nel presente lavoro si parlerà
solo delle legislazione della
Repubblica Popolare Cinese.

4. COVELLI STUDIO LEGALE
La circolazione
della tecnologia
ENTRY/EXIT CONTROL

5. COVELLI STUDIO LEGALE Febbraio 2019
Catalogo tecnologie import /export
Import Export
PROIBITE Pesticidi …
Stampa di
banconote
Circuiti integrati …
Materiali ignifughi
LIMITATE
NON LIMITATE
Incentivate

6. COVELLI STUDIO LEGALE Febbraio 2019
Catalogo tecnologie import /export
IMPORT EXPORT
Catalogo delle tecnologie proibite o
soggette a restrizione ai fini
dell’importazione in Cina
中国禁止进口限制进口技 术目录
Catalogo delle tecnologie proibite o
soggette a restrizione ai fini
dell’esportazione dalla Cina
中国禁止出口限 制出口技术目录
Link Link

7. COVELLI STUDIO LEGALE Febbraio 2019
Ingresso di tecnologia: la procedura amministrativa
Tecnologia
“LIMITATA”
Licenza di
importazione
Registrazione
Contratto
Tecnologia
“NON LIMITATA”
Registrazione
Contratto
La registrazione del contratto è condizione necessaria affinchè la
banca cinese autorizzi il pagamento all’estero del prezzo di vendita o
royalties.

8. COVELLI STUDIO LEGALE Febbraio 2019
Cibersecurity law
Se le tecnologie trasferite in Cina raccolgono
dati personali o altri dati sensibili in Cina si
applicherà
legge quadro sulla sicurezza informatica:
Legge n. 53 del 7/11/2016, Cyber Security
Law of the People’s Republic of China
(中华人民共和国网络安全法)

9. COVELLI STUDIO LEGALE Febbraio 2019
Elementi chiave della cybersecurity law
Oggetto della
legge
 Modalità della gestione e raccolta dei
dati personali; gestione della sicurezza
delle “reti”.
A chi si rivolge la
legge
 titolare, gestore o fornitore di una
rete; operatore nelle infrastrutture
informatizzate sensibili;
Localizzazione
dei server
 I dati devono essere archiviati su
server localizzati in Cina (PRC).
Il trasferimento
all’estero
 modalità e limiti al trasferimento dati
fuori dalla Cina.

10. COVELLI STUDIO LEGALE
Tecnologia e
proprietà
intellettuale:
come proteggersi in Cina.

11. COVELLI STUDIO LEGALE Febbraio 2019
Le tutele legali per la tecnologia
TRADE
SECRET
BREVETTO TECNOLOGIA COPYRIGHT
MARCHIO

12. COVELLI STUDIO LEGALE
Accordo di
RISERVATEZZA

13. COVELLI STUDIO LEGALE Febbraio 2019
Trade secret > accordo di riservatezza
Clausole rilevanti
 Descrizione delle informazioni segrete
 Soggetti tenuti al segreto – gestione lavoratori
 Modalità di circolazione, tra le parti, delle
informazioni segrete
 Controlli periodici (routine trade secret audit)
 Durata
 Accordo di riservatezza o (NDA=Non disclosure agreement).
Affinchè le informazioni segrete sia sempre considerate
tali è necessario proteggerle già durante le trattative.

14. COVELLI STUDIO LEGALE
Registrazione/
estensione del
brevetto

15. COVELLI STUDIO LEGALE Febbraio 2019
Protezione del brevetto
 I brevetti hanno carattere territoriale,
quindi è necessario considerare
l’estensione del brevetto in Cina (PRC).
(Ricorda che la registrazione in PRC non copre i territori di
Hong Kong, Macao, Taiwan).
 Pianificare il fattore tempo (12 o 6 mesi)
per rivendicare la priorità (data di primo
deposito).

16. COVELLI STUDIO LEGALE Febbraio 2019
Brevetto per invenzione/ utilità
Domanda nazionale
brevetto
(invenzione / utilità)
entro
12 mesi
domanda
Estensione
PCT (Cina,
altri paesi)
20 anni (invenzione)
10 anni (utilità)

17. COVELLI STUDIO LEGALE Febbraio 2019
Brevetto per modello/disegno
Domanda nazionale
Brevetto
(modello / design)
entro
6 mesi
domanda
Estensione
PCT (Cina,
altri paesi)
10 anni

18. COVELLI STUDIO LEGALE
CopyrightSource Code
</>..
<if…

19. COVELLI STUDIO LEGALE Febbraio 2019
Copyright (*software)
Dove si registra in
Cina ?
Copyright Protection Center of China
http://www.ccopyright.com.cn/
Cosa si deposita?
Source code (tot o parziale); dati
riferiti al sistema operativo; dati
dello sviluppatore.
Durata Vita autore + 50 anni

20. COVELLI STUDIO LEGALE
La registrazione
del marchio®

21. COVELLI STUDIO LEGALE Febbraio 2019
Protezione preventiva del marchio
Il caso cover in pelle IPHONE nel registro marchi cinese
Marchio Proprietario Classe di Nizza
“iphone” Apple Inc. 9 (apparecchi telefonici)
“iphone” Xintong Tiandi Technology (Beijing) Co., Ltd.’s 18 (pelletteria)

22. COVELLI STUDIO LEGALE Febbraio 2019
Protezione preventiva del marchio
La titolarità del marchio è attribuita a
colui che deposita per primo la
domanda di registrazione.
 Registrare il marchio a proprio nome
per primi c/o il registro marchi cinese
(CTMO);
(Ricorda che la registrazione in PRC non copre i territori
di Hong Kong, Macao, Taiwan).

23. COVELLI STUDIO LEGALE Febbraio 2019
Perché registrare i diritti di proprietà intellettuale
anche nel territorio cinese?
La registrazione di asset IP (marchi, brevetti,
copyright) legittima il titolare ad:
 Escludere i terzi dall’uso non autorizzato in
CINA (PRC) dell’asset IP protetto;
 Azionare in Cina strumenti di tutela
(amministrative, civili, doganali)

24. COVELLI STUDIO LEGALE
I contratti di
trasferimento:
tipologie

25. COVELLI STUDIO LEGALE Febbraio 2019
trasferimento di tecnologia: mod. contrattuale
Contratto di cessione
(trasferimento della PROPRIETÀ del brevetto o Know-how)
Contratto di licenza
(concessione dell’USO del brevetto o Know-how)
Italia Cina
Registrazione
State Council

26. COVELLI STUDIO LEGALE Febbraio 2019
trasferimento di tecnologia: mod. societario
Italia Cina
Conferimento in
proprietà o godimento del
Brevetto o Know-how
NewCo
P.R.C.
Registrazione State Council

27. COVELLI STUDIO LEGALE Febbraio 2019
trasferimento di tecnologia: mod. societario
Italia
Conferimento in proprietà o godimento del
Brevetto o Know-how
Salvo restrizioni previste dal
Catalogue for the Guidance of Foreign Investment Industries.
NewCo
P.R.C.
100% (capitale straniero)
Registrazione
State Council

28. COVELLI STUDIO LEGALE Febbraio 2019
Elementi chiave del contratto di licenza :
Licenza
 Esclusiva (si/no)
 Il territorio del licenziante
 Miglioramenti (uso e sfruttamento economico)
 Assistenza tecnica
(eventuale ulteriore trasferimento di know how)
 Durata
 Legge applicabile (salvo per le parti in cui è
vincolante la legge cinese
 Foro competente / arbitrato

29. COVELLI STUDIO LEGALE Febbraio 2019
Clausole vietate dalla legge cinese
 restrizione della facoltà del licenziatario di sfruttare la
propria tecnologia o di svolgere ulteriore attività di
ricerca e sviluppo.
 Limitare l’acquisto di tecnologia concorrente.
 “Grant-back” Trasferimento a titolo gratuito alla parte
straniera dei miglioramenti tecnologici generati dalla
parte cinese.
 “No challenge” limitare il diritto a contestare la validità
del titolo concesso in licenza.

30. COVELLI STUDIO LEGALE Febbraio 2019
Disclaimer e Copyright
Il presente documento è pubblicato solo a scopo didattico e non contiene pareri legali.
Non si assume alcuna responsabilità sulla accuratezza delle informazioni contenute
poiché le stesse possono subire variazioni a seguito di modifiche legislative intervenute
successivamente alla pubblicazione del presente documento.
This presentation is © 2017 Covelli Studio Legale. All Rights Reserved.
Grazie per l’attenzione

31. COVELLI STUDIO LEGALE Febbraio 2019
Raffaele Covelli
Avvocato
China desk - Covelli Studio Legale
rc@covelli-lawyers.com
COVELLI STUDIO LEGALE

32. COVELLI STUDIO LEGALE Febbraio 2019
covelli-lawyers.com
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