The Merchandising Right

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The Merchandising Right

  1. 1. THE MERCHANDISING RIGHT: FRAGILE THEORY OR FAIT ACCOMPLI? “ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  2. 2. Agenda <ul><li>Inquadramento teorico </li></ul><ul><li>Analisi Stanford Public Law and Legal Theory Working Paper n°105 “The merchandising right: fragile theory or fait accompli?” Dogan, S.L. & Lemley, M.A. (2004) </li></ul><ul><ul><li>Parte I: Origini del Diritto di Merchandising </li></ul></ul><ul><ul><li>Parte II: Ha senso il Diritto di Merchandising? </li></ul></ul><ul><ul><li>Parte III: Il Diritto di Merchandising e la Corte Suprema </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusioni </li></ul></ul>“ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  3. 3. Inquadramento teorico (1) <ul><li>“ Il merchandising è un contratto mediante il quale il soggetto, titolare di un marchio particolarmente noto o celebre, permette ad un terzo di utilizzare tale segno distintivo per produrre e commercializzare determinati beni o servizi ricompresi in un settore di mercato diverso (destinati, quindi, a distinguere prodotti o servizi diversi da quelli contrassegnati dal predetto titolare)” </li></ul>Quindi con il ricorso al contratto di merchandising si mira ad ampliare commercialmente lo sfruttamento del segno anche in ambiti di produzione o di vendita diversi da quelli di pertinenza o di riferimento del titolare del marchio Poiché non esiste una nozione di “contratto di merchandising” gli elementi costitutivi del “fenomeno merchandising” vengono rintracciati nella realtà. IL CONTRATTO DI MERCHANDISING E’ UN CONTRATTO ATIPICO “ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  4. 4. Inquadramento teorico (2) <ul><li>Ai sensi dell’art. 23, comma 3, del Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.), il titolare del marchio d’impresa può far sempre valere il diritto all’uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che non rispetti le condizioni pattuite nel contratto di licenza ed, in particolare, le effettive modalità di utilizzazione del marchio: </li></ul><ul><ul><li>la durata del contratto di licenza, </li></ul></ul><ul><ul><li>la natura dei prodotti e servizi commercializzati, </li></ul></ul><ul><ul><li>il territorio in cui il marchio viene sfruttato, </li></ul></ul><ul><ul><li>la qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario </li></ul></ul><ul><li>In quanto , in caso contrario, potrebbe sorgere un danno all’immagine del soggetto licenziante , titolare del segno distintivo che gode di notorietà. </li></ul>Il Merchandising si fonda su un contratto di licenza ; l’utilizzo del marchio può essere, infatti, dato in esclusiva ad un unico soggetto licenziatario oppure in modo non esclusivo (se concesso a più entità). STRUMENTO PER LA PRODUZIONE DI REDDITO “ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  5. 5. <ul><li>In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio NON DEVE DERIVARE INGANNO IN QUEI CARATTERI DEI PRODOTTI O SERVIZI CHE SONO ESSENZIALI NELL’APPREZZAMENTO DEL PUBBLICO (art. 23, comma 4, c.p.i) </li></ul>Inquadramento teorico (3) DECADENZA MARCHIO CELEBRE <ul><li>MODALITÀ DI TUTELA DA PARTE DEL MERCHANDISOR : </li></ul><ul><li>Fissazione di determinati standard qualitativi e diritto a controlli periodici ; </li></ul><ul><li>Possibilità di citazione, del merchandisee come contraffattore , in caso di uso ingannevole. </li></ul>“ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  6. 6. Inquadramento teorico (4) <ul><li>PERSONALITY MERCHANDISING </li></ul>CHARACTER MERCHANDISING BRAND MERCHANDISING “ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  7. 7. Inquadramento teorico (5) Ricapitolando gli elementi del contratto di merchandising sono: OGGETTO DEL CONTRATTO entità che riscuote successo presso il pubblico CONTRATTO (nelle forme di una licenza d’uso) concessione ai terzi dell’ uso di tale entità SCOPO DEL CONTRATTO i terzi si servono dell’entità per promuovere la vendita di beni/servizi che trovano un uso non affine all’attività per la quale l’entità ha acquisito il proprio successo. “ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  8. 8. Parte I: Origini del Diritto di Merchandising <ul><li>Marchi, confusione e competizione </li></ul><ul><li>Il Diritto di Merchandising e il marchio come prodotto </li></ul><ul><li>Le instabili fondamenta del Diritto di Merchandising </li></ul>“ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  9. 9. <ul><li>Fin dalle prime forme di commercio nomi e simboli erano usati dai mercanti per distinguere la provenienza dei diversi beni </li></ul>“ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley MARCHIO COME INDICATORE SEMPLICE E SINTETICO DI RICONOSCIMENTO DI QUALITÀ <ul><li>Il diritto di marchio, essendo un diritto di privativa , </li></ul><ul><ul><li>da un lato previene l’apposizione di marchio di qualità su altri beni per sfruttarne la reputazione (suggerendo quindi qualche tipo di legame però inesistente), </li></ul></ul><ul><ul><li>dall’altro riduce i costi di ricerca da parte dei consumatori (i consumatori quindi sapranno che un prodotto con un marchio prestigioso sarà di ottima qualità). </li></ul></ul><ul><li>Il mercato in questo modo sarà quindi molto competitivo , poiché i concorrenti di un marchio di qualità potranno : </li></ul><ul><ul><li>Intensificare i propri investimenti per aumentare la qualità dei propri prodotti </li></ul></ul><ul><ul><li>Attuare manovre di trading down. </li></ul></ul>A) Marchi, confusione e competizione (1)
  10. 10. <ul><li>Col tempo il diritto di marchio (c.d. TRADEMARK LAW), inizialmente adottato per proteggere il solo nome, è stato esteso anche a quelle caratteristiche di un prodotto come il packaging, il logo e pure la forma, identificative della qualità del prodotto stesso agli occhi del consumatore (ES: Hershey’s Kiss). </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li> MARCHIO ≠ BREVETTO </li></ul>MARCHIO BREVETTO Funzione distintiva/pubblicitaria con lo scopo di rendere appropriabili i meriti dell’imprenditore e permettere ai consumatori di associare meriti-demeriti all’imprenditore (cfr. marchio comune ); e proteggerne il relativo “selling power” (cfr. marchio celebre ) Funzione di isolamento dell’inventore/autore dalla concorrenza per incoraggiare futuri atti di creatività. Salva l’inventore dai possibili fallimenti di mercato derivanti dalla replica, da parte di imitatori, di invenzioni senza che questi incorrano in costi di sviluppo. “ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley A) Marchi, confusione e competizione (2)
  11. 11. <ul><li>MA …questa iper-protezione del prodotto potrebbe danneggiare la concorrenza anziché promuoverla </li></ul>Se un’impresa può proteggersi dall’imitazione delle caratteristiche che hanno reso un suo prodotto di successo, il consumatore subisce il prezzo, poiché nessun altro concorrente potrà , in virtù del diritto di marchio, competere sulle stesse caratteristiche ed abbassarne il prezzo . “ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley A) Marchi, confusione e competizione (3)
  12. 12. <ul><li>La protezione , su indicazione della Corte Suprema Americana, deve estendersi solo a quelle caratteristiche che indicano chiaramente ai consumatori la provenienza del prodotto . Perch è una caratteristica possa essere regolarmente protetta: </li></ul><ul><ul><li>colui il quale vuole muovere l ’ azione di protezione deve dimostrare che tale caratteristica abbia acquistato “ secondary meaning ” </li></ul></ul><ul><ul><li>c ’è quindi il rischio che l ’ uso della stessa caratteristica da parte di altri concorrenti possa confondere i consumatori riguardo alla fonte di produzione. </li></ul></ul>SOLUZIONI Il “primary meaning” infatti indica al consumatore la fonte di produzione del prodotto anziché il prodotto stesso “ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley A) Marchi, confusione e competizione (4)
  13. 13. <ul><li>2. Anche se una data caratteristica ha acquistato un “ second meaning ” , la dottrina, dal punto di vista della funzionalit à (c.d. “ functionality ” doctrine), comunque preclude la protezione della stessa se “ Il suo uso [della caratteristica] come marchio permettesse ad un solo attore nel mercato di interferire con la naturale competizione, dunque non legata al diritto di marchio, attraverso un uso attuale o potenziale di un importante “ ingrediente ” del prodotto(cfr. Qualitex, 514 U.S. at 170). ” </li></ul>“ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley Quindi sia il requisito di “second meaning” , sia la dottrina dal punto di vista della funzionalità, assicurano che: A) Marchi, confusione e competizione (5)
  14. 14. Il Diritto di Marchio limita la competizione basata sulle caratteristiche di un prodotto SOLAMENTE quando le aspettative del consumatore suggeriscono che la confusione è probabile. “ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley A) Marchi, confusione e competizione (6)
  15. 15. B) Il Diritto di Merchandising e il Diritto di Marchio come Prodotto (1) <ul><li>È dunque lampante che il concetto di “Diritto di Merchandising” è un </li></ul><ul><li>concetto abbastanza anomalo. </li></ul>Infatti quando, per esempio, si acquista una maglietta riportante il nome di un’università o di una rock band, invece di svolgere la funzione di indicatore della fonte produttiva, il marchio è il prodotto stesso (o almeno rappresenta una parte molto attrattiva del prodotto). “ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  16. 16. <ul><li>Per molti anni i titolari di diversi marchi non si sono mai preoccupati che il loro marchio venisse usato da terzi con i quali non vi era alcuna relazione… </li></ul>Ma solo tra gli Anni ’70 e ’80 i titolari di marchi di successo compresero il valore economico del Merchandising e la sua validità come strumento produttore di reddito attraverso le licenze d’uso del marchio stesso. Oggigiorno questa presa di consapevolezza appare palese persino anche presso alcuni dipartimenti di polizia. New York Police Department “ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley B) Il Diritto di Merchandising e il Diritto di Marchio come Prodotto (2) University of Pittburgh Boston Marathon
  17. 17. C) Le instabili fondamenta del Diritto di Merchandising (1) <ul><li>Cosa spiega l’esplosiva crescita del mercato delle licenze per il trademark merchandising? </li></ul>ANNO CARDINE PER LA LEGGE SUL MERCHANDISING : In quest’anno la NHL & la NFL americana convinsero la Corte ad imporre la vendita di emblemi senza licenza che riportassero i marchi delle sue squadre. <ul><li>Nella sentenza “ Boston Hockey Vs. Dallas Cap & Emblem ” la NHL e alcune dei suoi club membri intentarono causa per imporre la produzione e la vendita degli emblemi che riportavano i loro trademark. </li></ul><ul><li>La Corte distrettuale non trovò violazioni, in quanto i consumatori non si aspettavano necessariamente un’affiliazione tra il venditore degli emblemi e le squadre di hockey. In ogni caso, la dottrina dal punto di vista della funzionalità richiese ai competitor di aver accesso ai trademark che avevano la funzione di essere una caratteristica di ornamento sul prodotto stesso. </li></ul>“ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley 1975
  18. 18. C) Le instabili fondamenta del Diritto di Merchandising (2) <ul><li>La 5th Circuit Court ha avviato un processo di rottura che ha permesso di gettare le basi sul concetto di confusione del marchio al di fuori del Lanham Act (statuto sul Trademark degli USA). </li></ul><ul><li>La 5th Circuit Court evidenziò che la concezione della Corte distrettuale fosse eccessivamente restrittiva: </li></ul>“ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley “ l’imputato duplica il trademark protetto e lo vende al pubblico sapendo che il pubblico stesso potrebbe identificarlo come trademark della squadra”
  19. 19. C) Le instabili fondamenta del Diritto di Merchandising (3) <ul><li>La Corte quindi presume rilevante ai fini della citazione in causa la confusione basata solamente sull’associazione mentale del consumatore il quale identificava il legame tra il marchio esibito e la fonte del prodotto stesso. </li></ul><ul><li>Con questo approccio la confusione è il “trigger mechanism” nella vendita. </li></ul>“ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  20. 20. C) Le instabili fondamenta del Diritto di Merchandising (4) <ul><li>La Corte porta in risalto 3 punti per giustificare la sua decisione: </li></ul><ul><ul><li>Il maggior valore commerciale proviene direttamente dagli investimenti del titolare del marchio. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’imputato se avesse ottenuto un diritto di marchio sugli emblemi in questione, avrebbe potuto esercitare un diritto di privativa per commercializzare gli stessi. </li></ul></ul><ul><ul><li>La vendita di una riproduzione dei simboli (ndr. delle squadre dell’NHL) su un qualsiasi emblema è in uso conforme se c’è relazione con il tipo di attività nel quale è coinvolta la squadra (ndr. hockey). </li></ul></ul>“ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley <ul><ul><li>Quindi secondo la Corte è desiderabile permettere ai proprietari del marchio di richiedere royalties sul merchandising (ndr.perché era consuetudine). </li></ul></ul>
  21. 21. <ul><ul><li>Nessuno dei tre punti però prende in considerazione gli effetti economici sui consumatori, concorrenti e sulla competitività dell’intero mercato . </li></ul></ul>C) Le instabili fondamenta del Diritto di Merchandising (5) <ul><ul><li>A causa dell’irrilevanza del secondo e del terzo punto , la giustificazione della decisione della Corte, e quindi della spiegazione della teoria sul Diritto di Merchandising, verte l’attenzione solo sul primo punto, ovvero sul principio di “sfruttamento del selling power” creato dal titolare del marchio . </li></ul></ul>“ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  22. 22. C) Le instabili fondamenta del Diritto di Merchandising (6) <ul><li>Seguenti decisioni sul tema ( University of Pittsburgh v. Champion Prods. ; Kentucky Fried Chicken Corp. v. Diversified Packaging Corp.) hanno condannato l’approccio della Corte che si espresse sul caso del Boston Hockey a causa della vaga interpretazione del requisito della confusione. </li></ul><ul><li>A supporto di tutto ciò può essere riportata la causa tra Board of Governors of UNC v. Helpingstine (1989) dove la Corte rifiutò l’accusa di violazione da parte del di UNC contro un fabbricante di t-shirt che riportavano il marchio dell’Università stessa in quanto non era fondata la presunzione di violazione solamente sulla base di una effettiva associazione mentale tra il marchio stampato e la fonte produttiva della stessa. </li></ul>“ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  23. 23. C) Le instabili fondamenta del Diritto di Merchandising (7) <ul><li>Dopo il caso del Boston Hockey, le Corti che avevano notato una possibile confusione nei casi di merchandising, hanno per lo più basato le loro decisioni non su di un nuovo Diritto di Merchandising, basato su un “INGIUSTO ARRICCHIMENTO”, ma sull’evidenza che i consumatori credevano che il titolare del marchio avesse concesso la licenza agli imputati di poter riprodurre il marchio stesso sui propri prodotti (non affini). </li></ul><ul><li>Infatti questa “sponsorship confusion” fu l’unica spiegazione teorica della decisione della Corte dell’Illinois nel caso dell’NFL del 1975: </li></ul><ul><li>“ the buying public has come to associate the </li></ul><ul><li>trademark with the sponsorship of the NFL </li></ul><ul><li>or of the particular team involved” </li></ul><ul><li>Pensiero diffuso tra chi acquistava felpe delle diverse squadre di football, fu che le felpe stesse erano ufficialmente prodotte su licenza della Lega. </li></ul>“ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  24. 24. C) Le instabili fondamenta del Diritto di Merchandising (8) <ul><li>Ci sono ancora effetti derivanti dalla decisione del caso Boston Hockey, e alcune decisioni seguenti si focalizzano sulla motivazione secondo cui il diritto del titolare del marchio si estendeva a ogni possibile beneficio derivante dalla sua reputazione . </li></ul><ul><li>Altre decisioni si fondano invece sul fatto che il consumatore compie un’associazione mentale tra il titolare del marchio e i beni recanti il marchio stesso . </li></ul>“ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  25. 25. C) Le instabili fondamenta del Diritto di Merchandising (9) <ul><li>QUINDI IN CONCLUSIONE… </li></ul><ul><li>Tutte queste decisioni e la generale incertezza in materia, non danno basi stabili per la costruzione di una nuova giurisprudenza sul merchandising . </li></ul><ul><li>I titolari del marchio si appoggiano su di un “castello di carte”, poiché le corti si dividono equamente in due filoni: </li></ul><ul><ul><li>quelle che non riconoscono l’esistenza di un mero diritto di merchandising </li></ul></ul><ul><ul><li>quelle che non ne riconoscono l’esistenza evidenziando addirittura l’assenza di confusione da parte del consumatore. </li></ul></ul>“ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  26. 26. Parte II: Il Diritto di Merchandising ha senso? <ul><li>Reputazione & “Free-riding” </li></ul><ul><li>Conseguenze legate alla diffusione del Diritto di Merchandising </li></ul><ul><li>Preservare le aspettative esistenti </li></ul><ul><li>Lo scopo di una legge sulla contraffazione </li></ul><ul><li>Può la diluition salvare il Diritto di Merchandising? </li></ul>“ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  27. 27. A) Reputazione & Free-riding (1) <ul><li>Gli avvocati del Diritto di Merchandising ne giustificano </li></ul><ul><li>la necessità riferendosi al free-riding che avrebbe luogo </li></ul><ul><li>nel caso in cui i competitors potessero vendere oggetti </li></ul><ul><li>che riportano il logo di altri. </li></ul><ul><li>Questo porterebbe tali soggetti ad arricchirsi attraverso un comportamento speculativo sulla reputazione altrui. </li></ul><ul><li>D’altro canto il possesso del marchio registrato non ha mai dato il diritto esclusivo di controllo su tutti gli usi del marchio. </li></ul>“ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  28. 28. A) Reputazione & Free-riding (2) <ul><li>Il marchio registrato protegge il suo possessore dagli usi dello stesso che </li></ul><ul><li>potrebbero confondere i consumatori o appannare i significati distintivi del </li></ul><ul><li>marchio, aumentando i costi di ricerca dei consumatori e rendendo più complesso </li></ul><ul><li>il funzionamento di mercati su larga scala </li></ul><ul><li>Gli usi del marchio che non danneggiano </li></ul><ul><li>nei suddetti modi sono attuabili nel libero </li></ul><ul><li>mercato. </li></ul><ul><li>La domanda che bisogna porsi è se una particolare condotta può causare </li></ul><ul><li>quel tipo di danno che la legge sul marchio registrato si prefigge di evitare: </li></ul><ul><li>appropriazione indebita della reputazione del marchio . </li></ul>Pertanto la teoria del Diritto di Merchandising espande i diritti dei possessori del marchio dando loro una nuova forma di controllo sugli usi del “loro” marchio a spese delle precedenti norme sulla competizione . “ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  29. 29. B) Conseguenze legate alla diffusione del diritto di Merchandising <ul><li>Perché non garantire ai possessori del marchio il controllo sul </li></ul><ul><li>Merchandising del loro logo? </li></ul><ul><li>Se i consumatori non sono spinti a credere che l’oggetto riportante il marchio sia stato sponsorizzato o prodotto direttamente dal proprietario del marchio, allora l’informazione sul prodotto nel mercato non è stata danneggiata . </li></ul><ul><li>Inoltre il consumatore trae i suoi vantaggi in quanto il prodotto senza licenza compete con le versioni autorizzate abbassando il prezzo lasciando ai consumatori la libertà di scegliere. Nel complesso i benefici del consumatore aumentano . </li></ul><ul><li>Infrangere il diritto del marchio registrato, significa confondere il consumatore e quindi aumentare i suoi costi di ricerca. </li></ul>“ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  30. 30. <ul><li>Nella consuetudine ritroviamo due differenti aspettative: </li></ul><ul><li>Quella dei possessori di marchi registrati di controllare il Merchandising </li></ul><ul><li>Quella dei consumatori che ogni prodotto riportante il logo di una tale marca sia un prodotto autorizzato. </li></ul><ul><li>E’ giusto tentare di preservare queste aspettative? </li></ul><ul><li>Le aspettative dei possessori di un marchio sono giustificabili in quanto la legge in proposito non è mai stata definita in maniera forte o inequivocabile. </li></ul><ul><li>D’altro canto, nel caso in cui la legge sul merchandising non venisse messa in atto, non vi sarebbe per tali soggetti una palese perdita del loro investimento. Costoro, infatti, non perderebbero la loro protezione contro la confusione dei consumatori o la diluition . </li></ul>C) Preservare le aspettative esistenti (1) “ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  31. 31. Un esempio E’ possibile che un consumatore si aspetti che le maglie dei San Francisco Giants siano autorizzate dalla stessa squadra di baseball, non perché queste abbiano un ruolo identificativo del brand, ma semplicemente perché talvolta la legge ha richiesto questo tipo di associazione . Se questa aspettativa esiste, i consumatori potrebbero essere confusi dai cambiamenti della legge. Se così fosse, una legge pensata per eliminare la confusione dei consumatori dovrebbe necessariamente concedere ai possessori del marchio il diritto di prevenire tali usi in modo da evitare la confusione. “ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley C) Preservare le aspettative esistenti (2)
  32. 32. <ul><li>La teoria del Merchandising si trova ora a scegliere fra queste due funzioni: </li></ul><ul><li>Da un lato la teoria del Merchandising risulta essere uno sforzo per espandere il tradizionale ruolo di protezione del diritto del marchio registrato verso altri usi, rendendosi così analogo ad altre limitanti dottrine insite nella legge che non tengono conto delle aspettative dei consumatori. </li></ul><ul><li>Dall’altro se è corretto per i consumatori pensare che i prodotti siano sponsorizzati dai proprietari del logo che portano, questa supposizione sembrerebbe rientrare nella analisi di confusione verosimile in cui la legge del marchio registrato ha tradizionalmente giocato il ruolo di riflettore delle norme sociali. </li></ul>“ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley C) Preservare le aspettative esistenti (3)
  33. 33. <ul><li>In conclusione, sta alle Corti e non ai consumatori, porre rimedio alle convinzioni che poche sconsiderate decisioni passate possono aver creato : </li></ul><ul><li>Bisogna valutare con cura i casi in cui le supposizioni dei consumatori, se smentite, possono davvero essere lesive al processo competitivo. </li></ul><ul><li>La legge può rimediare a questo tipo di confusione senza dover eliminare la competizione, ma semplicemente esigendo una clausola di non responsabilità ( Disclaimer ) </li></ul>In quali situazioni è utile un DISCLAIMER ? “ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley C) Preservare le aspettative esistenti (4)
  34. 34. <ul><li>Innanzitutto il soggetto dovrebbe provare la confusione del consumatore. </li></ul><ul><li>Nel caso in cui la confusione del consumatore si riferisca al fatto che col suo acquisto pensi di finanziare il marchio riportato , risulta naturale pensare che il mercato provvederebbe a fornire metodi di finanziamento più chiari e diretti creando quindi, un’automatica distinzione fra Merchandising autorizzato e non . In questa situazione un chiaro disclaimer aiuterebbe la crescita di questo mercato. </li></ul><ul><li>Per concludere, analizzando anche questa possibilità, risulta che se i consumatori dovessero credere che i possessori di marchio registrato abbiano il diritto di controllare il Merchandising che porta il loro brand, questo non giustifica la necessità del Diritto del Merchandising . </li></ul>“ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley C) Preservare le aspettative esistenti (5)
  35. 35. D) Lo scopo di una legge sulla contraffazione (1) <ul><li>Eliminare il Diritto di Merchandising potrebbe vanificare gli sforzi compiuti per prevenire certi tipi di contraffazione. </li></ul><ul><li>La contraffazione viola il diritto del marchio registrato perché confonde i consumatori, oltre ad essere riconosciuta come un reato. </li></ul><ul><li>Come agire nei confronti della contraffazione??? </li></ul>“ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  36. 36. <ul><li>COSA SUCCEDE SE L’ACQUIRENTE NON È AFFATTO CONFUSO? </li></ul><ul><li>Esempio : un consumatore compra un Rolex all’angolo della strada per 20 $. </li></ul><ul><li>L’acquirente è con ogni probabilità consapevole di acquistare un falso, ma </li></ul><ul><li>intuitivamente ci rendiamo conto che è sbagliato permettere questa palese </li></ul><ul><li>copia del marchio registrato Rolex, anche in assenza di confusione </li></ul>D) Lo scopo di una legge sulla contraffazione (2) <ul><li>Vi sono quattro possibili spiegazioni alla base della nostra intuizione di </li></ul><ul><li>colpevolezza del contraffattore: </li></ul><ul><li>Preoccupazione per una possibile confusione del consumatore : ad es. nel caso di contraffazione di prodotti tipici di un certo marchio e che hanno un prezzo basso (magliette nike). </li></ul>“ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  37. 37. D) Lo scopo di una legge sulla contraffazione (3) 2. Anche se l’acquirente non è confuso, possono esserlo altri consumatori . Ad es. se il Rolex acquistato per 20$ sembra identico all’originale, gli altri consumatori potrebbero prenderlo per vero. Questo potrebbe creare un danno a Rolex nel caso in cui i consumatori, non consapevoli della contraffazione dovessero vedere l’orologio rompersi o avere dei difetti e quindi attribuirli al possessore del marchio Rolex La dottrina della confusione post-vendita può occuparsi di un significativo numero di casi di contraffazione senza il bisogno del diritto del merchandising Confusione post-vendita “ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  38. 38. 3. Assenza di confusione post-vendita : il caso dei Veblen Goods . Il valore del bene per il consumatore è funzione della sua scarsità e corrisponde all’esclusività o al “snob appeal”. I Veblen Goods sono oggetti che producono un effetto anti-network : l’acquisto del bene da parte di un nuovo consumatore riduce il valore del bene per i consumatori che già possedevano il bene. In questo caso il controllo esclusivo del merchandising potrebbe aiutare a preservare l’immagine che i consumatori vogliono associare al bene. Esempio : anche se nè il compratore, né altri consumatori pensano che il Rolex da 20$ sia vero, se questi proliferano, potrebbero distruggere le aspettative del consumatore a proposito di cosa significhi indossare un Rolex con una conseguente diminuzione del surplus sociale derivante dalla competizione. La contraffazione di beni Veblen danneggia i consumatori dell’autentico bene Veblen in un modo differente dalla contraffazione di beni non Veblen. D) Lo scopo di una legge sulla contraffazione (4) “ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  39. 39. 4. La protezione del prodotto stesso  la contraffazione di prodotti di design potrebbe spingere i consumatori ad acquistare la copia con un prezzo più basso rispetto all’originale  anche se verrebbe spontaneo proteggere il design originale, non vi è un vero valido motivo per farlo . La legge sul design è pensata al fine di incoraggiare la creazione di nuovi design. Al contrario la protezione dei marchi protegge il design senza una scadenza temporale e dando la titolarità di questo diritto non al creatore, ma al primo che utilizza tale design per rappresentare il suo brand, scoraggiando quindi la creatività. Un reale rischio della teoria del Merchandising è che possa sovvertire gli obiettivi propri del diritto sul marchio registrato e lasciare al loro posto una inadatta e troppo estesa forma di legislazione sul design. D) Lo scopo di una legge sulla contraffazione (5) “ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  40. 40. <ul><li>La diluition può essere una scappatoia per ottenere un Diritto di Merchandising </li></ul><ul><li>per i marchi più famosi? Noi pensiamo che non sia possibile, principalmente per 2 ragioni: </li></ul><ul><li>Le basi teoriche per affermare una diluition , non comprendono il Merchandising. La legge sulla diluition ha lo scopo di ridurre i costi di ricerca dei consumatori esattamente come il tradizionale diritto sul marchio. </li></ul><ul><li>La diluition può prendere due forme: </li></ul><ul><li>appannare i significati distintivi di un marchio associandolo a molti prodotti differenti </li></ul><ul><li>macchiare l’immagine del marchio associandolo a beni di qualità inferiore. </li></ul><ul><li>MA </li></ul><ul><li>Gli usi di Merchandising non appannano i significati distintivi di un marchio nella mente dei consumatori anzi li rinforzano. </li></ul><ul><li>L’utilizzo del logo nel Merchandising non è punibile fin tanto che questo si </li></ul><ul><li>riferisce al proprietario del marchio e non viene utilizzato come brand per prodotti non correlati all’originale . </li></ul>E) Può la diluition salvare il Diritto di Merchandising?(1) “ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  41. 41. <ul><li>2. Anche se la teoria della diluition fosse applicabile al Merchandising, </li></ul><ul><li>questa non provvederebbe a dare protezione rispetto agli usi dei logo che </li></ul><ul><li>desidererebbero i proprietari dei marchi perché questi,secondo quanto </li></ul><ul><li>stabilito dalla Corte Suprema nel 2003, dovrebbero: </li></ul><ul><li>Provare la effettiva diluition dei significati del loro marchio e non solo la verosimile possibilità di diluition almeno nei casi di marchi non identici. </li></ul><ul><li>Anche se viene accettata la verosimile possibilità di diluition , le leggi sulla stessa vengono applicate solo nel caso di un uso “commerciale nel mercato” del marchio. </li></ul><ul><li>Sembra improbabile che i possessori di un marchio registrato possano </li></ul><ul><li>utilizzare le leggi federali sulla diluition per giustificare la necessità del </li></ul><ul><li>Diritto del Merchandising. </li></ul>E) Può la diluition salvare il Diritto di Merchandising?(2) “ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  42. 42. Parte III: Il Diritto di Merchandising e la Corte Suprema <ul><li>Le percezioni del consumatore e la confusione sulla fonte produttiva </li></ul><ul><li>La funzionalità e i costi dei diritti sul marchio </li></ul>“ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  43. 43. Introduzione <ul><li>Tendenze della Corte Suprema nell’ultimo decennio: </li></ul>Ritorno ai valori core del marchio di fabbrica Centralità riservata alle aspettative dei consumatori “ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  44. 44. A) Le percezioni del consumatore e la confusione sulla fonte produttiva (1) <ul><li>I diritti sul marchio dipendono da: </li></ul><ul><li>- Aspettative e percezioni del consumatore </li></ul><ul><li>- Codici di condotta </li></ul><ul><li>Il marchio non merita protezione se: </li></ul><ul><li>I consumatori lo percepiscono come brand. </li></ul><ul><li>I consumatori vedono l’uso del marchio da parte dell’imputato come un’indicazione della fonte o come una sponsorizzazione del prodotto . </li></ul>“ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  45. 45. <ul><li>In caso contrario i consumatori trarranno beneficio dalla competizione tra venditori </li></ul><ul><li>Diritto del marchio come strumento che </li></ul><ul><li>promuove una sana competizione </li></ul>A) Le percezioni del consumatore e la confusione sulla fonte produttiva (2) “ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  46. 46. A) Le percezioni del consumatore e la confusione sulla fonte produttiva (3) <ul><li>DUE CASI </li></ul><ul><li>1. Moseley v. V Secret Catalogue : </li></ul><ul><li>- la Corte ha rigettato l’idea che una semplice associazione mentale tra il marchio di fabbrica del querelante e il prodotto dell’imputato possa bastare per provare una diluition del marchio </li></ul>“ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  47. 47. A) Le percezioni del consumatore e la confusione sulla fonte produttiva (4) <ul><li>2. Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp. : </li></ul><ul><li>- la Corte rifiuta l’idea che l’infrazione può accadere senza confusione sulla fonte o sponsorizzazione dei beni </li></ul><ul><li>- la Corte discredita la nozione che ogni altra forma di associazione mentale conti nel valutare l’infrazione </li></ul><ul><li>- dev’essere il querelante a provare che il consumatore creda che il marchio sponsorizzi il bene venduto dall’imputato </li></ul>condizione necessaria per una rivendicazione di merchandising è la MANIFESTAZIONE DI CONFUSIONE da parte del consumatore “ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  48. 48. <ul><li>A causa di tali costi, la Corte ha sottovalutato l’importanza della dottrina sulla funzionalità del marchio. </li></ul>DOTTRINA SULLA FUNZIONALITÀ Impedisce al possessore di un marchio di rivendicare diritti sullo stesso se questo è essenziale all’uso del prodotto o danneggia il costo o la qualità dell’articolo, quando cioè l’uso esclusivo del marchio pone i competitor in una posizione di svantaggio di reputazione sostanziale. B) La funzionalità e i costi dei diritti sul marchio (1) “ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  49. 49. B) La funzionalità e i costi dei diritti sul marchio (2) CARATTERISTICHE FUNZIONALI Conferiscono vantaggio competitivo grazie alla loro natura inerente al prodotto Il marchio per definizione non può essere dichiarato funzionale CARATTERISTICHE ESTETICHE Conferiscono vantaggio competitivo perché indicano qualcosa circa la fonte del prodotto “ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  50. 50. B) La funzionalità e i costi dei diritti sul marchio (3) <ul><li>Ci possono essere casi in cui il marchio è sia indicatore della fonte produttiva che caratteristica critica del prodotto: </li></ul><ul><li>-> la Corte ha stabilito che le caratteristiche funzionali non possono essere protette, anche se indicano la fonte produttiva; </li></ul><ul><li>-> anche per le caratteristiche cosiddette “funzionali esteticamente” i concorrenti devono avere accesso alla caratteristiche se il contrario fornisce loro uno svantaggio oltre quello attribuibile alla reputazione. </li></ul>“ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  51. 51. B) La funzionalità e i costi dei diritti sul marchio (4) <ul><li>Solo se si creassero rischi di percezioni sbagliate sul possessore del marchio, la soluzione sarebbe correggerle tramite rivendicazioni e pubblicità correttiva </li></ul>DISCLAIMER “ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  52. 52. CONCLUSIONI(1) <ul><li>In sintesi il Diritto di Merchandising agli occhi dei titolari dei marchi, dei competitors e dei consumatori è un “ fait accompli ” (fatto compiuto); mentre per le Corti è una teoria fragile. </li></ul><ul><li>Infatti la nozione giudiziaria non è né universale né molto diffusa, in quanto la Corte Suprema Americana ha una chiara idea dell’applicazione del diritto di marchio (c.d. trademark law) che non lascia spazio ad un giurisprudenza sul Merchandising. </li></ul>“ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  53. 53. CONCLUSIONI(2) <ul><li>Secondo Dogan & Lamley gli argomenti a favore di un nuovo merchandising right sono “circolari e vuoti” infatti ogni controversia in materia può essere benissimo risolta senza l’introduzione di una nuova disciplina. </li></ul><ul><li>Si sottolinea in ogni caso che se vi è una minima opportunità di confusione un disclaimer (ndr. un nota che attesti la non originalità del pezzo) potrà sanare questa problematica. </li></ul><ul><li>Ci potrebbero essere, inoltre, rarissimi casi dove il rischio di una confusione post vendita potrebbe giustificare un‘ingiunzione ma, come detto sopra, molti casi di confusione del consumatore possono essere risolti senza un mero Diritto di Merchandising. </li></ul>“ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley
  54. 54. CONCLUSIONI(3) <ul><li>In conclusione la teoria alla base del diritto del marchio e una buona politica pubblica sono in netto contrasto con un mero diritto creato esclusivamente per controllare un uso del marchio che ha come unica ragione di esistenza la rivendicazione di proprietà (cfr. privativa d’uso). </li></ul>“Consumers don’t need it , the statute doesn’t support it “ The Merchandising Right: fragile theory or fait accompli?” Dogan&Lemley and we are well rid of it&quot;

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