The project aims to analyze a judgement of industrial law about brand forgery (also known as brand piracy or counterfeiting), unfair competition and confusion between brands. In particular, in this judgement "Il Bisonte Srl" believes that the "The Bison" trademark represents a forgery of the brand "Il Bisonte" (Article 20 of the CPI) and also believes that the conduct of the industry “The Bison” would be servile imitation, appropriation of merit and professional impropriety.

1. DoriaAndrèe - 843803 Lucamante Elisa - 844577 Mazzer Michael - 841912 Nadalin Marco - 842986
IL BISONTE
S.R.L.
vs
PRINCIPE
S.P.A

2. IL BISONTE S.R.L. vs PRINCIPE S.P.A
Attrice
Il Bisonte S.r.l. domiciliato in via Andegari, 18,
Milano, società che vende articoli di pelletteria e
non solo
Convenuta
Principe S.p.A. con sede in Via Griffi 6 Varese,
società che produce e vende articoli in pelle
invecchiata contraddistinti dal marchio
complesso composto dalla parola “The Bison”.
IL Giudice Dott. Silvia Giani, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile di I Grado iscritta al
n. r.g. 22892/2014 tra:

3. Fondamento delle domande dell’attrice:
“Il Bisonte S.r.l.” ritiene che grazie all’alta qualità dei prodotti realizzati nonché agli
investimenti pubblicitari è una tra le aziende più note del settore con una valenza
fortemente distintiva dell’attività svolta con il marchio “Il Bisonte”
L’attrice ritiene:
• Che il marchio ”The Bison”
costituisca una contraffazione del
marchio “Il Bisonte”
(art. 20 del c.p.i.)
• Che la condotta posta in essere dalla
convenuta sarebbe
concorrenzialmente scorretta
sotto il profilo dell’ imitazione
servile, dell’appropriazione di pregi,
della scorrettezza professionale
• Accertare che non vi sia confondibilità tra
i marchi
• Accertare l’insussistenza per la
concorrenza sleale
• Laddove non dovesse accertarsi un rischio
di confusione tra i marchi, chiede di
accertare l’anteriorità del marchio “The
Bison”
Le richieste della convenuta:

4. I MARCHI
Ha come oggetto un bisonte in corsa al di
sotto del quale è raffigurata una stella
stilizzata, con la scritta sottostante “IL
BISONTE” in stampatello
È composto dalla parola “THE BISON” la cui
traduzione italiana è il bisonte e dalla
rappresentazione grafica di un bisonte in corsa

5. CONFONDIBILITA’
DEI SEGNI DISTINTIVI:
Ritiene che il marchio “The Bison” costituisca contraffazione del marchio
“Il Bisonte”, sotto l’aspetto del segno figurativo e denominativo.
I due marchi sono diversi , sebbene raffigurino il medesimo animale, in quanto
caratterizzati da due differenti raffigurazioni, scritte, lingue e stili
Ritiene che il bisonte in corsa che corre nella medesima direzione,
costituisce il cuore distintivo di entrambi i marchi.
Inoltre l’elemento denominativo è caratterizzato dalla medesima composizione
fonetica

6. CONFONDIBILITA’
Ritiene che l’elevato grado di somiglianza tra i marchi e l’affinità dei settori generi
confusione in capo al consumatore che, potrebbe ritenere che i prodotti
provengano dallo stesso imprenditore
I prodotti si rivolgono ad una differente clientela e non sarebbe quindi indotta a
ritenere che sussista un accostamento tra le società.
La collezione contrassegnata dal marchio predetto riguarderebbe borse in pelle per
moto Harley Davidson
Da una valutazione globale si può dire che un limitato grado di somiglianza tra i
prodotti è compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi.
“…i prodotti possono essere considerati affini e quindi creare confusione in capo al
consumatore perché non può escludersi che il motociclista che abbia acquistato
l’accessorio ”The Bison”, non compri altri prodotti de “Il Bisonte” pensando che i
due marchi appartengono alla stessa azienda..”
E che in ogni caso la parte attrice non avrebbe offerto alcuna prova dell’asserito danno
subito.
DEI SEGNI IN RAGIONE DELL’IDENTITÀ/AFFINITÀ DEI SETTORI DI RIFERIMENT

7. Art. 2598 c.c.
compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione, con i nomi o i segni distintivi
legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con
qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un
concorrente
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a
determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della
correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda
La ratio della norma è quella di imporre alle imprese operanti nel mercato regole di correttezza e di lealtà, in
modo che nessuna si avvantaggi, nella diffusione e collocazione dei propri prodotti, con l'utilizzo di metodi
contrari all'etica commerciale.
Possiamo dunque affermare che:
• Tra due marchi sussiste il rischio di confusione quando vi è, in concreto la possibilità che il
pubblico ritenga che i prodotti o i servizi contraddistinti da un marchio che imita quello di
altra impresa provengano dalla medesima impresa o da imprese tra loro collegate.
• In questo caso, si incorre inoltre nel rischio di associazione perché il cliente è portato a
ritenere che sussistano tra le diverse imprese, rapporti di natura contrattuale come ad es. la
licenza del marchio.

8. LA COESISTENZA DEI DUE MARCHI
In data 7 gennaio 1978 ha depositato il marchio denominativo “Il Bisonte” il quale è
poi stato registrato in data 21 aprile 1980 per le classi 18, 24 e 25. Per questa ragione
la parte attrice afferma l’anteriorità del suo marchio sebbene il marchio
denominativo e figurativo sia stato concesso in data 19 ottobre 2004.
Richiede l’accertamento dell’anteriorità del proprio marchio che in data 19 novembre
1985 ha depositato e poi registrato in data 29 settembre 1986 per la classe
merceologica 18 e da quel momento in poi lo ha utilizzato senza soluzione di
continuità .
A propria difesa ha invocato il fatto che per tutto il tempo trascorso dalla
registrazione (non rinnovata) del proprio marchio, l’ attrice non avrebbero mai
reagito all’uso indebito dello stesso, ed hanno sostenuto che tale inerzia si sarebbe
prolungata tanto da provocare la decadenza di ogni pretesa avversa. (art. 28 c.p.i.)

9. In via generale l’articolo 4 del c.p.i. dispone che « un marchio d’impresa che sia
registrato può essere dichiarato nullo se è identico ad un marchio d’impresa
anteriore e se i prodotti o servizi per cui il marchio d’impresa è stato registrato sono
identici a quelli per cui il marchio d’impresa anteriore è tutelato»1
Tuttavia ….
Secondo la Corte di Giustizia si è in presenza di una circostanza eccezionale che è
rappresentata dal fatto che c’è stata una prolungata coesistenza di oltre 30 anni tra
2 marchi che però i consumatori sono in grado di riconoscere e distinguere come
prodotti di imprese diverse.
Quindi…
La richiesta di annullamento del marchio posteriore non può essere accettata, visto
che c’è stato un uso simultaneo e di lunga durata dei 2 marchi. Si conclude che
tale uso non pregiudica o non può pregiudicare la funzione essenziale del marchio
d’impresa, consistente nel garantire ai consumatori l’origine dei prodotti o dei
servizi
Dunque :
L’inerzia quasi trentennale del titolare del marchio anteriore non può essere
invocata a titolo di decadenza del marchio.
• 1 l’istituto è applicabile anche al marchio “di fatto” si vedano Tribunale di Milano 3.12.2002 ed App. Milano 12.7.2006

10. Infatti secondo l’Art. 28 c.p.i.:
Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'articolo 12 e il titolare di un diritto di
preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano,
durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio
posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del
marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il
detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso,
salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del
marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.
Inoltre secondo l’Art. 2571c.c. :
Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante
la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso

11. Il Tribunale di Milano così provvede sulle domande
delle attrici Il Bisonte s.r.l:
1. Respinge la domanda volta accertare e dichiarare che il comportamento
posto in essere dalla convenuta Principe s.r.l. costituisce contraffazione del
marchio dell’ attrice (ai sensi dell'art. 2598 c.c., n. 1, 2 e 3)
2. Accerta e dichiara che la società̀ Principe s.r.l. ha diritto di proseguire
l’utilizzo del proprio marchio nei limiti dell’uso che ne ha sinora fatto
ovvero esclusivamente per contraddistinguere prodotti destinati a corredo
di motociclette Harley Davidson distribuiti attraverso rivenditori
autorizzati Harley Davidson;
3. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

12. Commento finale:
Dato che i due marchi a prima vista possono sembrare identici, senza
analizzare approfonditamente la sentenza, si è portati a pensare che le accuse
di contraffazione e di concorrenza sleale (sotto il profilo dell’ imitazione
servile, dell’appropriazione di pregi, della scorrettezza professionale) siano
fondate.
Analizzando il quadro generale della situazione è emerso che i target di
riferimento sono diversi e che i marchi hanno convissuto per trent'anni nel
rispetto del principio della buona fede e di non scorrettezza professionale.
Dovendo dare una valutazione d’insieme risulta che l’affinità dei marchi è
attenuata (di minor rilevanza) rispetto agli altri elementi emersi (sopra citati).
Quindi possiamo concludere dicendo che c’è una mancanza di contraffazione
di marchio per il principio di preclusione per coesistenza.