[BLT] 특허괴물을 상대하는 10가지 방법

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기업 경영자가 반드시 알아야 할
특허괴물을 상대하는
10가지 방법
1
2013.05.24
BLT 특허법률사무소
엄정한 변리사

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엄정한 변리사
•서울대 공과대학 화학생물공학부 졸업
•Microsoft Certified Professional
•정보통신산업기사 (2001)
•변리사 (2006)
•[조달청] 우수제품 지정심사위원
•[특허청] 우수발명품 추천심사위원
•[특허청] 대학창의발명대회 심사위원
•[대한변리사회] 연수위원
•서울대, 건국대, 인하대, 인하대 전임강사(발명과 특허 등)

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Startups and Patent Trolls
• 2006년부터 223개의 스타트업 기업을 대상으로 전수조사를 진행
• 223개의 기업 중 79개의 기업(약 40%)이 특허괴물로부터 특허경고를 받음
• 전체 스타트업 기업 중 4%만 특허경영전략을 가지고 있음(96%는 전략無)

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미국 Start-up들의 Patent Trolls 대응
company choices – if a company is sued, it’s harder to ignore than if the company merely
receives a demand letter. In addition, the type of demand a company receives (letter, suit, or
based on a “nuisance” or “credible” suit for example) may depend on the size of the company.
Thus, Table 1 includes not only average cost data where it was reported but also how this
revenue compared to the revenue that the company reported on the survey (taking the midpoint
when a revenue range was presented).
TABLE 1: Primary Responses to PAE Demands, and Their Costs
Primary Response
to PAE Demand
Primary Response Average Cost of
Response
% of Annual
Revenue Spent
Resolving Demand
N % N Average $ N Average $
Product/Business
Change
7 9% 5 $32K 5 13%
Doing nothing 17 22% 15 $2.4K 15 0%
Settlement
($ or equity)
14 18% 12 $340K 12 13%
Fighting in court 9 11% 7 $857K 6 24%
Fighting out of
court
19 24% 18 $168K 18 5%
Other/unresolved/
legal fees
13 17% 9 $7-$21K 8 0-6%
Total 79 - 66 - 64 -
Time and Money Impacts
• 9%의 기업이 사업영역을 바꾸었음
• 22%의 기업은 „무대응‟
• 18%의 기업이 „소송중 화해‟ (평균비용 4억 / 매출의 13% 지출)
• 11%의 기업이 „소송‟ (평균비용 10억 / 매출의 24% 지출)
• 24%의 기업은 „소송전 화해‟ (평균비용 2억 / 매출의 5%)  매년

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중소기업의 타격
Table 2: The Impact of PAE Demands on Small Companies
Revenue N Responded that Demand Had a
Significant Operational Impact*
up to $100K 13 62%
$100K-$1M 20 55%
1-$10M 20 40%
10-$100M 12 42%
$100M-$1B 6 0%
$1B+ 6 0%
Total 79 41%
*Qualifying answers to the question, “How did the demand impact your company’s
operations, if at all?”: pivot business strategy, business/business line exit, delay in hirin
• 매출액 1억 이하의 기업 = 62%가 기업경영에 심각한 타격을 받음
• 매출액 10억 이하의 기업 = 55%가 기업경영에 심각한 타격을 받음

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10가지 Patent Troll 대응전략

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1. 허둥지둥하지 말자
특허요구는 이제 현실이 되고 있으며 투자자, 보험사, 이사진 및 잠재적 인수자 모두 이
점을 알고 있다. 특허괴물의 대다수 요구는소송이 접수되기 전에 사라지며 대다수의 사건은
회사의 명운이 걸린 소송이 아니다.
3. 장기적인 안목과 사업적 감각이 있는 변리사를 찾자
변리사가 당신의 사업적 관심을 이해하는지 확인하라. 일부 변리사들은 아무것도 하지 말
라고 조언하는 것을 꺼리기도 한다. 하지만 때로는 최선일 수
있다. 당신과 장기적인 관계를 가지는 데 관심이 있는 변리사를 골라라.
2. 관심을 주지 말자
당신의 기업이 작다면, 요구장을 받는 많은 곳들 중에 하나일 가능성이 상당히 높다.
응답자의 22퍼센트는 아무것도 하지 않음으로써 그 위협을 해결했다.

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4. 자기 자신을 알자
특허요구를 접하였을 때 본능적으로 그 특허가 형편없다고 생각할 수도 있겠지만, 좀
더 쉬운 탈출구는 그 특허가 당신의 사업과 무엇이라도 관계가 있는지를 평가하는 것이다.
특허를 “죽이는” 것이 매력적으로 보이기는 하지만, 특허소송에서 원칙대로 하는 것은 매우
비용이 많이 든다. 우선순위는 어디까지나 소송에서 빠져 나오는 것이 되어야 한다.
한 가지 예외가 있는데, 이미 선행기술을 가지고 있다면 소송을 계속 진행하여 특허요구의
무효성에 집중하여 이를 분쟁의 조기 해결을 위한 지렛대로 사용하도록 한다.
등록특허XXXX 우리제품
구성1 ~~~~~ 모듈 O
구성2 ~~~~~ 모듈 O
구성3 ~~~~~ 모듈 O
구성4 ~~~~~ 모듈 ?
구성5 ~~~~~ 모듈 O

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5. 특허만 보지 말고 사람들이 누군지를 알아보자
특허권자가 집요하다면, 그들을 조사하라. 누가 특허를 소유하고 있는지? 누가 그들을 대리
하는지? 다른 소송이나 다른 활동에 연관되어 있는지? 되도록 많은 정보를 얻으라. 소송 뒤
에 누가 있는지는 그들이 보유한 특허 자체만큼이나 혹은 그 이상으로 중요하다.
몇몇 특허괴물들은 빠른 돈벌이를 위해 나왔다. 다른 특허괴물들은 다른 이유로 당신을 겨냥
할지도 모른다. 당신이 쉬운 목표라든지, 당신 돈을 이용해서 더 큰 상대를 좇고 있다든지, 또
는 앞으로의 활동을 염두에 두고 당신을 일종의 사례로 보이려고 사용하려는 것일 수도 있다
. 그러나 사건을 실제로 재판으로 가져가고자 하는 것은 극히 일부이다.
국무부 웹사이트를 이용해서, 온라인 조사를 수행하여, 그리고 특허 소유를 확인함으로써(as
signments.uspto.gov) 해당 회사를 알아보라.
전에 소송을 한 적이 있다면, 피소대상 또는 그들의 변호사에게 문의하여 그 소송이 어떻게
결말이 났는지도 알아보라.

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6. 가난에 호소하자
이들 사건은 돈에 관한 것이다. 특허권자에게 당신의 재무 상황에 대하여 알리고 소송할
만한 가치가 없다고 말하는 것에 대하여 부끄러워하지 말라. 무엇을 주면 물러갈는지 물어
보고, 고소당한 제품으로부터 실제 매출이 없다는 것을 일깨워주라.
50%
25%
15%
10%
시장점유
A사
B사
C사
당신

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7. 팀을 짜자
당신 회사가 작으면서 소송을 당한다면, 동료가 있을 가능성이 충분하다. 공동방어 그룹을
형성하여 공동의 피고소인들로 하여금 앞장서도록 하라. 공동방어그룹의 비용을 지불하는
구성원이 되되, 당신 혼자 부담할 수 없는 비용을 떠안는 일이 생기지 않도록 주의하라.
 Intellectual Discovery‟s IP-Pool(멤버쉽), KIPRA, KINPA(협회)
kipra.or.kr kipra.or.kr i-discovery.com

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8. 미리 준비하자
사전에 서류를 만들라. 할 수 있다면, 특허컨설팅을 받아 핵심특허를 사전에 분석하라.
조사된 경쟁사의 핵심특허를 분석하여 1)비침해 논리 2) 무효자료조사 3)회피설계를
진행하라. 비용이 들기는 하겠지만, 소송비용보다는 적을 것이다.
 경고장을 받았을 경우, 상대방 특허번호가 정확히 명시되어 있는지 확인하자.
 미리 무효자료를 확보해 두고, 7일 이내에 회신하는 것이 상대방을 역으로
협박하는 좋은 방법이다.
kipsi.or.kr

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9. 신중하게 전투를 고르자
우선순위를 정하라. 특정한 상황에서는, 권리범위확인심판이 효율적일 수 있다. 소송에
비용을 낭비하기 보다는 가장 효율적인 절차를 확인해보자.
1. 비침해 감정서 (150 ~ 200)
2. 상대방 특허 무효감정서 (200 ~ 1000)
3. 특허 컨설팅 (1000 ~ )
4. 소극적 권리범위확인 심판 (400 ~ 800)
5. 경고장 회신 (100 ~ )
6. 비침해논리 설계 후 무대응 (500 ~ )

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10. 쉬운 먹잇감이 되지 말자
특허괴물들은 웹사이트를 연구하고, 제품 사양을 살펴보며, 그리고 당신이 그들의 특허를
필요로 하는 사건을 만들려고 노력하면서 목표를 고른다.
기술문서 또는 세부사항 튜토리얼 열람을 허가하기 전에 등록을 요구하라. 고객 명단에 오
르는 것과 당신 사업의 구석구석을 광고하는 것 등에 대하여 두 번 생각하라. 가장 성공적으
로 광고하는 회사들이 종종 특허괴물의 가장 빈번한 목표가 된다.
특허괴물의 위협이 사업 결정을 좌우해서는 안 되겠지만, 특허괴물의 고소장 공습이 당신의
성공적인 마케팅 활동을 따라오더라도 놀라지 말라.
① 제품을 과하게 노출하지 말것
② 제품안내서를 받으려면 메일
리스트에 가입하도록 할 것
③ 메일리스트 가입자 주소를
확인할 것
④ TEXT검색 못하도록 할 것
⑤ 상세SPEC 노출 말 것

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특허경영전략?
도입단계 양적확대 질적확대 특허경영
• 겸임인력
• 특허예산 0.3%
• 연구원당 0.5건
• 특허팀
• 특허예산 0.7%
• 연구원당 3건
• 특허부
• 특허예산 1.5%
• 연구원당 2.5건
• IP전략실
• 특허예산 2%
• 연구원당 2건

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특허경영기업 사례 - 질레트

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• 1990년 출시
• 10년간 1위
• 세계 시장 70% 점유
• 10년 이상의 연구
• 2억 달러 규모의 투자OO개의 입체적 특허

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대상물의 범위를 한정하라!

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US 5,010,646
US 5,027,511
US 5,430,939
US 4,813,131
US 4,785,534 US D377,237
US 5,113,585

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특허전략!
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융합
• 분석능력강화
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• 자사특허 개량
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• 핵심특허 대응
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