Slides bij webinar door Jim Stoopman en Valentin Le Court. Een webinar georganiseerd door China IPR SME Helpdesk, European Commision en Enterprise Europe Network

1. Hoe vermijd je dat jouw producten of diensten gekopieerd worden in China?
WEBINAR
georganiseerd door:

2. Enterprise Europe Network
Helping ambitious SMEs
innovate and grow
internationally

3. Agentschap Innoveren &
Ondernemen (VLAIO)
✓Vragen over Europese
wetgeving en normen
✓Vragen over Europese
financiering
✓Opzetten van
partnerschappen in het
buitenland
✓Meldpunt
handelsbelemmeringen
binnen de EU
Flanders Investment &
Trade (FIT)
✓Vragen over landen
buiten de EU
✓Exportvragen, zowel
binnen als buiten de EU
✓Beurzen en
buitenlandse missies
✓Meldpunt
handelsbelemmeringen
buiten de EU
Enterprise Europe Network

4. LOCAL
EXPERTS
3000
600+
LOCATIONS
60+
COUNTRIES
WORLDWIDE
Enterprise Europe Network

5. Naar het buitenland? Check je IP
Enterprise Europe Network

6. Contacteer ons:
www.enterpriseeuropevlaanderen.be
Ilke.bliki@fitagency.be
Annemie.hautekiet@vlaio.be
Enterprise Europe Network

7. China IPR Helpdesk free services
Enquiry Helpline
Website & Blog
Training Workshops
Webinars
Guides & Factsheets

9. @ChinaIPR @iprchina
www.youripinsider.eu www.ipr-hub.eu
Stay connected

11. Questions?

12. Agenda
I – Intellectuele Eigendom in China, de context
II – Hoe bescherm je immateriële activa in China?
III – Begrijp de Chinese IE specificiteiten & pas jezelf aan
IV – Octrooien in China: “to file or not to file, that is the
question…”
CONCLUSIE

13. I. Intellectuele eigendom in China, de context

14. 1° In slechts DRIE DECENNIA → van nomandsland tot top
prioriteit
2019 – IE IS EEN
TOP PRIORITEIT
1978
GEEN IE WETTEN
CHINA IS EEN DEEL
VAN DE IE
WERELDORDE
2° Lid van WIPO + lid van belangrijkste internationale IE
verdragen
3° EEN COMPLETE REEKS CHINESE IP-WETTEN IN PLAATS
#1 – Evolutie van IE in China

15. #2 – China is het No.1 land voor OCTROOI en MERK aanvragen
▪ 1.101.864 CN octrooiaanvragen in 2015 (+18,7%)
>< 279.000 EU octrooiaanvragen in 2015 (+1,6% )
▪ ‘WIPO Indicators 2016’: China make the headlines (FT Nov.24, 2016)
▪ 1.542.500 CN octrooiaanvragen in 2018
Binnenlandse deponeringen

16. PCT aanvrager #1 en #2 zijn Chinees: Huawei en ZTE
(2018 WIPO Statistieken)
Internationalisering
#3 – China is het No.2 land voor PCT AANVRAGEN in 2017

17. ▪ 16,010 octrooizaken in 2017
>< max. 50 in België (?)
▪ IE zaken zijn meestal tussen Chinese partijen
(CN >< CN): 96% in 2011-2014
▪ Toename in zaken met buitenlandse bedrijven
➢ Meer zaken tegen buitenlandse bedrijven
➢ Meer zaken tussen buitenlandse bedrijven
#4 – China is het land met MEESTE IE PROCEDURES ter wereld sinds
2015

18. Vijf basisprincipes
#5 – IE = politieke prioriteit, 13e 5-jarenplan voor 2016-2020

19. ➢ Van ‘made in China’ naar
‘created in China’
Strategisch belang van innovatie
(een pijler voor ontwikkeling van China)
“We zullen de inspanningen opvoeren om de internationale
samenwerking op het gebied van de bescherming van intellectuele
eigendom te verbeteren. Zonder innovatie zal er geen vooruitgang zijn.
Volledige bescherming van intellectueel eigendom zorgt niet alleen
voor de wettelijke rechten en belangen van Chinese en buitenlandse
bedrijven; het is ook cruciaal voor het bevorderen van de door China
gedreven innovatie en kwaliteitsontwikkeling. “
President Xi Jinping, Belt and Road Forum, 26 april, 2019
#5 – IE = politieke prioriteit, 13e 5-jarenplan voor 2016-2020

20. ▪ China is al een belangrijk innovatie-hub
▪ Meer buitenlandse bedrijven openen
R&D centers in CN
➢ Product lokalisatie
➢ Innovatie voor de wereldmarkt
Bron: The Economist 12-18 Jan.2019
#6 – R&D investeringen X10 tss. 2000-2016
The state of innovation
Zal dit veranderen
ten gevolge van de huidige
handelsoorlog?

21. UNIEK ECOSYSTEEM
➢ Grote van Chinese markt
➢ CN consumenten → enthousiaste volgers
van nieuwe technologieën
➢ Markt in ontwikkeling → no legacy
infrastructure (bv. mobiele betalingen)
➢ Minder strenge privacy wetgeving
(data verzameling en analyse)
#7 –nieuwe generatie entrepeneurs binnen uniek ecosysteem
The state of entrepeneurship

22. Wat kunnen we leren uit deze feiten en cijfers
1. Het Chinese (IE) landschap is VERANDERD
https://thediplomat.com

23. Wat kunnen we leren uit deze feiten en cijfers
2. Het is mogelijk je IE te BESCHERMEN in China
➢ Compleet, geavanceerd systeem ter
bescherming van IE
➢ Systeem wordt veel gebruikt
➢ Toegankelijk voor buitenlandse bedrijven
3. Het is mogelijk je IE te HANDHAVEN in China
➢ CN bedrijven → maken veel gebruik van IE
geschillenbeslechting
➢ Rechtssysteem toegankelijk voor buitenlandse
bedrijven

24. 4. IE is nu van GROOTS BELANG voor Chinese bedrijven
▪ Meer IE awareness
(IE = competitief voordeel = economische waarde
▪ Meer gebruik van IE
▪ China’s aandeel in het IE systeem groeit
➢ Politiek wil om IE systeem te verbeteren
➢ Oproep van bedrijven om IE systeem te
verbeteren
8 maart, 2017
Wat kunnen we leren uit deze feiten en cijfers

25. II. Hoe bescherm je immateriële activa in China?

26. ➢ TERRITORIALITEIT van IE
→ Bescherm ALLE KEY MARKTEN
➢ REGISTRATIE is vereist (in CN, als je niet
registreert, zal iemand anders het doen…)
Een IE strategie is een must:
PAS JE AAN aan de specifiteiten van het
Chinese IE systeem
#1 – Het veiligstellen van IE vereist PROACTIVITEIT

27. #2 – Ontwikkel een BUNDEL VAN RECHTEN
Verschillende IE hebben verschillende doeleinden
▪ Handelsmerken – bescherming van de herkomst van
goederen/diensten
▪ Octrooien
➢ Uitvindingsoctrooien en gebruiksmodellen (‘utility
models’) beschermen technische kenmerken van
product / proces
➢ Designoctrooien beschermen het externe aspect van
producten
▪ Auteursrecht – Creatieve werken
▪ Handelsgeheimen (anti-unfair Competition Law) –
Vertrouwelijke informatie

28. Een object kan
beschermd worden door
verschillende IE rechten

29. Logo
- TM + ©
Tekening
- ©
Foto
- ©
Brand naam
– TM
Verpakking als geheel
- Trade Dress + ©
Vorm van verpakking
- Design Patents
Productnaam
- TM
Slogan
- TM + ©
Patroon
- Design Patents + ©
Label
- Certificatie
merk
Openingssysteem verpakking
- octrooi / utility models
Benader je IE in lagen (!)

30. 30
▪ Key tot succesvolle bescherming van IE
▪ IE + bepalingen inzake vertrouwelijkheid
(bescherming handelsgeheimen)
▪ IE is relevant voor verschillende contracten
➢ Technologie contracten ((co-)development,
tech transfer, consultancy en service overeenkomsten)
➢ Handelsmerk en auteursrecht licenties
➢ Geheimhoudingsovereenkomsten
➢ Productieovereenkomsten (OEM, outsourcing, etc.)
➢ Distributie en sales contracten
➢ …
#3 – Het belang van CONTRACTEN

31. Wat kunnen we leren?
1. Wees PROACTIEF : een IE strategie is een must!
2. Maak een BUNDEL VAN RECHTEN:
verschillende IE rechten hebben
verschillende doeleinden
3. Stel goede CONTRACTEN op
Bescherm je immateriële activa in China

32. III. Begrijp de Chinese IE specifiteiten & pas jezelf aan

33. ➢ Uitvindingsoctrooien & gebruiksmodellen
➢ Design octrooien
➢ Handelsmerken
➢ Auteursrecht
Begrijp de Chinese IE specifiteiten & pas jezelf aan

34. #1- Patenten in China
DRIE VOORWAARDEN voor octrooi bescherming:
▪ Absolute nieuwheid
▪ Uitvinderswerkzaamheid
▪ Industrieel toepasbaarheid
Bescherm innovaties in de TECHNOLOGIE sector
TWEE TYPES tech patenten in China:
(1) Uitvindingsoctrooien en (2) gebruiksmodellen
▪ Uitvindingsoctrooien kunnen een product, proces of een
combinatie van beiden dekken
▪ Gebruiksmodellen dekken alleen producten

35. Uitvindingsoctrooi: Buitenland/CN → Ratio van 1 tot 3
Gebruiksmodellen: Buitenland/CN → Ratio of 1 tot 100
Bron: Rouse

36. GEBRUIKSMODELLEN
Dekt kleine technische verbeteringen van een product
Uitvinderswerkzaamheid drempel is lager en laag
Geen inhoudelijke onderzoek (slechts formele)
Snelle registratie: 6 tot 12 maanden
Bescherming: 10 jaar vanaf indieningsdatum (vs.20 j)
Dezelfde rechten als uitvindingsoctrooi
Makkelijk te verkrijgen, lastig nietig te verklaren
Maak gebruik van GEBRUIKSMODELLEN !
▪ Simpel, goedkoop en snel te
verkrijgen
▪ Potentieel ondergewaardeerd
door buitenlandse bedrijven
(ratio 1/100)
▪ Bij incrementele verbeteringen
→ bescherm via utility modellen
▪ Ontwikkel je eigen defensieve
positive → creëer ‘prior art’
▪ bv. CN infringer → 28 GM van
buitenlandse concurrenten.
Waar te beginnen?

37. Design Octrooi → Innovaties op het gebied van STYLING / DESIGN
▪ Vorm of andere visuele kenmerken van een product (patroon of een combinatie van vorm/ patroon/ kleur)
#2- DESIGNS in China

38. #2- DESIGNS in China
Bescherming van VISUELE KENMERKEN
➢ 2D elementen (patronen/ patronen + kleuren) of 3D elementen (+ vormen)
DRIE VOORWAARDEN voor design octrooi bescherming
➢ Absolute nieuwheid
➢ Vereiste van creativiteit (“wezenlijk anders”)
➢ Geen conflict met andere eerdere rechten
Gelijkenissen met gebruiksmodellen
➢ GEEN INHOUDELIJK onderzoek
➢ Simpel, goedkoop en snel te verkrijgen
➢ Duur van bescherming: 10 JAAR vanaf de indieningsdatum
➢ Potentieel onderschat door buitenlandse bedrijven

39. Rechtvordering ingediend in 2006 tegen 2 bedrijven van Zhongda Group
➢ Zhongda “A9” pleegt inbreuk op het design van Starline coach
▪ Beslissing in eerste aanleg ten gunste van Neoplan
➢ 20 miljoen RMB schadevergoeding + 1.16 miljoen RMB voor kosten
▪ Beroep bij het hof van beroep van Beijing + actie om design octrooi ongeldig te laten verklaren
(Patent Re-examination Board)
➢ Gebrek aan nieuwheid: publicatie in Duits tijdschrift voorafgaand aan octrooi-aanvraag in China
➢ Design nietig verklaard in februari 2010 (prior use in Germany)
➢ Inbreukvordering afgewezen
Original Copy
2005 Design octrooi
NEOPLAN “Starline”
coach
#2- DESIGNS in China
Apply for DP protection (in China) BEFORE disclosure anywhere in the world

40. #3- HANDELSMERKEN in China
Bescherming van onderscheidende tekens
▪ Handelsmerk = een teken met onderscheidende
kenmerken
➢ Elk teken
➢ In staat om goederen of diensten te onderscheiden
➢ Van die van andere bedrijven
▪ Meest voorkomende vormen: merknamen en logo’s
▪ Ook niet conventionele handelsmerken:
➢ Selectie van woorden (e.g. slogan); verpakking; nummers;
kleurcombinaties; 3D symbolen; geluid (sinds 1.05.2014)

41. #3- HANDELSMERKEN in China
Voorwaarden:
➢ Registratie vereist: FIRST-TO-FILE
➢ Ofwel direct in China,
ofwel via het Madrid systeem
▪ !!! Subclass systeem (aangeraden om rechtstreeks
in China een nationale merk aan te vragen)
▪ Duur van bescherming: 10 jaar vanaf goedkeuring
registratie
▪ Kan oneindig worden hernieuwd
➢ Aanvragen in China: registratie binnen 9
maanden

42. China is een “first-to-file” land
HANDELSMERK HIJACKING = veelvoorkomend
➢ e.g. NEW BALANCE >< « 新百伦 » (‘xinbailun’) Jordan >< “乔丹”, “QIAODAN” / veel
kleinere onbekende merken
➢ Zorgen en kritieken
Beter te vroeg dan te laat met registreren
#3- HANDELSMERKEN in China

43. CRACKDOWN OP HANDELSMERK SQUATTERS:
nieuwe wetswijzigingen
▪ Achtergrond: voortdurende US-China
trade war
▪ Gewijzigd op 23 april, 2019; in werking op
1 november, 2019
1. Meer robuuste bescherming tegen kwader
trouw aanvragen (bad faith applications)
2. Hogere schadevergoeding voor inbreuken te
kwader trouw
3. Vernietiging van namaak
producten/materialen/hulpmiddelen
Systeem verbetert continu
#3-HANDELSMERKEN in China

44. China is lid van de Berne Conventie
Bescherming duurt zolang de auteur leeft + 50 jaar
Voorwerp van bescherming – breed (!)
▪ Literaire, muzikale, grafische, cinematografische werken
▪ Databanken en compilaties
▪ COMPUTER SOFTWARE (en “desbetreffende documentatie”)
▪ Industriële ontwerpen en toegepaste kunst op commerciële producten
Voorwaarden van bescherming
▪ Een “werk” moet een ORIGINELE intellectuele creatie zijn
▪ Tastbare VORM (geen bescherming van een abstract idee)
Geen registratie vereist MAAR aangeraden
Bescherming van originele werken
#4- AUTEURSRECHT in China

45. Gebruik het vrijwillige registratiesysteem (ook voor
software)
Auteursrecht Registratie Certificaat – nodig voor:
- Handhaving
- Kennisgeving & verwijdering op e-commerce websites
(‘notice and take down’)
- Handelsmerk oppositie
Registreer je copyright als aanvulling op een TM of
design patent portfolio
#4- AUTEURSRECHT in China

46. IV. Octrooien in China “to file or not to file, that is the question”

47. A CASE STUDY: EU Tech bedrijf twijfelt over het belang
van octrooien aan te vragen in China
▪ China = belangrijke markt
(2016 sterke sales van kern technologie)
▪ Belangrijke groeiperspectieven
▪ Supply chain + sales & servicing team gevestigd in
China
▪ Buitenlandse en Chinese concurrenten ontwikkelen
zich
DE VRAAG: moet dit bedrijf investeren in IE in China?
Een OCTROOI aanvragen in China?

48. OCTROOI STRATEGIE
➢ Octrooien aanvragen in EU, VS, JP
➢ Tot 2011 soms ingediend in CN, toen gestopt
➢ In 2016 – toename van octrooien aanvragen
maar in CN niets aangevraagd
WAAROM ZOU JE EEN OCTROOI INDIENEN?
➢ Zal het de groei van het bedrijf versterken?
➢ Is het handig voor strategische partnerships?
➢ Of de de-localisatie van productie?
Kijk naar de concurrentie? OCTROOI MAPPING
➢ Gebruik octrooi informatie + gebruik octrooi analytics
KIJK NAAR DE CONCURRENTIE

49. Top 15 octrooi aanvrager in China van 1996 tot 2016
2010: Aanvragen door concurrenten groeit, bedrijf zelf stopt ermee

50. Top 15 octrooi eigenaren in China bij publicatie per landen
▪ Octrooi publicaties van 2010 tot 2016 in een bepaalde technologie
▪ Meerdere concurrenten hebben meer octrooien in CN dan in de VS
▪ Bedrijf → loopt achter op concurrentie in China

51. ▪ CN octrooiaanvragen nemen toe
➢ Bedrijf stopte met aanvragen
▪ CN → Key country, e.g. vergelijking CN vs. VS
➢ Buitenlandse concurrent #1: CN (15) >< VS (14)
➢ Buitenlandse concurrent #2: CN (41) >< VS (35)
➢ Buitenlandse concurrent #3: CN (56) >< VS (54)
➢ Buitenlandse concurrent #4: CN (81) >< VS (84)
➢ Bedrijf: CN (3) vs. VS (26)
BUITENLANDSE CONCURRENTIE

52. ▪ Opkomende CN concurrentie
➢ 2014 Chinese bedrijf in opkomst, vraag elk jaar meer
octrooien aan (1 in 2014 → 4 in 2015 → 8 in 2016)
➢ Toekomstige concurrent?
CHINESE CONCURRENTEN

53. Analyseer de concurrentie
➢ Zal helpen met een relevant en bruikbaar IE
portfolio te hebben
➢ Zal helpen om in lijn te zijn met concurrentie of om
je van de markt te differentieren.
➢ Zal de waarde ven je CN business laten toenemen
en zal het interessant maken voor mogelijke
investeerders
TAKE AWAY #1- PATENT MAPPING

54. 1° Niet aanvragen in China = FREE LICENSE om je uitvindingen in China te gebruiken
2° FTO risico → risico vervolgd te worden in CN
3° Geen octrooien = sterk nadeel tijdens rechtszaken
➢ Als eiser
➢ Als gedaagde (niets om terug te vechten, geen prior art om iets ongeldig te maken)
4° Wees overvloedig met je aanvragen → creëer je eigen defensieve positie
TAKE AWAY #2- Match je OCTROOIstrategie met je BUSINESS Strategie

55. Ter Conclusie:

56. 1. Het CN IE en INNOVATIE landschap is
VERANDERD
2. IE = CONCURRENTIEVOORDEEL = VALUE
CREATION
3. OPPORTUNITEITEN in de CN markt voor
EU bedrijven met technologie en sterke
merken EN een IE strategie
Hoe bescherm je IE op de Chinese markt?
KEY TAKE-AWAY MESSAGES

57. 4. Wees PROACTIEF : een op maat gemaakte
China IE STRATEGIE is een must
▪ Focus niet op de horror stories
▪ Luister niet naar mensen die zeggen dat IE geen
probleem meer is in China
▪ Definieer je strategie:
➢ Registreer je IE (geen automatische bescherming)
➢ Bouw een bundle van IE rechten op (focus niet op
slechts 1 IE recht)
➢ Pas je aan de CN specifiteiten (zoek professioneel
advies)
➢ Onderhandel CONTRACTEN (in detail)
➢ Vergeet je BEDRIJFSGEHEIMEN niet (have a plan)
UNDERSTAND, ADAPT,
DO YOUR PART OF THE JOB

58. Valentin de le Court
• DALDEWOLF
• vdlc@daldewolf.com
Valentin de le Court is a Belgian qualified lawyer with close to
fifteen years of experience in the intellectual property field,
including four years of practice in China. His area of expertise
covers contentious and non-contentious IP matters relating
to patents and trademarks, trade secrets protection and
management, with a strong focus on China related IP
strategies and technology transfer. Over the past years
Valentin has assisted European MNCs and SMEs active in a
wide range of sectors (semiconductors, automotive, mobile
gaming, oil & gas, digital communication, F&B, fashion,
medical device and design) with their China related IP issues.
Today he co-heads the IP/IT team and leads the China Desk at
DALDEWOLF, a full service Belgian business law firm. Valentin
is fluent in French, Dutch and English.

59. Hoe vermijd je dat jouw producten of diensten gekopieerd worden in China?
WEBINAR
georganiseerd door: