Patents and Innovation - Mip 2010

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Presentation given at the Ideacina Master, jointly organized by Politecnico di Milano and ICE

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  • Patents and Innovation - Mip 2010

    1. 1. Milano, 22 marzo 2010 Avv. Gualtiero Dragotti Innovazione e brevetti Interpretazione del brevetto e rivendicazioni
    2. 2. Il fenomeno Cina Dragotti- Studio Legale Associato
    3. 3. WIPO Report 2009 In 2007, the largest number of resident filings originated from Japan, the United States of America, China and the Republic of Korea. Between 2003 and 2007, resident filings of Japan declined by 1.8% per year. In contrast, resident filings of China and the Republic of Korea grew by 28.1% and 9.3% respectively. Non-resident filings in all countries above grew during the 2003-2007 period. China had the most significant increase in non-resident filings. However, it accounted for a small fraction of total non-resident filings. Dragotti- Studio Legale Associato
    4. 4. Globalizzazione ed innovazione L’innovazione tecnologica come asset concorrenziale Innovazione tecnologica e concorrenza sul mercato internazionale La vocazione internazionale della proprietà industriale ed intellettuale La Convenzione di Unione di Parigi (1883) Gli accordi GATT - TRIPs (1994) Dragotti- Studio Legale Associato
    5. 5. La vocazione internazionale del brevetto L’armonizzazione degli istituti IP La concorrenza tra sistemi di protezione Nuovi oggetti di tutela Farmaci, software e business methods Requisiti formali Approccio nazionale, visione internazionale Dragotti- Studio Legale Associato
    6. 6. Le frontiere del brevetto Il principio di territorialità Diritti esclusivi e mercati L’orizzonte temporale Mercati di produzione e mercati di esportazione Le vestigia del colonialismo La base: il brevetto nazionale Dragotti- Studio Legale Associato
    7. 7. I sistemi di protezione internazionale Dragotti- Studio Legale Associato
    8. 8. I sistemi di protezione internazionale Brevetto Estensioni Priorità nazionale nazionali Dragotti- Studio Legale Associato
    9. 9. I sistemi di protezione internazionale Brevetto Estensioni Priorità nazionale nazionali Brevetto Regionale Dragotti- Studio Legale Associato
    10. 10. I sistemi di protezione internazionale Brevetto Estensioni Priorità nazionale nazionali Brevetto Regionale EPO Dragotti- Studio Legale Associato
    11. 11. I sistemi di protezione internazionale Brevetto Estensioni Priorità nazionale nazionali Brevetto Regionale EPO USA JP Dragotti- Studio Legale Associato
    12. 12. I sistemi di protezione internazionale Brevetto Estensioni Priorità nazionale nazionali Brevetto PCT Regionale EPO USA JP Dragotti- Studio Legale Associato
    13. 13. I sistemi di protezione internazionale Brevetto Estensioni Priorità nazionale nazionali Brevetto PCT Cina Regionale EPO USA JP Dragotti- Studio Legale Associato
    14. 14. Riferimenti normativi Brevetto nazionale Convenzione sul R.D. 1127/1939 brevetto europeo (abrogato) (1973) D.Lgs. 30/2005 EPC 2000 (Codice della PCT Proprietà Convenzione di Industriale) Washington (1970) Brevetto Europeo Convenzione di Strasburgo (1963) Dragotti- Studio Legale Associato
    15. 15. Oltre il CPI D. Lgs. 27 giugno 2003 n. 168 Sezioni specializzate D.L. 10 gennaio 2006, n. 3 Attuazione Direttiva Biotecnologie D. Lgs 16 marzo 2006 n. 140 Attuazione Direttiva Enforcement DM 27 giugno 2008, in GU n. 153 del 2 luglio 2008 Ricerca di anteriorità Legge 23 luglio 2009 n. 99 Priorità interna (e made in Italy) DM 13 gennaio 2010 n. 33, in GU n. 56 del 9 marzo 2010 Regolamento CPI Revisione CPI (in corso di approvazione) Dragotti- Studio Legale Associato
    16. 16. Brevetto e progresso tecnico Brevetto e segreto industriale Il sinallagma brevettuale Contributo (stabile) al progresso tecnico Diritto di sfruttamento in regime di esclusiva per un periodo limitato di tempo Monopolio brevettuale e concorrenza Dragotti- Studio Legale Associato
    17. 17. Gli allegati alla domanda di brevetto Funzione: catalogazione e ricerca Il titolo deve corrispondere all’oggetto dell’invenzione ed esprimere Titolo brevemente ma con precisione i caratteri e lo scopo dell’invenzione (art. 51.2 e 160.1 lett. b) CPI.) Riassunto Funzione: informazione tecnica (art. 160.4 CPI e art. 52 CPI) Funzione: consentire ai terzi di attuare l’invenzione (art. 51 CPI). Descrizione (e L’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e eventuali disegni) completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla Funzione: indicare specificamente ciò che si intende debba formare Rivendicazioni oggetto del brevetto (art. 60.4 CPI) Dragotti- Studio Legale Associato
    18. 18. Scienza e volontà La descrizione come dichiarazione di scienza Le rivendicazioni come dichiarazione di volontà L’ambito dei diritti esclusivi Il brevetto protegge solo ciò che è descritto e rivendicato AND logico Insufficienza di descrizione e nullità parziale Dragotti- Studio Legale Associato
    19. 19. La descrizione Art. 51 CPI - Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perche' ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto. Art. 76.1 lettera c) CPI - Nullità (totale o parziale) Dragotti- Studio Legale Associato
    20. 20. Il Regolamento CBE Regola 42 - Contenuto della descrizione (1)  La descrizione deve: a) precisare il ramo della tecnica al quale l’invenzione si riferisce; b) indicare lo stato anteriore della tecnica nella misura in cui, a conoscenza del richiedente, esso possa essere considerato utile per l’intelligenza dell’invenzione, per la redazione del rapporto di ricerca europea e per l’esame della domanda di brevetto europeo; preferibilmente, si citeranno le fonti da cui risulta lo stato anteriore della tecnica; c) esporre l’invenzione, quale è caratterizzata nelle rivendicazioni, in termini tali che si possa comprendere il problema tecnico, anche se esso non è esplicitamente designato come tale, e la sua soluzione; indicare inoltre gli eventuali vantaggi procurati dall’invenzione rispetto allo stato anteriore della tecnica; d) descrivere brevemente le figure contenute nei disegni, se ve ne sono; e) indicare dettagliatamente almeno un modo di attuazione dell’invenzione per la quale la protezione è richiesta; tale indicazione deve riportare esempi, se del caso, e riferimenti ai disegni, se ve ne sono; f) indicare esplicitamente, se ciò non risulta in modo evidente dalla descrizione o dalla natura dell’invenzione, in qual modo quest’ultima è atta ad avere un’applicazione industriale. (2)  La descrizione deve essere redatta nel modo e nell’ordine indicati nel paragrafo 1, a meno che, a motivo della natura dell’invenzione, un’altra rappresentazione non procuri una migliore intelligenza dell’invenzione o non sia più succinta. Dragotti- Studio Legale Associato
    21. 21. La descrizione nel regolamento L’art. 21.3 La descrizione di cui all’articolo 160, comma 3, lettera a) e comma 4, del Codice deve: a) specificare il campo della tecnica a cui l’invenzione fa riferimento; b) indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell’inventore, che sia utile alla comprensione dell’invenzione ed all’effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti specifici; c) esporre l’invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi; d) descrivere brevemente gli eventuali disegni; e) descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell’invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti; f) indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell’invenzione, il modo in cui l’invenzione può essere utilizzata in ambito industriale Dragotti- Studio Legale Associato
    22. 22. Le Rivendicazioni Art. 5 R.D. 244/1940 - La descrizione (...) deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto Art. 8.3 Conv. Strasburgo (1963) - I limiti della protezione conferita dal brevetto sono determinati dal tenore delle rivendicazioni. Tuttavia la descrizione e i disegni servono a interpretare le rivendicazioni. Art. 84 CBE - Le rivendicazioni definiscono l’oggetto della protezione richiesta. Esse devono essere chiare e concise e fondarsi sulla descrizione. Dragotti- Studio Legale Associato
    23. 23. Le rivendicazioni nel CPI L’art. 52 CPI 1. La descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto. 2. I limiti della protezione sono determinati dal tenore delle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni. 3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi. Dragotti- Studio Legale Associato
    24. 24. Le rivendicazioni nel Regolamento L’art. 21.4 Le rivendicazioni di cui all’articolo 160, comma 4 del Codice definiscono le caratteristiche specifiche dell’invenzione per le quali si chiede protezione. Devono essere chiare, concise, trovare completo supporto nella descrizione ed essere redatte in un documento separato secondo le seguenti formalità: a) devono essere indicate con numeri arabi consecutivi; b) la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza; c) le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione. Dragotti- Studio Legale Associato
    25. 25. Le rivendicazioni nel Regolamento CBE Regola 43 - Forma e contenuto delle rivendicazioni (1)  Le rivendicazioni devono definire, indicando le caratteristiche tecniche dell’invenzione, l’oggetto della domanda per il quale la protezione è richiesta. Qualora sia giustificato, le rivendicazioni devono contenere: a)un preambolo contenente la designazione dell’oggetto dell’invenzione e le caratteristiche tecniche necessarie per definire gli elementi rivendicati ma che, nel loro complesso, fanno parte dello stato della tecnica; b)una parte caratterizzante, preceduta dall’espressione «caratterizzato in» oppure «caratterizzato da», che espone le caratteristiche tecniche per le quali, unitamente alle caratteristiche di cui alla lettera a), si richiede la protezione. .... Dragotti- Studio Legale Associato
    26. 26. La formulazione delle rivendicazioni Preambolo e parte caratterizzante Tecnica Nota +<caratterizzato dal fatto che>+ Caratteristiche innovative Il rapporto inversamente proporzionale tra numero di caratteristiche rivendicate e ampiezza della protezione Rivendicazioni dipendenti ed indipendenti La struttura ad albero o a cerchi concentrici Dragotti- Studio Legale Associato
    27. 27. Le rivendicazioni: schemi 1. Dispositivo dotato delle caratteristiche A+B caratterizzato dal fatto che sono presenti le caratteristiche X+Y. 2. Dispositivo secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dalla presenza della ulteriore caratteristica Z. 3. Dispositivo secondo la rivendicazione 1 o 2, caratterizzato dalla presenza della caratteristica Z1. 4. ... 5. Procedimento dotato delle caratteristiche A+B caratterizzato dal fatto che sono presenti le caratteristiche X+Y 6. ... Dragotti- Studio Legale Associato
    28. 28. Le rivendicazioni: schemi 1. Dispositivo dotato delle caratteristiche A+B caratterizzato dal fatto che sono presenti le A+B caratteristiche X+Y. 2. Dispositivo secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dalla presenza della ulteriore caratteristica Z. 3. Dispositivo secondo la rivendicazione 1 o 2, caratterizzato dalla presenza della caratteristica Z1. 4. ... 5. Procedimento dotato delle caratteristiche A+B caratterizzato dal fatto che sono presenti le caratteristiche X+Y 6. ... Dragotti- Studio Legale Associato
    29. 29. Le rivendicazioni: schemi 1. Dispositivo dotato delle caratteristiche A+B caratterizzato dal fatto che sono presenti le A+B caratteristiche X+Y. 2. Dispositivo secondo la rivendicazione A+B+X+Y 1, caratterizzato dalla presenza della ulteriore caratteristica Z. 3. Dispositivo secondo la rivendicazione 1 o 2, caratterizzato dalla presenza della caratteristica Z1. 4. ... 5. Procedimento dotato delle caratteristiche A+B caratterizzato dal fatto che sono presenti le caratteristiche X+Y 6. ... Dragotti- Studio Legale Associato
    30. 30. Le rivendicazioni: schemi 1. Dispositivo dotato delle caratteristiche A+B caratterizzato dal fatto che sono presenti le A+B caratteristiche X+Y. 2. Dispositivo secondo la rivendicazione A+B+X+Y 1, caratterizzato dalla presenza della ulteriore caratteristica Z. 3. Dispositivo secondo la rivendicazione A+B+X+Y 1 o 2, caratterizzato dalla presenza +Z della caratteristica Z1. 4. ... 5. Procedimento dotato delle caratteristiche A+B caratterizzato dal fatto che sono presenti le caratteristiche X+Y 6. ... Dragotti- Studio Legale Associato
    31. 31. Le rivendicazioni: schemi 1. Dispositivo dotato delle caratteristiche A+B caratterizzato dal fatto che sono presenti le A+B caratteristiche X+Y. 2. Dispositivo secondo la rivendicazione A+B+X+Y 1, caratterizzato dalla presenza della ulteriore caratteristica Z. 3. Dispositivo secondo la rivendicazione Z1 A+B+X+Y 1 o 2, caratterizzato dalla presenza +Z della caratteristica Z1. 4. ... 5. Procedimento dotato delle caratteristiche A+B caratterizzato dal fatto che sono presenti le caratteristiche X+Y 6. ... Dragotti- Studio Legale Associato
    32. 32. Descrizione e rivendicazioni Equa protezione al titolare l’interpretazione del brevetto nel suo complesso il “nucleo inventivo” Ricostruzione ex post Ragionevole sicurezza giuridica ai terzi. interpretazione letterale delle rivendicazioni le rivendicazioni come “formule sacramentali” Dragotti- Studio Legale Associato
    33. 33. L’art. 69 CBE Art. 69 CBE - I limiti della protezione conferita dal brevetto europeo o dalla domanda di brevetto europeo sono determinati dalle rivendicazioni. Tuttavia la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni Il Protocollo interpretativo L’articolo 69 non va inteso nel senso che la portata della protezione conferita dal brevetto europeo è determinata dal senso stretto e letterale del testo delle rivendicazioni e che la descrizione e i disegni servono esclusivamente a dissipare ambiguità eventualmente contenute nelle rivendicazioni. Non va neppure interpretato nel senso che le rivendicazioni fungono esclusivamente da linea direttiva e che la protezione si estende anche a ciò che, a parere di un esperto che abbia esaminato la descrizione e i disegni, il titolare del brevetto ha inteso proteggere. L’articolo 69 deve invece essere inteso nel senso che definisce, tra questi estremi, una posizione che offre nel contempo un’equa protezione al titolare del brevetto e una ragionevole certezza del diritto ai terzi. Dragotti- Studio Legale Associato
    34. 34. La giurisprudenza Atlas Copco (App. Milano, 18-01-2000) La portata del brevetto è determinata unicamente dalle rivendicazioni, sia pure interpretate tramite la descrizione e i disegni; non è dunque lecito integrare, accorpare, riscrivere le rivendicazioni. Lisec (App. Milano, 11-07-2000) I limiti della protezione conferita dal brevetto devono essere rigorosamente determinati dal tenore letterale delle rivendicazioni, senza possibilità di integrazioni o aggiunte. Dragotti- Studio Legale Associato
    35. 35. La giurisprudenza /2 Cat (App. Milano, 19-01-2001) Ai fini della individuazione del nucleo tutelabile del brevetto, deve farsi riferimento esclusivamente alla rivendicazione, che si pone quale vera e propria manifestazione di volontà giuridica, con la quale il richiedente identifica lo specifico ambito della protezione che si pretende; tale volontà può essere enunciata, purché in termini di univocità circa la consapevole intenzionalità della richiesta protezione, anche nella parte descrittiva del testo della domanda, alla quale soltanto, peraltro, deve correlarsi la definizione del possibile oggetto del brevetto. Fedegari (App. Milano, 25-06-2002) Ai fini della valutazione della validità di un brevetto, l’idea di soluzione può desumersi non soltanto dalle rivendicazioni, ma anche dalla descrizione e dai disegni, non nel senso che questi possano consentire di ampliare l’oggetto del brevetto, pervenendosi ad attribuire protezione anche a quanto non rivendicato, bensì nel senso che descrizione e disegni valgano a consentire una migliore interpretazione del contenuto delle rivendicazioni. Dragotti- Studio Legale Associato
    36. 36. Invenzioni di formula generale Le invenzioni chimiche e le classi di composti I sostituenti variabili Cass., sez. I, 16-11-1990, n. 11094 (Cimetidina). In tema di brevetto per invenzione industriale, si verifica nullità per difetto di descrizione, quando essa non consenta ad un esperto del settore, dotato di tecnica media, di attuare l’invenzione, senza ulteriori ricerche e sperimentazioni.... (nella specie, trattavasi di una formula chimica generale di composti farmacologicamente attivi, dalla quale poteva essere ricavato un farmaco anti- ulcera solo in esito ad ulteriori attività di ricerca e di sperimentazione). Nel caso in cui un brevetto per invenzione industriale comprenda una formula chimica generale e più composti, la nullità per insufficiente descrizione in relazione ad un composto non implica di per sé nullità dell’intero brevetto; occorre accertare se, riguardo alla formula generale ed agli altri termini composti, sussistano i requisiti per una valida brevettazione, procedendo, ove l’indagine dia risultati positivi, alla dichiarazione di nullità parziale del brevetto. Dragotti- Studio Legale Associato
    37. 37. Invenzioni di formula generale /2 App. Milano, 16-11-1993. Un composto compreso nella formula generale rientra nel contenuto della domanda, ancorché non espressamente esemplificato (...) L’invenzione (di formula generale) non concerne i singoli composti, bensì la struttura e gli elementi comuni ad una serie omogenea di composti; nell’ambito delle invenzioni di prodotto chimico è comune che il brevetto consista in una formula generale molto ampia, nella quale possono essere ricompresi milioni di composti. Cass., sez. I, 01-09-1997, n. 8324. Premesso che descrizione e rivendicazioni sono complementari al fine di dare vita ad una domanda di protezione brevettuale capace di raggiungere il suo obiettivo e che può ben avvenire che si chieda con la rivendicazione la protezione di ciò che non è stato descritto oppure che si descriva ciò che non è stato rivendicato, deve ritenersi, ai sensi dell’art. 26 del regolamento- invenzioni, che sia possibile integrare l’originaria domanda di brevetto solo quando gli elementi dell’integrazione, ancorché non siano pervenuti a costituire l’oggetto della pretesa di tutela in quanto non contestualmente presenti sia nella descrizione che nella rivendicazione, siano tuttavia già presenti in almeno uno di tali elementi della domanda stessa (in applicazione di questo principio la suprema corte ha approvato l’operato della corte d’appello di Genova che, avendo accertato che la domanda di brevetto non era diretta a proteggere la cimetidina, ha respinto il tentativo di pervenire al risultato della protezione di tale composto, attraverso il procedimento dell’integrazione della descrizione). Dragotti- Studio Legale Associato
    38. 38. L’intermedio T. Torino. Torino, 24-09-1984. È brevettabile il prodotto intermedio, base di fabbricazione del composto farmacologicamente attivo, quando il composto chimico abbia una applicazione industriale per la produzione delle sostanze oggetto del brevetto. Cass. , sez. I, 16-11-1990, n. 11094. Con riguardo alle invenzioni chimiche, non è autonomamente brevettabile come prodotto il cosiddetto intermedio, inteso come la sostanza che rappresenta un passaggio obbligato del procedimento di sintesi, ma che non è fruibile per il soddisfacimento di un bisogno diverso da quello connesso all'attuazione del procedimento stesso. App. Milano, 16-11-1993. Ai fini della industrialità del trovato, è sufficiente che questo sia riproducibile con caratteri costanti e tecnicamente realizzabile, prescindendosi da qualsiasi giudizio circa la convenienza economica della sua attuazione, il grado più o meno elevato dei suoi effetti, la prevalenza dei suoi benefici rispetto a controindicazioni o ad effetti collaterali indesiderati. Non vi è ragione per escludere dalla brevettabilità un prodotto che svolga una funzione puramente strumentale nell'ambito di un processo di produzione industriale: il brevetto protegge quindi anche i c.d. intermedi. Cass., sez. I, 01-09-1997, n. 8324. L'intermedio, ovvero la sostanza che rappresenta un presupposto obbligato di un procedimento di sintesi, non è autonomamente brevettabile quando è fruibile per soddisfare lo stesso bisogno connesso all'attuazione del procedimento medesimo. Dragotti- Studio Legale Associato
    39. 39. L’unità dell’invenzione /1 Art. 161 c.p.i. 1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione. 2. Se la domanda comprende più invenzioni, l'UIBM inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva. Art. 82 CBE La domanda di brevetto europeo può concernere una sola invenzione ovvero più invenzioni tra le quali esista un legame tale che costituiscono un solo concetto inventivo generale. Dragotti- Studio Legale Associato
    40. 40. L’unità dell’invenzione /2 La giurisprudenza restrittiva della Corte di Cassazione Cass., 16-11-1990, n. 11094: Anche con riferimento alle invenzioni chimiche, il procedimento ed il prodotto sono autonomamente brevettabili, sempre che ne ricorrano i prescritti requisiti, senza che il brevetto dell’uno possa estendersi all’altro, e restando altresì escluso che un unico brevetto possa conferire una duplice privativa (...); peraltro, in ipotesi di erronea concessione di unica brevettazione, la validità del brevetto deve essere limitata nel modo più favorevole al titolare, e, quindi, deve essere riconosciuta con riguardo al prodotto, in quanto idoneo ad inibire a terzi qualunque procedimento preordinato alla realizzazione del prodotto stesso. Poiché non è ammissibile la protezione di più invenzioni in un unico brevetto, il brevetto del procedimento non si estende al prodotto, anche se nuovo, nel senso di conferire al titolare una doppia esclusiva, cosicché il prodotto ed il procedimento, quando configurino due invenzioni autonome, debbono essere distintamente brevettati. Dragotti- Studio Legale Associato
    41. 41. L’unità dell’invenzione /3 Il diverso approccio della Corte di Appello di Milano A. Milano, 16-11-1993: Vi è unità dell’invenzione nel caso di brevetto che rivendichi contemporaneamente prodotto e processo. Le ipotesi di nullità del brevetto sono tassativamente comminate dall’art. 59 l. inv. e la previsione dell’art. 29 l. inv. (c.d. unità della invenzione) involge conseguenze di carattere puramente amministrativo. Il revirement della Corte di Cassazione Cass., sez. I, 20-07-2000, n. 9529: Pur dovendo ogni domanda di brevetto avere ad oggetto una sola invenzione, tuttavia, nell’ipotesi di invenzione che si presenti come complesso di più elementi, anche scindibili tra loro (e talvolta oggetto di più rivendicazioni), tutti però confluenti, nella prospettazione del richiedente, verso l’obiettivo unitario di risolvere un problema industriale in modo nuovo rispetto allo stato dell’arte, non è configurabile la nullità del brevetto, dovendo ritenersi ammissibile l’unica «copertura» brevettuale anche a fronte della scindibilità di specifiche idee, purché nel quadro di un’unica invenzione finale, nel senso sopra evidenziato. Dragotti- Studio Legale Associato
    42. 42. Unità e redazione delle rivendicazione Regola 42.2 CBE Without prejudice to Article 82, a European patent application may contain more than one independent claim in the same category (product, process, apparatus or use) only if the subject-matter of the application involves one of the following: (a) a plurality of interrelated products, (b) different uses of a product or apparatus, (c) alternative solutions to a particular problem, where it is inappropriate to cover these alternatives by a single claim. Dragotti- Studio Legale Associato
    43. 43. La brevettazione del software Art. 52 CBE e Art. 45 CPI Divieto di brevettazione dei programmi per elaboratori. In quanto tali. Dragotti- Studio Legale Associato
    44. 44. La brevettazione del software Art. 52 CBE e Art. 45 CPI Divieto di brevettazione dei programmi per elaboratori. In quanto tali. Dragotti- Studio Legale Associato
    45. 45. La brevettazione del software /2 La giurisprudenza EPO Effetto tecnico (ulteriore) Le Guidelines (Part C, II, 4.1.5) In the particular case of inventions in the computer field, program listings in programming languages cannot be relied on as the sole disclosure of the invention. The description, as in other technical fields, should be written substantially in normal language, possibly accompanied by flow diagrams or other aids to understanding, so that the invention may be understood by a person skilled in the art who is deemed not to be a specialist in any specific programming language, but does have general programming skills. Short excerpts from programs written in commonly used programming languages can be accepted if they serve to illustrate an embodiment of the invention. Dragotti- Studio Legale Associato
    46. 46. Metodi commerciali Dragotti- Studio Legale Associato
    47. 47. Metodi commerciali Dragotti- Studio Legale Associato
    48. 48. Metodi terapeutici e regimi di dosaggio Art. 45.4 CPI (v. anche art. 53 lettera c EPC) Non sono considerati come invenzioni ai sensi del comma 1 i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati. La Giurisprudenza EPO sulle cd. Swiss-type claims Metodi diagnostici e regimi di dosaggio La decisione G-02/08 del 19 febbraio 2010 Dragotti- Studio Legale Associato
    49. 49. EPC 1973 EPC 2000 Art. 52 - Patentable inventions Art. 53 - Exceptions to patentability .... European patents shall not be granted in respect (4) Methods for treatment of the human or animal of: body by surgery or therapy and diagnostic (a) .... methods practised on the human or animal body (c) methods for treatment of the human or animal shall not be regarded as inventions which are body by surgery or therapy and diagnostic susceptible of industrial application within the methods practised on the human or animal body; meaning of paragraph 1. This provision shall not this provision shall not apply to products, in apply to products, in particular substances or particular substances or compositions, for use in compositions, for use in any of these methods. any of these methods. Art. 54 - Novelty Art. 54 - Novelty ... ... (5) The provisions of paragraphs 1 to 4 shall not (4) Paragraphs 2 and 3 shall not exclude the exclude the patentability of any substance or patentability of any substance or composition, composition, comprised in the state of the art, for comprised in the state of the art, for use in a use in a method referred to in Article 52, method referred to in Article 53(c), provided that paragraph 4, provided that its use for any method its use for any such method is not comprised in referred to in that paragraph is not comprised in the state of the art. the state of the art. (5) Paragraphs 2 and 3 shall also not exclude the patentability of any substance or composition referred to in paragraph 4 for any specific use in a method referred to in Article 53(c), provided that such use is not comprised in the state of the art.
    50. 50. La contraffazione Contraffazione letterale Contraffazione parziale Contraffazione peggiorativa Contraffazione evolutiva (invenzione dipendente?) Contraffazione per equivalenti Contraffazione indiretta (contributory infringement) Dragotti- Studio Legale Associato
    51. 51. Contraffazione per equivalenti Il criterio del “nucleo inventivo” Il criterio FWR Stessa funzione (function) Stesso modo (way) Stesso risultato (result) Il criterio tedesco Equivalenza = ovvietà della soluzione alternativa Dragotti- Studio Legale Associato
    52. 52. Il Protocollo EPC Article 2 - Equivalents For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims. (Protocollo interpretativo dell’art. 69 EPC, così come integrato dopo EPC 2000) Dragotti- Studio Legale Associato
    53. 53. Il caso LISEC Dragotti- Studio Legale Associato
    54. 54. Il caso LISEC supporto Dragotti- Studio Legale Associato
    55. 55. Il caso LISEC supporto utensile multiplo Dragotti- Studio Legale Associato
    56. 56. Il caso LISEC supporto utensile multiplo punta di trapano per la creazione di un foro esterno Dragotti- Studio Legale Associato
    57. 57. Il caso LISEC supporto utensile multiplo punta di trapano per la creazione di un foro esterno ugello di riempimento Dragotti- Studio Legale Associato
    58. 58. Il caso LISEC supporto utensile multiplo punta di trapano per la creazione di un foro esterno ugello di riempimento punta saldatrice Dragotti- Studio Legale Associato
    59. 59. La soluzione della Cassazione Lisec II (Cass., sez. I, 13-01-2004, n. 257). Per valutare se la realizzazione accusata di contraffazione possa considerarsi equivalente a quella brevettata, occorre chiedersi se essa, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, presenti carattere d’originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente: e tale è quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema; in questo caso soltanto, infatti, può ritenersi che la soluzione si collochi al di fuori dell’idea di soluzione protetta. Equivalenza e problema tecnico Dragotti- Studio Legale Associato
    60. 60. Il caso POSIMAT Le macchine raddrizzatrici Asse inclinato ed asse verticale Il momento della valutazione della ovvietà della soluzione alternativa L’ambito dell’esclusiva nello sviluppo del progresso tecnico Tutela dell’inventore e tutela dei terzi Dragotti- Studio Legale Associato
    61. 61. Il caso POSIMAT /2 Trib. Parma, 18-12-2002. Per accertare se le caratteristiche tecniche proprie del trovato in contraffazione siano o meno frutto di autonoma attività inventiva e perciò «non evidenti», è necessario svolgere tale indagine con riferimento alla data del deposito del brevetto e non della pretesa contraffazione, dal momento che l’adozione di un diverso criterio modificherebbe i confini della tutela brevettale a suo tempo richiesta ed accordata, ampliando il contenuto del diritto di esclusiva. Dragotti- Studio Legale Associato
    62. 62. Il caso ACCUMALUX Dragotti- Studio Legale Associato
    63. 63. Il caso ACCUMALUX /2 Revendication 1. Couvercle pour batterie comprenant : un collecteur de gaz (12) incorporé dans le couvercle (10) pour communiquer avec l'intérieur d'au moins une cellule d'un bac de batterie et s'étendant jusqu'à une des parois latérales (18) du couvercle (10) ; une cavité (22) dans la paroi latérale (18), décalée latéralement par rapport au collecteur de gaz (12) ; un canal latéral (24), dans la paroi latérale (18), reliant le collecteur de gaz (12) à la cavité (22) ; une plaque (26) recouvrant la cavité (22), la plaque (26) étant pourvue d'un évent (28) ; et une pastille frittée (30) logée dans la cavité (22) et disposée de manière à ce que tous les gaz passent à travers la pastille frittée (30) puis l'évent (28) vers le milieu extérieur; caractérisé par une chambre intermédiaire (32) située dans le canal latéral (24) et dans laquelle débouche le collecteur de gaz (12), le fond de la chambre intermédiaire (32) servant de collecteur d'électrolyte ; et un orifice de passage (34) dans une paroi (36) de la chambre intermédiaire (32) pour le passage des gaz dans le canal latéral (24), cet orifice de pas sage (34) n'étant pas orienté vers la cavité (22). Dragotti- Studio Legale Associato
    64. 64. Il caso ACCUMALUX /3 L’invenzione rivendicata camera intermedia, che funge da collettore dell’elettrolita apertura di passaggio in una parete della camera intermedia orientata in direzione opposta rispetto alla cavità L’invenzione 4K camera intermedia Dragotti- Studio Legale Associato
    65. 65. Il caso ACCUMALUX /4 La contraffazione (2003) La modifica (2005) Dragotti- Studio Legale Associato
    66. 66. La contraffazione indiretta Contributory infringement: realizzazione di mezzi univocamente destinati ad attuare l’invenzione Natura e funzione dell’istituto contraffazione diffusa contraffazione dell’utente finale tattiche elusive Univocità della destinazione Univocità e stato soggettivo Dragotti- Studio Legale Associato
    67. 67. La domanda di contraffazione Art. 53 CPI – Effetti della brevettazione 1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la concessione del brevetto. 2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni e' resa accessibile al pubblico. Art. 132 CPI – Anticipazione della tutela 1. I provvedimenti di cui agli articoli 128, 129 e 131 possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione, purché la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata. Dragotti- Studio Legale Associato
    68. 68. Onere della prova Art. 121 CPI - Ripartizione dell'onere della prova 1. L'onere di provare la nullita' o la decadenza del titolo di proprieta' industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo. Salvo il disposto dell'articolo 67 l'onere di provare la contraffazione incombe al titolare. (...) 2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa puo' ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Puo' ottenere altresi' che il giudice ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprieta' industriale. 3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte. 4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e di rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini. (...) Dragotti- Studio Legale Associato
    69. 69. Competenza Contraffazione e forum shopping Art. 120.6 CPI Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria della sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi. Necessità di convenire il rivenditore Prodotti commercializzati tramite la rete Internet La giurisprudenza della Corte di Giustizia Dragotti- Studio Legale Associato
    70. 70. Sanzioni Art. 124 CPI inibitoria (con penale) (art. 124 CPI) distruzione assegnazione in proprietà sequestro temporaneo Art. 124.6 CPI Delle cose costituenti violazione del diritto di proprieta' industriale non si puo' disporre la rimozione o la distruzione, ne' puo' esserne interdetto l'uso quando appartengono a chi ne fa uso personale o domestico. Art. 126 CPI pubblicazione Dragotti- Studio Legale Associato
    71. 71. Il risarcimento del danno Criteri di calcolo Lucro cessante (mancato guadagno) Utile del contraffattore Royalty media Art. 125 CPI - Risarcimento del danno (vecchio testo) 1. Il risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante e' valutato dal giudice anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto e dei compensi che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto. 2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni puo' farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. Dragotti- Studio Legale Associato
    72. 72. Il risarcimento del danno /2 L’attuazione della direttiva “enforcement” (2006) Art. 125 CPI - Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell’autore della violazione 1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione. 2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. 3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento. Dragotti- Studio Legale Associato
    73. 73. Il risarcimento del danno /3 I (nuovi?) criteri Lucro cessante + danno emergente Profitti del contraffattore Royalty media La retroversione degli utili Conseguenze pratiche La nuova giurisprudenza del Tribunale di Milano Dragotti- Studio Legale Associato
    74. 74. La tutela cautelare L’importanza della tutela cautelare I provvedimenti cautelari nel Codice della Proprietà Industriale Descrizione Sequestro Inibitoria (con penale) Pubblicazione L’art. 700 c.p.c. Dragotti- Studio Legale Associato
    75. 75. Riferimenti normativi Il Codice della Proprietà Industriale (Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) Art. 51 - Requisiti della descrizione Art. 52 - Natura e funzione delle rivendicazioni Art. 160 - Contenuto della domanda Art. 161 - Unicità dell’invenzione Il Regolamento - DM 13 gennaio 2010 n. 33 Dragotti- Studio Legale Associato
    76. 76. Riferimenti normativi /2 La Convenzione sul Brevetto Europeo Art. 69 CBE e relativo protocollo interpretativo Art. 78 CBE - Contenuto minimo della domanda Art. 83 CBE - Requisiti della descrizione Art. 84 CBE - Requisiti delle rivendicazioni Il Regolamento CBE Regola 42 - La descrizione Regola 43 - Le rivendicazioni Dragotti- Studio Legale Associato
    77. 77. Riferimenti Internet http://www.epo.org http://www.uibm.gov.it http://www.wipo.int Brevetti Brevetti PCT e Europei Italiani Convenzioni Dragotti- Studio Legale Associato
    78. 78. Milano, 22 marzo 2010 Grazie Avv. Gualtiero Dragotti Dragotti - Studio Legale Associato Via Marina 6 - 20121 Milano mail@dragotti.it Dragotti- Studio Legale Associato

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