미국 및 일본 특허적격성(성립성)에 관한 법규와 판례 검토를 통한 개선안 제안

1. | 02 June 2020Copyright @ CS LEE0

2. | 02 June 20201
are frequently referred to as “monopolies”,
.
by definition , or more precisely
alleged to infringe the patent or to extract
royalties from that party. 
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3. | 02 June 20202
NACA의 전산실에서 손으로 계산 작업을 하는 직원들 IBM NSA에 대형컴퓨터를 도입하여
400번을 넘게 궤도 시뮬레이션 계산
작업을 실행
1961년 TV 방송을 타고 나온 존 F 케네디 미국
대 통 령 의 한 마 디 …“
“
그리고 8년 후 지구에서
38만5천 km 떨어져 있는
인류 역사상 최대 프로젝트의
당시 NACA (NASA의 전산실)는 IBM의 대형
컴 퓨 터 를 도 입 하 여 400 번 을 넘 게
작업을 실행했다고…
당시 IBM의 컴퓨터는 “0”과 “1”이 조합된
바이너리 신호를 사용하여
.
사진출처 : 위키백과, 나무위키

4. | 02 June 20203
1) 수식이나 논리적 언어로 표현된 일련의 사칙 연산 및 논리 연산을 자동으로 수행하도록 지시하거나 데이터를 가공(저장)하고
처리하는 계산기 
2) 여러 가지 명령어로 구성된 프로그램의 지시(규칙)에 따라 입력한 데이터를 분석·처리하여, 그 결과를 사용자에게 제공  하나의
목적 업무를 처리하기 위해서는 입력·제어·기억·연산·출력 등의 다섯 가지 장치가 서로 밀접하게 연관되어야만 종합적인 기능을 수행
: 프로그램 실행을 위한 프로그램과
데이터 저장 
사진출처 : pixabay
: 메모리에서 읽어온 데이터를 규칙에 따라 연산처리
: 키보드 같은 입력장치와
모니터 같은 출력장치

: 컴퓨터를 원하는 목적대로
실행하게 하는 사칙 연산과 논리 연산의
규칙을 담은 명령어(프로그램)
규칙 = (입력+제어+기억+연산+출력)기능
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5. | 02 June 20204
(풀이) 

B
C
A
B C
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6. | 02 June 20205
A
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7. | 02 June 20206
1. 데이터 탐색 및 전처리
2. 데이터 변수 등을 분석하여 전체 훈련용, 테스트용 데이터 셋을 구성
3. 해결하고자 하는 문제에 맞는 알고리즘을 선택하여 모델을 만듬
4. 훈련용 데이터 셋으로 모델을 학습시킴
5. 교차검증 및 테스트용 데이터 셋 으로 모델 간 검증
6. 최고의 성능을 보이는 모델을 최종 배치
=
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8. |
02 June 20207 Copyright @ CS LEE

9. |
02 June 20208
 판결에 이른 Patent troll 특허의
 Patent Troll 특허는
 Patent Troll은 상대적으로
 특허는 더 많은 피고에게 소송을 할 수록 특허무효가능성 높아짐
을 보임
 Patent Troll은 평균 Case당 3.35건의 특허를 제소하였고, non-NPE는 1.93건의 특허를 사용
 Patent troll Case의 경우 (동일특허가 다른 Case에도 중복 사용 고려)
 대부분 특허의 유효성에 대한 판결에 이르지 못하고 종결,
 무효이유를 보면 non-NPE 특허는 주로 103 obvious인 반면,
출처 : 미국 Villanova 로스쿨 교수인 Michael Risch, “A Generation of Patent Litigation: Outcomes and Patent Quality”, FORTHCOMING SANDIEGO LAWREVIEW(2015)’

10. |
02 June 20209
Inventions patentable: Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or
composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions
and requirements of this title. (“누구든지 발명 또는 발견의 대상이 , , 또는 , 또는
에 해당하는 경우 ”)
법문은 침묵하고 있으나 누군가에게 독점을 시키면 오히려 과학발전에 장애가 될 수 있는
와 같은 것들은 특허권을 허락하면 안 된다.
출처 : Andrea Houston, “Roadmap History Mayo / Alice Two-Step Test Court Activity Post-Alice”
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11. |
02 June 202010
1972년 Benson 사건
하여 수학 알고리즘에 불과함

수학과 컴퓨터 과학, 언어학 또는 관련 분야에서 어떠한 문제를 해결하기 위해
정해진 일련의 절차나 방법을 공식화한 형태로 표현한 것, 계산을 실행하기 위한 단계적 절차.
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기계 또는 장치와 연결되어 있거나, 재료나 물건(articles or materials)을 다른 상태
또는 다른 물(different state or thing)로 변형하도록 작동하는지 여부

12. |
02 June 202011
1981년 Diehr 사건
과 를 사용한
산업적 프로세스로 해석된다. 컴퓨터를 이용하여 고무의
가열시간을 계산하고 제어하는 방법은 컴퓨터 프로그램 뿐만 아니라
하고 있으므로
누군가에게 독점을 시키면 오히려 과학발전에 장애가 될 수
있는 과학기술의 기본 도구와 같은 것들은 특허권을 허락하면 안 된다는
.
1970년대
(알고리즘이 되고
있고 )
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13. |
02 June 202012
1998년 SSB 사건
 청구항은
컴퓨터와 비즈니스 방법(Business method)이 결합된 형식
단지 추상적인 아이디어가 아니라
이라고 판단
 컴퓨터프로그램이나 데이터 구조를 되거나
하면 특허허용
1970년대
 유용하고, 구체적이고, 가시적인(Useful, Concrete, Tangible) 효과를 낳는다면
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14. |
02 June 202013
2008년 Bilski 사건
 에너지와 같은 위험자산의 거래 헤지(hedging) 방법은
이므로 누군가에게 독점시킬 수 없다.
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는 방법발명의 성립성 판단에 유용하고 중요한
단서이나

15. |
02 June 202014
2012년 Mayo 사건
자가면역질환자의
=
 특허대상이 되려면 반드시 무언가 상당히 의미 있는 “
이 있어야 한다
?
• 환자에게 약을 투약하거나 대사수치 물질의 수치를 판단하는 단계는 의료적 치료행위
 발명적 개념 X
이 아닌 해당기술분야에서 널리 잘 알려져
있거나 통상적 한정을 추가하는 경우에는 자연법칙 자체와 마찬가지
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16. |
02 June 202015 Copyright @ CS LEE

17. |
02 June 202016
2014년 Alice 사건
사기나 미지급 위험을 방지하기 위한 에 관한
발명으로
 위험을 줄이기 위한 금융 실무에 널리 사용되는
통상적인 개념으로 “
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18. |
02 June 2020
17 Copyright @ CS LEE

19. |
02 June 202018 Copyright @ CS LEE

20. |
02 June 202019
- [W]hat petitioner characterizes as specific hardware – a ‘
’ – is purely functional and generic.”
컴퓨터가 가상 계좌를 개설하고, 리스크를 분석하는 기능

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21. |
02 June 202020
i) 청구항 발명의 초점이 기존 알고리즘이나
오랜 관행을 가르킨다면, ii) 청구항 전체로
보아 발명이 상당히 의미 있는 무엇이
알고리즘이나 관행에 추가 되었는가?
√ 청구항 발명과 선행기술이 동일한가 (102)?
√ 청구항 발명과 선행기술 사이의 차이가
통상의 기술자에게 자명한가 (103)?
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22. |
02 June 202021
… In re Marco,
Case No. 2017-2465, at 4-5.에서 연방순회항소법원은 In re Smith, 815 F.3d 816 (Fed. Cir. 2016)
판결을 인용  ① 선례인 2016년 Smith 판결은 이 사건의 해결에 도움이 된다는 것을 강조하면서,
Smith 판결은 카드게임을 이용한 내기방법에 대한 특허발명이 추상적인 아이디어에 해당한다고 판결
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23. |
02 June 202022 Copyright @ CS LEE

24. |
02 June 202023 Copyright @ CS LEE

25. |
02 June 202024 Copyright @ CS LEE

26. |
02 June 202025 Copyright @ CS LEE

27. |
02 June 202026
출처 IAM (June 2019) (cited by https://www.ipwatchdog.com/2019/08/29/alice-benevolent-despot-or-tyrant-analyzing-five-years-of-case-law-since-alice-v-cls-bank-part-i/id=112722/
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28. |
02 June 202027
post
[MPEP 2100 – 320 –
2100 - 322].
청구항의 기능을 구현하는 알고리즘 내지 방식을
구체적으로 설명하지 않아 ‘순전히 기능적’이라는 이유로 특허적격성 부정 ( , No.2015-
1372 (Fed. Cir. 2016))
( 에서,
CAFC는 청구항의 기능적 구성요소에 대해 § 112(f) 규정을 적용하여 명세서에 기재된 4단계 알고리즘으로 한정 해석하면서
특허적격성을 긍정)
, 33 F.3d 1526 (Fed. Cir. 1994) (en banc). CAFC 전원합의체는 컴퓨터 구현 청구항에 대해 § 112(f) 규정을
적용하여 구조적 한정 해석하면서, 당해 청구항은 의심할 여지도 없이 공지의 전자회로/ 요소의 조합으로 구성된 ‘기계’를
청구한 것이라 판시.

29. |
02 June 202028

30. |
02 June 202029
출처 IAM (June 2019) (cited by https://www.ipwatchdog.com/2019/08/29/alice-benevolent-despot-or-tyrant-analyzing-five-years-of-case-law-since-alice-v-cls-bank-part-i/id=112722/

31. | 02 June 202030
출처 : https://www.patentprogress.org/2018/02/08/innovation-alive-well-rd/
Spending on research and development in the has than any other industry in recent years,
including . Spending on research in has also
. There’s a simple explanation.
. The prospect of this type of suit had
real, measurable impacts—one professor, after surveying a number of startups, reported that
. and were
concomitantly forced to consider the potential negative impacts on any research and development from overbroad patent
assertions.

32. | 02 June 202031
출처 : EPO

33. | 02 June 202032 Copyright @ CS LEE

34. | 02 June 202033
출처 : Alex G. Lee, “Internet of things (IoT) Patent Wars 2020 Scenarios Infographics

35. |
02 June 202034
 특허심사관, 판사 등의 Mayo/Alice test 적용의 일관성 부족으로, 미국 특허 시스템에 대한
신뢰도 하락
 중국, 유럽에서는 특허를 받을 수 있는 미국의 혁신 기술이 미국 내 특허적격이 인정되지
않음으로써 특허를 받지 못해, 관련 분야에서의 선도적 지위 유지가 힘들어질 위기에 직면
 인공지능, 5G, 양자 컴퓨팅, 컴퓨터 진단방법, 유전자 발명 등
 명확성 제고를 위해 USPTO가 지속적으로 특허심사기준을 개정하고 있으나, 법적 효력이 없는
가이드라인에 불과해 한계가 있음
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36. |
02 June 202035 Copyright @ CS LEE

37. |
02 June 202036
: 정보의 단순한 제시나, 자연법칙 이외의 경제법칙, 게임규칙 그 자체, 수학공식, 인간의 정신활동은 자연법칙을
이용하지 않는 것으로 보되 자연법칙을 이용하지 않는 부분이 있어도 청구항 전체로 보아 자연법칙을 이용한 것인지를
기술의 특성을 고려하여 판단
에서 i) 단순히 알고리즘만을 기재하지 않고 소프트웨어와 하드웨어와 협동하여 정보를 처리하고 있는가? ii)
구현 수단의 행위를 주체를 사용자가 아닌 컴퓨터의 하드웨어적 요소로 대체하고 있는가? iii) 해결수단을 소프트웨어와
하드웨어가 협동하는 구체적인 수단으로 청구하였는가로 판단
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산업상 이용가능성 자연법칙 이용 구체적 기술적 사상 창작의 고도성

38. |
02 June 202037
1) “산업”이란 재화나 서비스를 “생산”하는 모든 활동을 의미 
2) 1차 산업 (농업등), 2차 산업(가공업), 3차 산업(서비스업) +
산업상 이용가능성
1) 자연법칙이란 자연(自然)에서 일반적이고 반복 가능한, 어떤 조건 하에서는 항상 나타나는 일정한 객관적이고 일반화된
법칙
로 보아 자연법칙과 같이 “ ”이 되는
를 판단  “자연법칙에 위배된 법칙”을 이용하면 X,
자연법칙 이용
1) 산업이나 상업적인 목적으로 실제 이용할 수 있는
2) 반복 재현성이 없거나 구체성이 없거나 구체적인 수단이 아닌 희망사항이나 결과는 X
기술적 사상의 창작
산업상 이용가능성 중심 판단
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39. |
02 June 202038
1) 추상적인 아이디어에 가까운 발명은 명세서상 발명의 상세한 설명의 기재에 관한 수준을 좀더
구체적으로 강화
2) 추상적인 아이디어 가까운 청구항 기재 발명은 명세서에 기재된 구조, 작동원리, 알고리즘에
한정하여 축소해석  성립성 및 침해 판단 시 동일적용
구체적인 사안에서 누군가에 독점시키면 안될 특별한 사정이 있다면 해당 특허의 권리를 실효
(unenforcement) , 예)) 코로나 치료제 등
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40. | 02 June 2020Copyright @ CS LEE39
• 오승택, “특허법”, 박문각, 제4판 (2016)
• 이해영, "미국특허법", 한빛 지적 소유권센터
• 강기봉, "소프트웨어 발명의 특허대상적격성에 관한 일본의 동향 및
시사점", 지적재산 & 정보법연구
• 강 기 봉 , " 미 국 특 허 법 상 소 프 트 웨 어 발 명 의
특허대상적격성",지식재산연구 제13권 제1호(2018. 3)
• 이해영, “미국에서 소프트웨어발명의 특허적격성-기능식 청구항
해석 원칙과의 관계”, 지식재산연구, 제12권 제2호(2017)
• 이해영, 미국, 특허적격성 관련 동향, GLOBAL IP TREND 2019,
한국지식재산연구원
• “ Michael Risch, “A Generation of Patent Litigation:
Outcomes and Patent Quality”, FORTHCOMING
SANDIEGO LAWREVIEW(2015)’
• Andrea Houston, “Roadmap History Mayo / Alice Two-Step
Test Court Activity Post-Alice”
https://slideplayer.com/slide/5266104/
• Tysver Beck Evans, "Section 101 Subject Matter Eligibility
Index (BitLaw)"
• 한국지식재산보호원, IP Insight (판례평석)
• 김민석 변리사, "미국 특허법 101조 Post Alice Patent Eligibility",
특허법인 가산
• USPTO(심사기준 및 예제) -
http://www.uspto.gov/patent/laws-and-
regulations/examination-policy/2014-interim-guidance-
subject-matter-eligibility-0
• James E. Daily, F. Scott Kieff, "ANYTHING UNDER THE SUN
MADE BY HUMANS: PATENT LAW DOCTRINES AS
ENDOGENOUS INSTITUTIONS FOR COMMERCIALIZING
INNOVATION", EMORY LAW JOURNAL [Vol. 62:967](2013)
• 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀, “미국 특허법 (35 U.S.C)
§101 개정 논의”(보고서)
• Alex G. Lee, “Internet of things (IoT) Patent Wars 2020
Scenarios Infographics
• IAM (June 2019)

41. Copyright @ CS LEE40
이진수 변리사 소개
現 ㈜휴롬 지식재산본부장
現 인터넷주소분쟁조정위원
現 동국대학교 대학원 지식재산학과 겸임교수
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( 엔지니어 / 연구원 ) ( 변리사 )
한국전력공사/
한국전력기술
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삼성전자 지적재산팀
라이센싱그룹 책임변리사
법무법인(유) 대륙아주
IP 총괄 변리사
서울반도체(주)
법무총괄임원 (상무)
특허법인 정안
파트너 (전기전자본부장)
(주)휴롬
지식재산본부장 (상무)