Zdzisław Podrez (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu): Uczelniane Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego -- jak efektywnie zorganizować transfer technologii na uczelni medycznej z wykorzystaniem mechanizmu licencjonowania. (projekt Open Code Transfer) 22.02.2012.

1. Uniwersyteckie
Centrum Transferu Technologii
Medycznych w Poznaniu Sp. z o.o.
Organizacja transferu technologii
na uczelni medycznej.
Zdzisław Podrez

2. Plan wystąpienia:
1. Cele i działania stawiane przed UCTTMP;
2. UCTTMP w świetle znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym;
3. Komercjalizacja, czyli transfer technologii;
4. Zainicjowany model transferu technologii na Uniwersytecie
Medycznym w Poznaniu;
5. Sprzedaż praw do technologii;
6. Utworzenie spółki odpryskowej;
7. Rekomendacja dla transferu technologii z wykorzystaniem
mechanizmu licencjonowania.

3. Cele i działania stawiane przed
UCTTMP

4. • Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w
Poznaniu (UCTTMP) Sp. z o.o., została powołana do życia w
październiku 2010 roku.
• Podstawowym aktem prawnym regulującymi działalnośd UCTTMP są
ustawa – Kodeks spółek handlowych oraz ustawa Prawo o
szkolnictwie wyższym.
• Celem Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii Medycznych
jest wsparcie procesu transferu i komercjalizacji
technologii, promocji szeroko rozumianej innowacyjności oraz
wszystkich towarzyszących temu procesów. Centrum można i należy
traktowad także jako inkubator wspomagający powstawanie i rozwój
małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie.

5. Dzięki powołaniu UCTTMP dołączyliśmy do grona blisko 100
funkcjonujących Centrów Transferu Technologii w Polsce

6. • UCTTMP w ramach działalności statutowej wspiera m.in. działalnośd
badawczą i dydaktyczną jednostek organizacyjnych: Wydziału
Lekarskiego I, Wydziału Lekarskiego II, Wydziału Farmaceutycznego
oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w
Poznaniu.
• Działalnośd Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii
Medycznych w Poznaniu polega w szczególności na:
– doradztwie i szkoleniach;
– pomocy w transferze i komercjalizacji nowych technologii;
– pomocy w tworzeniu nowych przedsiębiorców w otoczeniu
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu;
– pomocy dla nowo powstałych przedsiębiorców

8. UCTTMP w świetle
znowelizowanej ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym

9. Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Art. 4 ust. 4.
• „Uczelnie współpracują z otoczeniem gospodarczym, w szczególności przez sprzedaż lub
nieodpłatne przekazywanie wyników badao i prac rozwojowych przedsiębiorcom oraz
szerzenie idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim, w formie działalności
gospodarczej wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo od działalności, o której mowa w art.
13 i 14.
Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie
wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych
ustaw, Art. 4 ust. 4
• „Uczelnie współpracują z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w
zakresie prowadzenia badao naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów
gospodarczych, w wyodrębnionych formach działalności, w tym w drodze utworzenia
spółki celowej, o której mowa w art. 86a, a także przez udział przedstawicieli
pracodawców w opracowywaniu programów kształcenia i w procesie dydaktycznym.”

10. Art. 86a ust. 1.
• „Uczelnia, w celu komercjalizacji wyników badao naukowych i prac rozwojowych tworzy
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, zwaną dalej „spółką celową”.
Spółkę celową tworzy rektor za zgodą senatu uczelni lub innego organu kolegialnego uczelni.
Do zadao spółki celowej należy w szczególności obejmowanie udziałów w spółkach
kapitałowych lub tworzenie spółek kapitałowych, które powstają w celu wdrożenia
wyników badao naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w uczelni.”
Art. 86a ust.2
• „Rektor, w drodze umowy, może powierzyd spółce celowej zarządzanie prawami własności
przemysłowej uczelni w zakresie jej komercjalizacji.”
Art. 86a ust.3
• Uczelnia w celu realizacji zadao określonych w ust. 1 i 2 przekazuje spółce celowej w formie
aportu wyniki badao naukowych i prac rozwojowych, w szczególności uzyskane prawa
własności przemysłowej.

11. • Obok wskazanych, nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym
wprowadza również zmiany w zakresie finansowania uczelni – większa
częśd środków będzie rozdzielana na zasadzie konkursów i
przyznawana w oparciu o efekty pracy naukowej.
• Dotychczas uczelnie były finansowane ze środków
publicznych, niezależnie od efektów komercjalizacji wyników ich
badao naukowych.
• Reforma ustawy o szkolnictwie wyższym sprawi, że finansowanie i
ocena danej jednostki badawczej będą uzależnione od tego, czy
jednostka komercjalizuje wiedzę, czyli de facto od tego, czy zarabia na
patentach. Aby dana jednostka mogła sprawnie działad, będzie
musiała komercjalizowad.

12. Komercjalizacja, czyli transfer
technologii

13. • Komercjalizacja wyników prac naukowo - badawczych to
szereg działao zmierzających do przekształcenia
nowoczesnych pomysłów lub wyników prac badawczo -
rozwojowych, w gotowe do wejścia na rynek innowacyjne
technologie, procesy lub produkty.
• Komercjalizacja stanowi bodziec dostosowywania
działalności, w tym także jednostek naukowych, do coraz
większych wymogów rzeczywistości gospodarczej.
• Podstawowym celem tego działania jest transfer wyników
badao lub określonej technologii na rynek.

14. • Najczęściej, przedmiotem upowszechniania wiedzy dla
biznesu są zgłoszone do opatentowania lub chronione
patentami wynalazki, bądź własne know-kow.
• Kwalifikowanie wiedzy do ochrony to proces, poprzedzony
wnikliwym audytem wiedzy posiadanej, polegający na
wyborze rozwiązao podlegających ochronie na gruncie prawa
autorskiego, wskazaniu rozwiązao do ochrony, jako wiedza
know-how, a także dokonaniu wyboru rozwiązao i oznaczeo,
mających podlegad ochronie w wyniku procedur
przeprowadzonych przed Urzędem Patentowym.

15. Pierwsze kroki do komercjalizacji - na uczelni
Gotowe
rozwiązanie
Wsparcie
(np. Ocena
Decyzja o jednostki
technologia, k potencjału Wybór formy
Pomysł, idea ochronie odpowiedzial
now- komercjalizac komercjalizacji
patentowej nej za transfer
how, aparatur yjnego
technologii
a, oprogramo
wanie itp.)

16. Świadczenie
usług na bazie
technologii
Licencje
Formy transferu
Sprzedaż praw
do technologii
Utworzenie
spółki
odpryskowej

17. • W jednostkach naukowych i uczelniach, nie będących
powołanymi do prowadzenia samodzielnej działalności
gospodarczej, komercjalizacja wyników badao przybiera
najczęściej postad sprzedaży praw do patentu lub patentu,
udzielenia licencji do stosowania zgłoszonego do
opatentowania lub opatentowanego wynalazku.
• Sfera nauki może wykorzystywad szereg kanałów tzw.
pionowego transferu technologii do sektora przedsiębiorstw, w
zależności od strategii przyjętej przez władze uczelni, zasobów
własnej wiedzy i dostępu do instytucji, zajmujących się
procesem przekazywania wiedzy.

18. • Parki naukowe, technologiczne i przemysłowe, skoncentrowane na określonym
terytorium jednostki - potencjalne źródła wiedzy i technologii np. instytuty,
laboratoria, czasem wydziały uczelni wyższych - wraz z młodymi, prężnymi firmami,
stawiającymi na nowe produkty, technologie oraz wysokokwalifikowane usługi
technologiczne.
• Specjalne strefy ekonomiczne wydzielone, najczęściej na rubieżach miasta, tereny o
korzystnych dla potencjalnych inwestorów regulacjach prawnych i ekonomicznych.
• Inkubatory przedsiębiorczości - miejsca, czasami przy uczelniach, gdzie ulokowane są
firmy, korzystające na preferencyjnych warunkach finansowych z ogólnej infrastruktury
inkubatora i dostępu do wykwalifikowanej kadry.
• Centra Transferu Technologii - to organizacje zlokalizowane przy publicznych
uczelniach lub instytucjach badawczych, które mają na celu pomagad w
identyfikowaniu i zarządzaniu aktywami intelektualnymi, zwłaszcza poprzez ich
ochronę i transfer do przedsiębiorców lub innych instytucji w celu dalszego rozwoju
bądź wejścia na rynek.

19. Rola ośrodków wspierania innowacji:
• Rola doradcza ekspertów;
• Specjalistyczna wiedza - znajomośd mechanizmów transferu oraz ich
aspektów finansowych, prawnych i podatkowych;
• Obsługa prawna przedsięwzięcia;
• Doświadczenie w poszukiwaniu kontrahentów i prowadzeniu z nimi
negocjacji;
• Dbałośd o ochronę własności intelektualnych uczelni;
• Działanie w warunkach rynkowych;
• Większa elastycznośd w późniejszym sprawowaniu kontroli nad Spółką
odpryskową;
• Wsparcie merytoryczne dla Spółki odpryskowej.

20. Zainicjowany model transferu
technologii
na Uniwersytecie Medycznym
w Poznaniu

21. Świadczenie usług na bazie technologii - model transferu stosowany w UCTTMP
• Naukowcy UMP za pośrednictwem UCTTMP realizują punktowe zlecenia
przedsiębiorców, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nowa
wiedza powstaje i zostaje przekazana firmie, na podstawie umowy zlecenia lub
umowy o dzieło.
UCTTMP w umowie z przedsiębiorcą reguluje:
• zakres wiedzy posiadanej i udostępnianej każdej ze stron,
• prawa do wiedzy nabytej w trakcie realizacji umowy,
• stronę zarządzającą tymi prawami oraz stronę upoważnioną do prowadzenia
negocjacji z ewentualnymi nabywcami nowej wiedzy
• zasady zakooczenia współpracy, a także
• zasady podziału wydatków i pożytków, jeśli takie będą miały miejsce.

22. Szczególną spośród zawartych umów o współpracy była umowa typu
MTA „Material Transfer Agreement”
• Wymagała ona regulacji stosunków w zakresie korzystania z
materiału badawczego udostępnianego przez właściciela
(przedsiębiorstwo zlecające) uczelni.
Istotne postanowienia takiej umowy to:
• określenie „materiału badawczego” i sposobu jego przekazania
• uregulowanie spraw poufności oraz prawa do publikacji
• zakaz komercyjnego używania materiału
• określenie praw do wynalazków powstałych na bazie takiego
materiału.

23. Spółka usługowa a spółka spin-off.
• Uczelnia wsparła za pośrednictwem UCTTMP powstawanie
spółki usługowej, która w przeciwieostwie od spółki spin-off
nie wykorzystuje własności intelektualnej, lecz potencjał
intelektualny w postaci wiedzy eksperckiej. Przykładem firma
PozLab
• Uczelnia za objęte udziały w firmie udostępnia jej na zasadach
inkubatora pomieszczenia lokalowe.
• Tak powiązane podmioty świadczą sobie nawzajem szereg
obustronnie korzystnych usług.

24. Sprzedaż praw do technologii

25. • Poprzez sprzedaż prawa własności intelektualnej, jego
właściciel traci wszelką kontrolę nad prawami majątkowymi
związanymi z dobrem własności intelektualnej. W prawa
majątkowe przysługujące uprzednio sprzedającemu, wstępuje
kupujący.
• Wynagrodzenie powinno rekompensowad sprzedającemu
wszystkie koszty związane z wytworzeniem dobra
chronionego, uzyskaniem na nie prawa wyłącznego oraz
zapewniad odpowiedni zysk, chyba że transakcji towarzyszyd
będzie sprzedaż usługi doradczej.

26. Utworzenie spółki odpryskowej

27. Ustalenie udziałów w przyszłej spółce Uczelnia
• Know-how
• Prawa do patentów
Naukowiec, student, • Technologie
doktorant, absolwent • Maszyny i urządzenia Inwestor
• Nieruchomości
• Know-how zewnętrzny
• Środki pieniężne • Środki pieniężne
• Majątek rzeczowy • Nieruchomości
Spółka
odpryskowa

28. Wycena wkładu uczelni
Decyzja o przystąpieniu do
Wycena niezależnego
Zgłoszenie technologii tworzenia spółki Wniosek o wycenę technologii
rzeczoznawcy
odpryskowej
Decyzja Ministra Skarbu –
Zgoda senatu uczelni i
Wprowadzenie technologii Decyzja senatu – wyrażenie wyrażenie zgody na
Ministra Skarbu na
na aktywa uczelni zgody wniesienie technologii
rozporządzenie technologią
aportem
Prace nad umową spółki Aktywna współpraca
będącą podstawą naukowców, przedstawicieli
opracowania aktu administracji uczelni oraz
notarialnego służb prawnych

29. Spółka musi osiągad cele gospodarcze
• Zapewnienie prowadzenia prawidłowo rachunkowości
• Właściwe służby kadrowe
• Zapewnienie obsługi prawnej
• Koncepcja działalności: misja, wizja, cele
• Poszukiwanie dostawców
• Określenie grupy docelowej odbiorców
• Stworzenie oferty produktowej
• Obsługa klientów bieżąca oraz serwis posprzedażowy
• Utrzymanie płynności finansowej
• Marketing i promocja
• Rozwój i generowanie zysków

30. Rekomendacja dla transferu
technologii z wykorzystaniem
mechanizmu licencjonowania

31. • Licencja polega na udzieleniu przez licencjodawcę
uprawnienia do działao, które mógłby zakazad jako właściciel
patentu, a w szczególności prawa do stosowania wynalazku na
określonych w umowie warunkach.
• Licencjodawca upoważnia więc licencjobiorcę do wkroczenia
w obszar swojej wyłączności, w zakresie zawartym w
prawie, które sam w dalszym ciągu posiada.

32. Strategia licencyjna - kiedy warto udzielid licencji?
Odpowiedź na to pytanie winna poprzedzid właściwa diagnoza
potencjału gospodarczego wynalazku. Udzielenie licencji jest
uzasadnione w szczególności, gdy:
• z różnych względów (bariery prawne, brak środków i potencjału
technicznego) sami nie używamy i nie planujemy zastosowania
wynalazku w praktyce gospodarczej,
• zależy nam na uzyskaniu korzyści ekonomicznych, wzmocnieniu
wizerunku uczelni itp.
• dając uprawnienia podmiotom naruszającym nasze
prawa, unikamy kosztownych sporów sądowych.

33. Licencja – udostępnienie praw, wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Istotne postanowienia umowy to:
– określenie stron z właściwą ich reprezentacją;
– sprecyzowanie przedmiotu umowy;
– podmiotowy i przedmiotowy zakres licencji: wyłączna/niewyłączna; pełna/
ograniczona;
– czas obowiązywania licencji i jej zakres terytorialny;
– sprecyzowanie prawa licencjobiorcy np. w zakresie rozwijania i ulepszeo
wynalazku oraz sprzedaży i dystrybucji towarów wytworzonych wg
wynalazku, udzielania sublicencji;
– pomoc we wdrożeniu (szkolenia, doradztwo, serwis), dodatkowe przekazanie
know-how;
– klauzule zachowania poufności;
– wysokośd opłat, podstawa naliczania, terminy ich uiszczania.

34. • Przychody ze sprzedaży licencji winny uwzględniad przede
wszystkim zwrot kosztów poniesionych na ochronę i kosztów
wykonania umowy, wynagrodzenia twórców i okres ich
wypłaty, wycenę wartości rozwiązania objętego
patentem, przekazanej wiedzy know-how, pomocy udzielonej
we wdrożeniu, a także rodzaj udzielonej licencji (np.
pełna, wyłączna);
• wypowiedzenie i odebranie licencji;
• rozwiązywanie sporów (polubowne i sądowe), odszkodowania
• podporządkowanie prawu (istotne gdy stroną jest podmiot
zagraniczny).

35. Podsumowując

36. • Proces współpracy jednostek naukowo-badawczych powinien
odpowiadad wzrastającym potrzebom rynkowym, a nie byd
sztucznie regulowanym.
• Dostosowanie tego procesu odbywad się poprzez aktywny
dialog przemysłu, który zgłasza swoje zapotrzebowania i
jednostek naukowych, na nie odpowiadających.
• System pośredniczący w tego typu przedsięwzięciach
powinien byd zatem prosty, działad sprawnie i skutecznie.

37. • Niestety, nierzadko naukowcy tworząc nowe, często istotne dla gospodarki i
społeczeostwa wynalazki, nie są dostatecznie przygotowani, ani w pełni
świadomi możliwości i znaczenia komercyjnego wykorzystania wyników
swoich badao.
• Innowacje, również te o dużym potencjale społecznym i
ekonomicznym, kooczą swój żywot w postaci publikacji lub zgłoszenia
patentowego o zasięgu zaledwie krajowym.
• Dzieje się tak z różnych względów, chod najczęściej wskazywane to bariery
prawne, brak środków i potencjału technicznego.
• DLATEGO TAK ISTOTNYM STAJE SIĘ WŁAŚCIWE OKREŚLENIE MODELU
KOMERCJALIZACJI PRZYJĘTEGO NA UCZELNI W OPRACOWANYCH I
WPROWADZANYCH REGULAMINACH WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ, OKREŚLAJĄCYCH ZASADY ICH KOMERCJALIZACJI.

38. Dziękuję za uwagę
Zdzisław Podrez
zpodrez@ump.edu.pl