A few cases from CJEU case-law regarding exhaustion and legitimate reasons to stop 'grey" goods; unlawful usage of trade mark while offering services and Ukrainian court practice whether distributor needs licence agreement to advertise TM and goods

1. Ризик порушення ТМ при
продажі товарів і наданні послуг
щодо товарів на marketplace
Іларіон Томаров
Керівник IP практики
Eterna Law INTA round table, Kyiv, April 06, 2017

2. Використання ТМ для супутніх послуг в ЄС
Ст. 14(1)(с) Директиви № 2015/2436:
Правовласник не має права забороняти
використання ТМ третій особі в комерційній
діяльності ТМ з метою ідентифікації чи
посилання на товари чи послуги як такі, що
виготовляються правовласником, коли
використання ТМ є необхідним для позначення
конкретного призначення товару чи послуги,
наприклад в якості аксесуару чи запасної частини.
Використання здійснюється третьою особою у
відповідності з добросовісною практикою у
промислових та комерційних відносинах.
2
Marketplace IP protection

3. Справа CJEU C-228/03
Gillette Company v La-Laboratories
«All Parason Flexor
and Gillette Sensor
handles are
compatible with this
blade»
3
Marketplace IP protection

4. Справа CJEU C-228/03
Gillette Company v La-Laboratories
Рішення CJEU від 17.03.2005 р.:
Використання ТМ третьою особою - не
правовласником, є необхідним…, якщо таке
використання є єдиним способом повідомити
споживачеві зрозумілу та вичерпну інформацію
про конкретне призначення товару з метою
збереження неспотвореної системи конкуренції
на ринку для даного продукту.
Чесна практика … являє собою вираження
обов’язку діяти справедливо по відношенню до
законних інтересів правовласника.
4
Marketplace IP protection

5. C-324/09 L’Oréal SA, Lancôme parfums v eBay
Рішення CJEU від 12.07.2011 р.:
L'Oréal подав декілька позовів проти eBay про
притягнення до відповідальності за продаж через веб-
сайт контрафактних та «сірих» товарів, і зобов’язання
докласти більших зусиль для перешкоджання продажу
товарів, що порушують права на ТМ.
Через eBay треті особи реалізували (не призначені для
продажу) тестери косметичних продуктів L’Oréal, а веб-
платформа з метою сприяння збільшення продажів
забезпечувала розміщення контекстної реклами з
використанням ТМ позивача в пошукових системах
(Google). 5
Marketplace IP protection

6. 6
C-324/09 L’Oréal SA, Lancôme parfums v eBay
1) зображення ТМ в пропозиціях до продажу не є
використанням ТМ (оператором торговельної платформи)
2) при розміщенні контекстної реклами із використанням ТМ в
пошукових мережах оператор торговельної платформи
здійснює (незаконне) використання ТМ
3) на оператора торговельної платформи поширюється дія Art.
14(1) Директиви 2000/31 (safe harbor).
Оператор несе відповідальність, якщо він сприяє користувачам
в оптимізації пропозицій продажу для їх рекламування
4) заходи забезпечення є ефективними, пропорційними та не
повинні створювати перешкод для вільної торгівлі
5
Marketplace IP protection

7. Mazda v Car service (Австрія)
Верховний суд Австрії вирішив, що використання ТМ
при наданні послуг з ремонту авто є порушенням
(рішення від 15.12.2015 р. у справі № 4 Ob 211/15f):
Виняток, передбачений Директивою №2015/2436
застосовується тільки щодо словесної ТМ.
Використання зображувальних або комбінованих
ТМ зазвичай не є необхідним, і, отже, є незаконним,
якщо споживачі здатні асоціювати словесне
позначення (або словесний елемент комбінованого
позначення) із правовласником.
7
Marketplace IP protection

8. Використання ТМ на marketplace в Україні
Ч. 6 ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг» не пов'язує вичерпання прав власника ТМ з
введенням товару за його згодою в цивільний оборот
виключно на території України. Відсутність територіальних
обмежень вказує на застосування в Україні міжнародного
принципу вичерпання прав (п. 9 Оглядового листа ВГСУ від
28.02.2017 р. № 01-06/521).
Використання товару з ТМ, який введено в цивільний оборот
правовласником або за його згодою є правомірним та не
потребує отримання додаткового дозволу від правовласника.
8
Marketplace IP protection

9. Справа № 826/8292/13-а
ТОВ «Бауміт Україна» до ДПІ Голосіївського району м. Києва ДПС
Ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від
23.08.2013 р.:
Позивач замовляв зразки реклами, що розміщувались на
спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, на
елементах вуличного обладнання, над проїжджою
частиною вулиць і доріг та на продукції, яка
реалізовувалась товариством зазначена ТМ.
ДПІ прийшла до висновку, що за відсутності ліцензії
витрати по розміщенню рекламних матеріалів з
використанням ТМ не пов'язані з господарською
діяльністю Позивача
99
Marketplace IP protection

10. Справа № 826/8292/13-а
ТОВ «Бауміт Україна» до ДПІ Голосіївського району м. Києва ДПС
З аналізу норми [ч. 6 ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг»] вбачається, що після
першого використання ТМ, зокрема, у рекламі, не
потребує згоди особи продажу товару, що має
виключні права на ТМ.
Перше введення в цивільний оборот товарів під ТМ
відбувається за межами території України, а тому
Позивач не потребує дозволу правовласника для
використання ТМ в рекламі товарів, придбаних
Позивачем, якщо правовласник не висловить такої
вимоги (доказів чого відповідач не надав)
10
Marketplace IP protection

11. Cправа № 2а-12435/11/2670
ТОВ «Мішелін Україна» до ДПІ Голосіївського району м. Києва
Ухвала Київського апеляційного адміністративного суду
від 19.06.2012 р.
Рекламні послуги стосувалися товарів (автомобільних
шин Michelin), що продавалися позивачем, а не ТМ.
Господарською діяльністю позивача є торгівля
автомобільними шинами, тому існує зв'язок рекламних
послуг з розміщення рекламних матеріалів про
автомобільні шини, з його господарською діяльністю.
Позивач отримав ліцензію на ТМ MICHELIN, ALPIN, ENERGY,
засвідчену апостилем, з правом використання у рекламі,
у т.ч. в мережі Інтернет.
11
Marketplace IP protection

12. 12
Cправа № 2а-12435/11/2670
ТОВ «Мішелін Україна» до ДПІ Голосіївського району м. Києва
З аналізу норми [ч. 6 ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки
для товарів і послуг»] вбачається, що після першого
використання ТМ, зокрема, у рекламі, не потребує згоди
особи, що має виключні права на ТМ.
Перше введення в цивільний оборот товарів під ТМ Michelin
відбувається за межами території України, а тому Позивач
не потребує дозволу правовласника для використання ТМ в
рекламі товарів, придбаних ТОВ «Мішелін Україна», якщо
правовласник не висловить такої вимоги.
12
Marketplace IP protection

13. Справа № 2а-13416/12/2670
ТОВ «ОСТІН» до ДМС України, Київської регіональної митниці
Ухвала Київсього апеляційного адміністративного суду від
07.03.2013 р.:
Доводи про те, що законний продаж товарів під ТМ без
укладання суб'єктом ліцензійного договору з правовласником
неможливий, взагалі є хибними та не ґрунтуються на законі.
Після першого продажу товарів (введенням в цивільний
оборот) правовласником або іншою особою за його згодою,
подальший продаж товарів не потребує укладання
ліцензійного договору.
Імпорт і подальший продаж товарів, позначених ТМ
«0'STIN», а також придбання і подальший продаж таких
товарів на митній території України не пов'язані з
укладенням Субліцензійних договорів.
13
Marketplace IP protection

14. Як захиститися marketplace у разі
пред’явлення вимог правовласником?
1) ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про захист прав споживачів»:
Споживачі під час придбання, замовлення або
використання продукції для задоволення своїх
особистих потреб мають право на необхідну, доступну,
достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її
кількість, якість, асортимент, а також про її виробника.
2) ч. 6 ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг» (міжнародне вичерпання прав на ТМ)
3) Marketplace Terms of use
14
Marketplace IP protection

15. Іларіон Томаров
Керівник IP практики ETERNA LAW
Sophia Business Center
6 Rylskiy lane
Kyiv 01601, Ukraine
T: +38 (044) 490 70 01
F: +38 (044) 490 70 02
tomarov@eterna.law
www.eterna.law