What is inevitable disclosure doctrine and when it can be applicable to the American-Ukrainian contract relations in software development

1. Inevitable Disclosure в отношениях с
иностранными заказчиками
UBA IT Conference Kyiv, 12.04.2018

2. DuPont v Kolon: 920 млн дол
В 2005 г. работник DuPont
скопировал файлы о технологии
производства кевлара и
передал новому работодателю
из Южной Кореи.
2

3. Waymo v Uber: 2 млрд дол
3

4. B.F. Goodrich Co. v. Wohlgemuth
В 1962 г. разработчик
космического костюма ушел к
конкуренту, а его работодатель не
заключил covenant non-compete.
4

5. PepsiCo v Redmond 1995
Как бы работник не старался,
он/она неизбежно будет
использовать и раскроет
коммерческую тайну
предыдущего работодателя.
5

6. Доктрина Inevitable Disclosure
Освобождает от обязанности
доказывать факт
использования и раскрытия
коммерческой тайны
независимо от NDA и
действия non-compete
clause в отношении работника.
6

7. Whyte v Schlage Lock 2002
Cуд Калифорнии отверг
применение доктрины Inevitable
Disclosure, как противоречащей
публичному порядку.
7

8. Defend Trade Secrets Act 2016:
any injunction to prevent trade
secret misappropriation may not
“prevent a person from entering
into an employment relationship”
8

9. Molon Motor v. Nidec Motor 2017
(1) уровень конкуренции между
бывшим и новым работодателем;
(2) должность работника у
нового работодателя;
(3) меры, которые принял новый
работодатель, чтобы не
допустить использование и
раскрытие работником КТ.
9

10. Почему это важно украинскому ІТ?
(1) если украинский ІТ бизнес в лице
американской компании нанимает местного
работника, который ранее работал у
конкурента и владеет КТ;
(2) если украинский ІТ бизнес в лице
американской компании увольняет
работника, который владеет КТ;
(3) если в контракте применяется право
США и американский заказчик запрещает
оказывать услуги его конкурентам.
10

11. Почему это важно украинскому ІТ?
Две ситуации:
(1) когда работники украинской
компании, разрабатывая софт для
закзачика, приобрели опыт и знания
в новой индустрии;
(2) когда работникам стала известна
КТ заказчика и они могут
использовать её при оказании услуг
его конкурентам.
11

12. Почему это важно украинскому ІТ?
Если американский заказчик
указал перечень КТ, которую он
передает исполнителю,
фактические её передал, ссылка
на Inevitable disclosure не
облегчит доказывание.
12

13. Запрет работать на конкурента в
Германии
Запрет работать на конкурента
после прекращения трудовых
отношений действителен только
если он согласован в письменной
форме на срок не более 2-х лет и
выплачивает бывшему работнику
не менее 50% его дохода на весь
срок запрета, включая комиссии и
бонусы.
13

14. Договор о подготовке работника
Работодатель оплачивал обучение и
проф.подготовку работника с целью
исполнения трудовой функции, а
работник обязался использовать
приобретенные знания и навыки во
время работы у истца не менее 3-х лет.
http://reyestr.court.gov.ua/Review/70346783
14

15. Признать недействительным условие
Работник обязуется на протяжении 3
лет после увольнения, не работать
и не проводить деяльность, которая
будет конкурентной по отношению
к услугам ответчика, без письменного
согласования с ним.
http://reyestr.court.gov.ua/Review/67731001
15

16. Запретить работать на конкурента?
Обязательство работника не
выполнять на протяжении 3-х
лет после увольнения работу,
конкурентную по отношению к
ответчику, без его согласия, не
противоречит ч.3 ст. 21 КЗоТ.
Это не ограничивает истца после
прекращения трудовых
отношений исполнять любую
другую работу.
16

17. Илларион Томаров
Советник, руководитель
практики интеллектуальной собственности
АО «ЮФ Василь Кисиль и Партнеры»
17
Leonardo Business Centre
17/52-A B. Khmelnytskoho St.
Kyiv 01030 Ukraine
E: vkp@vkp.ua
Т: +380 (44) 581 77 77
F: +380 (44) 581 77 70
www.vkp.ua