Software patent

ИЛЛАРИОН ТОМАРОВ
Старший юрист,
Руководитель IP практики 13 июня 2016 г.
SOFTWARE PATENTS:
BREAKING BAD IN USA & EU

Метод стрижки волос
SOFTWARE PATENTS: BREAKING BAD IN USA & EU
Метод игры в блэк-джек Телефон и система для
ввода данных
сообщения в базу
данных

Метод стрижки волос
Попытка получить
патент закончилась
решением суда об
отказе
Решение суда
Метод игры в блэк-джек
Попытка получить
патент закончилась
решением суда об
отказе
Решение суда
Телефон и система для
ввода данных
сообщения в базу
данных
Патент отменен
решением суда

Patent concerns a system to hedge energy
prices using weather projections:
1. “A technical innovation is patentable, a
business innovation is not”, and
2. “Simply putting a business method or
scheme into a computer is not patentable
unless there is an invention in the way in
which the computer carries out the
scheme or method”.
General approach in Bilski v Kappos 2010

В торговле ценными бумагами, когда две стороны
договариваются о сделки часто существует
промежуток времени между моментами
заключения договора и осуществления
фактической торговли.
Для снижения рисков, стороны часто используют
третью сторону (клиринговый дом) для проверки
способности сторон выполнить сделку.
ALICE CORP. v. CLS BANK

Alice Corp. (Alice) - австралийская компания, которая
владеет рядом патентов (5,970,479; 6,912,510;
7,149,720; 7,725,375): компьютеризированая схема для
снижения риска сделки с помощью посредника.
CLS Bank (CLS) использует в банковской деятельности
аналогичное программное обеспечение, применяя
инструмент гарантирования от третьих сторон.
В 2007 году CLS подал иск о признании патентов Alice
недействительными, а Alice подала встречный иск о
нарушение прав на патенты.

Верховный Суд США в решении по делу от 19 июля
2014 г. признал патенты Alice недействительными
как такие, что не отвечают условиям охраны (patent-
ineligible concept).
Суд увидел в них попытку монополизировать
применение абстрактной идеи заключения сделки
с помощью посредника.
Суд установил ДВА критерия для проверки
патентоспособности SOFTWARE:

1) абстрактная идея заключения сделки с
помощью посредника.
Патенты Alice описывают концепцию
заключения сделки с помощью посредника,
то есть использование третьей стороны для
снижения рисков сделки.
Заключение сделки с помощью посредника
является «фундаментальной экономической
практикой долгое время и широко
распространенной в торговле».

2) объект, который требует
использования компьютера, не
превращает абстрактную идею в
изобретение, подлежащее охране.
Патенты Alice повторяют идею
заключения сделки с помощью
посредника при использовании
компьютера.
Они не улучшают функционирование
компьютера (hardware) или любой
другой технологии.

Заявить абстрактную идею, путем
добавления слова «применять»
недостаточно для получения
охраны на патент.
Абстрактная идея с добавлением
слов «применять её с помощью
компьютера» приведет к тому же
негативному результату.

DDR Holdings v. Hotels.com - некоторые
программы все же могут быть
запатентованы.
DDR Holdings (DDR) владелец двух патентов
(6,993,572 и 7,818,399): способ
генерирования комбинированной веб-
страницы, которая включает в себя
определенные визуальные элементы веб-
сайта с содержанием информации от
стороннего продавца.
DDR Holdings v. Hotels.com

Создание новой веб-страницы позволяет посетителю
сайта быть в двух местах одновременно.
При клике на гиперссылку на веб-сайте (реклама от
стороннего продавца), вместо того, чтобы
перенаправлять посетителя на сайт продавца, система
генерирует и направляет посетителя на веб-страницу,
которая отображает информацию о продукте продавца,
но сохраняет внешний вид первичного веб-сайта.
Технический результат: веб-сайт сохраняет трафик
посетителей при показе продуктов стороннего продавца.

Исторически сложилось, что добавление
физической машины, такой как компьютер, к
заявкам, которые включают абстрактную идею
было достаточным, чтобы пройти тест на
патентноспособность.
Но так было в эпоху до Alice, а настоящее дело
рассматривается в эпоху post-Alice.

Заявляемая система изменяет нормальную
работу в Интернете, так что посетитель
направляется на «веб-страницу, которая
представляет информацию о продукте от
третьей стороны, сохраняя визуальный внешний
вид и элементы первичного веб-сайта».
Судья пришел к выводу, что, заявленное
изобретение «не просто рутина или обычное
использование Интернета» и не является
абстрактной идеей.

Internet Patents Corp. v. Active Networks, Inc.
Internet Patents - владелец патента, который
описывает веб-браузер с функцией хранения
«истории» того, что пользователь ввел в веб-форме,
даже если эта информация еще не была отправлена.
Если пользователь покидает веб-форму и
возвращается обратно, сохраненную историю можно
использовать в веб-форме.
Технический результат: пользователю не придется
повторно вводить информацию, которую он ранее
предоставил.
Internet Patents v. Active Networks

Суд, применив 2 критерия Alice признал патент
недействительным:
Характер заявленного изобретения является
абстрактной идеей: идея сохранения
информации при навигации в онлайн-форме.
Попытка выдать «функциональную кнопку
браузера «вперед и назад» за новое
техническое решение провалилась.

Предложенная интерпретация IPC
«сохранения состояния/истории» описывает
эффект или результат отделено от любого
метода, с помощью которого сохранение
состояния осуществляется после активации
значка.

Enfish, LLC v. Microsoft Corp.
Enfish, LLC подал в суд на Microsoft,
утверждая, что Microsoft нарушила два
его патента 6151604 и 6163775, которые
улучшают поиск и обеспечивают
синхронизацию между колонками:
названия колонок вводятся в строки
таблицы, и потом таблица автоматически
размещает информацию
соответствующую названию колонок.

Суд признал патенты Enfish действительными:
1) они направлены на улучшение того, как
работают компьютеры, в виде автореферентной
таблицы, указывая на конкретные преимущества
заявленного изобретения по сравнению с
традиционными базами данных: повышенная
гибкость, более быстрое время поиска, а также
меньшие требования к памяти.
2) решение не относится к абстрактной идее
согласно первому критерию Alice, потому суд не
проводил анализ второго критерия.

Interim Eligibility Guidance Quick Reference Sheet
Nature-Based Product Examples
Abstract Idea Examples
Memorandum - Formulating a Subject Matter
Eligibility Rejection and Evaluating the Applicant's Response
to a Subject Matter Eligibility Rejection
Subject Matter Eligibility Examples: Life Sciences
Subject Matter Eligibility Court Decisions
Memorandum - Recent Subject Matter Eligibility Decisions
(Enfish, LLC v. Microsoft Corp. and TLI Communications LLC
v. A.V. Automative, LLC)
Interim Guidance on Subject Matter Eligibility (USA)

Amazon.com’s Patent – the “1-Click” online
purchasing process
Они судились с Barnes and Noble и
лицензировали Apple.
Однако в ЕС им отказали – слишком очевидное
решение! http://www.epo.org/law-practice/case-
law-appeals/pdf/t071244eu1.pdf
Business Method Patents in Europe

Условия получения патента на бизнес-методы в EPO:
1) изобретение должно неочевидным способом
решать техническою проблему;
2) техническое решение не должно быть очевидным.
EPO допускает, что техническою проблему можно
найти даже в бизнес-методах и решение может
быть выполнено в программном обеспечении.
EPO использует подход «проблема и решение».
Business Method Patents in Europe

1) разделение заявки на «технические» характеристики
и другие «не технические» характеристики.
2) нетехнические характеристики считаются частью
уровня техники;
3) поиск различий между уровнем техники и
изобретением: если отличий нет – заявка считается не
новой и отклоняется;
4) если различия есть, но не технические – отказ на
основании отсутствия изобретательского уровня;
5) объяснить почему «технические» характеристики
изобретения неочевидны специалисту.
Подход «проблема и решение»:

Автоматизированный способ контроля акций или способ
продажи музыки через Интернет может быть
патентоспособным, если он содержит новые и неочевидные
технические особенности, которые выполнены в методе.
Эти соображения применимы к новым финансовым продуктам
или схемам (например, методы налоговой оптимизации),
которые считаются EPO «методами ведения бизнеса».
Чтобы получить патент, новые и неочевидные технические
характеристики не должны зависеть от финансового контекста.
Что может быть техническими характеристиками?

Новые патенты Amazon порадуют любителей селфи и
покупок.
Вместо Touch ID и отпечатков пальцев – для идентификации
по лицу пользователя, Вам предлагают подмигнуть тем
самым подтвердив, что это не фото, а живой человек.
Выдержит ли это патент проверку EPO?
Examination of computer-implemented inventions at the
European Patent Office with particular attention to computer-
implemented business methods
Что может быть техническими характеристиками?

Благодарю за внимание!
Илларион Томаров
Старший юрист, руководитель IP практики
ETERNA LAW
Sophia Business Center
6 Rylskiy lane
Kyiv 01601, Ukraine
T: +38 (044) 490 70 01
F: +38 (044) 490 70 02
tomarov@eterna.law
www.eterna.law

Software patent

More Related Content

Similar to Software patent

More from Mary Prokhorova

Software patent