Конференція «Теорія і практика судової експертизи в сфері інтелектуальної власності в епоху реформ».

1. Вікторія Сопільняк,
адвокат,
Патентний повірений України,
Партнер Патентно-юридичної
Агенції
«Дубинський і Ошарова»
DOUBINSKY & OSHAROVA
Patent and Law Agency
Практика розгляду судових справ щодо
“фармацевтичних” об’єктів права
інтелектуальної власності
в контексті застосування спеціальних
знань

2. Практика застосування господарськими
судами спеціальних знань
 п. 1 ст. 41 ГПК
 Постанова пленуму ВГСУ від 23.03.2012 № 5 "Про деякі
питання практики призначення суд. експертиз у справах зі
спорів, пов'язаних із захистом права ІВ" п. 1.4, 1.5, 3.1;
 Постанова пленуму ВГСУ від 17.10.2012 № 12 "Про деякі
питання практики вирішення спорів, пов’язаних із
захистом прав ІВ“ п. 65;
 Оглядовий лист ВГСУ від 15.07.2010 № 01-08/415 "Про
практику застосування господарськими судами
законодавства про захист прав на об'єкти ПВ".

3. Закон про внесення змін до ГПК України та інших
Кодексів (зареєстрований у ВР України 23.03.2017 за №
6232)
У новій редакції ч 1 ст. 100 ГПК передбачено, що:
«Суд за клопотанням учасника справи або з власної
ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності
таких умов: для з'ясування обставин, що мають значення
для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж
право, без яких встановити відповідні обставини
неможливо»

4. Практика
Рішенням Солом'янського рс м. Києва від 10.12.2015 у
справі № 760/2435/14-ц, відмовлено в задоволенні позову про
визнання недійсним свідоцтва України № 136910 на ТМ для
споріднених товарів 5 класу МКТП.
. Позначення, що наносить на
товар позивач
Відповідачем_2 та третьою особою
зареєстрована ТМ за свідоцтвом
України № 136910

5. Практика
Рішенням гс м. Києва від 15.03.2012 у справі № 20/367
відмовлено в задоволенні позову про заборону відповідачам
використовувати позначення–упаковку лікарського засобу.
. Зареєстровані позивачем ТМ Упаковка лікарського засобу
«Панкреатин-Здоров’я», що
використовує відповідач
Свід-во
№41823
Свід-во
№ 1824
Свід-во
№ 2166

6. Іноземний досвід: Велика Британія
 Претензії щодо порушення ТМ можуть бути подані до:
Високого суду, Суду з інтелектуальної власності підприємств
(IPEC), окружних судів.
 Закон про ТМ 1994 року реалізує Директиву ЄС щодо ТМ.
 Національні закони.
 Як засіб доказування передбачені показання експертних
свідків.
 Допустимість експертних доказів у спорах щодо ТМ:
докази щодо того, як працює бізнес (наприклад, спосіб продажу
або надання товарів та послуг), особливо в спеціалізованих
сферах. Проте, суд навряд прийме до розгляду експертні докази
з питань схожості до ступеня змішуваності, несправедливості
переваги або збитковості для раніше зареєстрованого знака.

7. Іноземний досвід: Німеччина
 Органи пов’язані з правми на ТМ: Німецьке відомство по
патентам и товарним знакам (PTO), Федеральний патентний суд,
цивільні суди, Управління інтелектуальної власності ЄС (EUIPO),
Суд Європейського Союзу.
 У німецькому процесуальному праві визнаються п'ять видів
доказів: документи, показання свідків та експертів, візуальний
огляд, допит сторін.
 Якщо оспорювана ТМ є схожою, а не ідентичною, питання
достатнього ступеня подібності є рисою, яку суд визначає на
основі власної кваліфікованості і спеціальних знань. Таким чином,
суд повинен розглянути середньостатистичного споживача або, в
разі необхідності, конкретну аудиторію, на яку націлена ТМ.
Рідко суд може прийняти рішення про призначення експерта-
свідка для оцінки розуміння споживачем оспорюваної марки.

8. Іноземний досвід: США
 Федеральний закон 15 USC §§ 1051 (закон Ленхема), та інші
державні та загальні закони.
 Закон Ленхема – права протидії щодо порушення зареєстрованих
і незареєстрованих марок, введення в оману, кіберсквотингу.
 Позови можуть подаватись як у федеральний, так і в державний
суд (більшість позовів щодо ТМ подається до федеральних судів).
 Федеральні правила про докази передбачають введення у
цивільний процес свідка-експерта, якщо наукові, технічні або інші
спеціальні знання допоможуть судді та присяжним зрозуміти докази
або визначити основний факт у спірному питанні (правило 702).
 Відмінність між експертом та свідком: 1) експерт дає висновок,
виведений із фактів, що сприймаються ним – “докази думки”
(evidence of opinion), про які він міг бути проінформований будь-ким
іншим; 2) свідок проінформований про докази, які є його особистим
знанням фактів.

9. Дякую за увагу!
Tel: (380 44) 490-54-54
Fax: (380 44) 490-54-60
e-mail: vsopilnyak@iplaw.com.ua
URL: www.iplaw.com.ua
DOUBINSKY & OSHAROVA
Patent and Law Agency