Utile sintesi mercato del software di seconda mano

1. P4I – PARTNERS4INNOVATION
LA CEDIBILITÀ DEL SOFTWARE
GABRIELE FAGGIOLI
OTTOBRE 2016

2. P4I – PARTNERS4INNOVATION
I programmi per elaboratore
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 Cos’è un programma per elaboratore per il nostro ordinamento giuridico.
La legge n° 633/1941.
Articolo 1: Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere
creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,
all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di
espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere
letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere
letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399,
nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale
costituiscono una creazione intellettuale dell'autore
(l’inserimento nella L.d.A. dei programmi per elaboratore è avvenuta nel 1992 con il
d.lgs 518)
Articolo 2: In particolare sono comprese nella protezione: omississ 8) i programmi per
elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di
creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla
presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di
un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine
programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del
programma stesso.

3. P4I – PARTNERS4INNOVATION
I programmi per elaboratore
I diritti previsti dalla legge n° 633/1941 sui programmi per elaboratore.
Articolo 64 bis (attività riservate):
Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti
esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore
comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
•a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del
programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella
misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la
trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una
riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei
diritti;
•b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione
del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne
risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
•c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del
programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita
di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del
titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta
copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore
locazione del programma o di una copia dello stesso
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4. P4I – PARTNERS4INNOVATION
I programmi per elaboratore
 Articolo 110:
La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.
 Articolo 171-bis (modificato con l. 248/2000):
Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore
o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o
imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non
contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto
alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque
milioni a lire trenta milioni (da € 2.500 a € 15.000 circa). La stessa pena si applica
se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la
rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un
programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di
reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
L’art. 171-bis della L.A. è tra i reati rilevanti ai sensi del d. lgs. 231/01
 Art. 174-bis
Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella
presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio
del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione.
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5. P4I – PARTNERS4INNOVATION
Il principio di esaurimento del diritto di distribuzione
nell’ordinamento comunitario
• Risulta codificato all’art. 4 lett. c della Direttiva 91/250/CEE e all’art. 4, paragrafo 2
della Direttiva 2009/24/CE in materia di tutela giuridica dei programmi per elaboratore.
• Risponde ad una ratio di bilanciamento tra gli opposti principi di esclusività dei
diritti di proprietà intellettuale ed industriale, da un lato, e di libera circolazione
di beni e servizi all’interno dello spazio comunitario, dall’altro.
• Una volta che una copia di un’opera protetta ai sensi della normativa sul diritto
d’autore viene posta in commercio per la prima volta, tale prima vendita esaurisce il
diritto di controllo esercitabile dal titolare sulla successiva distribuzione della
copia medesima (vale a dire, i successivi passaggi di proprietà sulla stessa).
• Infatti, all’atto della prima vendita, il titolare ha già soddisfatto il monopolio di
sfruttamento dell’opera che gli è appannaggio, cioè il diritto esclusivo di effettuare
o autorizzare qualsiasi forma di distribuzione, fermo comunque il divieto
dell’acquirente di farne delle copie.
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6. P4I – PARTNERS4INNOVATION
La sentenza della Corte di Giustizia UE del 3 luglio 2012
Con la recente sentenza del 3 luglio 2012, nella causa C-128/11 UsedSoft c. Oracle,
avente ad oggetto l’interpretazione degli articoli 4 par. 2 e 5 par. 1 della direttiva
2009/24/CE, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa con riguardo alla
portata della protezione giuridica offerta dal diritto comunitario agli autori di programmi
per elaboratore.
E’ stato affrontato il tema della commercializzazione delle licenze «usate» di software
scaricato via internet ed il connesso esaurimento del diritto di distribuzione previsto
a favore del titolare del diritto d’autore.
In breve, questi i quesiti affrontati dalla Corte:
 La licenza mediante la quale Oracle concede ai propri clienti il diritto di utilizzazione
dei propri software può essere giuridicamente qualificata come una vendita, con
conseguente trasferimento a titolo definitivo della proprietà del software che ne
costituisce oggetto in favore dell’acquirente?
 In caso di risposta positiva, la vendita così configurata comporta, ai sensi della
direttiva 2009/24, un esaurimento del diritto di distribuzione del produttore, talché
questi, una volta ceduto senza limitazioni di durata il diritto di proprietà sul proprio
software, non può più condizionarne la successiva circolazione?
 Il principio dell’esaurimento del diritto di distribuzione previsto dalle normative
comunitarie trova applicazione esclusivamente in relazione alla distribuzione di
copie tangibili - cioè incorporate su supporti fisici – ovvero anche in relazione
alla circolazione “liquida” del software, tipicamente a mezzo di download del
programma via Internet?
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7. P4I – PARTNERS4INNOVATION
 La prassi contrattuale in materia evidenzia il ricorso a:
• Accordi mediante i quali il titolare dei diritti sul software cede ad altri, dietro
versamento di un corrispettivo, talora a carattere periodico, il diritto di utilizzare il
programma per un certo periodo di tempo. In virtù di essi, il licenziatario non
acquista la proprietà del software, ma la sola facoltà di utilizzazione o sfruttamento
economico dello stesso, secondo i termini, le modalità e le condizioni stabilite nel
contratto di licenza.
• Accordi che prevedono la cessione a titolo definitivo, irrevocabile ed esclusivo di
un diritto di utilizzazione del software uti dominus, avverso la corresponsione di un
corrispettivo unitariamente considerato e versato una tantum.
 In relazione a questi ultimi ci si chiede se, al di là del nomen iuris attribuito
all’operazione negoziale dalle parti, l’accordo di licenza possa essere qualificato come
compravendita, avuto riguardo agli effetti traslativi del contratto, al termine di
durata e alle modalità di determinazione e corresponsione dei corrispettivi.
 Anche la Corte si è diffusamente soffermata sulla corretta interpretazione del concetto
di «vendita» di cui alla normativa comunitaria in materia di programmi per elaboratore.
Posto infatti che, per espressa previsione normativa, il principio di esaurimento si
applica alla «prima vendita», la Corte si è chiesta se, e a quali condizioni, il rapporto
contrattuale intercorrente tra il titolare del diritto d’autore ed il cliente che, su sua
autorizzazione, proceda a download via internet di una copia del programma possa
essere qualificato come «prima vendita» ai sensi dell’art. 4, paragrafo 2 della Direttiva
2009/24.
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La natura giuridica degli accordi di licenza

8. P4I – PARTNERS4INNOVATION
La natura giuridica degli accordi di licenza:
l’interpretazione della Corte
 La Corte adotta una nozione particolarmente ampia di “vendita”, volta a ricomprendere
“tutte le forme di commercializzazione di un prodotto caratterizzate dalla concessione
di un diritto di utilizzare una copia di un software, per una durata illimitata, a fronte
del pagamento di un prezzo diretto a consentire al titolare del diritto d’autore di
ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia
dell’opera di cui è proprietario” e quindi, in ultima analisi, dirette a trasferire il diritto
di proprietà sulla copia medesima.
 A parere della Corte, le operazioni di download gratuito del software e di
successiva stipulazione di un accordo di licenza d’uso con la software house che
lo produce, pur se temporalmente dissociate, devono essere considerate come un
momento unitario ed indissociabile, volto a trasferire la proprietà del
programma di cui trattasi.
 La Corte precisa che l’esistenza di una cessione del diritto di proprietà trasforma
l’atto di “messa a disposizione del pubblico” (che di per sé non darebbe luogo ad
esaurimento) in “atto di distribuzione”, che dà luogo ad esaurimento del relativo
diritto esistente in capo all’autore al momento della prima vendita.
 In mancanza di una interpretazione estensiva della nozione di vendita verrebbe
compromesso lo stesso effetto utile del principio di esaurimento, posto che ai
fornitori sarebbe sufficiente qualificare il contratto di cessione come “licenza”, anziché
come “vendita”, per aggirare e svuotare di contenuto la regola dell’esaurimento.
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9. P4I – PARTNERS4INNOVATION
L’ambito di applicabilità del principio di esaurimento del
diritto di distribuzione
 L’esaurimento del diritto di distribuzione riguarda unicamente beni tangibili – come
sostenuto da Oracle – o si estende anche alle copie immateriali di software
scaricate via internet?
 La Corte stabilisce che non vi è alcuna differenza tra la vendita della copia di un
programma su supporto fisico e quella tramite download autorizzato , motivando la
decisione sulla base di:
• Un’argomentazione di carattere letterale: la direttiva 2009/24, riferendosi
indistintamente alla “vendita della copia di un programma”, non autorizza alcuna
distinzione a seconda della forma tangibile od intangibile della copia medesima.
• Un’argomentazione di carattere sistematico: limitare l’applicazione del principio di
esaurimento alle sole copie di programmi vendute su supporto tangibile consentirebbe
al titolare del diritto d’autore di controllare la rivendita delle copie scaricate via internet
e di pretendere in occasione di ogni rivendita, una nuova remunerazione,
laddove la prima vendita della copia avrebbe già consentito al titolare stesso di
ottenere una remunerazione adeguata. Questa restrizione alla rivendita di copie di
programmi per elaboratore scaricati via internet andrebbe al di là di quanto è
necessario per tutelare l’oggetto specifico della proprietà intellettuale: il titolare
otterrebbe una remunerazione multipla per lo stesso prodotto già remunerato
sufficientemente con la prima vendita.
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10. P4I – PARTNERS4INNOVATION
La cessione della licenza usata: i rapporti tra il principio di esaurimento
del diritto di distribuzione ed il diritto di riproduzione spettante all’autore
 Anche il secondo acquirente mediante download di licenze usate, al pari di ogni
successivo acquirente,
dovrà quindi essere qualificato come “legittimo acquirente” ed, in quanto tale, godrà del
diritto di diritto di cui all’art. 5 paragrafo 1 della Direttiva 2009/24, stante il quale – fermo il
diritto esclusivo di effettuare ed autorizzare la riproduzione del programma spettante
all’autore della stessa e salvo pattuizioni contrattuali specifiche – la riproduzione del
software non è soggetta ad autorizzazione da parte del titolare del diritto d’autore
quando la stessa sia necessaria a consentire al legittimo acquirente di utilizzare il
programma in modo conforme alla sua destinazione.
 Pertanto, in caso di rivendita di una copia del software da parte del primo acquirente, il
secondo acquirente potrà procedere a download della copia corretta ed aggiornata dal
sito internet del titolare del diritto d’autore, poiché tale download costituisce la
riproduzione necessaria del programma che consente al nuovo acquirente di
utilizzare lo stesso in modo conforme alla sua destinazione.
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11. P4I – PARTNERS4INNOVATION
Le conclusioni della Corte di Giustizia
Il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore è esaurito
qualora il titolare del diritto d'autore
che abbia autorizzato il download della copia su un supporto informatico via
Internet
abbia parimenti conferito il diritto di utilizzare la copia stessa, senza limitazioni di
durata
a fronte del pagamento di un prezzo
diretto a consentirgli l'ottenimento di una remunerazione corrispondente al valore
economico della copia dell'opera di cui è proprietario
 In caso di rivendita di una licenza di utilizzazione che implichi la rivendita di una copia
di un programma per elaboratore scaricata dal sito Internet del titolare del diritto
d'autore, licenza che era stata inizialmente concessa al primo acquirente dal
titolare medesimo senza limitazione di durata ed a fronte del pagamento di un
prezzo diretto a consentire a quest'ultimo di ottenere una remunerazione
corrispondente al valore economico della copia della propria opera, il secondo
acquirente della licenza stessa, al pari di ogni suo acquirente successivo, potrà
avvalersi dell'esaurimento del diritto di distribuzione previsto dall'articolo 4,
paragrafo 2, della direttiva medesima e, conseguentemente, potrà essere considerato
quale legittimo acquirente di una copia di un programma per elaboratore, ai sensi del
successivo articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, beneficiando del diritto di
riproduzione previsto da quest'ultima disposizione.
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12. P4I – PARTNERS4INNOVATION
I requisiti per la cedibilità del software: cancellazione della copia
per l’acquirente iniziale e divieto di scissione
 L’acquirente iniziale che proceda alla rivendita di una copia tangibile o intangibile
di un software per il quale il diritto di distribuzione appartenente al titolare del diritto
d’autore sia esaurito deve rendere inutilizzabile la propria copia al momento della
rivendita, al fine di evitare la violazione del diritto esclusivo di riproduzione
spettante all’autore del software medesimo.
 Solo in tal modo, infatti, viene evitata l’immissione in commercio di un numero
di esemplari del programma superiore a quelli originariamente ceduti dal
titolare, il cui diritto di distribuzione, sotto il profilo del controllo in ordine alla
quantità delle licenze commercializzate, viene così preservato.
 Da tale postulato, la Corte deriva anche il principio di inscindibilità della licenza, alla
stregua del quale, qualora la licenza acquisita dall’iniziale acquirente preveda un
numero di utenti superiore alle sue esigenze, questi, per effetto della regola
dell’esaurimento non sarà comunque legittimato a scindere la licenza e a
rivendere unicamente il diritto di utilizzare il programma corrispondente ad un
numero di utenti da egli stabilito. La cessione riguarda perciò la licenza in toto.
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13. P4I – PARTNERS4INNOVATION
Le criticità del divieto di scissione dei pacchetti mutilicenza
sancito dalla Corte di Giustizia
Il principio di inscindibilità dei pacchetti multilicenza:
• Dal punto di vista giuridico, non costituisce tanto derivazione del diritto di
riproduzione spettante all’autore (che, peraltro, viene limitato dall’opposto
diritto del legittimo acquirente a riprodurre l’opera, nella misura in cui ciò sia
necessario a garantirgli un uso del programma conforme alla sua destinazione),
quanto piuttosto emanazione di un atteggiamento equitativo della Corte, rispondente
all’esigenza di prevenire possibile condotte speculative in danno dei vendor.
• La Corte afferma che le operazioni congiunte di scaricamento mediante download e
conclusione di un accordo di licenza trasferiscono il diritto di proprietà sulla copia
del software e, quindi, il diritto di disporne liberamente; ma tale affermazione è
incompatibile con il divieto di dismettere e rivendere, anche se solo in parte, l’oggetto
dell’iniziale compravendita.
• In ultima analisi, la cessione delle sole utenze eccedenti le necessità del
venditore, contestualmente alla cancellazione definitiva, irreversibile e
verificabile delle utenze cedute, non lede in alcun modo i diritti del titolare del
software, poiché non comporta un incremento del numero complessivo di
legittimi fruitori dello stesso.
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14. P4I – PARTNERS4INNOVATION
L’interpretazione del divieto di scissione
data dalla giurisprudenza tedesca
• Il caso riguardava la successiva rivendita di alcune licenze facenti parte di un
pacchetto Volume di 40 licenze complessive.
• I giudici tedeschi sanciscono il principio per cui la rivendita di licenze singole
originariamente acquisite nell’ambito di contratti multilicenza non induce
necessariamente a ritenere che, nella fattispecie sottoposta alla loro attenzione, si sia
verificata una scissione illecita.
• Non viene messa in discussione la regola della inscindibilità della licenza
sancita dalla CGUE, ma ne viene data una specifica interpretazione,
strettamente ancorata al principio per cui la successiva rivendita di un software
usato non può implicare, contro la volontà del titolare dei diritti d’autore, un
incremento del numero di copie del programma originariamente immesso in
circolazione.
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Corte d’Appello di Francoforte sul Meno, 18 dicembre 2012 (causa UsedSoft c. Adobe)

15. P4I – PARTNERS4INNOVATION
L’interpretazione del divieto di scissione
data dalla giurisprudenza tedesca
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Corte d’Appello di Francoforte sul Meno, 18 dicembre 2012 (causa UsedSoft c. Adobe)

16. P4I – PARTNERS4INNOVATION
L’interpretazione del divieto di scissione
data dalla giurisprudenza tedesca
In ultima analisi, secondo la giurisprudenza tedesca, occorrerebbe distinguere tra:
• Licenze Volume, vendute in pacchetto per ragioni che attengono alle politiche di
distribuzione, marketing e scontistica adottate dalle Software House, ma che,
ciononostante, devono essere intese come licenze singole. Esse possono essere
rivendute singolarmente poiché la cessione parziale non altera il numero
complessivo di licenze commercializzato dal titolare dei diritti.
• Licenze Client/Server, archiviate sul server dell’utente, il quale acquista per tale
unica licenza un numero determinato di diritti di accesso. Ad esse si riferisce il
principio di inscindibilità sancito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europe, dal
momento che una successiva rivendita parziale del numero di utenze afferenti
tali licenze comporterebbe necessariamente una illegittima duplicazione delle
copie del software (che verrebbe permanentemente archiviato tanto sul server
del primo acquirente, quanto su quello del secondo acquirente, pur a fronte del
fatto che il numero di utenze che di esso fruiscono permanga identico).
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