1. Подходы к Регистрации
Товарных Знаков в США
Михаил Файнберг
патентный юрист США,
юридическая фирма "Арент Фокс", Нью Йорк, США
Тел. в Нью Йорке: 1-212-484-3927
Fainberg.Michael@arentfox.com

2. Что даѐт регистрация товарного знака
в США и можно ли без неѐ обойтись?
• Исключительное право на товарный знак можно приобрести
путѐм практического применения товарного знака
обладающего отличительными свойствами (distinctiveness)
• Так же исключительное право на товарный знак можно
приобрести путѐм его регистрации в Ведомстве по Патентам и
Товарным Знакам США (U.S. Patent and Trademark Office)
• Однако, в США исключительное право на использование
товарного знака остаѐтся за тем кто имеет приоритет в его
использовании, а не в регистрации

3. Что даѐт регистрация товарного знака
в США … (продолжение)
• Регистрация является конструктивным извещением
общественности о правах на товарный знак
• Регистрация является правовой презумпцией на
исключительные права на товарный знак в пределах США
• Регистрация позволяет возбуждать иски против нарушителей
прав на товарный знак на уравне федерального суда США
• Регистрационный акт в США служит основой для регистрации
данного товарного знака в других странах
• Регистрация позволяет таможенному ведомству США
остановить ввоз в страну иностранных товаров нарушающих
зарегистрированный товарный знак

4. Способы и процесс регистрации
товарных знаков в США
• Существует два типа обыкновенных заявок США (basic
applications):
– заявка основанная на намерении использовать
товарный знак (intent-to-use application)
– заявка основанная на реальном использовании
товарного знака (use application)
• Интернациональная заявка на товарный знак в
соответствии с Мадридским протоколом может быть
подана только после подачи обыкновеной национальной
заявки в США

5. Процесс регистрации товарных
знаков в США… (продолжение)
• Регистрационный процесс обыкновенной заявки включает
в себя следующие этапы:
– подготовка и подача заявки (от $1000)
– проведение экспертизы заявки с последующим одобрение
или отказом (несколько месяцев)
– в случае отказа, заявка может быть исправлена и экспертиза
повторена
– в случае повторного отказа, можно обжаловать решение
экспертизы в палату по апелляциям (Trademark Trial and
Appeal Board)
– в случае одобрения, товарный знак будет опубликован
Ведомством по Патентам и Товарным Знакам США

6. Процесс регистрации товарных
знаков в США… (продолжение)
– в течении 30 дней с момента публикации, в палату по
апелляциям можно подать возрожение против регистрации
– если возрожений не было или они не были приняты палатой по
апелляциям, то регистрационный процесс по заявке
основанной на реальном использовании товарного знака
завершѐн, и товарный знак считается зарегистрированным
– регистрационный процесс по заявке, основанной на намерении
использовать товарный знак будет закончен только тогда,
когда подающий представит письменное заявление,
подтверждающее практическое использование знака
– если по истечению 5 лет поcле регистрации никто не оспорил
или не смог оспорить права владельца товарного знака, то
этот товарный знак становиться неоспоримым

7. Как использование товарного знака
в России влияет на его регистрацию
и использование в США?
• Правовая охрана товарных знаков строго территориальна
• Предшествующее пользование товарного знака в другой
стране не влияет на его последующую регистрацию и
использование в США, за следующим исключением:
• Недобросовестные (bad faith) действия третьего лица,
препятствующие использованию товарного знака в США или
же ввозу товаров носящих бренд зарегистрированный в
другой стране, являются незаконными в США
• Примером таких недобросовестных действий является
регистрация в США товарного знака идентичного известному
бренду другой страны накануне ввоза в США товаров под
данным брендом с целью вымогательства денег

8. Оспаривание товарного знака в США
на примере бренда “Столичная”
• История использовани бренда “Столичная” в США
• Решение Российского суда
• Судебный процесс в США
• Оспариваемые вопросы
– неоспоримость бренда
(incontestability of trademark)
– мошенничество (fraud) в
связи с передачей прав на товарный
знак
– географически обманчивое использование бренда
(use of geographically deceptive mark)

9. Оспаривание товарного знака в
США …(продолжение)
– неправильное представление источника товара
(misrepresentation of the source of goods)
– нарушение авторских прав (copyright infringement)
– неосновательное обогащение (unjust enrichment)
– недобросовестная конкуренция (unfair competition)
– ложное указание происхождения товара
(false designation of origin)
• Решение суда было вынесено в пользу Американских
владельцев бренда Столичная водка
• Апелляция должна быть подана до 30 апреля с.г.