1. La transferència de tecnologia:
el contracte de llicència
Ignasi Costas
icostas@rcd-bcn.com
Barcelona, 25 de maig de 2011

2. Elements essencials dels contractes de transferència de
tecnologia
I. Modalitat de transferència de tecnologia.
II. Àmbit d’aplicació (geogràfic, temporal, material) i abast.
III. Previsió de retribució (fixa i/o variable).
IV. Protecció i defensa del coneixement.
V. Règim de les millores. Drets de preferència.
VI. No competència i confidencialitat.
VII. Responsabilitats i garanties.
VIII. Mesures de seguiment i control de l'explotació (informació, auditoria).
IX. Dret i jurisdicció aplicable.
X. Clàusules de defensa de l’interès públic.
2

3. I. Modalitats de transferència de tecnologia
A. Transmissió de la titularitat jurídica
j
+
 Transmissió íntegra de la innovació a l’adquirent, sense cap reserva a favor del
transmitent.
transmitent
B. Transmissió amb reserva de llicència
 El venedor transmet la propietat de la innovació, però es reserva un dret d’ús, habitualment
no exclusiu.
C. Llicència d’explotació
-
 El llicenciant atorga únicament un dret per a explotar la innovació, mantenint la seva
titularitat jurídica.
3

4. II. Àmbit d’aplicació i abast
 En tant què del contracte es derivi la concessió d’un dret d’explotació, caldrà delimitar tant l`àmbit
territorial, com el termini temporal pel qual es concedeix inicialment.
 A més, podran acotar-se les activitats per a les quals es podrà utilitzar la tecnologia, des d’un
punt de vista positiu o negatiu.
 Respecte l’abast de la llicència concedida, cal referir-se específicament als següents aspectes:
• Exclusivitat.
• Transmissibilitat.
• Subllicenciabilitat.
4

5. III. Previsió de retribució
 Fórmules de retribució:
• Pagament inicial (lump sum o downpayment).
g ( p p y )
• Quotes periòdiques fixes.
• Milestones: pagament per fites.
• Royalties.
5

6. IV. Protecció i defensa del coneixement
 Protecció de la tecnologia:
• Als efectes de poder protegir el seu dret exclusiu en el mercat d’ús i explotació de la
tecnologia, aquesta clàusula facultaria la part llicenciatària per protegir la tecnologia (p.ex.
sol·licitud de patent).
• Assumpció de costos de l’obtenció i manteniment del títol de protecció.
 Defensa de la tecnologia:
• Determinació de la responsabilitat de la defensa dels drets en cas de violació per part d’un
tercer.
e ce
• Manteniment i gestió de qualsevol títol de protecció obtingut.
6

7. V. Règim de les millores. Drets de preferència
 Amb ocasió del desenvolupament de la relació jurídica, poden donar-se noves evolucions dels
drets objecte de transferència, o nous productes susceptibles de protecció:
• Correcció d’errades sobre la tecnologia.
• Actualitzacions.
• Transformació – evolució.
 Per aquest motiu serà convenient establir el règim de titularitat dels resultats que es generin amb
motiu,
posterioritat a la celebració del contracte:
• Titularitat.
Titularitat
• Dret d’ús.
• Protecció dels nous resultats.
7

8. VI. No competència (cte assistència tècnica)
 Clàusula de no competència per a prevenir traspàs d’informació i del know-how als competidors.
 Clàusula de no sol·licitud en casos de col·laboració entre els treballadors de les empreses que
siguin part del contracte
contracte.
8

9. VII. Responsabilitat i garanties
Supòsits de responsabilitat:
 En cas de pèrdua de la protecció de la innovació.
 Responsabilitat derivada dels vicis de la tecnologia objecte del contracte.
p g j
 Vulneració de drets de tercers (i.e. infracció de drets de patents).
 Responsabilitat davant d'incompliment dels deures establerts a d’altres clàusules (confidencialitat,
competència, etc.).
9

10. VIII. Mesures de seguiment i control de l'explotació
(informació, auditoria)
 Per a determinar la quantia deguda en el cas de què la retribució depengui d’elements objectius
amb certa complexitat tecnològica s’acostuma a incloure la referència a experts preferiblement
tecnològica, s acostuma
independents, per a què realitzin la determinació de l’assoliment de les fites o resultats (auditoria
tecnològica).
 D’altra banda, s’acostuma a reservar-se un dret d’auditoria i control sobre els comptes i
documentació interna de la part obligada al pagament de royalties, per tal de contrastar la
informació aportada
aportada.
10

11. IX. Dret i jurisdicció aplicable
 Dret aplicable: Determinació de la normativa que regirà el compliment i els efectes del contracte
(en especial, en cas de contracte entre dues entitats amb seu a diferents països).
 Jurisdicció aplicable: Definició de la fórmula de resolució dels conflictes que no es puguin
resoldre de forma amistosa entre les parts.
11

12. X. Clàusules de defensa de l’interès públic
 Atenent a la funció pública dels centres de recerca de titularitat pública, aquests acostumen a
reservar-se determinades clàusules per a protegir l’interès públic en l’explotació de la seva
recerca:
• Dret de reversió de la tecnologia.
• Indemnitat per al centre públic en la seva explotació, excepte en cas de mala fe.
• Dret d'ús a favor del centre públic de recerca per a activitats docents i d'investigació.
• Règim de difusió i publicació dels resultats
resultats.
12

13. MOLTES GRÀCIES!!
Ignasi Costas
Av. Diagonal 593, 3a i 7a plantes
08014 Barcelona
Telf.: 93 503 48 68
Fax: 93 503 48 69
Mail: icostas@rcd-bcn.com
13