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由I pad商标案引发的企业知识产权反思 20120307
- 1. 由“ IPad 商标案” 引发的企业知识产权战略反思
— — — 从企业上市角度
商建刚 高级合伙人
2012 年 3 月
- 3. 一、 IPAD 商标案回顾
(一) IPAD 商标案始末
苹果公司、IP申请发展有限公司诉唯冠科技(深圳
)有限公司商标权权属纠纷案,于2010年4月在深圳市中级
人民法院立案。
2011年底,深圳市中级法院一审宣判,“驳回苹
果起诉,认为IPAD商标转让授权书的内容及签名盖章均是台
湾唯冠电子股份有限公司,与被告(深圳唯冠)没有关联性”。
苹果公司和IP公司不服,向广东省高级法院提出上
诉。
IPAD商标权纠纷案于2012年2月29日在广
东省高级人民法院二审开庭。目前仍在审理阶段。
- 4. (二)双方主张
1 、苹果公司主张
唯冠控股、唯冠电子股份有限公司和被告深圳唯冠已
同意转让所有商标(包括涉案商标)给原告 IP 公司。被告也同意
将涉案商标列入书面协议和签署相关协议。原告 IP 公司已经完全
支付了转让所有商标的对价。被告应当履行将涉案商标转让给原
告 IP 公司的义务。原告 IP 公司将依协议取得的所有商标的全部
权益转让给原告苹果公司。
2 、深圳唯冠主张
被告从未授权任何人转让 IPAD 商标,原告与台湾唯冠
电子股份有限公司之间的协议对被告不产生任何约束力,原告与
台湾唯冠电子股份有限公司之间买卖第三人的商标,其主要过失
在于原告方,原告苹果公司不是本案的适格主体,表见代理不成
立。
- 5. (三)本案焦点
IP公司与深圳唯冠公司是否形成商标转让,以及深
圳唯冠是否受商标转让协议的约束?表见代理能否成立?
(四)一审法院观点
1 )IPAD商标转让授权书的内容及签名盖章均是台湾唯
冠,与被告(深圳唯冠)没有关联性,且被告事后未追认。
------ 商标转让协议对被告无约束力
2 )商标转让协议不是被告与原告订立,而是台湾唯冠与 IP
公司订立,有明确相对人;被告未书面委托或授权台湾唯冠以及
麦世宏代其与 IP 公司谈判或订立商标转让协议, IP 公司无理由
相信麦世宏对被告有代理权。不符合《合同法》第四十九条“表
见代理”的规定。
------ 表见代理不成
立
一审法院判决:驳回两原告苹果公司和 IP 公司的诉讼请求。
- 6. (五)本案特点
1 )五方当事人
深圳唯冠、台湾唯冠、苹果公司、 IP 公司、八家债权人银
行 和债权人台湾富邦保险。
2 )五个战场
深圳 ------ 商标权属纠纷、债权人富邦保险对深圳唯冠的
破 产清算申请
北京 ------ 商标撤销三年不使用(受理中)
上海 ------ 禁售 iPad 申请(驳回申请,中止诉讼)
香港 ------ 法院判决确认唯冠违约,但未解决 ipad 商标
归属
美国 ------ 唯冠向美国法院提告苹果欺诈
3 )法律关系复杂
涉及主体众多、横跨多个法域等。
- 7. (六)专家观点
表见代理不成立,苹果公司商标侵权成立。
(七)本案引发的思考
1 )保护商标商誉还是商标的注册权益?
2 ) IPAD 是否已成为通用名词?
3 )深圳唯冠有无滥用其权利?在后使用人的权益如何保护
?
(类似情形:乔丹体育 VS 美国乔丹)
4 )苹果公司在本案中最大的失误?
5 )是否存在反向商标混淆问题?
6 )多家唯冠法人代表杨荣山的多重身份对本案的影响?
(八)本案涉及法规
《合同法》、《民事诉讼法》、《最高院关于民事诉讼证据
的若干规定》、《商标法》、《商标法实施细则》等。
- 8. 二、企业无形资产的界定
“ 资产评估准则——无形资产 财会
[2001]1051 号”中关于无形资产的界定:
无形资产,是指特定主体所控制的,不具有实物形态,
对生产经营长期发挥作用且能带来经济利益的资源。
无形资产分为可辨认无形资产和不可辨认无形资产。可辨
认无形资产包括专利权、专有技术、商标权、著作权、土地使用
权、特许权等;不可辨认无形资产是指商誉。
- 9. 三、企业上市中的知识产权问题
(一)企业上市中的知识产权现状
据最新数据统计显示,仅 2010 年,国内就有 61 家上
市公司因知识产权信息披露问题,在上市途中遇阻被否。
如 2010 年 12 月 28 日,金运激光(武汉金运激光股
份有限公司)创业板首发申请成功过会,但其上市一事却因大族
激光科技股份有限公司指控其侵犯专利权的一纸诉状而搁置。回
顾过去的几年间,从苏州恒久、新大新材到高德红外等多家企业
上市遇阻,无不是因为企业自身存在的知识产权、特别是专利方
面的问题。一系列“专利门”事件表明,专利纠纷已经成为企业
上市,尤其是拟在创业板上市企业的主要问题。
- 10. (二)典型案例
1 、苏州恒久
2010 年招股说明书披露其共拥有专利 5 项,并列明了这 5
项已授权专利的信息。但事实上,这 5 项专利均因未缴年费而被
终止失效。苏州恒久因此被证监会要求核查相关问题,至今未能
上市。
苏州恒久招股说明书
专利部分摘抄
- 11. 1) ZL200420058463.5 “ 有机光导体”的法律状态
2) ZL200430054254.9 “ 有机光导体管体( 1 )”的法律状态
3) 、 4) 、 5) 也均处于相同法律状态 :均因未缴年费导致专利
权的终止。
- 12. 2 、 星网锐捷
在已获核准首次公开募股( IPO )的情况下公告称,
公司自查发现部分实用新型专利和外观专利存在因未续缴年费等
原因已被终止,亦有部分正在申请的专利审查阶段发生变化,其
法律状态与招股意向书内容存在差异,决定暂缓 A 股发行。
3 、新大新材
因与河南醒狮的专利权纠纷被暂缓上市。
4 、吉林永大
因证监会认为其与伊顿公司签署的《共用品牌许可协
议》(被授权使用世界知名电气品牌“ EATON” ),自身不具备
完整的业务体系和直面市场独立经营的能力。
- 13. 5 、山东信得科技
首发申请未获通过,原因在于该公司许可其实际控制
人潍坊信得无偿使用其所有商标 1 年,发审委认为其关联交易定
价不公允,损害了拟上市公司的合法权益。
●● ●●●●
由此可以看出, “知识产权意识淡薄,是企业在上市
过程中屡屡受挫的主要原因之一。” 拟登陆创业板的部分中小
企业在实际工作中存在“产品先行,知识产权滞后”的情况,缺
乏有效的知识产权战略,知识产权的创造、运用、保护和管理能
力薄弱,结果很有可能被竞争对手或投机分子恶意抢注,并以此
人为制造知识产权纠纷,中小企业极易因此在进入资本市场的过
程中遭遇阻滞。
- 14. 四、企业上市中的知识产权战略
(一)做好企业上市前的知识产权规划
1 、确认无形资产要素:如专利权、商标权、著作权、特许权
、商誉、技术秘密、经营秘密等。
有时上市公司名称也是不可忽略的无形资产要素:如
2003 年已获批的富通昭和,由于“昭和”二字与日本侵华时代天
皇的年号相同而被公众质疑和谴责,至今未能实现上市。
2 、确认无形资产的权利状态;
3 、规划无形资产进入上市公司的计价;
- 15. (二)真实、准确批露公司知识产权信息
------ 《证券法》第 63 条、第 67
条
典型案例:
1 、阿里巴巴
2007 年阿里巴巴赴港上市时,其招股说明书中将已经出现
的“阿里巴巴”商标争议风险,描述为“可能出现”,遭受媒体
质疑。
2 、汉王科技
南开越洋公司 2010 年 2 月 4 日发布公告,宣称
2010 年的招股说明书“故意将天津高院关于管辖权的判决说成
是南开越洋起诉被驳回,误导公众以为“汉王科技侵权纠纷已了
”。但事实真相是,天津高院并未对侵权案件本身做任何判决,
而只是通过管辖权裁定将案件转至香港仲裁。”
- 16. 3 、江汉石油钻头股份有限公司 (000852 江钻股份 )
董事会于 2008 年 5 月 29 日发布“重大诉讼公告
”披露,称因自然人幸发芬侵犯公司商业秘密一事引发诉讼,虽
然公司将侵犯商业秘密罪所涉的刑事案件,完整清晰的进行了表
达,但对于诉讼标的以及更大的知识产权民事纠纷案件却只字没
有披露。
4 、中国平安
中华人民共和国国家知识产权局在《上市公司知识
产权信息披露质量分析》中也特别提及了,中国平安 2007 年招
股说明书只是笼统地披露了截至 2006 年 9 月 30 日,公司及控
股子公司已取得注册商标共 169 项。
●● ●●●●
- 17. (三)及时批露公司知识产权信息
------ 《证券法》第 63 条、第 65 条、第 66 条、第
67 条
典型案例:
华谊兄弟
华谊兄弟 2009 年年报披露的公司商标注册情况显示
,截至报告期末 ( 指 2009 年年底 ) 公司注册或待审的商标标识“
华谊兄弟”、“ HUAYIBROTHERS” 、“ HYBROTHERS” 共计
36 件。但检索商标局官方网站发现,截至 2009 年年底,华谊
兄弟一共申请了 5l 件商标,可见华谊兄弟并未及时披露包括
2008 年 11 月即已申请的“非诚勿扰 IFYOU ARE THE
ONE” 等商标。
- 18. (四)完整批露公司知识产权信息
------ 《证券法》第 63
条
典型案例:
濮耐股份
濮阳濮耐高温材料 ( 集团 ) 股份有限公司 (002225 濮
耐股份 ) 能够及时公布企业获得专利权的信息。 2009 年 6 月 24
日该公司发布公告:该公司获得了两项发明专利; 2009 年 9 月
1 日该公司又发布公告,该公司获得国家知识产权局颁发的三项
实用新型专利证书。
相反,中国宝安集团股份有限公司 (000009 中国宝
安 )20 多个“宝安”商标因到期未续展,被国家商标局撤销,未
见该公司发布公告。深圳中恒华发股份有限公司 (000020 深华发
A) 约 10 个商标失效,也未见该公司发布公告。
- 19. (五)谨慎处理与股东的知识产权关联交
易
------ 《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露
》
根据《上海证券交易所关于上市公司收购母公司商标等无
形资产信息披露问题的通知》的规定,对于申请发行上市的公司,如
果大股东没有将商标所有权转让给股份公司,证监会要求必须采用以
下两种处理方式中的一种:
第一,在发行前大股东应将商标所有权 ( 有偿或无偿 ) 转
让给发行申请人,如果在发行前无法完成转让程序,双方在发行前应
首先到商标转让主管部门登记,随后公司在招股说明书中承诺完成期
限;
第二,对大股东授予发行申请人永久 ( 有偿或无偿 ) 商标
使用权的情况,要求大股东在招股说明书中承诺“允许发行人对商标
拥有永久无偿使用权或将商标无偿转让给股份公司;以后如果向第三
方转让,应以保证股份公司无偿使用为前提。”对已经上市的公司,
证券监管部门要求在接受大股东转让商标时,应该严格按照有关针对
关联交易的规定,请独立的财务顾问发布独立财务顾问报告并披露商
标权这项无形资产的摊销年限及对上市公司未来经营的影响等工作。
- 20. (六)妥善对知识产权进行估值
根据《首次发行股票并上市管理办法》第三十三条第
四项的规定,在主板发行股票并上市的公司,其“最近一期末无
形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产
的比例不高于 20 %”。依据这一规定,知识产权占净资产的比
重不能高于 20% ,否则就不符合在主板发行上市的条件。
但是,这一限制性规定对在创业板发行上市的公司并
没有类似的限制性规定,主要是由于在创业板发行上市的公司本
身就具有高风险、高成长性的特点。
进行估值时需关注的问题:
1 、 收益期限的设定;
2 、收益指标的选取。
- 23. 八、企业上市中涉及的知识产权法规
《上市公司信息披露管理办法》
《 《中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核工作指导
意见》 (2004 年 1 月 20 日证监发 [2004]9 号 ) ;
; 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 1 1 号——
上市公司公开发行证券募集说明书》 (2006 年 5 月 8 日证监发行字
[2006]2 号 ) ;
; 《信息披露规范第 l 号——招股说明书》 (2006 年 5 月 18 日
证监发行字 [2006]5 号 ) ;
; 财政部颁布的 2006 年《企业会计准则第 6 号——无形资产
》和配套的《企业会计准则第 6 号——无形资产应用指南》;
无形 《上海证券交易所关于上市公司收购母公司商标等无形资产信息
披露问题的通知》
披 《深圳证券交易所关于规范上市公司和关联人收购商标等无形资
产信息披露的通知》;
产信 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 28 号——创
业板公司招股说明书》(简称 28 号准则)
- 25. 商律师简介
[ 商建刚 ]
北京市大成律师事务所上海分所 高级合伙人
北京市大成律师事务所上海分所 知识产权部 副主任
上海市律师协会信息网络与高新技术专业委员会主任
上海市律师协会 律师学院 特聘教授
上海市普陀区 政协委员
联系邮箱: jiangang.shang@dachenglaw.com