美国专利商标局革新 革新促动因素 美国专利商标局设局长 Kappos 的新构想 美国案例法新进展 In re Bilski Synthes v. G.M. Dos Reis Jr. Ind. Com. De Equip. Medico 美国专利申请新进展 列举前案资料 IDS 复审 国际新进展 专利审查高速路 美国专利商标局申请 和审查时限

1. June 29, 20181
美国专利法近况
Jay Erstling
November 6, 2009
美国专利商标局革新
革新促动因素
美国专利商标局设局长 Kappos 的新构想
美国案例法新进展
In re Bilski
Synthes v. G.M. Dos Reis Jr. Ind. Com. De Equip. Medico
美国专利申请新进展
列举前案资料 IDS
复审
国际新进展
专利审查高速路
美国专利商标局申请 和审查时限

2. 美国专利法近况
Jay Erstling – Patterson, Thuente, Skaar & Christensen
2009年11月
© 2009 Patterson, Thuente, Skaar & Christensen, P.A., some rights reserved - www.ptslaw.com
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3. 议程
美国专利商标局革新
革新促动因素
美国专利商标局设局长 Kappos 的新构想
美国案例法新进展
In re Bilski
Synthes v. G.M. Dos Reis Jr. Ind. Com. De Equip. Medico
美国专利申请新进展
列举前案资料 IDS
复审
国际新进展
专利审查高速路
美国专利商标局申请 和审查时限
June 29, 20183

4. 美国专利商标局革新
June 29, 20184

5. 美国专利商标局革新
新高层
David Kappos
6th 美国商务部副部长兼美国专利商标局局长 (八月13日任职)
• 奥巴宣布提名任命
• 任期约2-4年
Sharon Barner:美国专利商标局副局长 (十月13日)
Robert Stoll: 专利委员会委员职务 (十月5日)
Arti Rai: 外务部长(十月19日)
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6. 革新促动因素
S. 515/H.R. 1260 提出的主要革新
先申请原则
• 扩展前案定义
• 重定义有效申请期
赔偿
• 厅审前和议—法官决定应当使用哪些信息来确定合理的权利赔偿方案
复审
• 复审必需根据前案
• 任何人可提出复审
专利授予后的异议
• 12个月内，第三方可根据前案提出申请取消专利权
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7. 改革法案新动力
参众两院支持
双重动力
经费需要
赔偿计算争议的有效妥协
专利改革立法今年通过的前景乐观
June 29, 20187

8. 局长 Kappos 的新构想
专利商标局改版内部程序以减低迟延时间
专利商标局改版质量检测和数据统计报道质量
首此答复面试提高一次颁发
局长内部博客即将在专利商标局网站对外公开
CAFC Bose 案给专利商标局在决定誠实交送资料义务很好的提示
PCT 和国际专利问题将在专利商标局为来导向中起中心作用
June 29, 20188

9. 局长 Kappos 的新构想
撤消请求项和连续案规定
(Tafas v. Kappos, 541 F. Supp. 2d 805 (E.D. Va. 2008))
“连续案规定” and “RCE规定”允许专利申请人在每个专利家族提交提交2个
连续案和1个RCE
“请求项规定允许专利申请人提交5个独立并不超过25个请案其请求项
专利商标局2009十月声明撤消请求项和连续案规定
“。。。我们希望与专利申请人互动达到专利商标局更高的效率，更高的责任感
和更高的透明度.”
–局长 Kappos
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10. 美国案例法新进展
June 29, 201810

11. In re Bilski 案
Bilski and Warsaw 于1997年四月10日提出专利，申请大宗商品交易之避險策
略方法
Federal Circuit 法庭
步驟的權利項 範圍符合§101之專利性條件如果：（1）它是與特定的機器或
裝置搭配在一起或（2）它將某一特定的物件轉換為另一不同的狀態或東西。
In Re Bilski, 545 F.3d 943, 954 (Fed. Cir. 2008)
Bilski 的步驟不具有專利性
十一月9日美国联邦最高法院庭审
可为商业方法专利的走向指明方向
William Mitchell 法学院IP分院 提交amicus briefs
June 29, 201811

12. Synthes v. G.M. Dos Reis Jr. Ind. Com. De Equip. Medico
GMReis: 巴西公司的医学器材专利，在商会展出演示
Synthes: 授权人侵犯专利权诉讼
Federal Circuit 判决
原告决定审判地点
Federal Rule of Civil Procedure 4(k)(2)
• 个人诉讼管辖地:
– 联邦法诉讼
– 无洲内诉讼管辖地
– 无宪法问题
允许原告根据个人诉讼管辖地提起专利诉讼
影响侵权行专利诉讼策略
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13. 美国专利申请新进展
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14. 列举前案资料 (IDS)
美国专利商标局要求交送前案资料
誠实交送前案技术的义务 (35 CFR 1.56)
任何申请人，律师，发明人，实质性 參與申請案的申請或審查過程之人，
与发明人或专利权人相关的人
在专利审查期义务交送IDS (35 CFR 1.97)
义务包括相关专利申请审查历史资料
• See McKesson Info. Solutions, Inc. v. Bridge Med., Inc ., 487 F.3d
897 (Fed. Cir. 2007)
审查员只审查符合发专利 法时间和内容规定的IDS
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15. 37 CFR 1.98 呈报前案资料内容规定
书面方式提出其它专利或其它印刷刊物， 美国专利，出版物，美国专利申请
其它外国专利或印刷刊物
非英文资料简要说明相关性
英文翻译无需义务对证
• 资料简介，搜查报道， 审查 历史资料，相应专利厅答复
申请案的相关图式
故意呈报部分翻译以误导審查员足以造成 欺瞒意图
See Semiconductor Energy Lab.Co. v. Samsung Elecs. Co., 204 F.3d
1368 (Fed. Cir. 2000)
呈报还是不呈报
呈报多少？
违反义务可导致已取得专利权被裁定为不可实施其其权力
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16. 复审
任何 人可根据印刷刊物对一件专利的有效性提出异议
通过American Inventors Protection Act of 1999
程序的费用远远低于专利诉讼成本
近3年内增长140%
第三方申请连续案 全部通过复审
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17. 复审
PTSC复审统计数据
总数13 ; 大约占所有复审申请 2%
9例第三方申请
• 5例以取消相关专利结速
4例专利权人申请
• 1例以重新颁发相关专利结速
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18. 国际动向
June 29, 201818

19. 专利审查高速路
允许在任何一个协议国家的知识产权局获得专利审查报告的专利申请人要求在
其它协议国家的知识产权局的加快相关专利申请审查
2009年七月, 美国专利商标局的与 PPH 的试点性和正规性协议国家:
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• 日本
• 英国
• 加拿大
• 朝鲜
• 阿达利亚
• 欧洲
• 丹麦
• 新加坡
• 德国
• 芬兰

20. 美国专利商标局审查期限表
June 29, 201820
平均专利首次答复等候期 (月)
2005 2006 2007 2008
21.1 22.6 25.3 25.6
上升
平均专利申请等候期 (月)
2005 2006 2007 2008
29.1 31.1 31.9 32.2
上升

21. USPTO Timelines
June 29, 201821

22. 美国专利商标局中国申请案
June 29, 201822
中国申请人获准美国专利
2004 2005 2006 2007
中国 3,087 3,649 5,156 5,869
香港(仅限) 1,379 1,319 1,318 1,447
2007年中国居外国申请美国专利第8位

23. 多谢
Jay Erstling | 00 +1 612-349-5740 | erstling@ptslaw.com
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