Protección de la propiedad intelectual en China

ión
ª ediczada
2 li
actua

PROPIEDAD
INTELECTUAL
Y
TRANSFERENCIA
DE
TECNOLOGÍA
EN

Está publicación ha sido elaborada por la Oficina Económica
y Comercial de España en Shanghai.
En la elaboración de este manual deben recibir especial mención
José María Lendínez y Ana Queipo, así como Raquel Ramos por la
orientación sobre el contenido.

2ª edición actualizada
Febrero, 2004

© INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX)

Paseo de la Castellana, 14-16, 28046 MADRID
tel.: 902 349 000
fax: 91 431 6128
c.e.: icex@icex.es
www.icex.es

Depósito Legal: M-00000-2004
ISBN: 84-7811-529-3
NIPO: 381-04-027-7
Impresión: G. Marte, S.A.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 9

PARTE I: CONSIDERACIONES GENERALES
SOBRE LOS DERECHOS
DE PROPIEDAD INTELECTUAL 13
1. CONSIDERACIONES CULTURALES SOBRE
LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 15
2. EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN
DE PROPIEDAD INTELECCTUAL 16
3. LEY SOBRE COMPETENCIA DESLEAL 17
4. ORGANISMOS COMPETENTES
EN LA PROTECCIÓN
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 19
4.1. Aduanas 20
4.2. Quality Brands Protection Commitee (QBPC) 23
4.3. Grupos de trabajo de la Cámara de Comercio
Europea con las Oficinas Comerciales
de los países de la UE 24

PARTE II: MARCAS REGISTRADAS 27
1. INTRODUCCIÓN 27
2. NOVEDADES DE LA LEY ACTUAL
DE MARCAS REGISTRADAS 29
3. REGISTRO DE MARCAS 35
3.1. Consideraciones sobre la nomenclatura
en China 35
3.2. Procedimiento de registro 36

3.3. Duración del proceso de solicitud 39
3.4. Información de utilidad 41
4. LICENCIAS SOBRE MARCAS REGISTRADAS 43
5. INFRACCIONES DE MARCAS REGISTRADAS 45
5.1. Mecanismos de defensa 46
5.1.1. Vía administrativa 46
5.1.2. Vía judicial 49
5.2. ¿Qué vía resulta más conveniente? 53
6. ESTADÍSTICAS 53
7. CASOS PRÁCTICOS 55
7.1. El cocodrilo de la discordia 55
7.2. Yamaha lucha por la protección de su marca 56

PARTE III: PATENTES 59
1. INTRODUCCIÓN 59
2. CONCEPTO DE PATENTE 61
3. LA ACTUAL LEY DE PATENTES 63
3.1. Clarificación en las condiciones
para la concesión de patentes 64
3.2. Especificaciones de las condiciones
de concesión de patente 64
3.3. Normativa más detallada para la protección
de patentes 65
4. REGISTRO DE PATENTES 67
4.1. Contenido de la solicitud 68
4.2. Proceso de aprobación 70
5. LICENCIAS SOBRE PATENTES 71
6. INFRACCIONES DE PATENTE 74
6.1. Mecanismos de defensa 75
6.1.1. Vía administrativa 77
6.1.2 Vía judicial 79
7. CASOS PRÁCTICOS 80

PARTE IV: DERECHOS DE AUTOR 85
1. RÉGIMEN ACTUAL SOBRE DERECHOS
DE AUTOR 87
1.1. Principales provisiones de la Ley 88
2. ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE DERECHOS DE AUTOR 91
3. SOLICITUD DE REGISTRO
DE LOS DERECHOS DE AUTOR 92
4. DEFENSA DE LOS DERECHOS DE AUTOR 93
4.1. Vía administrativa 94
4.2. Vía judicial 95
4.2.1. Penal 96
4.2.2. Civil 97
5. CENTRO DE PROTECCIÓN
DE DERECHOS DE AUTOR (CCPC) 97
6. ACTITUD DEL GOBIERNO FRENTE
A LA PIRATERÍA 98
7. DERECHOS DE AUTOR Y SOFTWARE 99
8. INTERNET Y LOS DERECHOS DE AUTOR 104
8.1. La lucha contra la piratería por Internet 106
8.2. Organismos competentes 108
8.3. Registro de dominios 108

PARTE V: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 115
1. INTRODUCCIÓN 115
2. LOS ACUERDOS DE LICENCIA 116
2.1. Modalidades 116
2.2. Cambios legislativos 118
2.3. Concepto de transferencia de tecnología 122
2.4. Supuestos de importación de tecnología 125
2.5. Organismos reguladores 126
2.6. Tipos de tecnología 127
2.6.1. Tecnología de libre importación 128
2.6.2. Tecnología de importación
restringida o prohibida 130

2.7. La transferencia de tecnología 132
2.7.1. Punto de vista del cedente extranjero 132
2.7.2. Punto de vista del cesionario 133
2.8. Elementos del contrato de transferencia 134
2.8.1. Contenido y límites 134
2.8.2. Obligaciones de las partes 137
2.8.2.1. Obligaciones del cedente 137
2.8.2.2. Obligaciones del cesionario 138
3. LA TECNOLOGÍA COMO PARTE
DE LA INVERSIÓN 139
3.1. Transferencia de tecnología
y formas de inversión 139
3.1.1. Contribución a una joint-venture 140
3.1.1.1. Joint-venture equitativa
o empresa mixta por acciones
o convencional 144
3.1.1.2. Joint-venture cooperativa
o empresa mixta contractual
o cooperativa 147
3.1.2. Contribuciones a empresas
de capital totalmente extranjero 148
3.2. Aportaciones de patentes y marcas 149
3.3. Royalties 150
4. VIOLACIÓN DE DERECHOS LIGADOS
A LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 152
4.1. Precauciones durante la negociación:
tratamiento de información confidencial 154
4.2. Transferencia de la tecnología por etapas 154
4.3. Concesión de garantías recíprocas 155
4.4. Diseño de un programa de protección 155

ANEXOS 157
I. CRONOLOGÍA LEGISLATIVA SOBRE
PROPIEDAD INTELECTUAL EN CHINA 157
II. CUADROS ESTADÍSTICOS 159
1. Marcas 159
2. Patentes 165
3. Derechos de autor 167

III. TASAS DE REGISTRO 169
IV. REGISTRO DE MARCAS:
DESCRIPCIÓN GENERAL DE CLASES 172
V. MODELOS DE SOLICITUDES
Y DE CERTIFICACIÓN 175
1. Registro de marca 175
2. Renovación de marca 176
3. Certificado de registro de marca 177
VI. AGENTES PARA EL REGISTRO
DE MARCAS Y PATENTES EN CHINA 178
VII. DIRECCIONES EN INTERÉS 187
1. En China 187
2. En España 193
VIII.FUENTES DE INFORMACIÓN 194
1. Fuentes bibliográficas empleadas
en la elaboración de esta obra 194
2. Fuentes consultadas en Internet
para la elaboración de esta obra 194
3. Bibliografía complementaria
editada por el ICEX 195

R U S I A

HEILONGJIANG

HARBIN

JILIN MAR DE
JAPÓN
JAPÓN
SHENYANG COREA
KAZAJSTÁN MONGOLIA
LIAONING DEL NORTE

COREA
PEKÍN DALIAN DEL SUR
URUMQI TIANJIN
MONGOLIA INTERIOR HEBEI
KIRGUISTÁN QINGDAO
SHANXI SHANDONG
XINJIANG MAR
NINGXIA AMARILLO
JIANGSU
TAYIKISTÁN
AFGANISTÁN HENAN SHANGHAI
XIAN
QINGHAI GANSU ANHUI
PAKISTÁN SHAANXI MAR DE
WUHAN CHINA
HUBEI ZHEJIANG
CHENGDU
ORIENTAL

CHONGQING JIANGXI
SICHUAN FUJIAN
XIZANG HUNAN
XIAMEN TAIWÁN
GHIZHOU
GUANGDONG XHANTOU
NEPAL GUANGZHOU
BUTÁN
SHENZHEN
GUANGXI ZHUHAI HONG KONG
YUNNAN
MACAO
INDIA
ZHANJIANG
BANGLADESH VIETNAM
MYANMAR MAR DE CHINA FILIPINAS
LAOS HAINAN MERIDIONAL

INTRODUCCIÓN

"...se aprende copiando,
así la imitación debe ser considerada un elogio"
Confucio (551-479 a.C.)

"Si China continúa tolerando que los falsificadores
queden impunes, el país no tendrá futuro"
Zhu Rongji
Ex-Primer Ministro de China
Securities Times, 11 de junio, 1999

A consecuencia de la integración de la economía mundial,
la globalización de los mercados y el acelerado crecimien-
to del comercio de bienes intangibles frente a los tangi-
bles, la Organización Mundial de Comercio (OMC) ha
erigido a la Propiedad Intelectual como uno de los tres pi-
lares del sistema de comercio mundial prescribiendo unas
normas mínimas para la protección de los Derechos de
Propiedad Intelectual (DPIs) en los 179 Estados miem-
bros. La adhesión de la República Popular China –con una
población de casi 1.300 millones de personas y la sexta
economía mundial– a la OMC constituyó un evento histó-
rico de la máxima relevancia. El primer paso hacia la coope-
ración internacional en el ámbito de protección de los
DPIs se dio a principios de los 80 con la participación de
China en la Organización Mundial de la Propiedad Intelec-
tual (OMPI), pero no ha sido hasta hace 16 años, momen-
to en que fue declarada candidata para la adhesión a la
OMC, cuando China empezó a dar los pasos definitivos,
elaborando nuevas leyes y ratificando la mayoría de los
acuerdos internacionales sobre la materia.
9

El 19 de mayo de 2000 el Comisario de Comercio de la
Unión Europea (UE), Pascal Lamy, y el Ministro de Co-
mercio Exterior y Cooperación Económica de China, Shi
Guansheng, firmaron el acuerdo bilateral entre la UE y
China relativo a las negociaciones previas para la entrada
de China en la OMC. Entre otros temas, el Gobierno chi-
no se comprometió a adecuar su legislación a la normativa
recogida en el Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelec-
tual Relacionados con el Comercio (TRIPS1, en sus siglas
en inglés) cuyo fin último es la promoción de la innovación
tecnológica y la transferencia y difusión de tecnología en
beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de
conocimientos tecnológicos, de modo que favorezcan el
bienestar social y económico, y el equilibrio de derechos y
obligaciones. Se ratificaron los siguientes principios:
- Trato nacional. Obligación básica del Acuerdo General
sobre Aranceles de Aduanas y Comercio (GATT, en
sus siglas en inglés, que es la actual OMC) por la que
no puede existir discriminación en el trato que reciben
nacionales y extranjeros.
- Trato de "nación más favorecida". Igualdad de trato a
todos los países.
- Ámbito de actuación. Protección mínima por la que
productos protegidos en otros países de la Unión de-
bieran estarlo también en China.
Aunque resulte imposible la aplicación estricta de dichos
principios en China -aún persiste, por ejemplo, la obligación
que tienen las empresas extranjeras de registrar en China
sus patentes y marcas a través de un agente autorizado y
no directamente como los nacionales- los acuerdos TRIPS
suponen un paso clave para aumentar el nivel de confianza
de las corporaciones nacionales e internacionales en de-
fensa de sus derechos de la propiedad intelectual.
1
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
(www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trips_s.htm).

10

La OMC concedió a China la posibilidad de incluirse en la
categoría de país con economía en transición, por la cual
se le otorgaba un período de adaptación a la normativa de
la OMC de cinco años. Sin embargo, China garantizó que
la nueva legislación entraría en vigor de forma automática.
China cuenta con un marco legal coherente para la im-
plantación de los DPIs pero adolece de falta de rigor en
su aplicación. Las lagunas en la legislación vigente, el
proteccionismo local y el desconocimiento por parte de
las empresas extranjeras (al no tramitar el registro de mar-
cas, patentes y derechos de autor) ha favorecido el flore-
cimiento de empresas que han venido falsificando desde
sistemas operativos hasta piezas de automóviles, pasando
por discos compactos de música, alimentación infantil,
tabaco, licores, aparatos eléctricos, fármacos, ropa y, en
definitiva, cualquier producto falsificable. En el año
2002, el 78% del material confiscado por las aduanas del
mundo procedía de China, Taiwán y Hong Kong. Esti-
maciones publicadas por la Cámara de Comercio Interna-
cional en julio de 2003 muestran que las mercancías pira-
teadas representan ya un 8% del comercio mundial. Se-
gún el Development Research Centre, una organización
china afiliada al Consejo de Estado, la piratería mueve en
China un negocio anual de 16.000 millones de dólares
USA, y continúa en aumento.
En 2001, año en el que el país se incorporó a la OMC,
China cerró medio millón de talleres donde se producían
productos falsos. Los departamentos que se dedican a
aplicar la ley trataron 1,2 millones de casos de productos
falsos, en los que se movió una cantidad de 2.000 millo-
nes de dólares USA en bienes. El problema de las falsifi-
caciones no se resolverá en un plazo inmediato pero gra-
cias a la implantación de una legislación más acorde con
los acuerdos TRIPS, podrá mitigarse en gran medida al ser
más estricto el control sobre aquéllas y más numerosas las
sentencias condenatorias.

11

China parece tomar conciencia al respecto debido a la in-
cidencia negativa que tiene la falta de aplicación rigurosa
de la legislación sobre las inversiones extranjeras (que
desincentiva las transferencias de tecnología), el daño
ocasionado a la imagen del país y el hecho de que, en al-
gunos casos, puede atentar contra la salud y seguridad
pública (imitaciones de fármacos, piezas defectuosas de
automóviles, etc.). Otro factor que impulsa la lucha con-
tra la falsificación es que una gran parte de las víctimas de
ella empieza a ser empresas chinas que, tras la reciente
toma de conciencia de sus derechos, están denunciando
y reclamando casos ante las autoridades.
Por otro lado, entre los principales cambios normativos ca-
be destacar los ocurridos en la legislación sobre transferen-
cia de tecnología, a los que se dedicará la parte V del pre-
sente manual. Si bien es cierto que en la práctica se dan
numerosos casos en los que la parte extranjera que cede o
transmite su tecnología ve minimizados sus derechos, no es
menos cierto que el Gobierno chino está tratando de dotar
a los importadores de tecnología de mayores garantías y de
un marco de seguridad jurídica más amplio, que les permita
operar con los menores riesgos posibles.
El objetivo de este manual es dar a la empresa española
una visión general de la protección de la propiedad indus-
trial e intelectual en China. Proporciona también una sín-
tesis de los mecanismos disponibles para la aplicación de
la Ley, así como de las instituciones chinas con jurisdic-
ción sobre la protección y aplicación de los derechos deri-
vados de la propiedad industrial e intelectual. Con los
múltiples cambios legislativos sucedidos, y con aquéllos
que están aún por venir a consecuencia de la entrada de
China en la OMC, es esencial mantener un alto grado de
actualización de la información ofrecida a la empresa es-
pañola por parte de la Administración española, siendo
éste el objetivo final del presente manual.

12

PARTE I: CONSIDERACIONES
GENERALES SOBRE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

Según la definición de la Organización Mundial de la Pro-
piedad Intelectual (OMPI)2, la propiedad intelectual “tiene
que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las
obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imá-
genes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio”.
La propiedad intelectual se divide en dos categorías: la
propiedad industrial (las patentes, marcas, invenciones,
dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas
de origen) y los derechos de autor (copyright), que abar-
can las obras literarias y artísticas.
Las violaciones de derechos de propiedad intelectual en
China, incluyendo falsificación y contrabando, son tan co-
munes y a tal escala que las fuerzas públicas, carentes en
muchos casos de personal o financiación, se ven impoten-
tes para hacer frente a la situación. Asociaciones de la in-
dustria de software, ocio y todo tipo de bienes de consumo
denuncian los altos niveles de piratería y falsificación im-
perantes en su ámbito de negocio. La Business Software
Alliance estima que más del 90% del software usado por
empresas en China es pirateado. En el sector de bienes de
consumo esta ratio se sitúa en torno al 20%. Al contrario
de lo que pudiera pensarse, las empresas chinas también
son víctimas de la piratería y falsificación, llegando a expe-
2
En inglés llamada World International Property Administration (WIPO).

13

rimentar niveles similares, o incluso mayores, de violacio-
nes en sus derechos de propiedad intelectual.
La inadecuada aplicación de las leyes de propiedad inte-
lectual e industrial y de sus decretos de desarrollo, vía ju-
dicial o administrativa, sigue siendo un problema serio. La
aplicación es irregular y, en muchos casos, se ve entorpe-
cida por el proteccionismo local. Las sanciones adminis-
trativas a menudo culminan con la incautación de las fal-
sificaciones y con la imposición, en muchos casos, de
multas irrisorias, insuficientes para disuadir a los infracto-
res. El Código Penal chino no tipifica los delitos de impor-
tación y exportación de mercancías pirateadas, aunque sí
la fabricación y venta de bienes falsificados o defectuo-
sos, por eso es muy recomendable hacer uso de la protec-
ción en frontera que ofrecen las aduanas para impedir la
salida con destino a la exportación de mercancías fraudu-
lentas. No obstante, la no tipificación de estos delitos
constituye otra laguna jurídica que da margen a los in-
fractores en sus actividades ilícitas.
En los últimos años, China está logrando con éxito el cie-
rre de fábricas que falsifican productos audiovisuales
(CDs, VCDs, DVDs y CD-roms) y, sin embargo, ha
constatado cómo el volumen de contrabando de esos
productos procedentes de sus vecinos asiáticos va en au-
mento. La limitación a la entrada de películas3, fruto del
control gubernamental, y de software extranjeros propor-
ciona un incentivo adicional para los contrabandistas y los
falsificadores. Las autoridades también han efectuado
miles de redadas en fábricas y comercios minoristas. No
obstante, los mercados continúan vendiendo abierta-
mente productos pirateados y falsificados a pesar de las
peticiones de los gobiernos extranjeros de clausura y en-
juiciamiento a los comercios implicados. Muchos de estos

3
Actualmente la cuota es de 50 películas extranjeras al año (sólo 10
eran aprobadas anualmente antes de la anexión a la OMC).

14

mercados están situados en barrios centrales de ciudades
importantes o en pasos fronterizos, como el mercado
Xiang Yang en Shanghai, el Mercado de la Seda en Pekín
o los localizados en la frontera con Hong Kong.

1. CONSIDERACIONES CULTURALES SOBRE
LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Las diferencias culturales en el enfoque y la manera de
vivir son responsables de las diversas actitudes ante la re-
solución de un conflicto y, en última instancia, de la for-
mulación de los sistemas legislativos. A este respecto hay
claras diferencias entre la forma tradicional de resolver
conflictos en China y en Occidente. La tradición legal
china proviene de dos filosofías: la confucionista y la le-
galista. El confucionismo era un sistema de "gobierno por
los hombres", en el que se puso énfasis en la educación
moral y la conducta ética de cada individuo. El legalismo,
por su parte, negó que la moralidad pudiera determinar el
orden social. Así, el legalismo era un sistema en el cual las
reglas, impuestas por los gobernantes, establecían la ley
sin tener en cuenta la opinión del pueblo y donde el com-
portamiento individual se rige por las directrices marcadas
desde el Estado en lugar de nacer del propio sujeto. El re-
sultado final fue el siguiente:
- No se estableció ningún sistema independiente para la
administración y el cumplimiento de la ley en China.
- El énfasis en mantener una armonía entre el individuo y
el Gobierno dio lugar a una obsesión por evitar conflic-
tos y querellas públicas.
Así, el orden de preferencia de los chinos para la resolu-
ción de conflictos es el siguiente: negociación directa,
vía administrativa y, por último, vía judicial.
Dos son los medios legales que se utilizan en China y en
los que están implicados de forma directa los organismos
competentes para la protección de los derechos de pro-

15

piedad intelectual e industrial: la vía administrativa y la ju-
dicial. En los últimos años, la vía administrativa ha sido la
elegida en dos tercios de los casos de infracción de pa-
tentes, en el 95% de casos de marcas comerciales y en la
mayoría de los casos sobre derechos de autor. Sin embar-
go, esta tendencia está cambiando en favor de la vía judi-
cial civil, sobre todo para los derechos de autor.
En comparación con China, en Occidente se enfatiza
menos el papel de la unidad familiar (comunidad) y tie-
nen mayor peso los derechos y los deberes privados y
económicos del individuo. Esta actitud filosófica hacia el
individualismo, al margen de la comunidad (difícilmente
entendida en China), puede ser la clave por la que, en
general, el occidental esté más dispuesto a acudir a los tri-
bunales y reclamar sus derechos ante las autoridades
competentes.
Hay que tener en cuenta que la vía judicial en China ha si-
do tradicionalmente problemática por diferentes razones:
- La carencia de formación de los jueces y los funciona-
rios de justicia, especialmente en asuntos de derechos
de propiedad intelectual4.
- La corrupción. En los últimos años, el Gobierno ha lan-
zado una fuerte campaña para erradicar la corrupción
entre altos funcionarios. La mejora es ya palpable en los
grandes centros económicos.
- Presiones del exterior, como amenazas a los jueces.

2. EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD
INTELECTUAL
Sin un sistema eficiente de protección de los derechos
de propiedad intelectual, las empresas se enfrentan a pér-
4
La UE ha colaborado en los últimos cinco años con un programa de
formación de jueces y funcionarios judiciales y de aduanas. El Progra-
ma de Cooperación Legal y Judicial entre la UE y China has sido re-
cientemente extendido hasta el año 2005 (www.legaljudicial.org).

16

didas cuantiosas por la producción y venta de productos
falsificados. La evolución del marco legal para la protec-
ción de derechos en China es un fenómeno reciente. En
1980 China se hizo miembro de la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI), de Naciones Uni-
das, y durante los siguientes 10 años fue aprobando las
primeras leyes para la protección de los derechos de pro-
piedad intelectual (de marcas en 1983, de patentes en
1985 y de derechos de autor en 1991).
Desde su adhesión a la OMC, en diciembre de 2001,
China se ha esforzado en reforzar la legislación de dere-
chos de propiedad intelectual. Ha revisado la mayoría de
las leyes que tratan las patentes, derechos de autor, mar-
cas y licencias. Entre las revisiones significativas se inclu-
yen el nuevo reglamento de aplicación de la Ley de Pa-
tentes, en julio de 2001, la de la Ley de Protección de
los Derechos de Autor, en octubre de 2001, las Medidas
sobre Registro de Derechos de Autor en materia de Soft-
ware, en enero de 2002; la de la Ley de Marcas, en octu-
bre de 2001, y la de la Ley sobre Productos Farmacéuti-
cos, en diciembre del 20015. Todas ellas serán tratadas
en los capítulos correspondientes de este manual.
Actualmente, la normativa china sobre derechos de pro-
piedad intelectual está en línea con los acuerdos TRIPS
de la OMC. Los retos más importantes se hallan en una
aplicación más rigurosa de la normativa, agilidad en los
trámites, incremento en las sanciones y, sobre todo, el es-
tablecimiento de una cultura de protección de la propie-
dad intelectual.

3. LEY SOBRE COMPETENCIA DESLEAL
Además de las leyes ya mencionadas existe también la Ley
de Competencia Desleal, promulgada el 1 de diciembre de
1993. Esta Ley estipula que las actividades de comercio
5
Ver tabla cronológica con las leyes en el Anexo 1.

17

deben basarse en los principios de voluntariedad, igualdad,
justicia, sinceridad y credibilidad, así como en una recono-
cida ética empresarial. Se opone a actos de competencia
desleal como la falsificación de marcas registradas, cobro
de sobornos, publicidad engañosa, violación del secreto
profesional, venta de mercancías por debajo del coste real
y acuerdos de precios en concursos y licitaciones.
Bajo la Ley, cualquier acto de competencia desleal re-
sulta sancionable administrativa, civil y penalmente. Re-
coge la imposición de multas, suspensión forzosa de ac-
tividades con objeto de su revocación definitiva o reti-
rada de la licencia de negocios. Conforme a la Ley, los
actos constituyentes de ofensa criminal bajo graves cir-
cunstancias son sancionables con penas criminales. Un
caso ilustrativo al respecto podría ser el de la falsifica-
ción de marcas registradas ya que una infracción de es-
te tipo puede ser castigada con penas de prisión de has-
ta siete años, además de la imposición de multas de di-
versa consideración.
La legislación de defensa de la competencia proporciona
protección en casos como los siguientes:
- Las falsificaciones de marcas registradas y otros dere-
chos registrables.
- La utilización sin permiso de nombres, envases, diseños
similares o idénticos a los de marcas notoriamente cono-
cidas, de forma que se pueda confundir al comprador.
- La utilización sin permiso de nombres de otras empre-
sas para conducir a engaño al consumidor.
- La falsificación de símbolos reconocidos como marcas
garantes de productos de buena calidad u otros tipos
de marcas relativas a la calidad, así como la falsificación
del lugar de origen y la utilización de falsas señales que
equivoquen al comprador con respecto a la calidad.
- Por otra parte, la Ley protege los secretos comerciales
prohibiendo las siguientes conductas:
18

• La obtención de secretos mediante robo, inducción
al robo, coerción y cualquier otro medio ilícito.
• Desvelar, usar o permitir a otros la utilización de se-
cretos comerciales obtenidos por alguno de los me-
dios mencionados en el punto anterior.
• Desvelar, usar o permitir la utilización de secretos co-
merciales obtenidos en violación de un contrato o de
una demanda del propietario del secreto para mante-
ner la información confidencial.

4. ORGANISMOS COMPETENTES EN LA
PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Los organismos directamente relacionados6 con el registro
de los derechos y aplicación de las leyes para la protección
de la propiedad intelectual, se describirán posteriormente
en los capítulos de este manual. Entre ellos cabe destacar7:
- Oficina Estatal de Marcas (TMO, en sus siglas en in-
glés), para el registro de marcas.
- Oficina Estatal de Propiedad Intelectual (SIPO, en sus si-
glas en inglés), para el registro y protección de patentes.
- Administración Estatal de Industria y Comercio (SAIC,
en sus siglas en inglés), para la protección de las marcas
y contra la competencia desleal.
- Administración Nacional de Derechos de Autor (NCA,
en sus siglas en inglés).
- Centro de Información de Internet de la República Po-
pular China (CNNIC, en sus siglas en inglés).
- Ministerio de Comercio (MOFCOM, en sus siglas en
inglés), con relación a la transferencia de tecnología.
- Administración General de la Inspección de Calidad y
Cuarentena (GAQIQ, en sus siglas en inglés), encar-

6
Ver relación de organismos en Anexo VII.
7
Algunos tienen oficinas provinciales.

19

gada de garantizar la calidad del producto y protección
contra falsificaciones.
Además del registro de la marca, derechos de autor o pa-
tentes, también se debe tener en cuenta que hay otros
organismos (como las autoridades de Aduanas, el Quality
Brands Protection Committee - QBPC - o los grupos de
trabajo) que velan para que los derechos se respeten y
juegan un papel importante en el desarrollo de las leyes y
en su aplicación.

4.1. ADUANAS
Las autoridades de las Aduanas chinas han demostrado
un creciente interés en la lucha por los derechos de pro-
piedad intelectual. La publicación en octubre de 1995
de las Regulations on the Protection of Intellectual Property
Rights by Customs autoriza al personal de Aduanas a confis-
car bienes sospechosos a su entrada y salida del país o en
depósito aduanero. Dichas actuaciones resultan notable-
mente efectivas en Guangdong y Shanghai, a pesar del
temor a cometer errores y detener partidas de bienes le-
gítimos. En Shanghai, en el año 2002, se investigaron
138 casos que representaban mercancía por valor de
unos 20 millones de yuanes renminbi (RMB) (2,4 millo-
nes de dólares USA).
Por ello las empresas deben antes registrar sus patentes,
marcas y derechos de autor para poder ser protegidas
por la Administración General de Aduanas (GAC, en
sus siglas en inglés). La solicitud de registro debe pre-
sentarse ante la Administración General de Aduanas
con sede en Pekín. Los documentos que hay que apor-
tar son los siguientes:
- Certificado del registro del derecho a proteger. Incluye
el nombre y descripción de todos los productos bajo los
cuales se haya solicitado la patente, marca o derecho
de autor.

20

- Datos de todos los poseedores legítimos del derecho
de uso de esa patente, marca o derecho de autor (los li-
cenciatarios).
- Información sobre posibles infractores.
Además se deberán abonar 800 RMB en concepto de ta-
sas (97 dólares USA). Una vez hecha la solicitud, la Ad-
ministración rechazará razonadamente o aprobará la peti-
ción en los 30 días siguientes. El certificado de registro
contará con una validez de siete años, debiendo ser reno-
vado en los seis meses siguientes a la fecha de expiración
para que continúe teniendo vigencia.
Esta legislación resulta inapropiada en los casos de protec-
ción de software, ya que resulta imposible facilitar el nombre
de todos los usuarios autorizados a utilizar un programa o
aplicación. Las Aduanas pueden confiscar bienes cuyos de-
rechos de propiedad intelectual no hayan sido aún registra-
dos, siempre y cuando el titular inicie el proceso de registro.
Si se detectara una posible violación de derechos, el
afectado deberá informar por escrito a la Oficina de
Aduanas. Si se requiriera la confiscación de los bienes,
deberá abonarse como garantía el equivalente del precio
CIF de las importaciones y FOB de las exportaciones.
Una vez que los bienes sean interceptados –por decisión
del afectado o de las Aduanas–, el consignatario cuenta
con siete días para responder a la acusación. Si el consig-
natario no respondiera, Aduanas asumirá que los bienes
son falsos, pudiendo imponer una multa de hasta el
100% del valor del bien, destruyéndolo o revendiéndolo
posteriormente. Si el consignatario respondiera, Aduanas
deberá informar en los 15 días siguientes al afectado,
quien dispondrá a su vez de otros 15 días para presentar
su caso ante los tribunales o ante la autoridad competen-
te. El consignatario podrá solicitar a Aduanas la liberación
de los bienes pagando previamente el doble del precio
CIF de las importaciones y FOB de las exportaciones.

21

Los bienes que infrinjan los derechos de autor serán in-
mediatamente destruidos, al igual que aquellos productos
cuyas marcas no pudieran ser borradas. De darse la situa-
ción contraria en este último caso, los bienes podrán ser
utilizados para el bien social o vendidos en subasta públi-
ca de acuerdo con la Ley para el beneficio personal del
afectado. En el supuesto de que los consignatarios fue-
ran conscientes del abuso de derechos cometido o el in-
forme y certificados entregados no fueran originales,
Aduanas estará autorizada para imponer multas por una
cuantía inferior al precio CIF para las importaciones y
FOB para las exportaciones.
Si las partes no estuvieran de acuerdo con las medidas
adoptadas por las Aduanas, podrán recurrir a la Oficina Na-
cional de Aduanas en los 30 días siguientes de la imposi-
ción de la multa. Las Autoridades deberán revisar la deci-
sión en los 90 días siguientes a la recepción de la solicitud
de revisión. De no estar de acuerdo, las partes podrán re-
currir a los tribunales en los 30 días siguientes a la recep-
ción de la decisión de la Oficina Nacional de Aduanas.
Debe de tenerse en cuenta que, además del importe de la
caución, el exportador afectado deberá abonar el importe
del coste de almacenamiento y manipulación de los bie-
nes. No siempre se consigue que el infractor pague la mul-
ta, por lo que algunas empresas desisten de registrarse.
En el año 2002, en la Aduana de Shanghai se examina-
ron más de 20.000 declaraciones al día. Antes de la Co-
pa del Mundo de la FIFA 2002, para mejorar la eficacia
en la protección de propiedad intelectual, se decidió ha-
cer especial énfasis en la inspección de los productos con
marca FIFA y Adidas, obteniéndose muy buenos resulta-
dos. La mayoría de productos confiscados respondían a
marcas internacionales como Honda, FIFA, Levi´s, Toshi-
ba, Nike, Adidas, Rado, Philips, Olay y Dove. Las falsifica-
ciones de productos con el logo olímpico son también
una de las infracciones más comunes encontradas por
22

Aduanas. Cada vez es mayor el número de casos investi-
gados por Aduanas a iniciativa propia.

4.2. QUALITY BRANDS PROTECTION COMMITTEE
(QBPC)
En marzo de 2000 nace el primer órgano permanente de
protección de derechos de propiedad intelectual cuando
un grupo de 50 corporaciones internacionales se unen
formando el Quality Brands Protection Committee
(QBPC). Actualmente el QBPC tiene más de 80
miembros, entre otros se encuentran Henkel, Siemens,
Mars, Unilever, Nokia, Nike, Microsoft, etc.
El principal objetivo del QBPC es concienciar a las más
altas autoridades de las pérdidas económicas y sociales
que originan las falsificaciones: destrucción del valor im-
plícito de la marca, desaparición de márgenes comercia-
les, reducción de los presupuestos de investigación y de-
sarrollo y reducción del volumen de inversiones en alta
tecnología. Para ello, el QBPC considera imprescindible
acabar con la corrupción de las autoridades locales y la
protección que otorgan a estas infracciones. La mayor
prioridad es la de redactar un borrador de ley de defensa
de los derechos de propiedad intelectual unificada y co-
herente. Con este objetivo, el QBPC estima clave avan-
zar en los siguientes ámbitos:
- Clarificar las diferentes funciones de cada uno de los
organismos de defensa.
- Establecer un proceso unificado de cooperación entre
las distintas administraciones de defensa y los diversos
burós locales de seguridad pública (Policía).
- Estimular a las autoridades administrativas a delegar un
mayor número de casos a la Policía.
- Validar la prueba indirecta, como pudiera ser la pose-
sión de productos falsificados por un importe superior a
200.000 RMB (24.213 dólares USA).

23

- Establecer un período mínimo de encarcelamiento y
una multa mínima.

4.3. GRUPOS DE TRABAJO DE LA CÁMARA
DE COMERCIO EUROPEA CON LAS OFICINAS
COMERCIALES DE LOS PAÍSES DE LA UE
Desde el primer semestre de 2001 la Comisión Europea
ha puesto en marcha una nueva iniciativa consistente en
la actualización de una primera lista de empresas europe-
as que sufren violación de sus derechos de propiedad in-
dustrial e intelectual.
Esta lista y los casos son presentados ante las autoridades
chinas competentes (SIPO, TMO, SDA, etc. ) y ante el
Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Econó-
mica (MOFTEC). Se pretende continuar con la presión
en la esfera política con el fin de que el Gobierno de Chi-
na adopte mediadas más drásticas y sea más eficaz en la
protección de los DPIs.
Actualmente existe un grupo de trabajo de la UE sobre
propiedad intelectual, coordinado por la Cámara de Co-
mercio Europea, que recoge las preocupaciones y de-
mandas de las empresas establecidas en China. El infor-
me anual que se presenta cada mes de septiembre es la
guía en la que se basarán las negociaciones de la UE con
China en esta materia. Este informe refleja también el es-
fuerzo que China está realizando en la adecuación de su
normativa a los acuerdos TRIPS e incide sobre aspectos
aún por mejorar. Entre las recomendaciones del informe
de septiembre de 2003, que refleja las inquietudes de
las empresas europeas en China, se encuentran:
- Satisfacer varias necesidades: esclarecer la Ley de En-
juiciamiento Criminal para que, una vez comprobada la
infracción de los derechos de propiedad intelectual, se
pueda abrir un proceso; definir cuándo puede y cuándo
debe investigar la Policía (PSB); perseguir a cualquier
individuo involucrado, dotando a las autoridades de fa-
24

cultades para proceder a la congelación de las cuentas
bancarias de los imputados; aumentar las penalizacio-
nes para mejorar su eficacia.
- En el momento de deshacerse de las copias, el propie-
tario de los derechos debe ser siempre consultado. La
simple retirada de la marca no es suficiente.
- En el caso de copias, el propietario de los derechos no
debería tener que pagar una fianza antes de que las au-
toridades comiencen a confiscar. Los gastos de alma-
cenamiento y de destrucción deberían ser abonados
por el infractor.
- Tanto la Oficina de Marcas como la de Adjudicación y
Revisión (TRAB, en sus siglas en inglés) deberían agili-
zar sus procesos internos de tramitación. Habría que es-
tudiar prórrogas en los casos en los que una de las par-
tes en un contrato de derechos no tenga oficinas en
China.
- Sólo debería pedirse la legalización de documentos en
los casos en los que se dude de su autenticidad.
- Se debería incrementar la transparencia en el proceso
de registro de marcas. Para ello habría que autorizar el
acceso a la base de datos de la Oficina de Marcas y se
deberían establecer reglas detalladas sobre el proceso.

25

PARTE II: MARCAS
REGISTRADAS

1. INTRODUCCIÓN
La referencia normativa para la protección de marcas se
contiene en la Ley de Marcas Comerciales (Trademark
Law, 1983) y su Reglamento (Implementing Regulations,
1988). Se han llevado a cabo modificaciones significati-
vas con la reforma de 1993 y con la última de 2001.
China es signataria de los siguientes acuerdos internacio-
nales: Convenio de París, Protocolo concerniente al Arre-
glo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas
y Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional
de Productos y Servicios para el Registro de Marcas.
Con rasgos similares a la normativa española, la normativa
china prevé que la marca debe ser registrada para gozar
de la tutela protectora de la Ley en contra del uso indis-
criminado por terceros.
En China, aunque el uso de una marca es condición indis-
pensable para su tutela no es, sin embargo, suficiente pa-
ra obtener la protección de la misma. Esto diferencia a
China de los países con derecho consuetudinario (com-
mon law) donde el uso de las marcas es condición general-
mente necesaria y suficiente para su protección. El dere-
cho internacional de los tratados (Convenio de París) ha
introducido en China la protección en función única-
mente del uso de la marca (donde el registro no es nece-
sario, aunque habitual en la práctica) en el caso de mar-
27

cas notoriamente conocidas (la interpretación de los or-
ganismos administrativos competentes es de un "recono-
cimiento a escala mundial"). Pero es conveniente apun-
tar que hasta hoy la interpretación de las autoridades chi-
nas del concepto de “marcas notoriamente conocidas” no
satisface plenamente la exigencia de protección y tutela
de marcas extranjeras internacionalmente conocidas.
El registro puede ser efectuado tanto si la marca tiene
caracteres alfabéticos como ideogramas8. Normalmente,
se procede al registro simultáneo de ambos. Dos son las
razones que aconsejan la adopción (y el registro) simul-
táneo de las dos marcas: por un lado, se pretende impe-
dir que la clientela china se encuentre con un sobrenom-
bre del producto haciendo escasa referencia al mismo,
es decir caracteres sin relación con el producto (un
ejemplo de eficacia de transposición fonética de una
marca es el caso de Coca-Cola: el sonido de “Coca-Co-
la” en China ha sido obtenido con cuatro caracteres que
significan "boca sedienta - boca feliz"). Por otro lado, el
uso de un escrito alfabético inspira en el consumidor chi-
no una cierta dosis de confianza y aumenta el interés ha-
cia el producto.
La Ley requiere, como en el caso de las patentes, que el
titular de la marca extranjera utilice un agente chino, en-
tre los agentes autorizados9 y registrados para tales servi-
cios, con el fin de obtener el registro de las autoridades
competentes. Los documentos preliminares pueden ob-
tenerse también a través de un bufete extranjero.
El procedimiento de registro de la marca puede durar en-
tre 10 y 18 meses, que terminará cuando la Oficina de
Marcas emita un certificado de registro válido10.

8
Símbolo que en la escritura china significa una palabra, morfema o fra-
se determinados, sin representar cada una de sus sílabas o fonemas.
9
Ver listado de agentes en Anexo VI.
10
Ver ejemplo de certificado en el Anexo V.

28

Una vez obtenido el registro, la marca goza de protección
en caso de controversia por uso indebido de terceros. Es-
ta tutela ha sido últimamente reforzada (por la reciente
Criminal Law) con sanciones de carácter penal.
Los organismos competentes en materia de marcas son:
- La Oficina de Marcas, directamente subordinada a la
Administración Estatal de Industria y Comercio en Pe-
kín, para el registro de marcas.
- Las Administraciones de Industria y Comercio de ámbito
local y provincial, para la puesta en vigor de la legislación.

2. NOVEDADES DE LA LEY ACTUAL
DE MARCAS REGISTRADAS
La actual Ley de Marcas se remonta al año 1983 y fue
sustancialmente enmendada en 1993. El texto de 1983
sustituyó una rudimentaria ley que llevaba en vigor du-
rante los 30 años anteriores, basada en la idea de marca
como una garantía de calidad más que de protección de
derechos. En marzo de 1993 fue enmendada para ex-
pandir el ámbito de protección, que cubre no sólo las mar-
cas registradas de productos, sino también de servicios, e
incluye además una normativa más severa de las sancio-
nes por infracción. En octubre de 2001 fue de nuevo
enmendada para introducir mejoras relacionadas con los
acuerdos TRIPS. También se aprobaron nuevas enmien-
das al Reglamento que entraron en vigor el 15 de sep-
tiembre de 2002. La nueva Ley permite una revisión de
las decisiones tomadas en materia de marcas por órganos
administrativos por vía judicial. Además, las marcas noto-
riamente conocidas están ahora protegidas directamente
por la Ley y no solamente por la vía administrativa. La
nueva Ley permite a los tribunales imponer compensa-
ciones de hasta 500.000 RMB (60.532 dólares USA)
así como ordenar medidas preventivas para paralizar la
producción ilícita de bienes.

29

La Ley se rige por el principio de “primer llegado, primer
servido”: al primero en registrar se le concede la propie-
dad de la marca.
Las marcas pueden registrarse antes de ser utilizadas. De
hecho, conviene que sean registradas antes del lanza-
miento para evitar encontrarse con el producto ya comer-
cializado en China. Actualmente se registran en China
más de 5.000 marcas semanalmente.
Las marcas de servicios pueden registrarse, salvo las de
servicios de venta al por mayor y al por menor, y obtienen
la misma protección que el resto de las marcas registra-
das. En la “Opinión respecto a la Resolución de Varios As-
pectos referentes a Marcas Registradas y Nombres de
Empresas”, publicada en abril de 1999, se impide el falso
registro por terceros de marcas como nombres de empre-
sas y viceversa.
El envoltorio publicitario de los productos es registrable.
A diferencia de la práctica internacional, las empresas no
pueden obtener protección bajo la Ley de Derechos de
Autor. La Administración Nacional de Derechos de Autor
(NCA) se niega a proteger el etiquetado de los produc-
tos. Las compañías deberán por tanto buscar el amparo
de la Ley de Marcas Registradas. La forma, tamaño, color
o textura del empaquetado de los bienes es susceptible
de registro. Algunas empresas han logrado con éxito re-
gistrar la totalidad de su etiqueta. En aquellos supuestos
de similitud en el envoltorio, los afectados pueden recu-
rrir a la Ley de Competencia Desleal de 1993, debiendo
demostrar que su producto es suficientemente conocido.
Las marcas registradas cuentan con un período de validez
de 10 años siguientes a la fecha de registro, y no a la fe-
cha de solicitud de registro como es práctica habitual. Po-
drán ser renovadas cada 10 años de forma indefinida.
Las Marcas deben registrarse en la Oficina Estatal de Mar-
cas (TMO) directamente subordinada a la Administración

30

Estatal de Industria y Comercio (SAIC). Las decisiones
tomadas por la Oficina pueden ser apeladas ante el Con-
sejo de Revisión y Adjudicación de Marcas (TRAB) o di-
rectamente ante un tribunal. La defensa de los derechos
de las marcas registradas corresponden a las administracio-
nes locales de Industria y Comercio (AICs). Como miem-
bro de la Organización Mundial de Comercio, China tiene
la obligación de observar los acuerdos TRIPS.
La revisión de 2001 da amplios poderes a los tribunales
y a las autoridades locales – en particular a la SAIC y a los
entes locales, AICs - para confiscar y destruir bienes ile-
gales, así como para imponer multas. Las AICs pueden
interrogar e investigar en casos sospechosos de infrac-
ción. La Ley también refuerza las atribuciones de los
propietarios de marcas a la hora de solicitar compensa-
ción para costes legales. Los daños serán calculados ba-
sándose en el valor real de mercado de los bienes origi-
nales más que en el valor de las copias. Si este valor no
fuera fácilmente determinable, los legítimos propietarios
podrán solicitar daños y perjuicios hasta un importe de
500.000 RMB (60.532 dólares USA). Las multas po-
drán incrementar hasta tres veces la facturación ilegal
del infractor. La nueva revisión contempla la posibilidad
de responsabilizar al infractor si éste no es capaz de de-
mostrar que ha obtenido los bienes de forma legítima e
identifica al proveedor. Otro logro de los legisladores,
más importante en teoría que en la práctica, son las Nue-
vas Disposiciones Provisionales sobre Identificación y
Administración de Marcas Notoriamente Conocidas.
Los principales cambios que introduce la revisión de
2001 son:
- La Ley permite a las personas físicas solicitar el registro
de una marca (art. 4). La antigua Ley permitía única-
mente solicitar el registro a empresas legalmente esta-
blecidas en China y no permitía a las personas físicas lo-
cales solicitar el registro, aunque sí a las extranjeras.
31

- Ahora pueden ser objeto de registro las marcas tridimen-
sionales, con las limitaciones del artículo 12 (art. 8).
- La Ley requiere que la marca objeto de registro posea
signos distintivos suficientes (art. 9).
- Se permite el registro de marcas de colectivas11 y mar-
cas de certificación12, además de incluir las marcas en
tres dimensiones.
- La nueva Ley prohíbe el registro de una marca que in-
cluya designaciones geográficas si los bienes a que ha-
ce referencia no son originarios del punto geográfico
especificado e induzca al público a confusión. Sin em-
bargo, una marca previamente registrada seguirá sien-
do válida si se hizo de buena fe. (art. 16).
- La nueva Ley prohíbe que se registren como marcas co-
merciales los signos que sólo incluyan nombre, diseños o
modelos genéricos de los bienes en los cuales se utilizan
las marcas, así como los signos que sólo hagan referencia
directa a la calidad o materias primas utilizadas. Sin em-
bargo, cualquiera de los signos mencionados arriba pue-
den registrarse como marcas comerciales cuando hayan
adquirido características distintivas a través del uso y lle-
guen a ser fácilmente identificables. Art. 10.
- En el caso de que un agente o representante registre en su
propio nombre, la marca de la persona o empresa a la que
representa sin su consentimiento y ésta formule oposición,
el registro será rechazado y el uso prohibido (art. 15).
11
Por “marcas colectivas” se entiende los signos que están registrados a
nombre de entidades, asociaciones u otras organizaciones para su uso
por parte de los miembros de las mismas en sus actividades comercia-
les con el fin de indicar que pertenecen a tales organizaciones (por
ejemplo, SGAE o AMEC).
12
Por “marcas de certificación” se entiende los signos controlados por
organizaciones capaces de supervisar determinados bienes o servi-
cios y que son utilizados por personas físicas o jurídicas fuera de la or-
ganización para sus bienes y servicios, con el fin de certificar el ori-
gen, el material, la modalidad de fabricación, la calidad y demás carac-
terísticas de los bienes o servicios (por ejemplo, AENOR).

32

- Disposiciones sobre marcas notoriamente conocidas
(well-known brands): cuando una marca comercial, res-
pecto de la cual se presente una solicitud de registro de
uso para bienes idénticos o similares, sea una reproduc-
ción, imitación o traducción de una marca comercial
notoria de otra persona que no está registrada en China
y probablemente cause confusión entre el público, su
registro se rechazará y su uso quedará prohibido. Cuan-
do se trate de bienes no idénticos o no similares y la
marca notoria sí esté registrada en China, también se
negará el registro y su uso será prohibido en el caso de
que cause confusión y pueda dañar los intereses del ti-
tular de la marca notoria registrada (art.13).
La Ley también determina qué factores se tendrán en
consideración para dotar a la marca con el calificativo
de notoria (art.13):
• El grado de reconocimiento que tenga entre el público.
• El tiempo de uso continuado de la marca.
• El tiempo consecutivo, alcance de la publicidad y
propaganda, y áreas geográficas donde se desarrolle
su promoción.
• Cualquier registro indicativo de uso de la marca como
notoria.
• Cualquier otro factor indicativo de su estatus de mar-
ca notoria.
- Las decisiones del TRAB pueden ser recurridas ante los
tribunales (arts. 32, 33, 43 y 49). Con la antigua Ley,
la decisiones del TRAB eran definitivas e inapelables.
También podrán ser recurridas las decisiones de las
AICs (art. 53).
- Ante cualquier disputa sobre marcas se puede solicitar
a las AICs que adopten las medidas oportunas (vía ad-
ministrativa) o entablar directamente un procedimien-
to ante los tribunales. Las AICs tienen potestad para in-
terrogar a las partes, investigar, revisar y copiar docu-
33

mentos contractuales relevantes, recibos, libros de
contabilidad y otros documentos, inspeccionar los loca-
les y bienes objeto de controversia, así como incautar y
destruir los bienes litigiosos y los instrumentos utiliza-
dos para fabricarlos o utilizados para falsificar las repre-
sentaciones de la marca registrada. También impondrán
multas y podrán mediar para fijar el montante de la
compensación por la violación del derecho de uso ex-
clusivo de la marca comercial, así como solicitar a los tri-
bunales la ejecución de sus decisiones administrativas
(arts. 53 a 55).
- Quien venda bienes que ignore violan el derecho ex-
clusivo de uso de marca registrada y pueda demostrar
que ha obtenido los bienes de forma legítima e identifi-
que al proveedor de los mismos, no será responsable de
los daños ocasionados (art. 56).
- El montante de la compensación por daños y perjuicios
será calculado sobre la base del beneficio obtenido por
el infractor durante el tiempo que duró la infracción o
basándose en las pérdidas sufridas por el perjudicado,
incluyendo los costes en que se incurrió para detener la
infracción. Cuando resulte difícil determinar estos con-
ceptos, el tribunal puede ordenar una compensación
por un importe igual o inferior a 500.000 RMB
(60.532 dólares USA) (art. 56).
- Medidas preliminares:
• Medidas cautelares. El propietario de la marca, o cual-
quier parte interesada, puede solicitar a los tribunales
que adopten medidas para ordenar el cese de la in-
fracción, así como para preservar la propiedad, si pue-
de demostrar que un tercera parte está realizando o
va a realizar actos que violan su derecho de marca y
que, de no detenerse dicha violación, los daños oca-
sionados a sus derechos e intereses legítimos serían
irreparables (art.57).

34

• Preservación de la prueba. El propietario de la marca, o
cualquier parte interesada, puede solicitar al tribunal,
antes de entablar el procedimiento legal, que preserve
la prueba, en el caso de que la prueba pueda perderse o
que sea imposible de obtener a posteriori. El tribunal de-
be decidir dentro de las 48 horas desde la solicitud y
emitir y ejecutar la orden de inmediato. El tribunal po-
drá solicitar al propietario de la marca o a la parte intere-
sada que preste una garantía. La acción legal debe ser
entablada dentro de los 15 días desde que se ejecuta-
ron las órdenes para preservar las pruebas (art. 58).
En octubre de 2002, el Tribunal Supremo Popular publi-
có determinadas órdenes relativas a la aplicación de la
Ley en las disputas civiles sobre marcas que los tribunales
tienen la obligación de seguir durante el desarrollo de los
litigios, tales como el órgano judicial que debe entender
del caso, modalidades de permiso para el uso de una mar-
ca registrada, la identificación de marcas similares o idén-
ticas, entre otros.

3. REGISTRO DE MARCAS
3.1. CONSIDERACIONES SOBRE LA NOMENCLATURA
EN CHINA
En China, generalmente, hay problemas para conseguir
registrar aquellas marcas cuyas siglas están compuestas
por dos o tres iniciales, al ser fácil que alguna empresa ya
las haya usado y reivindique un derecho de propiedad
preexistente. Debemos tener en cuenta que en China no
se emplea el alfabeto latino, con lo cual puede darse el
caso de que las mismas siglas escritas en cursiva o con
otro estilo no sean consideradas como marca registrada.
Para evitar esto ha de tenerse presente tanto la marca en
sí como su grafía. No obstante, el verdadero valor del re-
gistro en China debe de otorgarse al nombre chino usado
para comercializar la marca. Este es un aspecto habitual-
mente descuidado por las empresas extranjeras.

35

Los productos se comercializan inicialmente con desig-
naciones occidentales y, con posterioridad, el comprador,
que rara vez puede comprender la grafía occidental, le
asigna un nombre chino. En ocasiones este nombre ter-
mina adoptándolo la empresa que los comercializa. Las
empresas chinas pueden aprovecharse del éxito del cita-
do producto incorporando la marca reconocida por los
chinos y que no ha sido sometida a registro; es más, pue-
den llegar a registrar la marca y obligar al titular legítimo a
dejar de emplearla o a pagar una comisión. Resulta, por
tanto, un aspecto muy a tener en cuenta, en tanto que,
ante una compra, la mayoría de las decisiones se decan-
tan en función del nombre chino del producto, por muy
sencilla que sea la designación occidental.
En China no son susceptibles de registro, entre otros ca-
sos, las banderas nacionales, emblemas, nombres de lu-
gar, nombres genéricos para bienes, palabras o símbolos
contra la moral o costumbres, y referencias directas a la
calidad, tamaño, componentes u otras características del
producto.
En el supuesto de querer modificar la marca ya registrada,
utilizarla para otro producto dentro de la misma clase o
bien extenderla a una nueva clase, resulta imprescindible
solicitar un nuevo registro.

3.2. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
Una empresa extranjera que desee registrar una marca
debe, en primer lugar, buscar una empresa que actúe co-
mo su agente y que esté reconocida con capacidad para
ello por la Oficina de Marcas de Pekín, la cual es depen-
diente de la Administración Estatal China para Industria y
Comercio (SAIC). Existen varios agentes autorizados en
cada una de las provincias chinas.
El primer paso, aunque no es obligatorio, es hacer una so-
licitud de inspección previa. Su utilidad queda justificada

36

por las ventajas que conlleva, ya que la búsqueda de mar-
cas similares ahorra tiempo y dinero.
En caso de encontrar marcas similares, serán los agentes
encargados de la búsqueda quienes señalarán cómo ob-
viar las dificultades que se planteen.
El plazo habitual de una búsqueda es de una semana; aho-
ra bien, si se desea, es posible obtener los resultados de la
inspección en tres días laborables.
El tiempo de cumplimentación de todos los trámites del
registro de una marca en China puede alcanzar un perío-
do de año y medio. No obstante el mismo puede retrasar-
se hasta los dos años si existe algún tipo de problema en
el procedimiento de comprobación con otros registros
existentes.
Para el registro de la marca la empresa debe presentar los
siguientes documentos ante la Oficina Estatal de Marcas
(TMO), órgano dependiente de la SAIC:
- Carta de instrucción.
Es un documento emitido por la Oficina Estatal de
Marcas que autoriza a uno de los agentes oficiales a ac-
tuar por cuenta del solicitante. En el mismo debe ex-
presar su voluntad de confiar a la empresa, como su
agente, la realización de los trámites del registro. Al mis-
mo tiempo, la carta debe recoger de manera clara el
nombre de la marca, la clasificación internacional13 y la
descripción concreta de los bienes o servicios corres-
pondientes.
- Solicitud.
A la hora de registrar la marca se puede solicitar el regis-
tro del nombre únicamente, pero por regla general sue-
le incluirse por partida doble el nombre de la marca y el
13
El Tratado de Niza sobre Nomenclatura Internacional enumera todas
la categorías de actividad e identifica prácticamente todos los pro-
ductos. Ver Anexo III.

37

logo de la misma y archivar ambos juntos en una única
solicitud de registro. Para cada solicitud de registro de
una marca se deben adjuntar cinco copias de la misma.
Si se decide registrar la marca en color, se procederá a
la entrega de cinco reproducciones en color y una en
blanco y negro. Dichas reproducciones deben ser lo
más perfectas posibles y la altura y la anchura tendrán
que estar comprendidas entre 5 y 10 cm.
En caso de que la marca corresponda a productos farma-
céuticos, de nutrición-medicinal o comida para niños se
hace necesaria la presentación de un certificado emitido
por el Ministerio de Sanidad y Consumo español14. Tal
certificado asegurará que el solicitante opera correcta-
mente en el sector.
Una vez que el agente auorizado haya presentado la soli-
citud en la Oficina de Marcas, se emite un recibo que
testifica el número de archivo y la fecha. Esto resulta cla-
ve dado el principio “primer llegado, primer servido” impe-
rante en China.
El coste dependerá de los aspectos que cubra el regis-
tro. El coste medio que facturan estas empresas y que
engloba sus honorarios más las tasas que cobra la Admi-
nistración china asciende a unos 425 dólares USA, 125
dólares por comisión oficial y 300 dólares por lo que se
refiere a la remuneración del agente. Este precio incluye
el registro de una marca con un tope de 10 artículos ads-
critos a la misma. Por cada producto que supere este lí-
mite y que se desee sea registrado con la misma marca,
deberán desembolsarse 23 dólares más, 13 en concepto
de comisión oficial y 10 por lo que se refiere al trabajo
del agente. Para cada clase adicional a la que desee sea
registrada la misma marca se habrán de desembolsar
390 dólares, 120 por la comisión oficial y 270 por el tra-
bajo del agente.
14
www.msc.es

38

En el caso de no que no hubiese mayores problemas en la
tramitación, las anteriores comisiones bastarían para com-
pletar el proceso de registro.
Por el contrario, si se ralentizara el proceso surgiría la ne-
cesidad de proceder al pago de distintas comisiones en
concepto de asesoramiento del examinador - quien noti-
fica la negativa oficial al registro - o de revisión.15
Conviene señalar que, a diferencia de lo que sucede en
Europa, un trámite común como apelar al Convenio de
París para la Protección de la Propiedad Industrial, que
otorga derechos a las marcas registradas basándose en el
uso, no resulta tan sencillo. Se ha de considerar como
subjetivo lo que el Gobierno chino pueda entender por
marca notoria.

3.3. DURACIÓN DEL PROCESO DE SOLICITUD
El tiempo que lleva el proceso es variable, aunque si todo
transcurriera sin mayores problemas la duración media es-
taría en unos 18 meses.

CUADRO 1: DURACIÓN DEL PROCESO DE REGISTRO DE UNA MARCA
Remisión de la petición, examen formal y
recibo de aceptación de la petición. 1 mes
Examen preliminar. Publicación de la petición en el Boletín. Variable (de 6 a 9 meses)
Examen público (posibles objeciones). 3 meses
Publicación de la aprobación en el Boletín. Emisión del certificado. 1,5 meses
Total 14 a 18 meses

Una vez la solicitud sea remitida por el agente a la Ofici-
na de Marcas, pueden darse tres posibilidades:
- Aprobación de la solicitud.
En caso de encontrar la marca factible y no existir con-
flictos relacionados con su registro, se concederá la
15
Para mayor información al respecto, existe en el Anexo III una tabla
de comisiones que recoge todas las variantes posibles.

39

aprobación preliminar de la solicitud al cabo de 7 a 10
meses desde la presentación de la misma. La aproba-
ción preliminar se publica en el Shangbiao Gonggao o
Boletín de Marcas Registradas. Cualquiera puede expo-
ner sus objeciones en los tres meses siguientes a dicha
publicación.
- Notificación de que la solicitud debe corregirse.
Si sólo parte de la marca registrada propuesta se en-
cuentra en conflicto con otra marca registrada previa-
mente, la Oficina requerirá que se revise. El solicitante
podrá, entonces, modificar o eliminar aquellos elemen-
tos conflictivos de la marca.
- Rechazo de la solicitud.
En dicho caso se dispone de 15 días para apelar la deci-
sión, permitiéndose una prórroga de 30 días. La rigidez
de estos plazos límite es un problema grave. Se pierden
muchos días mientras las decisiones de la Oficina de
Marcas se envían al agente de registro chino, posterior-
mente al abogado y finalmente al solicitante. En caso
de que la apelación sea aceptada, es preciso más tiem-
po para la traducción y el acopio de pruebas.
Una vez que la solicitud sea finalmente aprobada, se pu-
blicará en el Shangbiao Gonggao. Las objeciones deberán
presentarse en el plazo de los tres meses siguientes. En el
caso de no existir oposiciones, la Oficina de Marcas emi-
te un certificado de registro válido por 10 años y renova-
ble indefinidamente.
De existir oposición, la Oficina de Marcas cuenta con un
período de tiempo ilimitado para decidir la aceptación o
no de la marca. Independientemente de la decisión, ésta
puede a su vez apelarse ante el TRAB. Para solicitar la
apelación se conceden 15 días, con una prórroga máxima
de 30 días. Antes de la revisión de 2001, las resolucio-
nes del TRAB eran definitivas; ahora, con la nueva legisla-
ción, cualquier parte interesada que esté en desacuerdo

40

con las decisiones del TRAB podrá entablar acción legal
ante el Tribunal Popular en un plazo de 30 días desde la
recepción de la notificación.
Una vez que la marca resulta aceptada, todos los produc-
tos deberán llevar el logotipo ® o los caracteres chinos
zhuce shangbiao que indican que se trata de una marca re-
gistrada. Aquellas marcas que difieran en apariencia de la
marca registrada (por ejemplo, en el tipo de letra) podrán
combinarse con la palabra shangbiao (marca) o el símbolo
™ que no implica protección legal.
3.4. INFORMACIÓN DE UTILIDAD
- España, como miembro del Convenio de París, puede
solicitar prioridad a la hora de registrar su marca en Chi-
na. Cuenta con seis meses desde la fecha de la primera
solicitud en cualquier otro Estado miembro para exigir
prioridad en China. La solicitud tendrá preferencia so-
bre cualquier otra presentada tras la fecha de esa prime-
ra solicitud.
- China es país firmante del Arreglo de Madrid relativo al
Registro Internacional de Marcas por el cual se permite
el registro de marca en varios países al mismo tiempo.
La empresa debe solicitar el registro en China a través
de cualquiera de las oficinas internacionales de la Or-
ganización Mundial de la Propiedad Intelectual16 (OM-
PI). Los registros internacionales se mantienen en vi-
gor durante 10 años, y pueden renovarse indefinida-
mente por nuevos períodos de 10 años mediante el pa-
go de las tasas17 establecidas. La Oficina Internacional
envía un recordatorio al titular y a su mandatario (si lo
hubiere) seis meses antes de la fecha de renovación.
16
En España el organismo es la OEPM, Oficina Española de Patentes y
Marcas.
17
Se pueden consultar las tasas según el Acuerdo de Madrid en la
OEPM o en la página web de la OMPI (http://www.wipo.int/ma-
drid/es/fees/index.htm).

41

A partir de la fecha del registro internacional, la protec-
ción de la marca en China es la misma que si la solicitud
de registro de la marca hubiera sido presentada directa-
mente en la Oficina de Marcas de China.
- Las empresas deben registrar su marca en todas aque-
llas clases de productos y servicios que pudieran tener
relación con el suyo. Por ejemplo, una marca de calzado
debería no sólo registrarse bajo la clase 25 (vestidos,
calzados, sombrerería) sino también incluir la clase 35
(publicidad, gestión de negocios comerciales, adminis-
tración comercial, trabajos de oficina) para poder usar
la marca si decide abrir puntos de venta bajo el nombre
de la misma.
- A la hora de seleccionar un nombre chino, la mayoría
de las empresas extranjeras elige una mera trascrip-
ción fonética del nombre original, pensando casi
siempre en el mercado de Hong Kong. Un claro
ejemplo de ello es Mc-Donald’s (mak dong no en can-
tonés; mai dang lao en mandarín). En el supuesto de
que el resultado no fuera armónico se puede proce-
der a una transposición conceptual como hicieron
Apple (ping guo, manzana) o Polo (san jiao ma, caba-
llo con tres patas).
- Los consultores aconsejan registrar la marca en blanco
y negro, además de con su color original, para que no
pueda ser registrada en ningún otro color.
- También es conveniente registrar la marca en letras ma-
yúsculas con caracteres convencionales, por lo que, en
principio, está protegida en todas sus variantes; se dice
"en principio" pues algunas autoridades sólo reconocen
la reproducción exacta recogida en el registro y pueden
adoptar medidas draconianas, como imponer una multa
que puede alcanzar el 20% del volumen de ventas du-
rante todo el período de uso ilegítimo de la marca. A
modo de ejemplo, en 1996 tres empresas extranjeras

42

inversoras en Shanghai fueron multadas por incorporar
el logotipo ® junto a una variante de marca no registra-
da. La multa se impuso por cinco años, aunque los abo-
gados consiguieron posteriormente llegar a un nuevo
acuerdo por el cual las empresas prometieron cambiar el
empaquetado en los 30 días siguientes.
- La legislación china sobre marcas no contempla el al-
cance que puedan tener certificaciones internaciona-
les como los certificados ISO.
- La calidad de los productos que ostentan la marca debe
mantenerse. La sanción abarca desde multas hasta la
rescisión de la marca registrada. No obstante, el térmi-
no "calidad" carece de una definición precisa.
- El registro de marcas es obligatorio en el caso de deter-
minados productos: químicos, farmacéuticos y tabaco.

4. LICENCIAS SOBRE MARCAS REGISTRADAS
La Ley de Marcas Registradas de 1 de julio de 1993 ha-
ce referencia al tema de las licencias en reiteradas ocasio-
nes. Los denominados Trademark Licensing Contract Recor-
dal Procedures, promulgados por la SAIC en agosto de
1997, han servido como complemento a la mencionada
Ley. Los objetivos primordiales de los procedimientos
son la provisión de un modelo a seguir para el registro de
las licencias sobre marcas registradas y unificación de las
leyes existentes relativas a las licencias.
Contenido del contrato de licencia:
- Identificación de la marca licenciada.
- Productos a los que se refiere el contrato.
- Plazo de la licencia.
- Obligación del licenciador de controlar la calidad de
aquellos productos que ostenten la marca licenciada.
- Obligación de señalar en los bienes el nombre del li-
cenciatario y el origen de los mismos.

43

El contrato de licencia debe ser registrado por el licencia-
tario ante la AIC y la Oficina de Marcas en un plazo de
tres meses desde su firma. Deben enviarse a registro los
siguientes documentos:
- Solicitud de registro firmada por el licenciador.
- Copia del acuerdo de licencia de la marca.
- Copia del certificado de registro de la marca licenciada.
En caso de que licenciador o licenciatario sean de nacio-
nalidad extranjera, la SAIC obliga a la firma de un poder
que autorice la representación por un agente de marcas
designado por la SAIC.
A todos los documentos deberá adjuntarse una traduc-
ción en chino.
Una vez se apruebe el registro, se publicará en el Shang-
biao Gonggao. En caso de no resultar exitoso el registro, el
solicitante tendrá un mes de plazo para rectificar y volver
a solicitarlo.
Tanto el licenciador como licenciatario incurren en una
obligación mutua de control de la calidad de los produc-
tos comercializados. En el caso de que la calidad no alcan-
ce el nivel requerido, podría cancelarse el registro.
Aunque la marca puede licenciarse en un contrato de
transferencia de tecnología, resulta preferible que la mar-
ca se licencie en un contrato independiente.
Cualquier tipo de actividad ilegal en lo referente al
acuerdo de licencia será competencia de la rama local
de la AIC, según lo dispuesto en la Ley de Marcas Re-
gistradas.
De nuevo, ha de enfatizarse la necesidad de que la marca
esté previamente registrada en China antes de la firma
del acuerdo de licencia de marca.

44

5. INFRACCIONES DE MARCAS REGISTRADAS
Por infracción de una marca registrada se entiende:
- Uso de una marca que es idéntica o similar a otra registra-
da en productos iguales o similares a aquéllos para los que
la marca se registró sin la autorización del propietario.
- Venta de bienes a sabiendas de que se están comercia-
lizando con una marca falsificada.
- Falsificación o reproducción de una marca registrada
sin autorización del propietario, o vender falsificaciones
hechas sin autorización.
- Perjuicio causado por cualquier otro modo en el derecho
de uso exclusivo de la marca registrada, y en particular:
• Comerciar con bienes que se sabe, o se debería sa-
ber, que infringen ese derecho exclusivo.
• Usar una parte idéntica del diseño de una marca re-
gistrada, cuando la similitud es suficiente para condu-
cir a error acerca de la identidad del producto.
• Proveer servicios de almacenaje, transporte, correo
y/o ayudar a la ocultación de bienes con la finalidad
de infringir el derecho de uso exclusivo.
En el año 2002, según la SAIC, las AICs locales inves-
tigaron 23.539 casos de violación de marca registrada,
de los cuales 21.415 eran locales y 2.124 eran con
parte extranjera implicada. Fueron trasladados 59 casos
a las autoridades judiciales para su instrucción. Se in-
cautaron y borraron las marcas de 78.979.514 artícu-
los y se destruyeron 3.529 toneladas de piezas. Las
multas ascendieron a un total de 135.612.506 RMB
(más de 16 millones de dólares USA), siendo la multa
media por caso sancionado de 6.256 RMB (758 dóla-
res). Los daños compensatorios pagados a los titulares
fueron de 3.666.531 RMB (443.889 dólares), siendo
la compensación media por caso de 17.543 RMB
(2.124 dólares).

45

5.1. MECANISMOS DE DEFENSA
Existe una doble protección: judicial y administrativa.
También se cuenta con las negociaciones directas con el
infractor o el recurso al arbitraje.
Existen precedentes de respaldo de las autoridades admi-
nistrativas y los tribunales chinos a las acciones legales
emprendidas por empresas extranjeras contra infractores
chinos. Las normas que regulan cada uno de los derechos
inmateriales susceptibles de transferencia contienen las
acciones que pueden ser ejercidas para la salvaguarda de
tales derechos. Pese a la debilidad de los órganos de eje-
cución de las leyes en China, en algún momento puede
resultar conveniente o necesario ejercitar las acciones le-
gales pertinentes.
Mientras que hasta hace poco sólo podía presentar la de-
manda el propietario legalmente registrado, actualmente
se permite a cualquier empresa licenciada el ejercicio de
las acciones de protección de la propiedad intelectual.

5.1.1. Vía administrativa
En los supuestos de violación de derechos de marca, la
mayoría de las empresas extranjeras prefieren organizar la
investigación a través de las Administraciones locales de
Industria y Comercio (AICs) que son las más eficaces
entre los órganos de ejecución de derechos. Las delega-
ciones locales de la Administration for Qualitiy Supervi-
sión, Inspection and Quarentine (AQSIQ), encargadas
de la supervisión de la calidad, también pueden actuar en
estos supuestos sobre la base de que dichas falsificacio-
nes pueden atentar contra la salud o la seguridad.

46

CUADRO 2. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA VÍA ADMINISTRATIVA
Ventajas Inconvenientes
Rapidez de actuación, con un plazo máximo Las multas las cobran las autoridades locales
de tres meses. pertinentes.
La actividad ilegal será inmediatamente En rara ocasión se indemnizará al afectado.
paralizada.
Proteccionismo regional. Las autoridades
alegarán falta de prueba.
Pocas veces se hace un seguimiento al proceso.

El procedimiento es el siguiente:
1. Dirigirse a un agente autorizado.
Si la empresa española no está implantada en China,
es necesario contactar con una agencia autorizada pa-
ra gestionar reclamaciones de empresas extranjeras.
Ésta será la encargada de presentar la queja ante la
AIC local. Si la empresa está implantada, la Ley permi-
te, desde 1995, que las reclamaciones sean directa-
mente gestionadas por las subsidiarias chinas de las
empresas extranjeras o bien el socio chino de una
joint-venture.
2. Demostrar la infracción.
Basta con presentar copia de registro de la marca. En
el supuesto de competencia desleal se debe demos-
trar que el envoltorio, etiquetado o marca no registra-
da son imitaciones evidentes del producto con la mar-
ca registrada. Debe probarse que las muestras aporta-
das son falsificaciones.
3. Presentar la queja ante la Administración de Industria
y Comercio (AIC) de ámbito local.
4. Evaluación de la queja.
La AIC contará con un plazo máximo de 15 días, des-
de el momento en que se le informó, para comunicar la
aceptación o rechazo razonado de la queja.

47

5. Redadas.
Suelen efectuarse en el plazo de dos a tres meses, aun-
que hay veces en que se actúa de forma inmediata por
el incentivo del cobro de la multa y la reventa de la mer-
cancía. En aquellas localidades donde la economía de-
penda de la piratería (Guangdong y Fujian) será más
difícil conseguir la actuación de las AIC, quienes alega-
rán inexperiencia. En el supuesto de que el infractor sea
cogido in fraganti, la fábrica será sellada, tardando la AIC
de uno a dos meses en determinar la penalización.
6. Seguimiento.
En la mayoría de los casos, una vez cobrada la multa las
autoridades pasan a atender otras demandas. Si el
afectado insiste, a veces puede llegar a cobrar una
compensación. Las autoridades destruirán el material
falsificado salvo en el caso de las marcas. El AIC pue-
de confiscar el material, ordenar la retirada de la marca
y posteriormente revender la mercancía.
Las AICs están encargadas de supervisar el respeto de
los derechos, evitar la competencia desleal, llegar a
acuerdos extrajudiciales y tratar casos de disputas sobre
esos derechos.
Tras una redada, la práctica habitual es que los envases y
embalajes se destruyan y que la maquinaria se modifique
de forma oportuna. En cuanto a los productos, pueden
darse dos situaciones: por un lado, que se destruyan a pe-
tición del titular de los mismos, lo cual resulta muy impro-
bable y por otro lado, que se confisquen por la AIC y, pos-
teriormente, se revendan previa retirada de la marca re-
gistrada. Esta última posibilidad constituye un importante
aliciente para la organización de las redadas. Todavía se
da el caso de que las AICs soliciten una compensación
por no vender los productos.
Con la nueva revisión de 2001 se dota de amplios po-
deres a los tribunales y a las autoridades locales para

48

confiscar y destruir bienes ilegales así como para impo-
ner multas.

5.1.2. Vía judicial
La mayoría de las empresas descartan la posibilidad de
usar la vía civil para la defensa de sus derechos por va-
rios motivos. En primer lugar, el proceso civil es más
costoso, en segundo lugar, porque la carga de la prueba
recae sobre el titular del derecho y, en tercer lugar, por
la incertidumbre generada por el proteccionismo local.
Las infracciones serias de violación de derechos de
marca están sujetas a procesos criminales y penas de
prisión. Sin embargo, es difícil que un caso, incluso de
los más graves, sea aceptado por los fiscales debido al
exceso de trabajo.
Las aclaraciones al Código de Procedimiento Criminal
(1993) promulgadas en el año 2001 ayudan a la Ofici-
na de Seguridad Pública (PSB, en sus siglas en inglés) y
a los fiscales a determinar si una determinada violación
de un derecho de marca debe considerarse delito o no.
La revisión de determinados artículos estipula la posibili-
dad de prisión de hasta tres años para el infractor en
aquellos casos donde se den circunstancias serias o don-
de las ventas del infractor sean cuantiosas. Puede haber
prisión de hasta siete años cuando las circunstancias se-
an extremadamente serias o las ventas sean enormes.
Ninguno de los conceptos “serio”, “cuantioso”, “extrema-
damente serio”, “enorme” se define expresamente. Sin
embargo, la policía, así como jueces, entienden como
mínimos requerimientos para que se den serias circuns-
tancias lo siguiente: “Cuando una persona física sea res-
ponsable de la fabricación de bienes bajo violación de
marca y el valor de las copias y/o la venta excedan los
100.000 RMB (12.106 dólares USA), puede solicitar-
se la vía judicial. Cuando se pretenda entablar acciones
judiciales contra empresas u otras organizaciones (dis-

49

tintas a personas individuales), el valor de las copias y/o
la venta debe ser como mínimo de 500.000 RMB
(6.053 dólares)”.

CUADRO 3. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA VÍA JUDICIAL
Ventajas Inconvenientes
Carácter público, con lo cual los jueces Elevado coste de todo el proceso.
no se verán presionados Recientemente, sólo el coste inicial alcanzaba
por los organismos locales. los 12.000 dólares USA.
Elevadas compensaciones económicas. Lentitud de todo el proceso.

Los juzgados chinos se encuentran estructurados en un
sistema de cuatro niveles y dos instancias. Los cuatro ni-
veles son el Tribunal Supremo del Pueblo, el Alto Tribu-
nal del Pueblo, el Tribunal Intermedio y los Tribunales
Locales. Las dos instancias hacen referencia a que la se-
gunda constituye la última opción de recurso. Desde
1992 los altos tribunales y en 35 tribunales intermedios
se han creado juzgados especializados en asuntos de
propiedad industrial e intelectual. En ciudades como Pe-
kín, Shanghai, Guangdong, Fujian y Hainan existen jue-
ces especializados exclusivamente en derechos de pro-
piedad intelectual.
Durante los últimos años un creciente número de empre-
sas extranjeras han salido victoriosas en sentencias judi-
ciales. Un juicio civil resulta ventajoso:
- Si el dinero involucrado en la violación de derecho es
cuantioso.
- Si un juicio supone la única manera para que el infractor
ceje en su actividad.
- Si se quiere publicidad.
- Si implica una gran complejidad técnica o se trate de
una laguna legal ante la cual las administraciones se
muestran reticentes a actuar.
El procedimiento que se sigue es el siguiente:

50

1. Puesta del caso en investigación y seguimiento.
Un juzgado señalará en el plazo de siete días si acepta
o no el caso. El demandante tiene derecho a solicitar
la salvaguarda de su propiedad. Se puede solicitar al
juez, antes de que comience el proceso, que ordene el
cese de la actividad infractora, previo depósito de una
garantía por un importe equivalente a dicha actividad
y habiendo aportado suficientes y efectivas pruebas.
El juzgado tendrá un plazo de 48 horas, desde el mo-
mento de la comunicación, para tomar una decisión.
Independientemente de cuál fuera la decisión, el jui-
cio deberá comenzar en los 15 días siguientes a la soli-
citud de cese.
Desde 1991 se les exige, además, a las partes que
aporten sus propias pruebas, pudiéndose contratar pa-
ra ello a investigadores privados. A la hora de contratar
un abogado debe tenerse en cuenta que ha de estar
cualificado para ejercer en China y a ser posible que
tenga una experiencia previa en la materia.
2. Proceso y juicio.
Los casos de disputas sobre propiedad intelectual son
juzgados públicamente. Puesto que los derechos de
propiedad intelectual son considerados en China co-
mo primordiales, en caso de infracción el tribunal pue-
de sentenciar al demandado a asumir responsabilida-
des civiles, incluyendo el cese de la actividad, ofreci-
miento de disculpas y compensación por el perjuicio
causado según lo estipulado por la Ley. Las sanciones,
en caso de resultar preciso, podrán ser la confiscación
de ingresos ilegales, la imposición de multas o la de-
tención. En caso de que la infracción se considere ex-
tremadamente grave, se podría llegar a considerar co-
mo ofensa criminal, lo que acarrearía su correspon-
diente sanción penal.
En el proceso criminal público pueden emplearse dos vías:

51

- A través de la Policía o PSB, quien está obligada a in-
vestigar todos los casos de violación de derechos de
propiedad intelectual antes de que sean presentados al
fiscal local. A las empresas extranjeras les preocupa la
escasa experiencia de los agentes del PSB, que suelen
actuar como refuerzo de los organismos administrativos
que organizan las redadas.
- A través de las autoridades administrativas. Las AICs lo-
cales están obligados a denunciar a los fiscales todos
los casos de violación de derechos de marca cuando el
volumen de la infracción supere los 100.000 RMB
(12.106 dólares USA). Los fiscales no pueden hacer-
se cargo del elevado volumen de casos, por lo cual el
número de casos transferidos por las AIC’s a los fiscales
durante el año 1999 alcanzó los 21.
Desde 1997 puede utilizarse el proceso criminal privado
por el cual los afectados asumen el rol de fiscales, siempre
y cuando el caso no haya sido aún puesto en manos de la
Policía. Se trata de un proceso poco utilizado dado el des-
conocimiento que existe sobre él, del elevado coste y la
larga duración del mismo. Los aspectos básicos de la nor-
mativa que lo regula son los siguientes:
- El proceso criminal puede ser dirigido contra infracto-
res de los derechos de autor o marcas registradas, nun-
ca contra infractores de falsificaciones en la presenta-
ción de productos, secreto industrial o derechos de au-
tor no registrados.
- Los titulares del derecho no necesitan aprobación por par-
te de la Policía o fiscales para iniciar un proceso privado.
- El juez puede declarar que el proceso privado presupo-
ne un hecho que daña de forma seria intereses de ca-
rácter social o nacional, en cuyo caso deberá involucrar-
se al organismo local correspondiente.
El demandante puede de forma unilateral poner fin al
proceso retirando la denuncia.

52

5.2. ¿QUÉ VÍA RESULTA MÁS CONVENIENTE?
La acción administrativa resulta eficaz por su rapidez, no
tanto por los resultados que depara. El número de proce-
sos administrativos supera con diferencia al de ejecuti-
vos, ahora bien, la acción administrativa no tiene, en ge-
neral, más resultado que parar temporalmente la produc-
ción de las falsificaciones. El cierre de una fábrica resulta
inmediato, pero al poco tiempo la misma empresa puede
estar produciendo los mismos bienes. La SAIC además
posee una facultad realmente inconveniente para los fi-
nes que se persiguen: está capacitada para la venta de los
productos confiscados, con lo que no se solventa el pro-
blema de la falsificación. Por otra parte, los organismos
competentes tienen más intención de elaborar un mero
informe que de solucionar realmente el problema llevan-
do a cabo un desmantelamiento de la estructura produc-
tiva del falsificador. Los tribunales generalmente recha-
zan aquellos casos que ya han sido solucionados por la ad-
ministración local pertinente.
Aunque la mayoría de las empresas siguen prefiriendo el
recurso a cauces administrativos antes que a la vía judicial,
cada vez más compañías llevan sus casos a los tribunales
especializados en derechos de propiedad intelectual. La
ventaja de esta opción es que es la única vía para solicitar
una indemnización. Más aún, la publicidad de un caso pue-
de servir como advertencia para otros infractores.
En consecuencia, será la gravedad de la infracción y sus
repercusiones las que dirimirán si el proceso será adminis-
trativo o precisará del mayor rigor que supone el judicial.

6. ESTADÍSTICAS
En 2003 China ha batido el récord mundial de solicitu-
des de registro de marcas, con un total de 452.000 peti-
ciones (el récord lo tenía EE.UU. con 375.000 en
2000). En 2003 China ha aprobado 197.000 marcas.
En el año 2002, la Oficina de Marcas aceptó un total de
53

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