China propiedad intelectual

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China propiedad intelectual

  1. 1. ión ª ediczada 2 li actuaPROPIEDADINTELECTUAL YTRANSFERENCIA DETECNOLOGÍA EN
  2. 2. Está publicación ha sido elaborada por la Oficina Económicay Comercial de España en Shanghai.En la elaboración de este manual deben recibir especial menciónJosé María Lendínez y Ana Queipo, así como Raquel Ramos por laorientación sobre el contenido.2ª edición actualizadaFebrero, 2004© INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX)Paseo de la Castellana, 14-16, 28046 MADRIDtel.: 902 349 000fax: 91 431 6128c.e.: icex@icex.eswww.icex.esDepósito Legal: M-00000-2004ISBN: 84-7811-529-3NIPO: 381-04-027-7Impresión: G. Marte, S.A.
  3. 3. ÍNDICEINTRODUCCIÓN 9PARTE I: CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 131. CONSIDERACIONES CULTURALES SOBRE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 152. EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD INTELECCTUAL 163. LEY SOBRE COMPETENCIA DESLEAL 174. ORGANISMOS COMPETENTES EN LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 19 4.1. Aduanas 20 4.2. Quality Brands Protection Commitee (QBPC) 23 4.3. Grupos de trabajo de la Cámara de Comercio Europea con las Oficinas Comerciales de los países de la UE 24PARTE II: MARCAS REGISTRADAS 271. INTRODUCCIÓN 272. NOVEDADES DE LA LEY ACTUAL DE MARCAS REGISTRADAS 293. REGISTRO DE MARCAS 35 3.1. Consideraciones sobre la nomenclatura en China 35 3.2. Procedimiento de registro 36
  4. 4. 3.3. Duración del proceso de solicitud 39 3.4. Información de utilidad 414. LICENCIAS SOBRE MARCAS REGISTRADAS 435. INFRACCIONES DE MARCAS REGISTRADAS 45 5.1. Mecanismos de defensa 46 5.1.1. Vía administrativa 46 5.1.2. Vía judicial 49 5.2. ¿Qué vía resulta más conveniente? 536. ESTADÍSTICAS 537. CASOS PRÁCTICOS 55 7.1. El cocodrilo de la discordia 55 7.2. Yamaha lucha por la protección de su marca 56PARTE III: PATENTES 591. INTRODUCCIÓN 592. CONCEPTO DE PATENTE 613. LA ACTUAL LEY DE PATENTES 63 3.1. Clarificación en las condiciones para la concesión de patentes 64 3.2. Especificaciones de las condiciones de concesión de patente 64 3.3. Normativa más detallada para la protección de patentes 654. REGISTRO DE PATENTES 67 4.1. Contenido de la solicitud 68 4.2. Proceso de aprobación 705. LICENCIAS SOBRE PATENTES 716. INFRACCIONES DE PATENTE 74 6.1. Mecanismos de defensa 75 6.1.1. Vía administrativa 77 6.1.2 Vía judicial 797. CASOS PRÁCTICOS 80
  5. 5. PARTE IV: DERECHOS DE AUTOR 851. RÉGIMEN ACTUAL SOBRE DERECHOS DE AUTOR 87 1.1. Principales provisiones de la Ley 882. ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR 913. SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS DERECHOS DE AUTOR 924. DEFENSA DE LOS DERECHOS DE AUTOR 93 4.1. Vía administrativa 94 4.2. Vía judicial 95 4.2.1. Penal 96 4.2.2. Civil 975. CENTRO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR (CCPC) 976. ACTITUD DEL GOBIERNO FRENTE A LA PIRATERÍA 987. DERECHOS DE AUTOR Y SOFTWARE 998. INTERNET Y LOS DERECHOS DE AUTOR 104 8.1. La lucha contra la piratería por Internet 106 8.2. Organismos competentes 108 8.3. Registro de dominios 108PARTE V: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 1151. INTRODUCCIÓN 1152. LOS ACUERDOS DE LICENCIA 116 2.1. Modalidades 116 2.2. Cambios legislativos 118 2.3. Concepto de transferencia de tecnología 122 2.4. Supuestos de importación de tecnología 125 2.5. Organismos reguladores 126 2.6. Tipos de tecnología 127 2.6.1. Tecnología de libre importación 128 2.6.2. Tecnología de importación restringida o prohibida 130
  6. 6. 2.7. La transferencia de tecnología 132 2.7.1. Punto de vista del cedente extranjero 132 2.7.2. Punto de vista del cesionario 133 2.8. Elementos del contrato de transferencia 134 2.8.1. Contenido y límites 134 2.8.2. Obligaciones de las partes 137 2.8.2.1. Obligaciones del cedente 137 2.8.2.2. Obligaciones del cesionario 1383. LA TECNOLOGÍA COMO PARTE DE LA INVERSIÓN 139 3.1. Transferencia de tecnología y formas de inversión 139 3.1.1. Contribución a una joint-venture 140 3.1.1.1. Joint-venture equitativa o empresa mixta por acciones o convencional 144 3.1.1.2. Joint-venture cooperativa o empresa mixta contractual o cooperativa 147 3.1.2. Contribuciones a empresas de capital totalmente extranjero 148 3.2. Aportaciones de patentes y marcas 149 3.3. Royalties 1504. VIOLACIÓN DE DERECHOS LIGADOS A LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 152 4.1. Precauciones durante la negociación: tratamiento de información confidencial 154 4.2. Transferencia de la tecnología por etapas 154 4.3. Concesión de garantías recíprocas 155 4.4. Diseño de un programa de protección 155ANEXOS 157I. CRONOLOGÍA LEGISLATIVA SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL EN CHINA 157II. CUADROS ESTADÍSTICOS 159 1. Marcas 159 2. Patentes 165 3. Derechos de autor 167
  7. 7. III. TASAS DE REGISTRO 169IV. REGISTRO DE MARCAS: DESCRIPCIÓN GENERAL DE CLASES 172V. MODELOS DE SOLICITUDES Y DE CERTIFICACIÓN 175 1. Registro de marca 175 2. Renovación de marca 176 3. Certificado de registro de marca 177VI. AGENTES PARA EL REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES EN CHINA 178VII. DIRECCIONES EN INTERÉS 187 1. En China 187 2. En España 193VIII.FUENTES DE INFORMACIÓN 194 1. Fuentes bibliográficas empleadas en la elaboración de esta obra 194 2. Fuentes consultadas en Internet para la elaboración de esta obra 194 3. Bibliografía complementaria editada por el ICEX 195
  8. 8. R U S I A HEILONGJIANG HARBIN JILIN MAR DE JAPÓN JAPÓN SHENYANG COREA KAZAJSTÁN MONGOLIA LIAONING DEL NORTE COREA PEKÍN DALIAN DEL SUR URUMQI TIANJIN MONGOLIA INTERIOR HEBEI KIRGUISTÁN QINGDAO SHANXI SHANDONG XINJIANG MAR NINGXIA AMARILLO JIANGSUTAYIKISTÁN AFGANISTÁN HENAN SHANGHAI XIAN QINGHAI GANSU ANHUIPAKISTÁN SHAANXI MAR DE WUHAN CHINA HUBEI ZHEJIANG CHENGDU ORIENTAL CHONGQING JIANGXI SICHUAN FUJIAN XIZANG HUNAN XIAMEN TAIWÁN GHIZHOU GUANGDONG XHANTOU NEPAL GUANGZHOU BUTÁN SHENZHEN GUANGXI ZHUHAI HONG KONG YUNNAN MACAO INDIA ZHANJIANG BANGLADESH VIETNAM MYANMAR MAR DE CHINA FILIPINAS LAOS HAINAN MERIDIONAL
  9. 9. INTRODUCCIÓN "...se aprende copiando, así la imitación debe ser considerada un elogio" Confucio (551-479 a.C.) "Si China continúa tolerando que los falsificadores queden impunes, el país no tendrá futuro" Zhu Rongji Ex-Primer Ministro de China Securities Times, 11 de junio, 1999A consecuencia de la integración de la economía mundial,la globalización de los mercados y el acelerado crecimien-to del comercio de bienes intangibles frente a los tangi-bles, la Organización Mundial de Comercio (OMC) haerigido a la Propiedad Intelectual como uno de los tres pi-lares del sistema de comercio mundial prescribiendo unasnormas mínimas para la protección de los Derechos dePropiedad Intelectual (DPIs) en los 179 Estados miem-bros. La adhesión de la República Popular China –con unapoblación de casi 1.300 millones de personas y la sextaeconomía mundial– a la OMC constituyó un evento histó-rico de la máxima relevancia. El primer paso hacia la coope-ración internacional en el ámbito de protección de losDPIs se dio a principios de los 80 con la participación deChina en la Organización Mundial de la Propiedad Intelec-tual (OMPI), pero no ha sido hasta hace 16 años, momen-to en que fue declarada candidata para la adhesión a laOMC, cuando China empezó a dar los pasos definitivos,elaborando nuevas leyes y ratificando la mayoría de losacuerdos internacionales sobre la materia. 9
  10. 10. El 19 de mayo de 2000 el Comisario de Comercio de la Unión Europea (UE), Pascal Lamy, y el Ministro de Co- mercio Exterior y Cooperación Económica de China, Shi Guansheng, firmaron el acuerdo bilateral entre la UE y China relativo a las negociaciones previas para la entrada de China en la OMC. Entre otros temas, el Gobierno chi- no se comprometió a adecuar su legislación a la normativa recogida en el Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelec- tual Relacionados con el Comercio (TRIPS1, en sus siglas en inglés) cuyo fin último es la promoción de la innovación tecnológica y la transferencia y difusión de tecnología en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos, de modo que favorezcan el bienestar social y económico, y el equilibrio de derechos y obligaciones. Se ratificaron los siguientes principios: - Trato nacional. Obligación básica del Acuerdo General sobre Aranceles de Aduanas y Comercio (GATT, en sus siglas en inglés, que es la actual OMC) por la que no puede existir discriminación en el trato que reciben nacionales y extranjeros. - Trato de "nación más favorecida". Igualdad de trato a todos los países. - Ámbito de actuación. Protección mínima por la que productos protegidos en otros países de la Unión de- bieran estarlo también en China. Aunque resulte imposible la aplicación estricta de dichos principios en China -aún persiste, por ejemplo, la obligación que tienen las empresas extranjeras de registrar en China sus patentes y marcas a través de un agente autorizado y no directamente como los nacionales- los acuerdos TRIPS suponen un paso clave para aumentar el nivel de confianza de las corporaciones nacionales e internacionales en de- fensa de sus derechos de la propiedad intelectual. 1 Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trips_s.htm).10
  11. 11. La OMC concedió a China la posibilidad de incluirse en lacategoría de país con economía en transición, por la cualse le otorgaba un período de adaptación a la normativa dela OMC de cinco años. Sin embargo, China garantizó quela nueva legislación entraría en vigor de forma automática.China cuenta con un marco legal coherente para la im-plantación de los DPIs pero adolece de falta de rigor ensu aplicación. Las lagunas en la legislación vigente, elproteccionismo local y el desconocimiento por parte delas empresas extranjeras (al no tramitar el registro de mar-cas, patentes y derechos de autor) ha favorecido el flore-cimiento de empresas que han venido falsificando desdesistemas operativos hasta piezas de automóviles, pasandopor discos compactos de música, alimentación infantil,tabaco, licores, aparatos eléctricos, fármacos, ropa y, endefinitiva, cualquier producto falsificable. En el año2002, el 78% del material confiscado por las aduanas delmundo procedía de China, Taiwán y Hong Kong. Esti-maciones publicadas por la Cámara de Comercio Interna-cional en julio de 2003 muestran que las mercancías pira-teadas representan ya un 8% del comercio mundial. Se-gún el Development Research Centre, una organizaciónchina afiliada al Consejo de Estado, la piratería mueve enChina un negocio anual de 16.000 millones de dólaresUSA, y continúa en aumento.En 2001, año en el que el país se incorporó a la OMC,China cerró medio millón de talleres donde se producíanproductos falsos. Los departamentos que se dedican aaplicar la ley trataron 1,2 millones de casos de productosfalsos, en los que se movió una cantidad de 2.000 millo-nes de dólares USA en bienes. El problema de las falsifi-caciones no se resolverá en un plazo inmediato pero gra-cias a la implantación de una legislación más acorde conlos acuerdos TRIPS, podrá mitigarse en gran medida al sermás estricto el control sobre aquéllas y más numerosas lassentencias condenatorias. 11
  12. 12. China parece tomar conciencia al respecto debido a la in- cidencia negativa que tiene la falta de aplicación rigurosa de la legislación sobre las inversiones extranjeras (que desincentiva las transferencias de tecnología), el daño ocasionado a la imagen del país y el hecho de que, en al- gunos casos, puede atentar contra la salud y seguridad pública (imitaciones de fármacos, piezas defectuosas de automóviles, etc.). Otro factor que impulsa la lucha con- tra la falsificación es que una gran parte de las víctimas de ella empieza a ser empresas chinas que, tras la reciente toma de conciencia de sus derechos, están denunciando y reclamando casos ante las autoridades. Por otro lado, entre los principales cambios normativos ca- be destacar los ocurridos en la legislación sobre transferen- cia de tecnología, a los que se dedicará la parte V del pre- sente manual. Si bien es cierto que en la práctica se dan numerosos casos en los que la parte extranjera que cede o transmite su tecnología ve minimizados sus derechos, no es menos cierto que el Gobierno chino está tratando de dotar a los importadores de tecnología de mayores garantías y de un marco de seguridad jurídica más amplio, que les permita operar con los menores riesgos posibles. El objetivo de este manual es dar a la empresa española una visión general de la protección de la propiedad indus- trial e intelectual en China. Proporciona también una sín- tesis de los mecanismos disponibles para la aplicación de la Ley, así como de las instituciones chinas con jurisdic- ción sobre la protección y aplicación de los derechos deri- vados de la propiedad industrial e intelectual. Con los múltiples cambios legislativos sucedidos, y con aquéllos que están aún por venir a consecuencia de la entrada de China en la OMC, es esencial mantener un alto grado de actualización de la información ofrecida a la empresa es- pañola por parte de la Administración española, siendo éste el objetivo final del presente manual.12
  13. 13. PARTE I: CONSIDERACIONESGENERALES SOBRE LOSDERECHOS DE PROPIEDADINTELECTUALSegún la definición de la Organización Mundial de la Pro-piedad Intelectual (OMPI)2, la propiedad intelectual “tieneque ver con las creaciones de la mente: las invenciones, lasobras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imá-genes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio”.La propiedad intelectual se divide en dos categorías: lapropiedad industrial (las patentes, marcas, invenciones,dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficasde origen) y los derechos de autor (copyright), que abar-can las obras literarias y artísticas.Las violaciones de derechos de propiedad intelectual enChina, incluyendo falsificación y contrabando, son tan co-munes y a tal escala que las fuerzas públicas, carentes enmuchos casos de personal o financiación, se ven impoten-tes para hacer frente a la situación. Asociaciones de la in-dustria de software, ocio y todo tipo de bienes de consumodenuncian los altos niveles de piratería y falsificación im-perantes en su ámbito de negocio. La Business SoftwareAlliance estima que más del 90% del software usado porempresas en China es pirateado. En el sector de bienes deconsumo esta ratio se sitúa en torno al 20%. Al contrariode lo que pudiera pensarse, las empresas chinas tambiénson víctimas de la piratería y falsificación, llegando a expe-2 En inglés llamada World International Property Administration (WIPO). 13
  14. 14. rimentar niveles similares, o incluso mayores, de violacio- nes en sus derechos de propiedad intelectual. La inadecuada aplicación de las leyes de propiedad inte- lectual e industrial y de sus decretos de desarrollo, vía ju- dicial o administrativa, sigue siendo un problema serio. La aplicación es irregular y, en muchos casos, se ve entorpe- cida por el proteccionismo local. Las sanciones adminis- trativas a menudo culminan con la incautación de las fal- sificaciones y con la imposición, en muchos casos, de multas irrisorias, insuficientes para disuadir a los infracto- res. El Código Penal chino no tipifica los delitos de impor- tación y exportación de mercancías pirateadas, aunque sí la fabricación y venta de bienes falsificados o defectuo- sos, por eso es muy recomendable hacer uso de la protec- ción en frontera que ofrecen las aduanas para impedir la salida con destino a la exportación de mercancías fraudu- lentas. No obstante, la no tipificación de estos delitos constituye otra laguna jurídica que da margen a los in- fractores en sus actividades ilícitas. En los últimos años, China está logrando con éxito el cie- rre de fábricas que falsifican productos audiovisuales (CDs, VCDs, DVDs y CD-roms) y, sin embargo, ha constatado cómo el volumen de contrabando de esos productos procedentes de sus vecinos asiáticos va en au- mento. La limitación a la entrada de películas3, fruto del control gubernamental, y de software extranjeros propor- ciona un incentivo adicional para los contrabandistas y los falsificadores. Las autoridades también han efectuado miles de redadas en fábricas y comercios minoristas. No obstante, los mercados continúan vendiendo abierta- mente productos pirateados y falsificados a pesar de las peticiones de los gobiernos extranjeros de clausura y en- juiciamiento a los comercios implicados. Muchos de estos 3 Actualmente la cuota es de 50 películas extranjeras al año (sólo 10 eran aprobadas anualmente antes de la anexión a la OMC).14
  15. 15. mercados están situados en barrios centrales de ciudadesimportantes o en pasos fronterizos, como el mercadoXiang Yang en Shanghai, el Mercado de la Seda en Pekíno los localizados en la frontera con Hong Kong.1. CONSIDERACIONES CULTURALES SOBRE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOSLas diferencias culturales en el enfoque y la manera devivir son responsables de las diversas actitudes ante la re-solución de un conflicto y, en última instancia, de la for-mulación de los sistemas legislativos. A este respecto hayclaras diferencias entre la forma tradicional de resolverconflictos en China y en Occidente. La tradición legalchina proviene de dos filosofías: la confucionista y la le-galista. El confucionismo era un sistema de "gobierno porlos hombres", en el que se puso énfasis en la educaciónmoral y la conducta ética de cada individuo. El legalismo,por su parte, negó que la moralidad pudiera determinar elorden social. Así, el legalismo era un sistema en el cual lasreglas, impuestas por los gobernantes, establecían la leysin tener en cuenta la opinión del pueblo y donde el com-portamiento individual se rige por las directrices marcadasdesde el Estado en lugar de nacer del propio sujeto. El re-sultado final fue el siguiente:- No se estableció ningún sistema independiente para la administración y el cumplimiento de la ley en China.- El énfasis en mantener una armonía entre el individuo y el Gobierno dio lugar a una obsesión por evitar conflic- tos y querellas públicas.Así, el orden de preferencia de los chinos para la resolu-ción de conflictos es el siguiente: negociación directa,vía administrativa y, por último, vía judicial.Dos son los medios legales que se utilizan en China y enlos que están implicados de forma directa los organismoscompetentes para la protección de los derechos de pro- 15
  16. 16. piedad intelectual e industrial: la vía administrativa y la ju- dicial. En los últimos años, la vía administrativa ha sido la elegida en dos tercios de los casos de infracción de pa- tentes, en el 95% de casos de marcas comerciales y en la mayoría de los casos sobre derechos de autor. Sin embar- go, esta tendencia está cambiando en favor de la vía judi- cial civil, sobre todo para los derechos de autor. En comparación con China, en Occidente se enfatiza menos el papel de la unidad familiar (comunidad) y tie- nen mayor peso los derechos y los deberes privados y económicos del individuo. Esta actitud filosófica hacia el individualismo, al margen de la comunidad (difícilmente entendida en China), puede ser la clave por la que, en general, el occidental esté más dispuesto a acudir a los tri- bunales y reclamar sus derechos ante las autoridades competentes. Hay que tener en cuenta que la vía judicial en China ha si- do tradicionalmente problemática por diferentes razones: - La carencia de formación de los jueces y los funciona- rios de justicia, especialmente en asuntos de derechos de propiedad intelectual4. - La corrupción. En los últimos años, el Gobierno ha lan- zado una fuerte campaña para erradicar la corrupción entre altos funcionarios. La mejora es ya palpable en los grandes centros económicos. - Presiones del exterior, como amenazas a los jueces. 2. EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD INTELECTUAL Sin un sistema eficiente de protección de los derechos de propiedad intelectual, las empresas se enfrentan a pér- 4 La UE ha colaborado en los últimos cinco años con un programa de formación de jueces y funcionarios judiciales y de aduanas. El Progra- ma de Cooperación Legal y Judicial entre la UE y China has sido re- cientemente extendido hasta el año 2005 (www.legaljudicial.org).16
  17. 17. didas cuantiosas por la producción y venta de productosfalsificados. La evolución del marco legal para la protec-ción de derechos en China es un fenómeno reciente. En1980 China se hizo miembro de la Organización Mundialde la Propiedad Intelectual (OMPI), de Naciones Uni-das, y durante los siguientes 10 años fue aprobando lasprimeras leyes para la protección de los derechos de pro-piedad intelectual (de marcas en 1983, de patentes en1985 y de derechos de autor en 1991).Desde su adhesión a la OMC, en diciembre de 2001,China se ha esforzado en reforzar la legislación de dere-chos de propiedad intelectual. Ha revisado la mayoría delas leyes que tratan las patentes, derechos de autor, mar-cas y licencias. Entre las revisiones significativas se inclu-yen el nuevo reglamento de aplicación de la Ley de Pa-tentes, en julio de 2001, la de la Ley de Protección delos Derechos de Autor, en octubre de 2001, las Medidassobre Registro de Derechos de Autor en materia de Soft-ware, en enero de 2002; la de la Ley de Marcas, en octu-bre de 2001, y la de la Ley sobre Productos Farmacéuti-cos, en diciembre del 20015. Todas ellas serán tratadasen los capítulos correspondientes de este manual.Actualmente, la normativa china sobre derechos de pro-piedad intelectual está en línea con los acuerdos TRIPSde la OMC. Los retos más importantes se hallan en unaaplicación más rigurosa de la normativa, agilidad en lostrámites, incremento en las sanciones y, sobre todo, el es-tablecimiento de una cultura de protección de la propie-dad intelectual.3. LEY SOBRE COMPETENCIA DESLEALAdemás de las leyes ya mencionadas existe también la Leyde Competencia Desleal, promulgada el 1 de diciembre de1993. Esta Ley estipula que las actividades de comercio5 Ver tabla cronológica con las leyes en el Anexo 1. 17
  18. 18. deben basarse en los principios de voluntariedad, igualdad, justicia, sinceridad y credibilidad, así como en una recono- cida ética empresarial. Se opone a actos de competencia desleal como la falsificación de marcas registradas, cobro de sobornos, publicidad engañosa, violación del secreto profesional, venta de mercancías por debajo del coste real y acuerdos de precios en concursos y licitaciones. Bajo la Ley, cualquier acto de competencia desleal re- sulta sancionable administrativa, civil y penalmente. Re- coge la imposición de multas, suspensión forzosa de ac- tividades con objeto de su revocación definitiva o reti- rada de la licencia de negocios. Conforme a la Ley, los actos constituyentes de ofensa criminal bajo graves cir- cunstancias son sancionables con penas criminales. Un caso ilustrativo al respecto podría ser el de la falsifica- ción de marcas registradas ya que una infracción de es- te tipo puede ser castigada con penas de prisión de has- ta siete años, además de la imposición de multas de di- versa consideración. La legislación de defensa de la competencia proporciona protección en casos como los siguientes: - Las falsificaciones de marcas registradas y otros dere- chos registrables. - La utilización sin permiso de nombres, envases, diseños similares o idénticos a los de marcas notoriamente cono- cidas, de forma que se pueda confundir al comprador. - La utilización sin permiso de nombres de otras empre- sas para conducir a engaño al consumidor. - La falsificación de símbolos reconocidos como marcas garantes de productos de buena calidad u otros tipos de marcas relativas a la calidad, así como la falsificación del lugar de origen y la utilización de falsas señales que equivoquen al comprador con respecto a la calidad. - Por otra parte, la Ley protege los secretos comerciales prohibiendo las siguientes conductas:18
  19. 19. • La obtención de secretos mediante robo, inducción al robo, coerción y cualquier otro medio ilícito. • Desvelar, usar o permitir a otros la utilización de se- cretos comerciales obtenidos por alguno de los me- dios mencionados en el punto anterior. • Desvelar, usar o permitir la utilización de secretos co- merciales obtenidos en violación de un contrato o de una demanda del propietario del secreto para mante- ner la información confidencial.4. ORGANISMOS COMPETENTES EN LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUALLos organismos directamente relacionados6 con el registrode los derechos y aplicación de las leyes para la protecciónde la propiedad intelectual, se describirán posteriormenteen los capítulos de este manual. Entre ellos cabe destacar7:- Oficina Estatal de Marcas (TMO, en sus siglas en in- glés), para el registro de marcas.- Oficina Estatal de Propiedad Intelectual (SIPO, en sus si- glas en inglés), para el registro y protección de patentes.- Administración Estatal de Industria y Comercio (SAIC, en sus siglas en inglés), para la protección de las marcas y contra la competencia desleal.- Administración Nacional de Derechos de Autor (NCA, en sus siglas en inglés).- Centro de Información de Internet de la República Po- pular China (CNNIC, en sus siglas en inglés).- Ministerio de Comercio (MOFCOM, en sus siglas en inglés), con relación a la transferencia de tecnología.- Administración General de la Inspección de Calidad y Cuarentena (GAQIQ, en sus siglas en inglés), encar-6 Ver relación de organismos en Anexo VII.7 Algunos tienen oficinas provinciales. 19
  20. 20. gada de garantizar la calidad del producto y protección contra falsificaciones. Además del registro de la marca, derechos de autor o pa- tentes, también se debe tener en cuenta que hay otros organismos (como las autoridades de Aduanas, el Quality Brands Protection Committee - QBPC - o los grupos de trabajo) que velan para que los derechos se respeten y juegan un papel importante en el desarrollo de las leyes y en su aplicación. 4.1. ADUANAS Las autoridades de las Aduanas chinas han demostrado un creciente interés en la lucha por los derechos de pro- piedad intelectual. La publicación en octubre de 1995 de las Regulations on the Protection of Intellectual Property Rights by Customs autoriza al personal de Aduanas a confis- car bienes sospechosos a su entrada y salida del país o en depósito aduanero. Dichas actuaciones resultan notable- mente efectivas en Guangdong y Shanghai, a pesar del temor a cometer errores y detener partidas de bienes le- gítimos. En Shanghai, en el año 2002, se investigaron 138 casos que representaban mercancía por valor de unos 20 millones de yuanes renminbi (RMB) (2,4 millo- nes de dólares USA). Por ello las empresas deben antes registrar sus patentes, marcas y derechos de autor para poder ser protegidas por la Administración General de Aduanas (GAC, en sus siglas en inglés). La solicitud de registro debe pre- sentarse ante la Administración General de Aduanas con sede en Pekín. Los documentos que hay que apor- tar son los siguientes: - Certificado del registro del derecho a proteger. Incluye el nombre y descripción de todos los productos bajo los cuales se haya solicitado la patente, marca o derecho de autor.20
  21. 21. - Datos de todos los poseedores legítimos del derecho de uso de esa patente, marca o derecho de autor (los li- cenciatarios).- Información sobre posibles infractores.Además se deberán abonar 800 RMB en concepto de ta-sas (97 dólares USA). Una vez hecha la solicitud, la Ad-ministración rechazará razonadamente o aprobará la peti-ción en los 30 días siguientes. El certificado de registrocontará con una validez de siete años, debiendo ser reno-vado en los seis meses siguientes a la fecha de expiraciónpara que continúe teniendo vigencia.Esta legislación resulta inapropiada en los casos de protec-ción de software, ya que resulta imposible facilitar el nombrede todos los usuarios autorizados a utilizar un programa oaplicación. Las Aduanas pueden confiscar bienes cuyos de-rechos de propiedad intelectual no hayan sido aún registra-dos, siempre y cuando el titular inicie el proceso de registro.Si se detectara una posible violación de derechos, elafectado deberá informar por escrito a la Oficina deAduanas. Si se requiriera la confiscación de los bienes,deberá abonarse como garantía el equivalente del precioCIF de las importaciones y FOB de las exportaciones.Una vez que los bienes sean interceptados –por decisióndel afectado o de las Aduanas–, el consignatario cuentacon siete días para responder a la acusación. Si el consig-natario no respondiera, Aduanas asumirá que los bienesson falsos, pudiendo imponer una multa de hasta el100% del valor del bien, destruyéndolo o revendiéndoloposteriormente. Si el consignatario respondiera, Aduanasdeberá informar en los 15 días siguientes al afectado,quien dispondrá a su vez de otros 15 días para presentarsu caso ante los tribunales o ante la autoridad competen-te. El consignatario podrá solicitar a Aduanas la liberaciónde los bienes pagando previamente el doble del precioCIF de las importaciones y FOB de las exportaciones. 21
  22. 22. Los bienes que infrinjan los derechos de autor serán in- mediatamente destruidos, al igual que aquellos productos cuyas marcas no pudieran ser borradas. De darse la situa- ción contraria en este último caso, los bienes podrán ser utilizados para el bien social o vendidos en subasta públi- ca de acuerdo con la Ley para el beneficio personal del afectado. En el supuesto de que los consignatarios fue- ran conscientes del abuso de derechos cometido o el in- forme y certificados entregados no fueran originales, Aduanas estará autorizada para imponer multas por una cuantía inferior al precio CIF para las importaciones y FOB para las exportaciones. Si las partes no estuvieran de acuerdo con las medidas adoptadas por las Aduanas, podrán recurrir a la Oficina Na- cional de Aduanas en los 30 días siguientes de la imposi- ción de la multa. Las Autoridades deberán revisar la deci- sión en los 90 días siguientes a la recepción de la solicitud de revisión. De no estar de acuerdo, las partes podrán re- currir a los tribunales en los 30 días siguientes a la recep- ción de la decisión de la Oficina Nacional de Aduanas. Debe de tenerse en cuenta que, además del importe de la caución, el exportador afectado deberá abonar el importe del coste de almacenamiento y manipulación de los bie- nes. No siempre se consigue que el infractor pague la mul- ta, por lo que algunas empresas desisten de registrarse. En el año 2002, en la Aduana de Shanghai se examina- ron más de 20.000 declaraciones al día. Antes de la Co- pa del Mundo de la FIFA 2002, para mejorar la eficacia en la protección de propiedad intelectual, se decidió ha- cer especial énfasis en la inspección de los productos con marca FIFA y Adidas, obteniéndose muy buenos resulta- dos. La mayoría de productos confiscados respondían a marcas internacionales como Honda, FIFA, Levi´s, Toshi- ba, Nike, Adidas, Rado, Philips, Olay y Dove. Las falsifica- ciones de productos con el logo olímpico son también una de las infracciones más comunes encontradas por22
  23. 23. Aduanas. Cada vez es mayor el número de casos investi-gados por Aduanas a iniciativa propia.4.2. QUALITY BRANDS PROTECTION COMMITTEE (QBPC)En marzo de 2000 nace el primer órgano permanente deprotección de derechos de propiedad intelectual cuandoun grupo de 50 corporaciones internacionales se unenformando el Quality Brands Protection Committee(QBPC). Actualmente el QBPC tiene más de 80miembros, entre otros se encuentran Henkel, Siemens,Mars, Unilever, Nokia, Nike, Microsoft, etc.El principal objetivo del QBPC es concienciar a las másaltas autoridades de las pérdidas económicas y socialesque originan las falsificaciones: destrucción del valor im-plícito de la marca, desaparición de márgenes comercia-les, reducción de los presupuestos de investigación y de-sarrollo y reducción del volumen de inversiones en altatecnología. Para ello, el QBPC considera imprescindibleacabar con la corrupción de las autoridades locales y laprotección que otorgan a estas infracciones. La mayorprioridad es la de redactar un borrador de ley de defensade los derechos de propiedad intelectual unificada y co-herente. Con este objetivo, el QBPC estima clave avan-zar en los siguientes ámbitos:- Clarificar las diferentes funciones de cada uno de los organismos de defensa.- Establecer un proceso unificado de cooperación entre las distintas administraciones de defensa y los diversos burós locales de seguridad pública (Policía).- Estimular a las autoridades administrativas a delegar un mayor número de casos a la Policía.- Validar la prueba indirecta, como pudiera ser la pose- sión de productos falsificados por un importe superior a 200.000 RMB (24.213 dólares USA). 23
  24. 24. - Establecer un período mínimo de encarcelamiento y una multa mínima. 4.3. GRUPOS DE TRABAJO DE LA CÁMARA DE COMERCIO EUROPEA CON LAS OFICINAS COMERCIALES DE LOS PAÍSES DE LA UE Desde el primer semestre de 2001 la Comisión Europea ha puesto en marcha una nueva iniciativa consistente en la actualización de una primera lista de empresas europe- as que sufren violación de sus derechos de propiedad in- dustrial e intelectual. Esta lista y los casos son presentados ante las autoridades chinas competentes (SIPO, TMO, SDA, etc. ) y ante el Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Econó- mica (MOFTEC). Se pretende continuar con la presión en la esfera política con el fin de que el Gobierno de Chi- na adopte mediadas más drásticas y sea más eficaz en la protección de los DPIs. Actualmente existe un grupo de trabajo de la UE sobre propiedad intelectual, coordinado por la Cámara de Co- mercio Europea, que recoge las preocupaciones y de- mandas de las empresas establecidas en China. El infor- me anual que se presenta cada mes de septiembre es la guía en la que se basarán las negociaciones de la UE con China en esta materia. Este informe refleja también el es- fuerzo que China está realizando en la adecuación de su normativa a los acuerdos TRIPS e incide sobre aspectos aún por mejorar. Entre las recomendaciones del informe de septiembre de 2003, que refleja las inquietudes de las empresas europeas en China, se encuentran: - Satisfacer varias necesidades: esclarecer la Ley de En- juiciamiento Criminal para que, una vez comprobada la infracción de los derechos de propiedad intelectual, se pueda abrir un proceso; definir cuándo puede y cuándo debe investigar la Policía (PSB); perseguir a cualquier individuo involucrado, dotando a las autoridades de fa-24
  25. 25. cultades para proceder a la congelación de las cuentas bancarias de los imputados; aumentar las penalizacio- nes para mejorar su eficacia.- En el momento de deshacerse de las copias, el propie- tario de los derechos debe ser siempre consultado. La simple retirada de la marca no es suficiente.- En el caso de copias, el propietario de los derechos no debería tener que pagar una fianza antes de que las au- toridades comiencen a confiscar. Los gastos de alma- cenamiento y de destrucción deberían ser abonados por el infractor.- Tanto la Oficina de Marcas como la de Adjudicación y Revisión (TRAB, en sus siglas en inglés) deberían agili- zar sus procesos internos de tramitación. Habría que es- tudiar prórrogas en los casos en los que una de las par- tes en un contrato de derechos no tenga oficinas en China.- Sólo debería pedirse la legalización de documentos en los casos en los que se dude de su autenticidad.- Se debería incrementar la transparencia en el proceso de registro de marcas. Para ello habría que autorizar el acceso a la base de datos de la Oficina de Marcas y se deberían establecer reglas detalladas sobre el proceso. 25
  26. 26. PARTE II: MARCASREGISTRADAS1. INTRODUCCIÓNLa referencia normativa para la protección de marcas secontiene en la Ley de Marcas Comerciales (TrademarkLaw, 1983) y su Reglamento (Implementing Regulations,1988). Se han llevado a cabo modificaciones significati-vas con la reforma de 1993 y con la última de 2001.China es signataria de los siguientes acuerdos internacio-nales: Convenio de París, Protocolo concerniente al Arre-glo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcasy Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacionalde Productos y Servicios para el Registro de Marcas.Con rasgos similares a la normativa española, la normativachina prevé que la marca debe ser registrada para gozarde la tutela protectora de la Ley en contra del uso indis-criminado por terceros.En China, aunque el uso de una marca es condición indis-pensable para su tutela no es, sin embargo, suficiente pa-ra obtener la protección de la misma. Esto diferencia aChina de los países con derecho consuetudinario (com-mon law) donde el uso de las marcas es condición general-mente necesaria y suficiente para su protección. El dere-cho internacional de los tratados (Convenio de París) haintroducido en China la protección en función única-mente del uso de la marca (donde el registro no es nece-sario, aunque habitual en la práctica) en el caso de mar- 27
  27. 27. cas notoriamente conocidas (la interpretación de los or- ganismos administrativos competentes es de un "recono- cimiento a escala mundial"). Pero es conveniente apun- tar que hasta hoy la interpretación de las autoridades chi- nas del concepto de “marcas notoriamente conocidas” no satisface plenamente la exigencia de protección y tutela de marcas extranjeras internacionalmente conocidas. El registro puede ser efectuado tanto si la marca tiene caracteres alfabéticos como ideogramas8. Normalmente, se procede al registro simultáneo de ambos. Dos son las razones que aconsejan la adopción (y el registro) simul- táneo de las dos marcas: por un lado, se pretende impe- dir que la clientela china se encuentre con un sobrenom- bre del producto haciendo escasa referencia al mismo, es decir caracteres sin relación con el producto (un ejemplo de eficacia de transposición fonética de una marca es el caso de Coca-Cola: el sonido de “Coca-Co- la” en China ha sido obtenido con cuatro caracteres que significan "boca sedienta - boca feliz"). Por otro lado, el uso de un escrito alfabético inspira en el consumidor chi- no una cierta dosis de confianza y aumenta el interés ha- cia el producto. La Ley requiere, como en el caso de las patentes, que el titular de la marca extranjera utilice un agente chino, en- tre los agentes autorizados9 y registrados para tales servi- cios, con el fin de obtener el registro de las autoridades competentes. Los documentos preliminares pueden ob- tenerse también a través de un bufete extranjero. El procedimiento de registro de la marca puede durar en- tre 10 y 18 meses, que terminará cuando la Oficina de Marcas emita un certificado de registro válido10. 8 Símbolo que en la escritura china significa una palabra, morfema o fra- se determinados, sin representar cada una de sus sílabas o fonemas. 9 Ver listado de agentes en Anexo VI. 10 Ver ejemplo de certificado en el Anexo V.28
  28. 28. Una vez obtenido el registro, la marca goza de protecciónen caso de controversia por uso indebido de terceros. Es-ta tutela ha sido últimamente reforzada (por la recienteCriminal Law) con sanciones de carácter penal.Los organismos competentes en materia de marcas son:- La Oficina de Marcas, directamente subordinada a la Administración Estatal de Industria y Comercio en Pe- kín, para el registro de marcas.- Las Administraciones de Industria y Comercio de ámbito local y provincial, para la puesta en vigor de la legislación.2. NOVEDADES DE LA LEY ACTUAL DE MARCAS REGISTRADASLa actual Ley de Marcas se remonta al año 1983 y fuesustancialmente enmendada en 1993. El texto de 1983sustituyó una rudimentaria ley que llevaba en vigor du-rante los 30 años anteriores, basada en la idea de marcacomo una garantía de calidad más que de protección dederechos. En marzo de 1993 fue enmendada para ex-pandir el ámbito de protección, que cubre no sólo las mar-cas registradas de productos, sino también de servicios, eincluye además una normativa más severa de las sancio-nes por infracción. En octubre de 2001 fue de nuevoenmendada para introducir mejoras relacionadas con losacuerdos TRIPS. También se aprobaron nuevas enmien-das al Reglamento que entraron en vigor el 15 de sep-tiembre de 2002. La nueva Ley permite una revisión delas decisiones tomadas en materia de marcas por órganosadministrativos por vía judicial. Además, las marcas noto-riamente conocidas están ahora protegidas directamentepor la Ley y no solamente por la vía administrativa. Lanueva Ley permite a los tribunales imponer compensa-ciones de hasta 500.000 RMB (60.532 dólares USA)así como ordenar medidas preventivas para paralizar laproducción ilícita de bienes. 29
  29. 29. La Ley se rige por el principio de “primer llegado, primer servido”: al primero en registrar se le concede la propie- dad de la marca. Las marcas pueden registrarse antes de ser utilizadas. De hecho, conviene que sean registradas antes del lanza- miento para evitar encontrarse con el producto ya comer- cializado en China. Actualmente se registran en China más de 5.000 marcas semanalmente. Las marcas de servicios pueden registrarse, salvo las de servicios de venta al por mayor y al por menor, y obtienen la misma protección que el resto de las marcas registra- das. En la “Opinión respecto a la Resolución de Varios As- pectos referentes a Marcas Registradas y Nombres de Empresas”, publicada en abril de 1999, se impide el falso registro por terceros de marcas como nombres de empre- sas y viceversa. El envoltorio publicitario de los productos es registrable. A diferencia de la práctica internacional, las empresas no pueden obtener protección bajo la Ley de Derechos de Autor. La Administración Nacional de Derechos de Autor (NCA) se niega a proteger el etiquetado de los produc- tos. Las compañías deberán por tanto buscar el amparo de la Ley de Marcas Registradas. La forma, tamaño, color o textura del empaquetado de los bienes es susceptible de registro. Algunas empresas han logrado con éxito re- gistrar la totalidad de su etiqueta. En aquellos supuestos de similitud en el envoltorio, los afectados pueden recu- rrir a la Ley de Competencia Desleal de 1993, debiendo demostrar que su producto es suficientemente conocido. Las marcas registradas cuentan con un período de validez de 10 años siguientes a la fecha de registro, y no a la fe- cha de solicitud de registro como es práctica habitual. Po- drán ser renovadas cada 10 años de forma indefinida. Las Marcas deben registrarse en la Oficina Estatal de Mar- cas (TMO) directamente subordinada a la Administración30
  30. 30. Estatal de Industria y Comercio (SAIC). Las decisionestomadas por la Oficina pueden ser apeladas ante el Con-sejo de Revisión y Adjudicación de Marcas (TRAB) o di-rectamente ante un tribunal. La defensa de los derechosde las marcas registradas corresponden a las administracio-nes locales de Industria y Comercio (AICs). Como miem-bro de la Organización Mundial de Comercio, China tienela obligación de observar los acuerdos TRIPS.La revisión de 2001 da amplios poderes a los tribunalesy a las autoridades locales – en particular a la SAIC y a losentes locales, AICs - para confiscar y destruir bienes ile-gales, así como para imponer multas. Las AICs puedeninterrogar e investigar en casos sospechosos de infrac-ción. La Ley también refuerza las atribuciones de lospropietarios de marcas a la hora de solicitar compensa-ción para costes legales. Los daños serán calculados ba-sándose en el valor real de mercado de los bienes origi-nales más que en el valor de las copias. Si este valor nofuera fácilmente determinable, los legítimos propietariospodrán solicitar daños y perjuicios hasta un importe de500.000 RMB (60.532 dólares USA). Las multas po-drán incrementar hasta tres veces la facturación ilegaldel infractor. La nueva revisión contempla la posibilidadde responsabilizar al infractor si éste no es capaz de de-mostrar que ha obtenido los bienes de forma legítima eidentifica al proveedor. Otro logro de los legisladores,más importante en teoría que en la práctica, son las Nue-vas Disposiciones Provisionales sobre Identificación yAdministración de Marcas Notoriamente Conocidas.Los principales cambios que introduce la revisión de2001 son:- La Ley permite a las personas físicas solicitar el registro de una marca (art. 4). La antigua Ley permitía única- mente solicitar el registro a empresas legalmente esta- blecidas en China y no permitía a las personas físicas lo- cales solicitar el registro, aunque sí a las extranjeras. 31
  31. 31. - Ahora pueden ser objeto de registro las marcas tridimen- sionales, con las limitaciones del artículo 12 (art. 8). - La Ley requiere que la marca objeto de registro posea signos distintivos suficientes (art. 9). - Se permite el registro de marcas de colectivas11 y mar- cas de certificación12, además de incluir las marcas en tres dimensiones. - La nueva Ley prohíbe el registro de una marca que in- cluya designaciones geográficas si los bienes a que ha- ce referencia no son originarios del punto geográfico especificado e induzca al público a confusión. Sin em- bargo, una marca previamente registrada seguirá sien- do válida si se hizo de buena fe. (art. 16). - La nueva Ley prohíbe que se registren como marcas co- merciales los signos que sólo incluyan nombre, diseños o modelos genéricos de los bienes en los cuales se utilizan las marcas, así como los signos que sólo hagan referencia directa a la calidad o materias primas utilizadas. Sin em- bargo, cualquiera de los signos mencionados arriba pue- den registrarse como marcas comerciales cuando hayan adquirido características distintivas a través del uso y lle- guen a ser fácilmente identificables. Art. 10. - En el caso de que un agente o representante registre en su propio nombre, la marca de la persona o empresa a la que representa sin su consentimiento y ésta formule oposición, el registro será rechazado y el uso prohibido (art. 15). 11 Por “marcas colectivas” se entiende los signos que están registrados a nombre de entidades, asociaciones u otras organizaciones para su uso por parte de los miembros de las mismas en sus actividades comercia- les con el fin de indicar que pertenecen a tales organizaciones (por ejemplo, SGAE o AMEC). 12 Por “marcas de certificación” se entiende los signos controlados por organizaciones capaces de supervisar determinados bienes o servi- cios y que son utilizados por personas físicas o jurídicas fuera de la or- ganización para sus bienes y servicios, con el fin de certificar el ori- gen, el material, la modalidad de fabricación, la calidad y demás carac- terísticas de los bienes o servicios (por ejemplo, AENOR).32
  32. 32. - Disposiciones sobre marcas notoriamente conocidas (well-known brands): cuando una marca comercial, res- pecto de la cual se presente una solicitud de registro de uso para bienes idénticos o similares, sea una reproduc- ción, imitación o traducción de una marca comercial notoria de otra persona que no está registrada en China y probablemente cause confusión entre el público, su registro se rechazará y su uso quedará prohibido. Cuan- do se trate de bienes no idénticos o no similares y la marca notoria sí esté registrada en China, también se negará el registro y su uso será prohibido en el caso de que cause confusión y pueda dañar los intereses del ti- tular de la marca notoria registrada (art.13). La Ley también determina qué factores se tendrán en consideración para dotar a la marca con el calificativo de notoria (art.13): • El grado de reconocimiento que tenga entre el público. • El tiempo de uso continuado de la marca. • El tiempo consecutivo, alcance de la publicidad y propaganda, y áreas geográficas donde se desarrolle su promoción. • Cualquier registro indicativo de uso de la marca como notoria. • Cualquier otro factor indicativo de su estatus de mar- ca notoria.- Las decisiones del TRAB pueden ser recurridas ante los tribunales (arts. 32, 33, 43 y 49). Con la antigua Ley, la decisiones del TRAB eran definitivas e inapelables. También podrán ser recurridas las decisiones de las AICs (art. 53).- Ante cualquier disputa sobre marcas se puede solicitar a las AICs que adopten las medidas oportunas (vía ad- ministrativa) o entablar directamente un procedimien- to ante los tribunales. Las AICs tienen potestad para in- terrogar a las partes, investigar, revisar y copiar docu- 33
  33. 33. mentos contractuales relevantes, recibos, libros de contabilidad y otros documentos, inspeccionar los loca- les y bienes objeto de controversia, así como incautar y destruir los bienes litigiosos y los instrumentos utiliza- dos para fabricarlos o utilizados para falsificar las repre- sentaciones de la marca registrada. También impondrán multas y podrán mediar para fijar el montante de la compensación por la violación del derecho de uso ex- clusivo de la marca comercial, así como solicitar a los tri- bunales la ejecución de sus decisiones administrativas (arts. 53 a 55). - Quien venda bienes que ignore violan el derecho ex- clusivo de uso de marca registrada y pueda demostrar que ha obtenido los bienes de forma legítima e identifi- que al proveedor de los mismos, no será responsable de los daños ocasionados (art. 56). - El montante de la compensación por daños y perjuicios será calculado sobre la base del beneficio obtenido por el infractor durante el tiempo que duró la infracción o basándose en las pérdidas sufridas por el perjudicado, incluyendo los costes en que se incurrió para detener la infracción. Cuando resulte difícil determinar estos con- ceptos, el tribunal puede ordenar una compensación por un importe igual o inferior a 500.000 RMB (60.532 dólares USA) (art. 56). - Medidas preliminares: • Medidas cautelares. El propietario de la marca, o cual- quier parte interesada, puede solicitar a los tribunales que adopten medidas para ordenar el cese de la in- fracción, así como para preservar la propiedad, si pue- de demostrar que un tercera parte está realizando o va a realizar actos que violan su derecho de marca y que, de no detenerse dicha violación, los daños oca- sionados a sus derechos e intereses legítimos serían irreparables (art.57).34
  34. 34. • Preservación de la prueba. El propietario de la marca, o cualquier parte interesada, puede solicitar al tribunal, antes de entablar el procedimiento legal, que preserve la prueba, en el caso de que la prueba pueda perderse o que sea imposible de obtener a posteriori. El tribunal de- be decidir dentro de las 48 horas desde la solicitud y emitir y ejecutar la orden de inmediato. El tribunal po- drá solicitar al propietario de la marca o a la parte intere- sada que preste una garantía. La acción legal debe ser entablada dentro de los 15 días desde que se ejecuta- ron las órdenes para preservar las pruebas (art. 58).En octubre de 2002, el Tribunal Supremo Popular publi-có determinadas órdenes relativas a la aplicación de laLey en las disputas civiles sobre marcas que los tribunalestienen la obligación de seguir durante el desarrollo de loslitigios, tales como el órgano judicial que debe entenderdel caso, modalidades de permiso para el uso de una mar-ca registrada, la identificación de marcas similares o idén-ticas, entre otros.3. REGISTRO DE MARCAS3.1. CONSIDERACIONES SOBRE LA NOMENCLATURA EN CHINAEn China, generalmente, hay problemas para conseguirregistrar aquellas marcas cuyas siglas están compuestaspor dos o tres iniciales, al ser fácil que alguna empresa yalas haya usado y reivindique un derecho de propiedadpreexistente. Debemos tener en cuenta que en China nose emplea el alfabeto latino, con lo cual puede darse elcaso de que las mismas siglas escritas en cursiva o conotro estilo no sean consideradas como marca registrada.Para evitar esto ha de tenerse presente tanto la marca ensí como su grafía. No obstante, el verdadero valor del re-gistro en China debe de otorgarse al nombre chino usadopara comercializar la marca. Este es un aspecto habitual-mente descuidado por las empresas extranjeras. 35
  35. 35. Los productos se comercializan inicialmente con desig- naciones occidentales y, con posterioridad, el comprador, que rara vez puede comprender la grafía occidental, le asigna un nombre chino. En ocasiones este nombre ter- mina adoptándolo la empresa que los comercializa. Las empresas chinas pueden aprovecharse del éxito del cita- do producto incorporando la marca reconocida por los chinos y que no ha sido sometida a registro; es más, pue- den llegar a registrar la marca y obligar al titular legítimo a dejar de emplearla o a pagar una comisión. Resulta, por tanto, un aspecto muy a tener en cuenta, en tanto que, ante una compra, la mayoría de las decisiones se decan- tan en función del nombre chino del producto, por muy sencilla que sea la designación occidental. En China no son susceptibles de registro, entre otros ca- sos, las banderas nacionales, emblemas, nombres de lu- gar, nombres genéricos para bienes, palabras o símbolos contra la moral o costumbres, y referencias directas a la calidad, tamaño, componentes u otras características del producto. En el supuesto de querer modificar la marca ya registrada, utilizarla para otro producto dentro de la misma clase o bien extenderla a una nueva clase, resulta imprescindible solicitar un nuevo registro. 3.2. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Una empresa extranjera que desee registrar una marca debe, en primer lugar, buscar una empresa que actúe co- mo su agente y que esté reconocida con capacidad para ello por la Oficina de Marcas de Pekín, la cual es depen- diente de la Administración Estatal China para Industria y Comercio (SAIC). Existen varios agentes autorizados en cada una de las provincias chinas. El primer paso, aunque no es obligatorio, es hacer una so- licitud de inspección previa. Su utilidad queda justificada36
  36. 36. por las ventajas que conlleva, ya que la búsqueda de mar-cas similares ahorra tiempo y dinero.En caso de encontrar marcas similares, serán los agentesencargados de la búsqueda quienes señalarán cómo ob-viar las dificultades que se planteen.El plazo habitual de una búsqueda es de una semana; aho-ra bien, si se desea, es posible obtener los resultados de lainspección en tres días laborables.El tiempo de cumplimentación de todos los trámites delregistro de una marca en China puede alcanzar un perío-do de año y medio. No obstante el mismo puede retrasar-se hasta los dos años si existe algún tipo de problema enel procedimiento de comprobación con otros registrosexistentes.Para el registro de la marca la empresa debe presentar lossiguientes documentos ante la Oficina Estatal de Marcas(TMO), órgano dependiente de la SAIC:- Carta de instrucción. Es un documento emitido por la Oficina Estatal de Marcas que autoriza a uno de los agentes oficiales a ac- tuar por cuenta del solicitante. En el mismo debe ex- presar su voluntad de confiar a la empresa, como su agente, la realización de los trámites del registro. Al mis- mo tiempo, la carta debe recoger de manera clara el nombre de la marca, la clasificación internacional13 y la descripción concreta de los bienes o servicios corres- pondientes.- Solicitud. A la hora de registrar la marca se puede solicitar el regis- tro del nombre únicamente, pero por regla general sue- le incluirse por partida doble el nombre de la marca y el13 El Tratado de Niza sobre Nomenclatura Internacional enumera todas la categorías de actividad e identifica prácticamente todos los pro- ductos. Ver Anexo III. 37
  37. 37. logo de la misma y archivar ambos juntos en una única solicitud de registro. Para cada solicitud de registro de una marca se deben adjuntar cinco copias de la misma. Si se decide registrar la marca en color, se procederá a la entrega de cinco reproducciones en color y una en blanco y negro. Dichas reproducciones deben ser lo más perfectas posibles y la altura y la anchura tendrán que estar comprendidas entre 5 y 10 cm. En caso de que la marca corresponda a productos farma- céuticos, de nutrición-medicinal o comida para niños se hace necesaria la presentación de un certificado emitido por el Ministerio de Sanidad y Consumo español14. Tal certificado asegurará que el solicitante opera correcta- mente en el sector. Una vez que el agente auorizado haya presentado la soli- citud en la Oficina de Marcas, se emite un recibo que testifica el número de archivo y la fecha. Esto resulta cla- ve dado el principio “primer llegado, primer servido” impe- rante en China. El coste dependerá de los aspectos que cubra el regis- tro. El coste medio que facturan estas empresas y que engloba sus honorarios más las tasas que cobra la Admi- nistración china asciende a unos 425 dólares USA, 125 dólares por comisión oficial y 300 dólares por lo que se refiere a la remuneración del agente. Este precio incluye el registro de una marca con un tope de 10 artículos ads- critos a la misma. Por cada producto que supere este lí- mite y que se desee sea registrado con la misma marca, deberán desembolsarse 23 dólares más, 13 en concepto de comisión oficial y 10 por lo que se refiere al trabajo del agente. Para cada clase adicional a la que desee sea registrada la misma marca se habrán de desembolsar 390 dólares, 120 por la comisión oficial y 270 por el tra- bajo del agente. 14 www.msc.es38
  38. 38. En el caso de no que no hubiese mayores problemas en latramitación, las anteriores comisiones bastarían para com-pletar el proceso de registro.Por el contrario, si se ralentizara el proceso surgiría la ne-cesidad de proceder al pago de distintas comisiones enconcepto de asesoramiento del examinador - quien noti-fica la negativa oficial al registro - o de revisión.15Conviene señalar que, a diferencia de lo que sucede enEuropa, un trámite común como apelar al Convenio deParís para la Protección de la Propiedad Industrial, queotorga derechos a las marcas registradas basándose en eluso, no resulta tan sencillo. Se ha de considerar comosubjetivo lo que el Gobierno chino pueda entender pormarca notoria.3.3. DURACIÓN DEL PROCESO DE SOLICITUDEl tiempo que lleva el proceso es variable, aunque si todotranscurriera sin mayores problemas la duración media es-taría en unos 18 meses.CUADRO 1: DURACIÓN DEL PROCESO DE REGISTRO DE UNA MARCARemisión de la petición, examen formal yrecibo de aceptación de la petición. 1 mesExamen preliminar. Publicación de la petición en el Boletín. Variable (de 6 a 9 meses)Examen público (posibles objeciones). 3 mesesPublicación de la aprobación en el Boletín. Emisión del certificado. 1,5 mesesTotal 14 a 18 mesesUna vez la solicitud sea remitida por el agente a la Ofici-na de Marcas, pueden darse tres posibilidades:- Aprobación de la solicitud. En caso de encontrar la marca factible y no existir con- flictos relacionados con su registro, se concederá la15 Para mayor información al respecto, existe en el Anexo III una tabla de comisiones que recoge todas las variantes posibles. 39
  39. 39. aprobación preliminar de la solicitud al cabo de 7 a 10 meses desde la presentación de la misma. La aproba- ción preliminar se publica en el Shangbiao Gonggao o Boletín de Marcas Registradas. Cualquiera puede expo- ner sus objeciones en los tres meses siguientes a dicha publicación. - Notificación de que la solicitud debe corregirse. Si sólo parte de la marca registrada propuesta se en- cuentra en conflicto con otra marca registrada previa- mente, la Oficina requerirá que se revise. El solicitante podrá, entonces, modificar o eliminar aquellos elemen- tos conflictivos de la marca. - Rechazo de la solicitud. En dicho caso se dispone de 15 días para apelar la deci- sión, permitiéndose una prórroga de 30 días. La rigidez de estos plazos límite es un problema grave. Se pierden muchos días mientras las decisiones de la Oficina de Marcas se envían al agente de registro chino, posterior- mente al abogado y finalmente al solicitante. En caso de que la apelación sea aceptada, es preciso más tiem- po para la traducción y el acopio de pruebas. Una vez que la solicitud sea finalmente aprobada, se pu- blicará en el Shangbiao Gonggao. Las objeciones deberán presentarse en el plazo de los tres meses siguientes. En el caso de no existir oposiciones, la Oficina de Marcas emi- te un certificado de registro válido por 10 años y renova- ble indefinidamente. De existir oposición, la Oficina de Marcas cuenta con un período de tiempo ilimitado para decidir la aceptación o no de la marca. Independientemente de la decisión, ésta puede a su vez apelarse ante el TRAB. Para solicitar la apelación se conceden 15 días, con una prórroga máxima de 30 días. Antes de la revisión de 2001, las resolucio- nes del TRAB eran definitivas; ahora, con la nueva legisla- ción, cualquier parte interesada que esté en desacuerdo40
  40. 40. con las decisiones del TRAB podrá entablar acción legalante el Tribunal Popular en un plazo de 30 días desde larecepción de la notificación.Una vez que la marca resulta aceptada, todos los produc-tos deberán llevar el logotipo ® o los caracteres chinoszhuce shangbiao que indican que se trata de una marca re-gistrada. Aquellas marcas que difieran en apariencia de lamarca registrada (por ejemplo, en el tipo de letra) podráncombinarse con la palabra shangbiao (marca) o el símbolo™ que no implica protección legal.3.4. INFORMACIÓN DE UTILIDAD- España, como miembro del Convenio de París, puede solicitar prioridad a la hora de registrar su marca en Chi- na. Cuenta con seis meses desde la fecha de la primera solicitud en cualquier otro Estado miembro para exigir prioridad en China. La solicitud tendrá preferencia so- bre cualquier otra presentada tras la fecha de esa prime- ra solicitud.- China es país firmante del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas por el cual se permite el registro de marca en varios países al mismo tiempo. La empresa debe solicitar el registro en China a través de cualquiera de las oficinas internacionales de la Or- ganización Mundial de la Propiedad Intelectual16 (OM- PI). Los registros internacionales se mantienen en vi- gor durante 10 años, y pueden renovarse indefinida- mente por nuevos períodos de 10 años mediante el pa- go de las tasas17 establecidas. La Oficina Internacional envía un recordatorio al titular y a su mandatario (si lo hubiere) seis meses antes de la fecha de renovación.16 En España el organismo es la OEPM, Oficina Española de Patentes y Marcas.17 Se pueden consultar las tasas según el Acuerdo de Madrid en la OEPM o en la página web de la OMPI (http://www.wipo.int/ma- drid/es/fees/index.htm). 41
  41. 41. A partir de la fecha del registro internacional, la protec- ción de la marca en China es la misma que si la solicitud de registro de la marca hubiera sido presentada directa- mente en la Oficina de Marcas de China. - Las empresas deben registrar su marca en todas aque- llas clases de productos y servicios que pudieran tener relación con el suyo. Por ejemplo, una marca de calzado debería no sólo registrarse bajo la clase 25 (vestidos, calzados, sombrerería) sino también incluir la clase 35 (publicidad, gestión de negocios comerciales, adminis- tración comercial, trabajos de oficina) para poder usar la marca si decide abrir puntos de venta bajo el nombre de la misma. - A la hora de seleccionar un nombre chino, la mayoría de las empresas extranjeras elige una mera trascrip- ción fonética del nombre original, pensando casi siempre en el mercado de Hong Kong. Un claro ejemplo de ello es Mc-Donald’s (mak dong no en can- tonés; mai dang lao en mandarín). En el supuesto de que el resultado no fuera armónico se puede proce- der a una transposición conceptual como hicieron Apple (ping guo, manzana) o Polo (san jiao ma, caba- llo con tres patas). - Los consultores aconsejan registrar la marca en blanco y negro, además de con su color original, para que no pueda ser registrada en ningún otro color. - También es conveniente registrar la marca en letras ma- yúsculas con caracteres convencionales, por lo que, en principio, está protegida en todas sus variantes; se dice "en principio" pues algunas autoridades sólo reconocen la reproducción exacta recogida en el registro y pueden adoptar medidas draconianas, como imponer una multa que puede alcanzar el 20% del volumen de ventas du- rante todo el período de uso ilegítimo de la marca. A modo de ejemplo, en 1996 tres empresas extranjeras42
  42. 42. inversoras en Shanghai fueron multadas por incorporar el logotipo ® junto a una variante de marca no registra- da. La multa se impuso por cinco años, aunque los abo- gados consiguieron posteriormente llegar a un nuevo acuerdo por el cual las empresas prometieron cambiar el empaquetado en los 30 días siguientes.- La legislación china sobre marcas no contempla el al- cance que puedan tener certificaciones internaciona- les como los certificados ISO.- La calidad de los productos que ostentan la marca debe mantenerse. La sanción abarca desde multas hasta la rescisión de la marca registrada. No obstante, el térmi- no "calidad" carece de una definición precisa.- El registro de marcas es obligatorio en el caso de deter- minados productos: químicos, farmacéuticos y tabaco.4. LICENCIAS SOBRE MARCAS REGISTRADASLa Ley de Marcas Registradas de 1 de julio de 1993 ha-ce referencia al tema de las licencias en reiteradas ocasio-nes. Los denominados Trademark Licensing Contract Recor-dal Procedures, promulgados por la SAIC en agosto de1997, han servido como complemento a la mencionadaLey. Los objetivos primordiales de los procedimientosson la provisión de un modelo a seguir para el registro delas licencias sobre marcas registradas y unificación de lasleyes existentes relativas a las licencias.Contenido del contrato de licencia:- Identificación de la marca licenciada.- Productos a los que se refiere el contrato.- Plazo de la licencia.- Obligación del licenciador de controlar la calidad de aquellos productos que ostenten la marca licenciada.- Obligación de señalar en los bienes el nombre del li- cenciatario y el origen de los mismos. 43
  43. 43. El contrato de licencia debe ser registrado por el licencia- tario ante la AIC y la Oficina de Marcas en un plazo de tres meses desde su firma. Deben enviarse a registro los siguientes documentos: - Solicitud de registro firmada por el licenciador. - Copia del acuerdo de licencia de la marca. - Copia del certificado de registro de la marca licenciada. En caso de que licenciador o licenciatario sean de nacio- nalidad extranjera, la SAIC obliga a la firma de un poder que autorice la representación por un agente de marcas designado por la SAIC. A todos los documentos deberá adjuntarse una traduc- ción en chino. Una vez se apruebe el registro, se publicará en el Shang- biao Gonggao. En caso de no resultar exitoso el registro, el solicitante tendrá un mes de plazo para rectificar y volver a solicitarlo. Tanto el licenciador como licenciatario incurren en una obligación mutua de control de la calidad de los produc- tos comercializados. En el caso de que la calidad no alcan- ce el nivel requerido, podría cancelarse el registro. Aunque la marca puede licenciarse en un contrato de transferencia de tecnología, resulta preferible que la mar- ca se licencie en un contrato independiente. Cualquier tipo de actividad ilegal en lo referente al acuerdo de licencia será competencia de la rama local de la AIC, según lo dispuesto en la Ley de Marcas Re- gistradas. De nuevo, ha de enfatizarse la necesidad de que la marca esté previamente registrada en China antes de la firma del acuerdo de licencia de marca.44
  44. 44. 5. INFRACCIONES DE MARCAS REGISTRADASPor infracción de una marca registrada se entiende:- Uso de una marca que es idéntica o similar a otra registra- da en productos iguales o similares a aquéllos para los que la marca se registró sin la autorización del propietario.- Venta de bienes a sabiendas de que se están comercia- lizando con una marca falsificada.- Falsificación o reproducción de una marca registrada sin autorización del propietario, o vender falsificaciones hechas sin autorización.- Perjuicio causado por cualquier otro modo en el derecho de uso exclusivo de la marca registrada, y en particular: • Comerciar con bienes que se sabe, o se debería sa- ber, que infringen ese derecho exclusivo. • Usar una parte idéntica del diseño de una marca re- gistrada, cuando la similitud es suficiente para condu- cir a error acerca de la identidad del producto. • Proveer servicios de almacenaje, transporte, correo y/o ayudar a la ocultación de bienes con la finalidad de infringir el derecho de uso exclusivo.En el año 2002, según la SAIC, las AICs locales inves-tigaron 23.539 casos de violación de marca registrada,de los cuales 21.415 eran locales y 2.124 eran conparte extranjera implicada. Fueron trasladados 59 casosa las autoridades judiciales para su instrucción. Se in-cautaron y borraron las marcas de 78.979.514 artícu-los y se destruyeron 3.529 toneladas de piezas. Lasmultas ascendieron a un total de 135.612.506 RMB(más de 16 millones de dólares USA), siendo la multamedia por caso sancionado de 6.256 RMB (758 dóla-res). Los daños compensatorios pagados a los titularesfueron de 3.666.531 RMB (443.889 dólares), siendola compensación media por caso de 17.543 RMB(2.124 dólares). 45
  45. 45. 5.1. MECANISMOS DE DEFENSA Existe una doble protección: judicial y administrativa. También se cuenta con las negociaciones directas con el infractor o el recurso al arbitraje. Existen precedentes de respaldo de las autoridades admi- nistrativas y los tribunales chinos a las acciones legales emprendidas por empresas extranjeras contra infractores chinos. Las normas que regulan cada uno de los derechos inmateriales susceptibles de transferencia contienen las acciones que pueden ser ejercidas para la salvaguarda de tales derechos. Pese a la debilidad de los órganos de eje- cución de las leyes en China, en algún momento puede resultar conveniente o necesario ejercitar las acciones le- gales pertinentes. Mientras que hasta hace poco sólo podía presentar la de- manda el propietario legalmente registrado, actualmente se permite a cualquier empresa licenciada el ejercicio de las acciones de protección de la propiedad intelectual. 5.1.1. Vía administrativa En los supuestos de violación de derechos de marca, la mayoría de las empresas extranjeras prefieren organizar la investigación a través de las Administraciones locales de Industria y Comercio (AICs) que son las más eficaces entre los órganos de ejecución de derechos. Las delega- ciones locales de la Administration for Qualitiy Supervi- sión, Inspection and Quarentine (AQSIQ), encargadas de la supervisión de la calidad, también pueden actuar en estos supuestos sobre la base de que dichas falsificacio- nes pueden atentar contra la salud o la seguridad.46
  46. 46. CUADRO 2. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA VÍA ADMINISTRATIVAVentajas InconvenientesRapidez de actuación, con un plazo máximo Las multas las cobran las autoridades localesde tres meses. pertinentes.La actividad ilegal será inmediatamente En rara ocasión se indemnizará al afectado.paralizada. Proteccionismo regional. Las autoridades alegarán falta de prueba. Pocas veces se hace un seguimiento al proceso.El procedimiento es el siguiente:1. Dirigirse a un agente autorizado. Si la empresa española no está implantada en China, es necesario contactar con una agencia autorizada pa- ra gestionar reclamaciones de empresas extranjeras. Ésta será la encargada de presentar la queja ante la AIC local. Si la empresa está implantada, la Ley permi- te, desde 1995, que las reclamaciones sean directa- mente gestionadas por las subsidiarias chinas de las empresas extranjeras o bien el socio chino de una joint-venture.2. Demostrar la infracción. Basta con presentar copia de registro de la marca. En el supuesto de competencia desleal se debe demos- trar que el envoltorio, etiquetado o marca no registra- da son imitaciones evidentes del producto con la mar- ca registrada. Debe probarse que las muestras aporta- das son falsificaciones.3. Presentar la queja ante la Administración de Industria y Comercio (AIC) de ámbito local.4. Evaluación de la queja. La AIC contará con un plazo máximo de 15 días, des- de el momento en que se le informó, para comunicar la aceptación o rechazo razonado de la queja. 47
  47. 47. 5. Redadas. Suelen efectuarse en el plazo de dos a tres meses, aun- que hay veces en que se actúa de forma inmediata por el incentivo del cobro de la multa y la reventa de la mer- cancía. En aquellas localidades donde la economía de- penda de la piratería (Guangdong y Fujian) será más difícil conseguir la actuación de las AIC, quienes alega- rán inexperiencia. En el supuesto de que el infractor sea cogido in fraganti, la fábrica será sellada, tardando la AIC de uno a dos meses en determinar la penalización. 6. Seguimiento. En la mayoría de los casos, una vez cobrada la multa las autoridades pasan a atender otras demandas. Si el afectado insiste, a veces puede llegar a cobrar una compensación. Las autoridades destruirán el material falsificado salvo en el caso de las marcas. El AIC pue- de confiscar el material, ordenar la retirada de la marca y posteriormente revender la mercancía. Las AICs están encargadas de supervisar el respeto de los derechos, evitar la competencia desleal, llegar a acuerdos extrajudiciales y tratar casos de disputas sobre esos derechos. Tras una redada, la práctica habitual es que los envases y embalajes se destruyan y que la maquinaria se modifique de forma oportuna. En cuanto a los productos, pueden darse dos situaciones: por un lado, que se destruyan a pe- tición del titular de los mismos, lo cual resulta muy impro- bable y por otro lado, que se confisquen por la AIC y, pos- teriormente, se revendan previa retirada de la marca re- gistrada. Esta última posibilidad constituye un importante aliciente para la organización de las redadas. Todavía se da el caso de que las AICs soliciten una compensación por no vender los productos. Con la nueva revisión de 2001 se dota de amplios po- deres a los tribunales y a las autoridades locales para48
  48. 48. confiscar y destruir bienes ilegales así como para impo-ner multas.5.1.2. Vía judicialLa mayoría de las empresas descartan la posibilidad deusar la vía civil para la defensa de sus derechos por va-rios motivos. En primer lugar, el proceso civil es máscostoso, en segundo lugar, porque la carga de la pruebarecae sobre el titular del derecho y, en tercer lugar, porla incertidumbre generada por el proteccionismo local.Las infracciones serias de violación de derechos demarca están sujetas a procesos criminales y penas deprisión. Sin embargo, es difícil que un caso, incluso delos más graves, sea aceptado por los fiscales debido alexceso de trabajo.Las aclaraciones al Código de Procedimiento Criminal(1993) promulgadas en el año 2001 ayudan a la Ofici-na de Seguridad Pública (PSB, en sus siglas en inglés) ya los fiscales a determinar si una determinada violaciónde un derecho de marca debe considerarse delito o no.La revisión de determinados artículos estipula la posibili-dad de prisión de hasta tres años para el infractor enaquellos casos donde se den circunstancias serias o don-de las ventas del infractor sean cuantiosas. Puede haberprisión de hasta siete años cuando las circunstancias se-an extremadamente serias o las ventas sean enormes.Ninguno de los conceptos “serio”, “cuantioso”, “extrema-damente serio”, “enorme” se define expresamente. Sinembargo, la policía, así como jueces, entienden comomínimos requerimientos para que se den serias circuns-tancias lo siguiente: “Cuando una persona física sea res-ponsable de la fabricación de bienes bajo violación demarca y el valor de las copias y/o la venta excedan los100.000 RMB (12.106 dólares USA), puede solicitar-se la vía judicial. Cuando se pretenda entablar accionesjudiciales contra empresas u otras organizaciones (dis- 49
  49. 49. tintas a personas individuales), el valor de las copias y/o la venta debe ser como mínimo de 500.000 RMB (6.053 dólares)”. CUADRO 3. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA VÍA JUDICIAL Ventajas Inconvenientes Carácter público, con lo cual los jueces Elevado coste de todo el proceso. no se verán presionados Recientemente, sólo el coste inicial alcanzaba por los organismos locales. los 12.000 dólares USA. Elevadas compensaciones económicas. Lentitud de todo el proceso. Los juzgados chinos se encuentran estructurados en un sistema de cuatro niveles y dos instancias. Los cuatro ni- veles son el Tribunal Supremo del Pueblo, el Alto Tribu- nal del Pueblo, el Tribunal Intermedio y los Tribunales Locales. Las dos instancias hacen referencia a que la se- gunda constituye la última opción de recurso. Desde 1992 los altos tribunales y en 35 tribunales intermedios se han creado juzgados especializados en asuntos de propiedad industrial e intelectual. En ciudades como Pe- kín, Shanghai, Guangdong, Fujian y Hainan existen jue- ces especializados exclusivamente en derechos de pro- piedad intelectual. Durante los últimos años un creciente número de empre- sas extranjeras han salido victoriosas en sentencias judi- ciales. Un juicio civil resulta ventajoso: - Si el dinero involucrado en la violación de derecho es cuantioso. - Si un juicio supone la única manera para que el infractor ceje en su actividad. - Si se quiere publicidad. - Si implica una gran complejidad técnica o se trate de una laguna legal ante la cual las administraciones se muestran reticentes a actuar. El procedimiento que se sigue es el siguiente:50
  50. 50. 1. Puesta del caso en investigación y seguimiento. Un juzgado señalará en el plazo de siete días si acepta o no el caso. El demandante tiene derecho a solicitar la salvaguarda de su propiedad. Se puede solicitar al juez, antes de que comience el proceso, que ordene el cese de la actividad infractora, previo depósito de una garantía por un importe equivalente a dicha actividad y habiendo aportado suficientes y efectivas pruebas. El juzgado tendrá un plazo de 48 horas, desde el mo- mento de la comunicación, para tomar una decisión. Independientemente de cuál fuera la decisión, el jui- cio deberá comenzar en los 15 días siguientes a la soli- citud de cese. Desde 1991 se les exige, además, a las partes que aporten sus propias pruebas, pudiéndose contratar pa- ra ello a investigadores privados. A la hora de contratar un abogado debe tenerse en cuenta que ha de estar cualificado para ejercer en China y a ser posible que tenga una experiencia previa en la materia.2. Proceso y juicio. Los casos de disputas sobre propiedad intelectual son juzgados públicamente. Puesto que los derechos de propiedad intelectual son considerados en China co- mo primordiales, en caso de infracción el tribunal pue- de sentenciar al demandado a asumir responsabilida- des civiles, incluyendo el cese de la actividad, ofreci- miento de disculpas y compensación por el perjuicio causado según lo estipulado por la Ley. Las sanciones, en caso de resultar preciso, podrán ser la confiscación de ingresos ilegales, la imposición de multas o la de- tención. En caso de que la infracción se considere ex- tremadamente grave, se podría llegar a considerar co- mo ofensa criminal, lo que acarrearía su correspon- diente sanción penal.En el proceso criminal público pueden emplearse dos vías: 51
  51. 51. - A través de la Policía o PSB, quien está obligada a in- vestigar todos los casos de violación de derechos de propiedad intelectual antes de que sean presentados al fiscal local. A las empresas extranjeras les preocupa la escasa experiencia de los agentes del PSB, que suelen actuar como refuerzo de los organismos administrativos que organizan las redadas. - A través de las autoridades administrativas. Las AICs lo- cales están obligados a denunciar a los fiscales todos los casos de violación de derechos de marca cuando el volumen de la infracción supere los 100.000 RMB (12.106 dólares USA). Los fiscales no pueden hacer- se cargo del elevado volumen de casos, por lo cual el número de casos transferidos por las AIC’s a los fiscales durante el año 1999 alcanzó los 21. Desde 1997 puede utilizarse el proceso criminal privado por el cual los afectados asumen el rol de fiscales, siempre y cuando el caso no haya sido aún puesto en manos de la Policía. Se trata de un proceso poco utilizado dado el des- conocimiento que existe sobre él, del elevado coste y la larga duración del mismo. Los aspectos básicos de la nor- mativa que lo regula son los siguientes: - El proceso criminal puede ser dirigido contra infracto- res de los derechos de autor o marcas registradas, nun- ca contra infractores de falsificaciones en la presenta- ción de productos, secreto industrial o derechos de au- tor no registrados. - Los titulares del derecho no necesitan aprobación por par- te de la Policía o fiscales para iniciar un proceso privado. - El juez puede declarar que el proceso privado presupo- ne un hecho que daña de forma seria intereses de ca- rácter social o nacional, en cuyo caso deberá involucrar- se al organismo local correspondiente. El demandante puede de forma unilateral poner fin al proceso retirando la denuncia.52

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