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特許の補正の判例_日・米・欧・中
- 3. 3
- 6. 特許・実用新案審査基準 1. 概要 2. 新規事項の判断に係る基本的な考え方 (参考) 知財高判平成20年5月30日(平成18年(行ケ)10563号)「ソルダーレジスト」大合議判決 3. 新規事項の具体的な判断 3.1 当初明細書等に明示的に記載された事項にする補正 3.2 当初明細書等の記載から自明な事項にする補正 3.3 各種の補正 3.3.1 特許請求の範囲の補正 (1) 発明特定事項を上位概念化、削除又は変更する補正の場合 (2) 発明特定事項を下位概念化又は付加する補正の場合 (3) 数値限定を追加又は変更する補正の場合 (4) 除くクレームとする補正の場合 (5) マーカッシュ形式等の択一形式のクレームについてする補正の場合 3.3.2 明細書の補正 (1) 先行技術文献の内容を追加する補正の場合 (2) 発明の効果を追加する補正の場合 (3) 不整合記載を解消する補正の場合 (4) 明瞭でない記載を明瞭化する補正の場合 (5) 具体例を追加する補正の場合 (6) 無関係又は矛盾する事項を追加する補正の場合 4. 新規事項の判断に係る審査の進め方 5. 留意事項 ＜特許・実用新案審査基準＞ https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun /kijun2/tukujitu_kijun.htm 第IV部 第2章 新規事項を追加する補正 6
- 7. 審査官は、補正が「当初明細書等に記載した事項」との関係において、新 たな技術的事項を導入する ものであるか否かにより、その補正が新規事項を 追加する補正であるか否かを判断する。「当初明細書 等に記載した事項」と は、当業者によって、当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技 術的事項である。 補正が「当初明細書等に記載した事項」との関係において、新たな技術的事項を導入しないものである 場合は、その補正は、新規事項を追加する補正でな い。他方、補正が新たな技術的事項を導入するもの である場合は、その補正 は、新規事項を追加する補正である。 2. 新規事項の判断に係る基本的な考え方 7 特許・実用新案審査基準 (参考) 知財高判平成20年5月30日(平成18年(行ケ)10563号)「ソルダーレジスト」大合議 判決 「『明細書又は図面に記載した事項』とは，技術的思想の高度の創作である発明につい て，特許権による独占を得る前 提として，第三者に対して開示されるものであるから，ここでいう『事項』とは明細書又は図面によって開示された発明に 関する技術的事項である ことが前提となるところ，『明細書又は図面に記載した事項』とは，当業者によって，明 細書又 は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，補正が， このようにして導かれる技術的事項 との関係において，新たな技術的事項を導入しないも のであるときは，当該補正は，『明細書又は図面に記載した事項の 範囲内において』する ものということができる。 …明細書又は図面に記載された事項は，通常，当該明細書又は図面によって開示された技 術的思想に関するものであ るから，例えば，特許請求の範囲の減縮を目的として，特許請 求の範囲に限定を付加する訂正を行う場合において，付 加される訂正事項が当該明細書又 は図面に明示的に記載されている場合や，その記載から自明である事項である場合 には， そのような訂正は，特段の事情のない限り，新たな技術的事項を導入しないものであると認められ，『明細書又は 図面に記載された範囲内において』するものであるということが できるのであり，実務上このような判断手法が妥当する 事例が多いものと考えられる。」 第IV部 第2章 新規事項を追加する補正
- 9. （訂正審判） 第百二十六条 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を 請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 一 特許請求の範囲の減縮 二 誤記又は誤訳の訂正 三 明瞭でない記載の釈明 四他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。 （略） ５ 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又 は図面（同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した 明細書、特許請求の範囲又は図面（外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面））に記載した事 項の範囲内においてしなければならない。 ６ 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更 するものであつてはならない。 （略） 特許法 9 訂正審判は、主として当該特許について一部に瑕疵がある場合に、その瑕疵のあることを理由に全部について無効審判を請求されるおそ れがあるので、そうした攻撃に対して備える意味において瑕疵のある部分を自発的に事前に取り除いておこうとする者のための制度である。 （そのほか明瞭でない記載があると、とかく侵害事件などを起こしやすいので記載を 明瞭にして争いを事前に防ぐため訂正審判を請求する 場合などもある。） 六項は、･･････訂正前の特許請求の範囲には含まれないこととされた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなると、第三者に とって不測の不利益が生じるおそれがあるため、本項はそうした事態が生じないことを担保したものである。 （参照）工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第20版〕
- 10. （参考） 特許出願の分割 3.1 原出願の分割直前の明細書等に記載された発明の全部が分割出願の請求 項に係る発明とされたものでないこと(要件 1) (要件 1)は、通常、満たされている。 (説明) 通常、明細書等からは多面的、段階的に様々な発明が把握されるから、明細書等に は二以上の発明が記載されているといえる。原出願の 明細書等に記載された二以上の 発明の全部が分割出願の請求項に係る発明とされることとは、原出願の明細書等から 把握されるあらゆる 発明が分割出願の特許請求の範囲に記載されることである。しか し、そのようなことは通常考えられない。よって、(要件 1)が満たされていな いことは、 通常考えられない。 したがって、単に分割出願の特許請求の範囲の記載が原出願の特許請求の範囲の記 載と同一であることのみでは、(要件 1)が満たされて いないことにはならない。なお、 分割出願の請求項に係る発明と分割後の原出願の請求項に係る発明が同一である場合 には、6.2 を参照。 3.2 分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書等 に記載された事項の範囲内であること(要件 2) 審査官は、分割出願の明細書等が「原出願の出願当初の明細書等」に対する 補正後の明細書等であると仮定した場合に、その補正が「原 出願の出願当初の 明細書等」との関係において、新規事項を追加する補正であるか否かで判断す る(注)。 (注) 新規事項を追加する補正であるか否かの判断については、「第 IV 部第 2 章 新規 事項を追加する補正」を参照。この判断において考慮 される技術常識は、原出願時の ものである。 3.3 分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の分割直前の明細書等 に記載された事項の範囲内であること(要件 3) 審査官は、分割出願の明細書等が「原出願の分割直前の明細書等」に対する 補正後の明細書等であると仮定した場合に、その補正が「原 出願の分割直前の 明細書等」との関係において、新規事項を追加する補正であるか否かで判断す る(注)。 (注) 3.2(注)と同じ。 3. 実体的要件についての判断 第 VI 部 第 1 章 第 1 節 特許出願の分割の要件 10 （特許出願の分割） 第四十四条 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。 二 特許をすべき旨の査定（第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一 項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。）の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。 三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。 （略）
- 11. 判例（ソルダーレジスト事件） ◆ソルダーレジスト事件 知財高判平成20年5月30日(平成18年(行ケ)10563号)「ソルダーレジスト」大合議判決 11 ○時系列 （原告）タムラ化研株式会社（無効２００５－８０２０４号事件の請求人） （被告）太陽インキ製造株式会社（特許権者） （昭和62年）1987年11月30日 出願日 （平成 9年）1997年11月14日 登録日 （第２１３３２６７号） （平成17年）2005年6月30日 審判請求日（無効審判） （平成17年）2005年11月29日 前審決日（無効） （平成18年）2006年1月6日 前訴提起日 （平成18年）2006年3月30日 訂正審判請求日 （平成18年）2006年4月26日 前訴審決取消決定日 （平成18年）2006年7月5日 本件訂正が請求されたとみなされる日 （平成18年）2006年11月28日 審決日（「訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」） （平成18年）2006年12月8日 審決謄本送達 （平成20年）2008年3月21日 口頭弁論終結 （平成18年）2008年5月30日 判決言渡
- 13. 【請求項１】 （Ａ） １分子中に少なくとも２個のエチレン性不飽和結合を有し 下記 （ａ） ，（ｂ）， （ｃ）のうちの１または２以上の群から選ば れる１種または２種以上の感光性プレポリマー， （ａ） ノボラック型エポキシ化合物と不飽和モノカルボン酸とのエステル化反応によって生成するエポキシ基の全エステル化物（ａ－１）の二級水酸基と，フタル酸，テトラヒドロフタル酸，ヘキサヒドロフタル酸，マレ イン酸，コハク酸，イタコン酸，クロレンド酸，メチルエンドメチレンテトラヒドロフタル酸，メチルテトラヒドロフタル酸，トリメリット酸，ピロメリット酸，ベンゾフェノンテトラカルボン酸のうちの１種または２種以上の飽和又 は不飽和多塩基酸無水物との反応生成物（ａ－１－１）， ジイソシアネート類と１分子中に１個の水酸基を有する（メタ）アクリレート類との反応生成物と，上記全エステル化物（ａ－１）の二級水酸基とを反応させて得られる反応生成物（ａ－１－２）， ノボラック型エポキシ化合物と不飽和モノカルボン酸とのエステル化反応によって生成するエポキシ基の部分エステル化物（ａ－２）の二級水酸基と飽和または不飽和多塩基酸無水物との反応生成物（ａ－２－ １），及び ジイソシアネート類と１分子中に１個の水酸基を有する（メタ）アクリレート類との反応生成物と，上記部分エステル化物（ａ－２）の二級水酸基とを反応させて得られる反応生成物（ａ－２－２）， （ｂ） ノボラック型エポキシ化合物と不飽和フェノール化合物とのエーテル化反応によって生成するエポキシ基の全エーテル化物（ｂ－１）， 上記全エーテル化物（ｂ－１）の二級水酸基と飽和または不飽和多塩基酸無水物との反応生成物（ｂ－１－１）， ジイソシアネート類と１分子中に１個の水酸基を有する（メタ）アクリレート類との反応生成物と，上記全エーテル化物（ｂ－１）の二級水酸基とを反応させて得られる反応生成物（ｂ－１－２）， ノボラック型エポキシ化合物と不飽和フェノール化合物とのエーテル化反応によって生成するエポキシ基の部分エーテル化物（ｂ－２）， 上記部分エーテル化物（ｂ－２）の二級水酸基と飽和または不飽和多塩基酸無水物との反応生成物（ｂ－２－１），及び ジイソシアネート類と１分子中に１個の水酸基を有する（メタ）アクリレート類との反応生成物と，上記部分エーテル化物（ｂ－２）の二級水酸基とを反応させて得られる反応生成物（ｂ－２－２），及び （ｃ） アリル化合物であるジアリルフタレートプレポリマー（ｃ－１），及びジアリルイソフタレートプレポリマー（ｃ－２）， （Ｂ） 光重合開始剤， （Ｃ） 希釈剤としての光重合性ビニル系モノマー及び／又は有機溶剤，及び （Ｄ） １分子中に少なくとも２個のエポキシ基を有し，かつ使用する上記希釈剤に難溶性の微粒状エポキシ化合物であっ て，ジグリシジルフタレート樹脂，ヘテロサイクリックエポキシ樹脂，ビキシレノール型エポキシ樹脂，ビフェノール型エポキ シ樹脂及びテトラグリシジルキシレノイルエタン樹脂からなる群から選ばれた少なくとも１種の固型状もしくは半固型状の エポキシ化合物， を含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物。 ただし （Ａ） 「クレゾールノボラック系エポキシ樹脂及びアクリル酸を反応させて得られたエポキシアクリ レートに無水フタル酸を反応させて得た反応生成物」 と，（Ｂ）光重合開始剤に対応する「２－メチルアント ラキノン」及び「ジメチルベンジルケタール」と （Ｃ） 「ペンタエリスリトールテトラアクリレート」及び「セロソル ブアセテート」と （Ｄ） 「１分子中に少なくとも２個のエポキシ基を有するエポキシ化合物」 である多官能エポ キシ樹脂 （TEPIC：日産化学（株）製，登録商標）とを含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物を除く 。 ○特許2133267（特公平07-017737） 【発明の名称】感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法 【出願日】昭和６２年（１９８７）１１月３０日 【出願人】太陽インキ製造株式会社 判例（ソルダーレジスト事件） 13
- 16. 16 判例（ソルダーレジスト事件） (1) 「除くクレーム」 ・本判決は 「除くクレーム」とする訂正が認められるかどうかを判断する前提として，訂正の要件として特許 法が定める「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」について，次のような一般的な判断基準 を提示した。 「『明細書又は図面に記載した事項』とは，技術的思想の高度の創作である発明について，特許権による 独占を得る前提として，第三者に対して開示されるものであるから，ここでいう『事項』とは明細書又は図面 によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となるところ 『明細書又は図面に記載した 事項』とは，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項 であり，補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しない ものであるときは，当該補正は 『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』するものということが できる。」 その上で，次のように判示して，特許出願に係る発明のうち，特許出願時には公開されていなかった先 願発明と同一である部分を，いわゆる「除くクレーム」によって除外する訂正を請求する場合についても， 一般的な判断基準が適用されることを明らかにした。 ○判断 ・審査基準は「除くクレーム」について 「例外的に」明細書等に記載した事項の範囲内においてするものと 取り扱うとしているが，以下のような認識を示して，このような考え方は「適切ではない」と判示している。 「『除くクレーム』とする補正のように補正事項が消極的な記載となっている場合においても，補正事項が 明細書等に記載された事項であるときは，積極的な記載を補正事項とする場合と同様に，特段の事情の ない限り，新たな技術的事項を導入するものではないということができるが，逆に，補正事項自体が明細 書等に記載されていないからといって，当該補正によって新たな技術的事項が導入されることになるという 性質のものではない。」
- 17. 17 判例（ソルダーレジスト事件） (2) 登録商標の使用 ・本件訂正によってクレームには「ＴＥＰＩＣ」という登録商標の記載が含まれることになったが 「ＴＥＰＩＣ」とい う商標によって特定される製品は複数存在する。 本判決は，本件訂正は，先願発明と同一であるとして特許が無効とされることを回避するために，先願 発明と同一の部分を除外することをないようとする訂正であるから，本件訂正における「ＴＥＰＩＣ」は，先願 明細書に記載された「ＴＥＰＩＣ」を指すものであると認められる。 本件訂正における「ＴＥＰＩＣ」は，先願明細書に基づく特許出願時において「ＴＥＰＩＣ」の登録商標によって 特定されるすべての製品を含むものであるということができるから，その限度において 「ＴＥＰＩＣ」との登録 商標によって特定された物が技術的に明確でないとはいえないとした。 ・本件各訂正に係る『ＴＥＰＩＣ』が先願明細書の実施例２に記載された『ＴＥＰＩＣ』であることが，明細書中に 明示されることが本来望ましい。 しかしながら，前記の審査基準に依拠する特許庁の従来からの実務において，このような訂正が『明細 書又は図面に記載された事項の範囲内において』するものではないとされていたことから，特許権者であ る被告はあえてこのような訂正を請求せず，特許請求の範囲の記載の訂正において『ＴＥＰＩＣ』とのみ記載 して除外部分を特定したものと考えられる ・改正前の特許法施行規則２４条は，･･･『登録商標は，当該登録商標を使用しなければ当該物を表示す ることができない場合に限り使用し，この場合は，登録商標である旨を記載する 』としているところ，･･･一 般に，明細書の記載における登録商標の使用について，極めて例外的な場合に限定して許容されるもの と位置づけることにあるということができる。 本件各訂正の内容は，･･･本件訂正前の各発明から引用発明と同一の部分を除外するために，･･･消極 的な表現形式（いわゆる『除くクレーム』の形式）によって特定しているものであり，引用発明と同一の部分 を過不足なく除外するためには，このような方法によるほかないと考えられることから，･･･上記規則２４条 に反するものということはできない 。 ○判断
- 20. （参考）均等論 ◆マキサカルシトール事件 最高裁判決 （2017/3/24） 平成２８年（受）第１２４２号 特許権侵害行為差止請求事件 →上告棄却→侵害成立（均等） １ 出願人が，特許出願時に，特許請求の範囲に記載された 構成中の他人が製造等をする製品又は用いる方法と異なる部 分につき，同製品等に係る構成を容易に想到することができた にもかかわらず，これを特許請求の範囲に記載しなかった場合 であっても，それだけでは，同製品等が特許発明の特許出願 手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに 当たるなどの同製品等と特許請求の範囲に記載の構成とが均 等なものといえない特段の事情が存するとはいえない。 ２ 出願人が，特許出願時に，特許請求の範囲に記載された構 成中の他人が製造等をする製品又は用いる方法と異なる部分 につき，同製品等に係る構成を容易に想到することができたに もかかわらず，これを特許請求の範囲に記載しなかった場合に おいて，客観的，外形的にみて，同製品等に係る構成が特許 請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて 特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえると きには，同製品等が特許発明の特許出願手続において特許請 求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの同製品 等と特許請求の範囲に記載の構成とが均等なものといえない 特段の事情が存する。 20
- 22. 判例（Ｗｅｂ－ＰＯＳ方式事件） ○被告方法 22 （３９頁） (4) 被告方法について 前記のとおり，構成要件Ｆ４の「該数量に基づく計 算」は，「Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システム」ではなく， 「Ｗｅｂブラウザ」を備える「Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント 装置」で行われるものと解される。 そして，証拠（乙１）によれば，被告方法において は，「（ユーザ端末の）表示画面上で，商品の「数 量」を入力して「カートに追加」がクリックされると，数 量の情報がＷｅｂサーバに送られて金額の計算が 行われ，計算結果が顧客のコンピュータに送られて 表示され…ユーザ端末において，入力した数量に 基づく金額の計算が行われることはない」（原判決 別紙被告システム説明書「４」参照）と認められる。 （６頁：地裁判決文） (4) 被告の行為等 被告は，業として，インターネット上に「なんでも酒 や カクヤス」と題するＥＣ（電子商取引）サイト（以下 「本件ＥＣサイト」という。）を設置して，様々な商品を 販売している。
- 25. ○特許5097246 【発明の名称】Ｗｅｂ－ＰＯＳ方式 【特許権者】Ａｄａ ＺＥＲＯ株式会社 【出願日】平成22年7月11日(2010.7.11) 【原出願日】平成10年1月9日(1998.1.9) 【請求項１】 Ａ：汎用のコンピュータとインターネットを用い，ＨＴＴＰに基づくＨＴＭＬリソースの通信が行われるＷｅｂサーバ・クライアント・システムにおいて， Ｂ：商品の販売時点における情報を管理するためのＷｅｂ－ＰＯＳネットワーク・システムの制御方法であって， Ｃ：上記Ｗｅｂサーバ・システムが，取扱商品に関する基礎情報を管理する商品（ＰＬＵ）マスタＤＢを備え，該商品（ＰＬＵ）マスタＤＢの管理，ＨＴＴＰメッセージに基づくプログラムの実行及び， ＨＴＭＬリソースの生成及び供給を行うサーバ装置からなる，Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムであり， Ｄ：上記Ｗｅｂクライアント装置が，タッチパネル，キーボード，マウス，電子ペンからなる入力手段を有する表示装置とＷｅｂブラウザを備えた，Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置であって， Ｅ：上記Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置から，Ｗｅｂブラウザを介し，上記Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムにアクセスすることにより，該Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムから該Ｗｅｂ－ＰＯＳクライア ント装置に対し，該Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置における商品の選択や発注に係るユーザ操作を受け付けるＨＴＭＬリソースが供給されると共に，該Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置における ユーザ操作に基づく商品の売上情報が，該Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムによって管理されるＷｅｂ－ＰＯＳネットワーク・システムにおいて， Ｆ１：上記Ｗｅｂブラウザによる処理が，少なくとも， Ｆ２：１）カテゴリーの変更または入力（選択）に関する表示制御過程，すなわち，上記Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムから上記Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置に該Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システム の商品（ＰＬＵ）マスタＤＢにおいて管理されている取扱商品に関する基礎情報に含まれたカテゴリーに対応するカテゴリーリストを含むＨＴＭＬリソースが供給され，該供給されたカテゴリーリ ストを含むＨＴＭＬリソースが上記Ｗｅｂブラウザにおいて処理されることで，該Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置の入力手段を有する表示装置に該カテゴリーリストが表示され，ユーザが，該入 力手段により，該表示されたカテゴリーリストからカテゴリーを変更または入力（選択）するごとに，該変更または入力（選択）されたカテゴリーに対応する商品基礎情報を含むＨＴＭＬリソース を要求するＨＴＴＰメッセージが上記Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムに送信され，該要求のＨＴＴＰメッセージに基づき，該Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムの商品（ＰＬＵ）マスタＤＢにおいて管理さ れている取扱商品に関する基礎情報から該変更または入力（選択）されたカテゴリーに対応する商品基礎情報が抽出され，該抽出された商品基礎情報を含むＨＴＭＬリソースが生成される と共に，該Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置に送信され，該送信された商品基礎情報を含むＨＴＭＬリソースが該Ｗｅｂブラウザにおいて処理さ れることで，該変更または入力（選択）されたカテゴリーに対応する商品基礎情報からなる商品リストが該入力手段を有する表示装置に表示される，ユーザが所望するカテゴリーの商品（ＰＬ Ｕ）リストが表示される，カテゴリーの変更または入力（選択）に関する表示制御過程， Ｆ３：２）商品識別情報の入力（選択）のための表示制御過程，すなわち，上記Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置の入力手段を有する表示装置に表示された上記カテゴリーに対応する上記商品 （ＰＬＵ）リストにおいて，ユーザが，該入力手段により，商品を特定するための商品識別情報を入力（選択）するごとに，該入力（選択）された商品識別情報に対応する商品基礎情報が上記 Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムに問い合わされて取得され，該取得された商品基礎情報に基づく商品の情報が該入力手段を有する表示装置に表示される，ユーザが所望する商品の情報が 表示される，商品識別情報の入力（選択）のための表示制御過程， Ｆ４：３）商品注文内容の表示制御過程，すなわち，上記Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置の入力手段を有する表示装置に表示された上記商品の情報について，ユーザが，該入力手段により数 量を入力（選択）すると，該数量に基づく計算が行われると共に，前記入力（選択）された商品識別情報と該商品識別情報に対応して取得された上記商品基礎情報に基づく商品の注文明細 情報が該入力手段を有する表示装置に表示されると共に，ユーザが，該入力手段によりオーダ操作（オーダ・ボタンをクリック）を行うと，該商品の注文明細情報に対する該数量入力（選択） に基づく計算結果の注文情報が該Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムにおいて取得（受信）されることになる，ユーザが所望する商品の注文のための表示制御過程，を含み， Ｇ：更に，上記Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムにおいて，上記商品（ＰＬＵ）マスタＤＢの１レコードが１商品に対応し，該レコードに上記商品識別情報に対応するフィールドが含まれることで，取 扱商品に関する商品ごとの基礎情報が，該商品識別情報に対応するフィールドを含むレコードによって管理されることで，上記Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置におけるユーザ操作に基づく商 品選択時点のＰＬＵ情報が，Ｗｅｂブラウザを介して，上記Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムから供給されると共に，該ＰＬＵ情報に基づく商品ごとの注文情報が，Ｗｅｂブラウザを介して，該Ｗｅｂ －ＰＯＳサーバ・システムにおいてリアルタイムに取得される，Ｗｅｂ－ＰＯＳネットワーク・システムによるＰＯＳ管理（商品の販売時点における情報の管理）が実現され， Ｈ：更にまた，上記Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムにおいて，上記Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置からリアルタイムで取得（受信）した上記商品の注文情報を売上管理ＤＢに反映する売上管理 ＤＢへの登録過程を含むことで，上記Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置におけるユーザによる商品の注文操作が，Ｗｅｂブラウザを介するだけで，該商品ごとの注文情報として上記Ｗｅｂ－ＰＯＳ サーバ・システムにおいて取得され，該取得された商品ごとの注文情報に基づく売上管理が実現されることを特徴とする Ｉ：Ｗｅｂ－ＰＯＳネットワーク・システムの制御方法。 判例（Ｗｅｂ－ＰＯＳ方式事件） 25 ※第２手続補正（2012/07/22）の内容（下線は第1手続補正との差分）
- 28. 判例（Ｗｅｂ－ＰＯＳ方式事件） 28 原告 被告 特許番号 事件 判決言渡日 Ａｄａ ＺＥＲＯ株式会社 アスクル株式会社 5097246 平成２８年（ネ）第１００１７号 損害賠償請求控訴事件 2016/6/29 Ａｄａ ＺＥＲＯ株式会社 株式会社カクヤス 5097246 平成２７年（ネ）第１０１２７号 損害賠償請求控訴事件 2016/4/27 株式会社ジーピー シーコリア 株式会社千趣会 4579336 平成２５年（ネ）第１００９９号 損害賠償請求控訴事件 2014/5/21 株式会社ジーピー シーコリア 楽天株式会社 4579336 平成２５年（ネ）第１０１０８号 損害賠償請求控訴事件 2014/5/21 cf General Patent Corporation ○その他
- 29. 判例（切り餅事件） ◆切り餅事件 知財高裁 平成２３年（ネ）第１０００２号 特許権侵害差止等請求控訴事件 原告の特許クレームの構成要件Bは、「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上 側表面部の立直側面である側周表面」と記載されていた。 ○事案 29 ＜原告特許＞ ＜被告製品＞ （原告）越後製菓株式会社 （被告）佐藤食品工業株式会社（＝サトウ食品）
- 31. 判例（切り餅事件） 31 ○審査経緯 ・審査過程の補正で「側周表面のみ」に限定 ・上記補正は、新規事項追加違反 ・「側周表面のみ」ではない構成について積極的に主張 ・特許査定 審査経緯（特許第4111382号） 2002/10/31 出願 2005/6/2 拒絶理由通知 （第29条第2項違反） 2005/8/1 補正（「側周表面のみ」に限定） 2005/9/26 拒絶理由通知（最後） （第17条の2第3項違反） 2005/11/25 補正（「側周表面のみ」を削除） 2006/1/26 補正却下 ＋拒絶査定（第17条の2第3項違反） 2006/3/29 補正（「側周表面のみ」の限定なし） 2006/5/19 前置報告書 2008/2/29 補正書 2008/4/18 ★登録
- 35. 裁判は、「司法の正義感」に基づき判断される ものです。嘘の証言をした被告側に、ペナル ティが課せられるのは当然です。 判決は、その事件の全体像をみて下されます。 構成要件Bの判断にすこし違和感があるとして も、司法の正義感に照らせば、飯村裁判長の 判断は、正しい判断であると、小生は強く思い ます。 「知財高裁・逆転判決！」と聞いて、ついに知 財高裁も血迷ったかと一瞬思いましたが、判 決文をみて正しい判断とわかり、安心しました。 判例（切り餅事件） 35 （参照）日本知的財産協会 「サトウの切り餅事件・知財高裁で逆転判決 －何があったのか－」 ○その他 訴訟等の経緯 2009/1/27 判定請求 2009/3/11 訴訟提起（一次訴訟） 一審 2009/5/12 判定 →技術的範囲に属さない（非侵害） 2010/11/30 請求棄却（一次訴訟） 一審 →非侵害 2011/9/7 中間判決 2012/3/22 判決言渡（一次訴訟） 二審 →侵害（控訴人（＝越後製菓）に、 ８億０２７５万９２６４円を支払え） 2012/4/27 訴訟提起（二次訴訟） 一審 2012/9/19 上告棄却（一次訴訟） 2015/4/10 判決言渡（二次訴訟） 一審 →侵害（原告（＝越後製菓）に、 ７億８２７７万８３３２円を支払え） 2015/4/27 控訴せず（二次訴訟）
- 36. 第 II 部 第 2 章 第 2 節 サポート要件（特許法第 36 条第 6 項第 1 号） 1. 概要 2. サポート要件についての判断 2.1 サポート要件についての審査に係る基本的な考え方 2.2 サポート要件違反の類型 (1) 請求項に記載されている事項が、発明の詳細な説明中に記載も示唆もされていない場合 (2) 請求項及び発明の詳細な説明に記載された用語が不統一であり、その結果、両者の対応関係が不明瞭となる場合 (3) 出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし 一般化できるとはいえない場合 (4) 請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発 明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することになる場合 3. サポート要件の判断に係る審査の進め方 3.1 拒絶理由通知 3.1.1 類型(3)について(2.2(3)参照) 3.1.2 類型(4)について(2.2(4)参照) 3.2 出願人の反論、釈明等 3.2.1 類型(3)について(2.2(3)参照) (参考：知財高判平成 17 年 11 月 11 日(平成 17 年(行ケ)10042 号)「偏光フィルムの製造法」大合議判決) 3.2.2 類型(4)について(2.2(4)参照) 3.3 出願人の反論、釈明等に対する審査官の対応 36 （参考）サポート要件 （特許出願） 第三十六条 （略） ６ 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。 二 特許を受けようとする発明が明確であること。 三 請求項ごとの記載が簡潔であること。 四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
- 37. 37
- 38. 35 U.S.C. 132 Notice of rejection; reexamination. (a) Whenever, on examination, any claim for a patent is rejected, or any objection or requirement made, the Director shall notify the applicant thereof, stating the reasons for such rejection, or objection or requirement, together with such information and references as may be useful in judging of the propriety of continuing the prosecution of his application; and if after receiving such notice, the applicant persists in his claim for a patent, with or without amendment, the application shall be reexamined. No amendment shall introduce new matter into the disclosure of the invention. 132 条 拒絶通知；再審査 (a) 審査の結果，クレームが拒絶(特許性上の 拒絶)されるか，又は何らかの方式拒絶若しく は要求が行われた場合は，長官は，出願人 にその通知をしなければならず，そのときは， 当該の拒絶又は方式拒絶若しくは要求の理 由を示し，出願手続を続行することの適切性 を判断する上で有用な情報及び引用文献を 添付しなければならない。出願人が当該通知 の受領後，特許を求めるクレームを，補正し て又は補正しないで，持続するときは，その出 願は，再審査されるものとする。補正によって 発明の開示に新規事項を導入することはでき ない。 37 C.F.R. 1.121 Manner of making amendments in applications. (f) No new matter. No amendment may introduce new matter into the disclosure of an application. 特許規則 §1.121 出願に関して補正をする 方法 (f) 新規事項の不許可 補正は，出願の開示に新規事項を導入するこ とができない。 38 Title 35 of the United States Code（35 U.S.C.）
- 39. 35 U.S.C. 251 Reissue of defective patents. [Editor Note: Applicable to any patent application filed on or after September 16, 2012. See 35 U.S.C. 251 (pre-AIA) for the law otherwise applicable.] (a) IN GENERAL.—Whenever any patent is, through error, deemed wholly or partly inoperative or invalid, by reason of a defective specification or drawing, or by reason of the patentee claiming more or less than he had a right to claim in the patent, the Director shall, on the surrender of such patent and the payment of the fee required by law, reissue the patent for the invention disclosed in the original patent, and in accordance with a new and amended application, for the unexpired part of the term of the original patent. No new matter shall be introduced into the application for reissue. (b) MULTIPLE REISSUED PATENTS.— The Director may issue several reissued patents for distinct and separate parts of the thing patented, upon demand of the applicant, and upon payment of the required fee for a reissue for each of such reissued patents. (c) APPLICABILITY OF THIS TITLE.— The provisions of this title relating to applications for patent shall be applicable to applications for reissue of a patent, except that application for reissue may be made and sworn to by the assignee of the entire interest if the application does not seek to enlarge the scope of the claims of the original patent or the application for the original patent was filed by the assignee of the entire interest. (d) REISSUE PATENT ENLARGING SCOPE OF CLAIMS.—No reissued patent shall be granted enlarging the scope of the claims of the original patent unless applied for within two years from the grant of the original patent. 251 条 瑕疵のある特許の再発行 [編集者注：2012年9月16日以後の特許出願に適用。他に適用される 法律については改正前特 許法第251条参照。] (a) 一般 錯誤があったために，明細書若しくは図面の瑕疵を理由として，又は 特許権者が特許においてクレームする権利を有していたものより多く 又は少なくクレームしていることを理由として，特許がその全部若しく は一部において効力を生じない若しくは無効とみなされた場合にお いては，長官は，当該特許が放棄され，かつ，法律によって要求され る手数料が納付されたときは，原特許に開示されている発明につい て，補正された新たな出願に従い，原特許存続期間の残存部分を対 象として特許を再発行しなければならない。再発行を求める出願に 新規事項を導入することはできない。 (b) 複数の再発行特許 長官は，特許された対象の独自性を有し，かつ，別々の部分につい て，複数の再発行特許を発行することができるが，出願人からの請 求があり，かつ，当該再発行特許の各々に対する所要の再発行手 数料が納付されることを条件とする。 (c) 本法の適用性 特許出願に関する本法の規定は，特許の再発行を求める出願に適 用されるが，当該出願が原特許に係るクレームの範囲の拡大を求め ない，又は原特許の出願が権利全体の譲受人によってなされた場合 は，権利全体の譲受人が再発行の出願をし，それについての宣誓を することができる。 (d) クレームの範囲を拡大する再発行特許 原特許の付与から 2年以内に出願されない限り，原特許のクレーム 範囲を拡大する再発行特許は付与されないものとする。 39 Title 35 of the United States Code（35 U.S.C.）
- 40. Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 第 600 章 出願書類の要素，形式及び内容 608 開示 [R-11.2013] 608.04 新規事項 [R-11.2013] 608.04(a) 当初明細書，クレーム又は図面にはない事項 [R-11.2013] 608.04(b) 予備的補正書による新規事項 [R-11.2013] 第 700 章 出願審査 706 クレームの拒絶 [R-11.2013] 706.03 先行技術に基づかない拒絶 [R-11.2013] 706.03(o) 新規事項 [R-08.2012] 第 2100 章 特許性 2159 適用性の日付についての規定及び出願が合衆国発明法の先 願規定に従うことを条件としているか否かの判断 [R-11.2013] 2159.01 2013 年 3 月 16 日前に提出された出願 2159.02 2013 年 3 月 16 日以降に提出される出願 [R-11.2013] 2163 特許法第 112 条(a)又は改正前特許法第 112 条第 1 段落「書 面による記載」要件に基づく特許出願の審査指針[R-11.2013] I. 出願の「書面による記載」要件遵守を律する一般原則 A. 原クレーム B. 新規の又は補正されたクレーム 2163.01 開示におけるクレームされた保護対象の支持[R-11.2013] 2163.06 書面記載要件と新規事項との関係[R-11.2013] I. 新規事項の取扱い Chapter 600 - Parts, Form, and Content of Application 608 Disclosure [R-11.2013] 608.04 New Matter [R-07.2015] 608.04(a) Matter Not Present in Specification, Claims, or Drawings on the Application Filing Date [R-07.2015] 608.04(b) New Matter by Preliminary Amendment [R-11.2013] Chapter 700 - Examination of Applications 706 Rejection of Claims [R-07.2015] 706.03 Rejections Not Based on Prior Art [R-11.2013] 706.03(o) New Matter [R-08.2012] Chapter 2100 - Patentability 2159 Applicability Date Provisions and Determining Whether an Application Is Subject to the First Inventor To File Provisions of the AIA [R-11.2013] 2159.01 Applications Filed Before March 16, 2013 [R-11.2013] 2159.02 Applications Filed on or After March 16, 2013 [R-11.2013] 2163 Guidelines for the Examination of Patent Applications Under the 35 U.S.C. 112(a) or Pre-AIA 35 U.S.C. 112, para. 1, "Written Description" Requirement [R-07.2015] I. GENERAL PRINCIPLES GOVERNING COMPLIANCE WITH THE "WRITTEN DESCRIPTION" REQUIREMENT FOR APPLICATIONS A. Original Claims B. New or Amended Claims 2163.01 Support for the Claimed Subject Matter in Disclosure [R- 11.2013] 2163.06 Relationship of Written Description Requirement to New Matter [R-11.2013] I. TREATMENT OF NEW MATTER 40
- 41. 2163.01 開示におけるクレームされた保護対象の 支持[R-11.2013] 審査官がクレームの保護対象は出願時の出願 において裏 付けられて[記載されて]いないと結論する場合，特許法第 112 条(a)又は改正前特 許法第 112 条第 1 段落に基づく発 明の書面による記載の不足又は先に提出された出願の出 願 日の利益の拒否を理由とする拒絶という結果になるであ ろう。当該クレームは新規事項を理由に拒絶されてはなら ない。 2163.06 書面記載要件と新規事項との関係[R- 11.2013] I. 新規事項の取扱い 新規保護対象が当該開示に追加される場合，それが要約， 明細書又は図面にであるが否かにかかわらず，審査官は 新規事項の挿入を必要に応じて特許法第 132 条又は第 251 条に基づいて拒絶し，出願人に当該新規事項を放棄す るよう求めなくてはならない。新規事項が当該クレームに追 加される場合，審査官は特許法第 112 条(a)又は改正前特 許法第 112 条第 1 段落の書面記載要件に基づき当該ク レームを拒絶しなくてはならない。 2163.01 Support for the Claimed Subject Matter in Disclosure [R-11.2013] If the examiner concludes that the claimed subject matter is not supported [described] in an application as filed, this would result in a rejection of the claim on the ground of a lack of written description under 35 U.S.C. 112(a) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, first paragraph, or denial of the benefit of the filing date of a previously filed application. The claim should not be rejected or objected to on the ground of new matter. 2163.06 Relationship of Written Description Requirement to New Matter [R-11.2013] I. TREATMENT OF NEW MATTER If new subject matter is added to the disclosure, whether it be in the abstract, the specification, or the drawings, the examiner should object to the introduction of new matter under 35 U.S.C. 132 or 251 as appropriate, and require applicant to cancel the new matter. If new matter is added to the claims, the examiner should reject the claims under 35 U.S.C. 112(a) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, first paragraph - written description requirement. 41 Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)
- 42. 35 U.S.C. 112 Specification. (a) IN GENERAL.—The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention. 第 112 条 明細書 (a) 一般 明細書は，その発明の属する技術分野又は その発明と極めて近い関係にある技術分野 において知識を有する者がその発明を製造し， 使用することができるような完全，明瞭，簡潔 かつ正確な用語によって，発明並びにその発 明を製造，使用する手法及び方法の説明を 含まなければならず，また，発明者又は共同 発明者が考える発明実施のベストモードを記 載していなければならない。 （cf Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly & Co. (Fed. Cir. 2010) (en banc) : March 22, 2010） CAFCの大法廷（en banc）において、特許法第 112 条第一段落には、「実施可能要件（enablement requirement）」 とは別に「記述要件（written description requirement）」も含まれると判断された。 Title 35 of the United States Code（35 U.S.C.） 42 CAFCの判例で最も頻繁に適用されるのが，発明者の主観的要素に注目す る「発明の所有」基準である。この基準は，多くの判決で，「発明の完成」基 準と並列的に適用され，補正の適否が判断されてきた。クレームの優先性と は無関係なAraid事件においても，「発明の所有」は，発明者がクレームに係 る発明を実際に完成させていたことを明細書が示しているかどうかによって 判断すべきとされ，発明の完成基準と一緒に適用された。（５７頁） （参照） パテント2011.別冊4号 Vol.64 「米国特許法におけるクレームに対する 補正適否の「発明の所有」基準」（竹中俊子）
- 44. ◆Commonwealth Scientific and Industrial Research Org. v. Buffalo Technology, Inc., 542 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2008). 判例（CSIRO v. Buffalo） 出願当初の明細書には、ワイヤレスLANの「無線伝送は１０GHzを超える周波数を有する」とい う文言が記載されていて、クレームもそのような周波数に限定されていた。 出願人は、「１０GHzを超える周波数（a frequency in excess of 10 GHz） 」を 「無線周波数（radio frequency）」に変更する補正をした。 ○事案 44 ※CSIRO＝オーストラリア連邦科学産業研究機構 cf （Wikipedia）直交周波数分割多重方式（orthogonal frequency-division multiplexing, OFDM） OFDMは、デジタル変調の一種である。データを、多数の搬送波（サブキャリア）に乗せるので、マルチキャリア変調 に属する。これらのサブキャリアは互いに直交しているため、普通は周波数軸上で重なりが生じる程に密に並べら れるにも関わらず、従来の周波数分割多重化方式 (FDM) と異なり、互いに干渉しない利点がある。サブキャリアは 高速フーリエ変換 (FFT) アルゴリズムを用いて効率的に区別できる。
- 45. 【請求項１】 無線周波数信号を送信及び受信するアンテナを含む無線周波数手段と、 入力データチャネルから入力データを受信し且つ前記無線周波数手段により伝送するため に入力データを処理する、入力データを変調する変調手段を有する伝送信号処理手段と、 前記無線周波数手段により受信された信号を処理し且つ出力データチャネルへデータを出 力する受信信号処理手段と を有する、周波数選択的フェージングと符号間干渉を受けやすい、閉じ込められたマルチパス 伝送環境内での動作のためのトランシーバであって、 前記変調手段は、サブチャネルシンボルの周期が非直接伝送経路の重要なものの時間遅 延を表す所定の周期よりも長いように、前記入力データを、各々のサブチャネルがデータシン ボルのシーケンスを担う、複数の異なる周波数のサブチャネルへ変調するように作用する ことを特徴とするトランシーバ。 ○特許3438918（対応JP特許） 【発明の名称】ワイヤレスＬＡＮ 【出願日】平成５年１１月１９日（１９９３．１１．１９） 【特許権者】コモンウェルス サイエンティフィック アンド インダストリアル リサーチ オーガニ ゼーション ※本権利消滅日(平25.11.19) 判例（CSIRO v. Buffalo） 45
- 46. ○US5487069 ・Wireless LAN ・Priority date:1992/11/27（Australia） ・Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) 42. A transceiver for operation in a confined multipath transmission environment, said transceiver comprising antenna means coupled to transmission signal processing means and to reception signal processing means, said transmission signal processing means in turn coupled to an input data channel, and said reception signal processing means in turn coupled to an output data channel, said transceiver being operable to transmit and receive data at radio frequencies, said transmission signal processing means comprising modulation means for modulating input data of said input data channel into a plurality of sub-channels comprised of a sequence of data symbols such that the period of a sub-channel symbol is longer than a predetermined period representative of the time delay of significant ones of non-direct transmission paths, means to apply data reliability enhancement to said data passed to said modulation means and means, interposed between said data reliability enhancement means and said modulation means, for interleaving blocks of said data. 判例（CSIRO v. Buffalo） 46
- 47. 判例（CSIRO v. Buffalo） ○出願時のクレーム 1. A wireless LAN comprising a plurality of hub transceivers each connected together to constitute a data source and/or destination, and a plurality of mobile transceivers each able to communicate by radio transmissions with any one(s) of said hub transceivers within a predetermined range, wherein each of said mobile transceivers are connectable to, and able to be powered by, a corresponding portable electronic device with computational ability, said radio transmissions have a frequency in excess of 10 GHz, and all the transceivers are configured to receive and transmit in a multipath transmission environment, the reciprocal of the information bit rate of said transceiver's transmission being short relative to the time delay differences between significant ones of the transmission paths of said multipath transmission environment. 47
- 48. 判例（CSIRO v. Buffalo） （26頁） At the outset, it is important to note that no one has suggested that the 10-GHz minimum reflects a distinction that has any technical significance. Nor has Buffalo sought to show that transmissions above 10 GHz and transmissions below 10 GHz are distinct in any way relevant to patentability. To the contrary, it is apparent from the original application itself that the references to the 10- GHz minimum transmission frequencies were presented as useful embodiments of the invention, not as limitations to the invention as a whole. For example, the reference in the abstract to a “wireless transceiver and method of transmitting data, all of which are capable of operating at frequencies in excess of 10 GHz” (emphasis added) suggests a system that has the capacity to operate at those frequencies, not one that is limited to that frequency range. 48 ⇒ この補正は認められた。 ○判断
- 49. 判例（CSIRO v. Buffalo） ○本件の背景 ・CSIROは研究機関であり、発明の実施主体ではなかった。 ⇒NPE(Non Practicing Entity:不実施主体) ・本発明はIEEE802.11a規格及び802.11g規格の中核技術であった。 ⇒CSIROはRAND条件でライセンスを付与することについてIEEEと合意していた。 ・前年にeBay判決がでていた。 （cf eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006)） That test requires a plaintiff to demonstrate: (1) that it has suffered an irreparable injury; (2) that remedies available at law are inadequate to compensate for that injury; (3) that considering the balance of hardships between the plaintiff and defendant, a remedy in equity is warranted; and (4) that the public interest would not be disserved by a permanent injunction. CSIROは本権利を20社に対して行使し、$430millionの特許収入を得た。（２０１２年） 49 （参考） 第27回特許制度小委員会（平成22年5月24日）資料１（10頁） ①権利者に侵害を受忍させた場合に回復不能の損害を与えるかどうか、 ②その損害に対する補償は金銭賠償のみでは不適切か、 ③両当事者の辛苦を勘案して差止めによる救済が適切かどうか、 ④差止命令を発行することが公益を害するかどうか、 ※差止命令は発令せず、3500万ドルの損害賠償のみを認めた
- 50. 判例（CSIRO v. Buffalo） 50 （参考） IEEE802.11
- 51. 判例（CSIRO v. Buffalo） （参考）バッファローへの影響 51 （参照）メルコホールディングス のニュースリリース 「2006/11/16 メルコホールディングス 当社子会社に 対する米国における訴訟の判決について」
- 52. 52 均等論（Doctrine Of Equivalents） （参照）特技懇2004.6.3 no.233 「特許侵害訴訟における均等論の適用について -国際比較と最近の傾向-」 （加藤 浩） ●要件①：オール・エレメント・ルール 均等は、発明全体ではなく、クレームの個々の要 素に適用されること。 ●要件②：FWRテスト 機能（Function）、方法（Way）、結果（Result）の3要 素がそれぞれ実質的に同一であること。 ●要件③：代替可能性 代替される要素が、クレームの構成要素の機能、 方法、結果に合致することから、要素の代替が可能 であること。 ●要件④：置換自明性 要素を置換することが自明（容易）であること。（当 業者の知識の基準は、侵害時） ●要件⑤：エストッペル 特許性のためにクレームが減縮された場合、除か れた部分には均等論は適用されないが、それ以外 の部分は、特許権者が放棄しなかったことを立証す れば均等論は適用され得ること。
- 53. 判例（Festo事件） ◆Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. ○事案 53 ・Festo社（独）は２件の特許権（ストール特許、キャロル特許）を有していた。 ・Festo社が焼結金属工業株式会社（SMC）を訴えた。 Festo I 1994/10/27 マサチューセッツ 地裁（陪審） 侵害 1988年～ Festo II 1995/12/14 CAFC 侵害 Festo III 1997/3/17 最高裁 --- Warner-Jenkinson事件 （1997/3/3） Festo IV 1999/4/19 CAFC 侵害 Festo V 2000/11/29 CAFC(en banc) 非侵害 complete bar Festo VIII 2002/5/28 最高裁 --- flexible bar (3つの基準） Festo XIII 2007/7/5 CAFC 非侵害 予見可能性 535U.S.722（2002） cf) Festo VIII Petitioner Festo Corporation owns two patents for an improved magnetic rodless cylinder, a piston-driven device that relies on magnets to move objects in a conveying system. The device has many industrial uses and has been employed in machinery as diverse as sewing equipment and the Thunder Mountain ride at Disney World.
- 54. ○JPS62-52170 (B2) （対応JP特許） ・磁気接手機構 ・クルト・シユトル ・出願日 1980年6月2日 ・優先権主張 1979年6月1日 判例（Festo事件） 54
- 55. ○US4354125 ・Magnetically coupled arrangement for a driving and a driven member ・October 12, 1982 (Filed: May 28, 1980) ・Inventors: Stoll; Kurt 判例（Festo事件） 1. In an arrangement having a hollow cylindrical tube and driving and driven members movable thereon for conveying articles, the improvement comprising wherein said tube is made of a nonmagnetic material, wherein said driving member is a piston movably mounted on the inside of said tube, said piston having a piston body and plural axially spaced, first permanent annular magnets encircling said piston body, said piston further including first means spacing said first permanent magnets in said axial spaced relation, the radially peripheral surface of said magnets being oriented close to the internal wall surface of said tube, said piston further including plural guide ring means encircling said piston body and slidingly engaging said internal wall and first sealing rings located axially outside said guide rings for wiping said internal wall as said piston moves along said tube to thereby cause any impurities that may be present in said tube to be pushed along said tube so that said first annular magnets will be free of interference from said impurities, wherein said driven member includes a cylindrical sleeve made of a magnetizable material and encircles said tube, said sleeve having plural axially spaced second permanent annular magnets affixed thereto and in magnetically attracting relation to said first permanent annular magnets and second means spacing said second permanent annular magnets in said axially spaced relation, the radially inner surface of said magnets being oriented close to the external surface of said tube, said sleeve having end face means with second sealing rings located axially outside said second permanent annular magnets for wiping the external wall surface of said tube as said driven member is moved along said tube in response to a driving movement of said piston to thereby cause any impurities that may be present on said tube to be pushed along said tube so that said second permanent annular magnets will be free of interference from said impurities. 55 ※審査過程で以下の限定事項を導入した。 「シールリングが複数」である 「スリーブが磁化可能な材料」からなる
- 56. ○特公昭55-025034 （対応JP特許） ・物品移送装置 ・ジョージ・キヤロル ・出願日 1972年2月17日 ・優先権主張 1971年2月18日 判例（Festo事件） 56
- 57. ○US3779401 ・PNEUMATIC DEVICE FOR MOVING ARTICLES ・December 18, 1973 (Filed: February 17, 1972) ・Inventors: Carroll; George 9. A device for moving articles, which comprises: a hollow cylinder formed of non-ferrous material and having opposite axial ends; a piston mounted in the interior of the hollow cylinder and reciprocatingly slidable therein, the piston including a central mounting member disposed axially in the cylinder, a plurality of cylindrically-shaped permanent magnets mounted on the central mounting member and spaced apart axially from each other, each magnet having a bore formed axially there-through for receiving the central mounting member, at least one pair of end members mounted on the central mounting member and disposed on opposite axial sides of the plurality of magnets, a pair of cushion members formed of resilient material, the cushion members being situated near opposite axial ends of the central mounting member to help prevent damage to the piston when the piston contacts an axial end of the cylinder, and a pair of resilient sealing rings situated near opposite axial ends of the central mounting member and engaging the cylinder to effect a fluid-tight seal therewith; a body mounted on the exterior of the hollow cylinder and reciprocatingly slidable thereon, the body including a plurality of annularly shaped permanent magnets surrounding the cylinder and spaced apart from each other, the permanent magnets of the piston and body being polarized so as to magnetically couple the body to the piston whereby movement of the piston inside the cylinder causes a corresponding movement of the body outside the cylinder, the body further including means provided thereon for holding on the body an article to be moved; and means for controlling the admission of pressure fluid into the cylinder and exhaust fluid from the cylinder for moving the piston in the cylinder, the attractive forces between the permanent magnets of the piston and the body being such that movement of the piston causes corresponding movement of the body below a predetermined load on the body and such that above said predetermined load movement of the piston does not cause corresponding movement of the body. 判例（Festo事件） 57 ※再審査手続きで「シールリングが複数」であるという限定事項を導入した。
- 58. 判例（Festo事件） ・補正で「一組のシールリング」という構成を追加した。 ・ストール特許ではスリーブが「磁化可能な材料からなる」 という構成も追加した。 ・原告の請求は認められなかった。（非侵害） ・被告製品は「シールリングが１つ」しかなかった。 ・スリーブが「合金」でできていた。 ○全体の流れ 58 ・ピストンの一端に単一の双方向シールリングが配置されていた。 ・スリーブがアルミニウム合金（非磁性材料）で形成されていた。 〇被告装置 ・被告装置は特許クレームの文言内に入るものではなかった。 ・原告は均等であるとして侵害を主張した。 cf Complete bar ⇒ Flexible bar 文言侵害 （非侵害） ↓ 均等論 （要件が満たされれば侵害） ↓ 出願経過禁反言 （該当すれば非侵害） ↓ Flexible bar （反駁できれば侵害）
- 59. 判例（Festo事件） 59 〇判断（Festo VIII） (III-B) Does the estoppel bar the inventor from asserting infringement against any equivalent to the narrowed element or might some equivalents still infringe? The Court of Appeals held that prosecution history estoppel is a complete bar, and so the narrowed element must be limited to its strict literal terms.***, we disagree with the decision to adopt the complete bar. <Flexible bar> There are some cases, however, where the amendment cannot reasonably be viewed as surrendering a particular equivalent. (1) The equivalent may have been unforeseeable at the time of the application; (2) the rationale underlying the amendment may bear no more than a tangential relation to the equivalent in question; or (3) there may be some other reason suggesting that the patentee could not reasonably be expected to have described the insubstantial substitute in question. In those cases the patentee can overcome the presumption that prosecution history estoppel bars a finding of equivalence. （1）均等物が出願時（補正時※）に予見できなかった可能性がある （2）補正を行なった論理的根拠が争点である均等物に対してほとんど関係がない （3）争点である非本質的な代替物を記載しておくことを特許権者に期待することが合理的ではないと示唆する他の理由が存在する
- 60. 判例（Festo事件） 60 〇判断（Festo XIII） DISCUSSION -I However, in Festo VIII, 535 U.S. at 740, the Supreme Court held that the patentee may prove that the amendment did not surrender the particular equivalent by demonstrating that one of three exceptions is met. We noted that later-developed technology or technology that was not known in the pertinent prior art was “usually” not foreseeable. Id. However, we explained that “old technology, while not always foreseeable, would more likely have been foreseeable. We disagree that the foreseeability test requires application of the function/way/result or insubstantial differences test. Rather, we find that an alternative is foreseeable if it is disclosed in the pertinent prior art in the field of the invention. In other words, an alternative is foreseeable if it is known in the field of the invention as reflected in the claim scope before amendment. We have no occasion here to determine in what other circumstances an equivalent might be foreseeable. しかしながら、Festo VIII 事件(535 U.S. 740(2002) )において、 最高裁は、3 つの適用除外要件を示し、これらのうちいずれ かひとつを示せる場合、かかる補正によっても特定の均等物 については放棄していないことを証明することができると述 べた……。 当裁判所は、後に開発された技術や、関連する先行技術分 野において知られていなかった技術は、「通常は」予見不可 能であると述べた。一方、当裁判所は、「古い技術は、常に 予見可能であるとは限らないが、予見可能である確率が高 い。事実、主張されている均等物が、当該発明に関わる先行 技術分野において知られているものであるならば、当該補正 時においても予見可能であったに違いないといえる」と述べ た。 当裁判所は、予見可能性テストが機能/態様/結果テストあ るいは非実質的差異テストの適用を要するという主張を退け る。代替物(均等であることが主張されているもの) は、それ が当該発明分野における関連先行技術に開示されていれば、 予見可能であったといえる。換言すれば、代替物は、補正前 のクレーム範囲に反映されている発明分野において知られ ているものであるならば、予見可能であったといえるのであ る。 （参照）日本技術貿易株式会社 『【Cases & Trends】特許権者へさらなる一撃? 「予見可能性テスト」をめぐりCAFCが下した最新 フェスト判決』 However, this court has confounded the issue by creating a new and incorrect criterion for the measurement of "foreseeability," the court now holding that an existing structure need not be recognized, or even recognizable, as an equivalent at the time of the patent application or amendment, in order to be "foreseeable" if it is later used as an equivalent.
- 61. 61