日米実務の相違を考慮した外内特許出願－単一性・シフト補正に焦点をあてて

1. 春秋会平成24年度継続研修シリーズ（第3回）日米実務の相違を考慮した外内特許出願単一性・シフト補正に焦点をあてて2012年11月26日平和国際特許事務所平山晃二

3. 本日の目標単一性・シフト補正に焦点をあてる新しい法制度、審査基準・運用が難解、適用出願の蓄積が少なく経験に乏しい日本の実務家として理解できていますか？外国代理人・クライアントに説明できていますか？適切なアドバイスができていますか？外内特許出願の代理を遂行するために１．日本の実務を再確認する２．各国法制度・実務の違いを認識する３．問題点を意識したアドバイスを考える Copyright © 2012 HEIWA INTERNATIONAL PATENT All Rights Reserved 3

5. 単一性・シフト補正の適用イメージ審査時の補正後の特許請求の範囲特許請求の範囲 ①37条拒絶理由通知単一性違反審査対象の請求項審査対象の請求項 37条を満たす請求項＋α 37条を満たす請求項＋α 拒絶理由（49条）無効理由ではない審査対象外の請求項 ②17条の2第4項 37条を満たさない請求 ≒37条項シフト補正違反「発明の単一性」が実質的に２回判断される拒絶理由（49条）補正却下理由（53条）無効理由ではない単一性平成16（2004）年1月1日以降の出願シフト補正平成19（2007）年4月1日以降の出願 Copyright © 2012 HEIWA INTERNATIONAL PATENT All Rights Reserved 5

6. シフト補正の規定シフト補正＝発明の特別な技術的特徴を変更する補正特許法第17条の2第4項前項に規定するもののほか、第1項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。シフト補正の審査は実質的に単一性の審査である 17条の2第4項≒37条 Copyright © 2012 HEIWA INTERNATIONAL PATENT All Rights Reserved 6

7. 単一性の規定特許法第37条二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。「請求項１に係る発明」との間で判断する（審査基準）特許法施行規則第25条の8 特許法第37条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。２前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。特別な技術的特徴（STF）が鍵となる Copyright © 2012 HEIWA INTERNATIONAL PATENT All Rights Reserved 7

8. ケーススタディ単一性とシフト補正の審査手順を確認しよう請求項１：特徴Aを有する発明。請求項２：さらに特徴Bを有する請求項１記載の発明。請求項３：さらに特徴Cを有する請求項１又は２に記載の発明。請求項４：さらに特徴Dを有する請求項１～３のいずれかに記載の発明。請求項１請求項２請求項３請求項４ A A＋B A＋B＋C A＋B＋C＋D 請求項４ A＋B＋D 請求項３請求項４ A＋C A＋C＋D 請求項４ A＋D Copyright © 2012 HEIWA INTERNATIONAL PATENT All Rights Reserved 8

9. ケース１．特徴AにSTFあり単一性の審査同一又は対応する特別な技術的特徴を有しているか（施行規則）請求項１請求項２請求項３請求項４ A A＋B A＋B＋C A＋B＋C＋D 請求項４ A＋B＋D 請求項３請求項４ A＋C A＋C＋D 請求項４ A＋D 単一性を満た単一性の要件以外の要件について審査対象す Copyright © 2012 HEIWA INTERNATIONAL PATENT All Rights Reserved 9

10. ケース１．特徴AにSTFあり請求項１請求項２請求項３請求項４ A A＋B A＋B＋C A＋B＋C＋D 請求項４ A＋B＋D 請求項３請求項４ A＋C A＋C＋D 請求項４拒絶理由通知 A＋D ・請求項１－４、進歩性審査対象なしシフト補正の審査補正前に受けた拒絶理由通知補正後の請求項１において特許をすることがで同一のSTF：きないものか否かについての A＋B A 判断が示された発明（特許 A＋C を有する法） A＋X STF：A X：明細書等に記載された事項 Copyright © 2012 HEIWA INTERNATIONAL PATENT All Rights Reserved 10

11. ケース２．特徴A+BにSTFあり単一性の審査同一又は対応する特別な技術的特徴を有しているか（施行規則）請求項１の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの請求項に係る発明のうち、番号の最も小さい請求項（審査基準）請求項１請求項２請求項３請求項４ A A＋B A＋B＋C A＋B＋C＋D STFの有無を請求項４請求項２の発明特定事項を判断した発明すべて含む同一カテゴリー（審査基準） A＋B＋D の発明（審査基準）例外的に単一性を請求項３請求項４問わず審査対象 A＋C A＋C＋D 請求項４ A＋D 審査対象外 Copyright © 2012 HEIWA INTERNATIONAL PATENT All Rights Reserved 11

12. ケース２．特徴A+BにSTFあり請求項１請求項２請求項３請求項４ A A＋B A＋B＋C A＋B＋C＋D 請求項４拒絶理由通知 A＋B＋D ・単一性を満たさない・請求項１、新規性なし請求項３請求項４例外的に単一性を・請求項２、進歩性なし問わず審査対象・請求項３、拒絶理由を発見し A＋C A＋C＋D ない請求項４ A＋D 審査対象外シフト補正の審査同一のSTF：A＋補正前に受けた拒絶理由通知補正後の請求項１ Bを有するにおいて特許をすることがで A＋B＋C きないものか否かについての判断が示された発明（特許 A＋B＋X 法） X：明細書等に記載された事項 STF：A＋B A＋C A＋X STF：A＋Bなし Copyright © 2012 HEIWA INTERNATIONAL PATENT All Rights Reserved 12

13. ケース３．特徴A+B+CにSTFあり単一性の審査同一又は対応する特別な技術的特徴を有しているか（施行規則）直前にSTF有無を判断した請求項の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの請求項に係る発明のうち、番号の最も小さい請求項（審査基準）請求項１請求項２請求項３請求項４ A A＋B A＋B＋C A＋B＋C＋D STFの有無を請求項３の発明特定事項を判断した発明請求項４すべて含む同一カテゴリー（審査基準）の発明（審査基準） A＋B＋D 例外的に単一性を請求項３請求項４問わず審査対象 A＋C A＋C＋D 請求項４ A＋D 審査対象外 Copyright © 2012 HEIWA INTERNATIONAL PATENT All Rights Reserved 13

14. ケース３．特徴A+B+CにSTFあり請求項１請求項２請求項３請求項４拒絶理由通知 A A＋B A＋B＋C A＋B＋C＋D ・単一性を満たさない例外的に単一性を・請求項１、新規性なし請求項４問わず審査対象・請求項２、新規性なし A＋B＋D ・請求項３、進歩性なし・請求項４、拒絶理由を発見し請求項３請求項４ない A＋C A＋C＋D 請求項４ A＋D 審査対象外シフト補正の審査同一のSTF：A＋B＋補正前に受けた拒絶理由通知補正後の請求項１ Cを有するにおいて特許をすることがで A＋B＋C＋D きないものか否かについての判断が示された発明（特許 A＋B＋C＋X 法） X：明細書等に記載された事項 STF：A＋B＋ C A＋D A＋B＋D STF：A＋B＋Cな A＋B＋X し Copyright © 2012 HEIWA INTERNATIONAL PATENT All Rights Reserved 14

15. 審査基準の留意点（１）・単一性、シフト補正について「必要以上に厳格に適用することがないようにする」審査官による審査のバラつきの問題・STF有無の判断順序１．請求項１に係る発明２．請求項１の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの請求項に係る発明のうち、番号の最も小さい請求項３．直前にSTF有無を判断した請求項の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの請求項に係る発明のうち、番号の最も小さい請求項審査は「最初の直列的従属系列」に制限される Copyright © 2012 HEIWA INTERNATIONAL PATENT All Rights Reserved 15

16. 審査基準の留意点（２）・STF有無の判断を終了する場合請求項１請求項２請求項３請求項４ A A＋B A＋B＋C A＋B＋C＋D審査対象審査対象外請求項４ A＋B＋D 次に判断する請求項に係る発明が、請求項３請求項４技術的な関連性の低い技術的特徴を追加 A＋C A＋C＋D し、かつ請求項４当該技術的特徴から把握される、発明が解 A＋D 決しようとする具体的な課題も関連性が低い審査対象外 →STF有無の判断を終了直列的従属系列にあっても審査されない場合がある被従属・従属の請求項間で「技術的特徴」と「課題」の関連性が問題となる Copyright © 2012 HEIWA INTERNATIONAL PATENT All Rights Reserved 16

18. 審査ハンドブックの留意点特許実用新案審査ハンドブック 63.09「第17条の2第4項の要件に関する審査における留意点」最初の拒絶理由通知時シフト補正の要件違反とならないための補正の方向性を示した「第17条の2第4項の要件に関する留意点」を記載する。［記載例］＜第17条の2第4項の要件に関する留意点＞請求項４に係る発明のうち請求項１～３すべてを引用する発明に、特別な技術的特徴を有することが見いだされた。したがって、特許請求の範囲を補正する際には、特許法第17条の2第4項の要件違反とならないように、補正後の特許請求の範囲の発明が、当該請求項４に係る発明のうち請求項１～３すべてを引用する発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの発明となるように補正することを検討されたい（「特許・実用新案審査基準」第III部第II節４．３．１を参照）。補正後の拒絶理由通知時最初の拒絶理由通知において留意点を記載しなかった場合や留意点の内容が不適切であった場合は第17条の2第4項違反の拒絶理由を通知することなく審査を進める。審査官による審査のバラつきの問題 Copyright © 2012 HEIWA INTERNATIONAL PATENT All Rights Reserved 18

19. Coffee Break ＳＴＦとは・・・ Special Technical Feature 特別な技術的特徴 Google、yahooで「ＳＴＦ」を検索してみるとＳＴＦ (Supremo Tribunal ＳＴＦ (Step-over Toehold with Federal) Facelock) ブラジル連邦最高裁判所プロレスの技自分の常識を相手も同様に理解しているとは限りません．．． Copyright © 2012 HEIWA INTERNATIONAL PATENT All Rights Reserved 19

21. 制度の国際比較：単一性単一性の要件「単一の一般的発明概念」の規「同一又は対応する特別な技術的特徴」の定規定日本規則25条の8 規則25条の8ＰＣ規則13.1 規則13.2Ｔ欧州条約82条規則44中国専利法31条細則34条韓国特許法45条施行令6条米国限定要求の基準は、独立した別個（Independent and Distinct）であって、単一の一般的発明概念や同一又は対応する特別な技術的特徴を規定する法令はない。限定要求の関連法令：特許法121条規則1.141、1.142 米国を除き、単一性の法令が存在では、その内容・運用は？ Copyright © 2012 HEIWA INTERNATIONAL PATENT All Rights Reserved 21

23. PCTの規定：単一性 PCT規則第13規則発明の単一性 13.1 要件国際出願は、一の発明又は単一の一般的発明概念を形成するように連関している一群の発明についてのみ行う（「発明の単一性の要件」）。 13.2 発明の単一性の要件を満たしていると認められる場合一群の発明が同一の国際出願の請求の範囲に記載されている場合には、これらの発明の間に一又は二以上の同一の又は対応する特別な技術的特徴を含む技術的な関係があるときに限り、13.1に規定する発明の単一性の要件は満たされる。「特別な技術的特徴」とは、請求の範囲に記載された各発明が全体として先行技術に対して行う貢献を明示する技術的特徴をいう。・日本特許法とほぼ同じ規定 Copyright © 2012 HEIWA INTERNATIONAL PATENT All Rights Reserved 23

24. 欧州の規定：単一性 EPC第82条発明の単一性欧州特許出願は、一の発明又は単一の包括的発明概念を形成するように関連している一群の発明についてのみ行う。 EPC規則44 発明の単一性 (1)一群の発明が同一の欧州特許出願中においてクレームされている場合は、第82条に基づく発明の単一性の要件は、これら発明の間に一又は二以上の同一の又は対応する特別な技術的特徴を含む技術的な関係があるときに限り、満たされる。「特別な技術的特徴」という表現は、クレームされた各発明が全体として先行技術に対して行う貢献を明示する技術的特徴を意味する。・日本特許法とほぼ同じ規定・調査部と審査部で判断される・調査部で単一性を満たさないとされた発明は追加サーチ料を支払えばサーチ対象となる（EPC規則 64） Copyright © 2012 HEIWA INTERNATIONAL PATENT All Rights Reserved 24

25. 欧州の規定：補正の制限 EPC規則137 欧州特許出願の補正 (5) 補正後の請求の範囲は、出願時にクレームされていた発明又は単一の一般的発明概念を形成している一群の発明と関連していない未調査の主題に関するものであってはならない。更に、第62a規則又は第 63規則の規定に従い調査しなかった主題に関するものであってもなら・サーチされていない発明を含むようなシフト補正はでない。きない・日本特許法と異なり、単一性を満たすことは要件ではない Copyright © 2012 HEIWA INTERNATIONAL PATENT All Rights Reserved 25

26. 米国の規定：単一性米国出願の単一性は「限定要求」の実務として扱われる。 PCTルートの国内移行出願はPCTの単一性の規定が適用される。 35 USC 121 分割出願一の出願によって二以上の独立した別個の（independent and distinct）発明がクレームされた場合は、長官は、当該出願をそのうちの一発明に限定すべき旨を要求することができる。（以下略） 37 CFR 1.142 限定要求 (a)独立した別個の二以上の発明が単一の出願においてクレームされている場合は、審査官は、庁指令によって、出願人に対し、限定要求と呼ばれる当該指令に対する応答として、一の発明を選択し、クレームの対象をその発明に限定するよう要求するものとする。・実体審査に入る前に判断される・審査対象となる発明を選択できる・先行技術と関係なく判断される Copyright © 2012 HEIWA INTERNATIONAL PATENT All Rights Reserved 26

27. 米国の規定：補正の制限 37 CFR 1.145 異なる発明に関するクレームのその後の提出出願に関する庁指令の後、出願人が、先にクレームされている発明とは異なる独立した発明に係るクレームを提出する場合において、その補正が§1.143及び§1.144に定められている再考慮及び再審理に従って記録される場合は、出願人は、そのクレームを先にクレームされている発明に限定するよう要求される。・日本特許法と全く異なる規定・非選択発明への補正は制限される Copyright © 2012 HEIWA INTERNATIONAL PATENT All Rights Reserved 27

28. 中国の規定：単一性専利法第31条一件の発明又は実用新案の特許出願は、一つの発明又は実用新案に限られる。一つの全体的な発明構想の二つ以上の発明又は実用新案は、一件の出願として提出することができる。専利法実施細則第34条専利法第31条第1項の規定に基づいて、一つの特許出願として提出できる、一つの全体的発明構想に属する二つ以上の発明又は実用新案は、技術的に相互に関連し、一つの又は複数の同一又は相応する特定の技術的特徴を備えなければならない。ここに言う特定の技術的特徴とは各発明又は実用新案が全体として既存技術に貢献した技術的特徴を指す。・日本特許法とほぼ同じ規定 Copyright © 2012 HEIWA INTERNATIONAL PATENT All Rights Reserved 28

30. 韓国の規定：単一性特許法第45条（一特許出願の範囲） ①特許出願は一発明を一特許出願とする。但し、一つの総括的発明の概念を形成する一群の発明に対して一特許出願とすることができる。 ②第1項の規定による一特許出願の要件は、大統領令で定める。特許法施行令第6条（一群の発明に対する一特許出願の要件）法第45条第1項但書の規定による一群の発明に対して一特許出願をするためには、次の各号の要件を備えなければならない。１．請求された発明間に技術的相互関連性があること。２．請求された発明などが同一、また相応する技術的特徴を有していること。この場合、技術的特徴は発明全体からみて先行技術に比・日本特許法とほぼ同じ規定べて改善されたものでなければならない。 Copyright © 2012 HEIWA INTERNATIONAL PATENT All Rights Reserved 30

32. STF認定基準の国際比較ＳＴＦ認定基準の内容日本次の①～③のいずれかに該当する場合は、当該ＳＴＦは先行技術に対する貢献をもたらすものではない。 ①「特別な技術的特徴」とされたものが先行技術の中に発見された場合 ②「特別な技術的特徴」とされたものが一の先行技術に対する周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではない場合 ③「特別な技術的特徴」とされたものが一の先行技術に対する単なる設計変更であった場合欧州ＳＴＦ認定には進歩性が要求されている中国ＳＴＦ認定には進歩性（創造性）が要求されている韓国ＳＴＦ認定には進歩性が要求されている・日本の運用は諸外国からみて異なる Copyright © 2012 HEIWA INTERNATIONAL PATENT All Rights Reserved 32

33. 日本法制度に対する国内ユーザーの声単一性の要件・全体の74%が、審査基準に不満があると回答・全体の24%が、他国の審査運用と調和していると回答・全体の48%が、他国の審査運用と比べて厳しいと回答シフト補正の要件・全体の75%が、審査基準に不満があると回答・全体の15%が、他国の審査運用と調和していると回答・全体の63%が、他国の審査運用と比べて厳しいと回答「平成23年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書発明の特別な技術的特徴を変更する補正及び発明の単一性の要件に関する調査研究」、一般財団法人知的財産研究所、平成24年2 月 Copyright © 2012 HEIWA INTERNATIONAL PATENT All Rights Reserved 33

35. 日本法制度の問題点・すべての請求項が審査されるとは限らず、審査請求料が無駄になる可能性がある・出願人は、審査してもらう請求項を選択できない・審査のバラつきが審査結果に大きく影響する単一性／シフト補正の適用、審査対象、留意点記載の有無、等・単一性／シフト補正拒絶は、分割出願により拒絶理由を解消でき、また無効理由ではないため、審判や法廷で争う例が殆ど無く、不適切な審査を是正するチャンスが無い・シフト補正拒絶を回避するためには補正により不必要な特徴を組み込まなければならない・分割出願の手続の労力や費用が必要となる Copyright © 2012 HEIWA INTERNATIONAL PATENT All Rights Reserved 35

36. 実務上のアドバイス（１）そろそろシフト補正拒絶適用出願が審査される時期（2007年4月1日＋審査請求期間3年＋審査順番待ち期間25.9月（2011年））外内特許出願は基本的に外国明細書の翻訳であり日本の法制度は考慮されていない審査係属中の出願について（事後的対策）・単一性拒絶とシフト補正拒絶を解消するには分割出願を利用する・審査官との相談／面接を活用する Copyright © 2012 HEIWA INTERNATIONAL PATENT All Rights Reserved 36

37. 実務上のアドバイス（２）これから審査に係属する出願について（予防的対策）・請求項の構成を見直す出願時（パリルート）、審査請求時（パリ／PCTルート）・請求項１は広くしすぎない新規性を確保することにより単一性拒絶を回避する国際調査報告、対応外国出願の審査結果を検討する・請求項２がきわめて重要新規性がありかつ重要な特徴を記載する・重要な発明は最初の直列的な従属系列に含め、多段階の請求項を記載する・被従属・従属の請求項間で「技術的特徴」と「課題」の関連性をもたせる・多数従属項を利用して請求項数を減らす審査請求料が無駄になる可能性を減らす Copyright © 2012 HEIWA INTERNATIONAL PATENT All Rights Reserved 37

39. コミュニケーションの観点から・日本クライアントは電話一本で連絡できる・外国クライアント／代理人とのコミュニケーション通常、レター、ファックス、電子メールによる一方通行・外国クライアント／代理人と直接話をしてみる言語の違い、時差、法制度の違い・・・弁理士義務研修（ｅ－ラーニング）「特許実務英会話演習－外内中間処理編（1.5単位）」（講師）ジョセフ P. ファラー米国弁護士森友宏弁理士・米国弁護士平山晃二弁理士・外内特許出願の代理に必要なオーラルコミュニケーションとは・英語で話す苦手意識を軽減する Copyright © 2012 HEIWA INTERNATIONAL PATENT All Rights Reserved 39

40. 本日は、ご参加頂きありがとうございました。参考文献富澤孝「いわゆる『シフト補正の禁止』の審査基準について」、パテント、Vol. 60、No. 9（2007）「平成23年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書発明の特別な技術的特徴を変更する補正及び発明の単一性の要件に関する調査研究」、一般財団法人知的財産研究所、平成24年2月平山晃二平和国際特許事務所 k-hira@heiwa-pat.com Copyright © 2012 HEIWA INTERNATIONAL PATENT All Rights Reserved 40

日米実務の相違を考慮した外内特許出願－単一性・シフト補正に焦点をあてて

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