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IP meets Innovation: Geistiges Eigentum und der Förderbescheid

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Dr. Tim Reinhard und Dr. Karsten Lisch von Osborne Clarke referieren Wissenswertes zu IP-Recht und den Pflichten, die mit vielen Förderbescheiden einhergehen.

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IP meets Innovation: Geistiges Eigentum und der Förderbescheid

  1. 1. osborneclarke.com 1 IP-Rechte und Förderbescheid Dr. Tim Reinhard Dr. Karsten Lisch Stand: 30. März 2017
  2. 2. osborneclarke.com 2 Überblick 1. Was fällt unter IP? 2. Patentschutz 3. Gemeinschaftserfindungen 4. Vorprüfung Förderprojekte aus IP-Sicht 5. Der Zuwendungsbescheid 6. Rechtsfolgen bei Verstößen / Risiken 7. Übertragung von IP-Rechten aus geförderten Vorhaben 8. Pflichten des Zuwendungsempfängers 9. Verwertungspflicht und Verwertungsplan 10. Nichtbeachtung der Verwertungspflicht 11. Nutzungsrecht an Ergebnissen
  3. 3. osborneclarke.com 3 IP-Rechte und der Zuwendungsbescheid
  4. 4. osborneclarke.com 4 1. Was fällt unter IP? • Patent • Gebrauchsmuster • Marke • Design • Know how Private & Confidential
  5. 5. osborneclarke.com 5 2. Patentschutz • Neu • Erfinderische Tätigkeit • Technizität • Gewerblich anwendbar Private & Confidential
  6. 6. osborneclarke.com 6 Was bedeutet neu? • Stand der Technik zum Zeitpunkt der Anmeldung Nicht: Zeitpunkt der Erfindung • Problem: eigene Vorveröffentlichung – Messen – Fachvorträge – Offenlegung gegenüber Kooperationspartnern • Wichtig: Geheimhaltungsvereinbarung Private & Confidential
  7. 7. osborneclarke.com 7 3. Gemeinschaftserfindungen • Gesamthandsgemeinschaft – jeder darf nutzen – Jeder darf seinen Anteil verkaufen – Niemand darf ohne Zustimmung des anderen Lizenzen erteilen • Wer meldet Schutzrechte an und erhält diese aufrecht? • Wer entscheidet über Schutzrechtsanmeldungen und Umfang • International sehr uneinheitliches Bild Private & Confidential
  8. 8. osborneclarke.com 8 4. Vorprüfung Förderprojekte aus IP-Sicht • Haben die Partner alle Rechte, die erforderlich sind? – Beispiel: vorherige Gemeinschaftserfindung → Einschränkung bei der Lizenzierung • Gibt es schon Strukturen zur späteren Nutzung? – Vertriebsgesellschaft im Ausland – IP-Gesellschaft im Ausland Private & Confidential
  9. 9. osborneclarke.com 9 5. Der Zuwendungsbescheid • Zuwendungsbescheid – Verwaltungsakt mit Nebenbestimmungen i.S.d. Verwaltungsrechts – Bescheid besteht aus Anschreiben, welches wichtige Zuwendungsinformationen sowie Nebenbestimmungen und Hinweise enthält + Anlagen (Standardvordrucke und individuelle Anlagen) – Regelungen im Zuwendungsbescheid können ggf. auch von (standardisierten) Nebenbestimmungen abweichen – entscheidend sind im Einzelfall die Regelungen des Zuwendungsbescheids • wichtig: Einhaltung der Regelungen des Zuwendungsbescheids einschließlich aller Anlagen und Nebenbestimmungen während der Projektlaufzeit und Bindungsfrist Private & Confidential
  10. 10. osborneclarke.com 10 • Nebenbestimmungen vielfältig, abhängig vom Zuwendungsgeber (oftmals Mittel des BMBF oder der Bundesländer, ggf. kofinanziert mit EU-Mitteln) • Klassische Beispiele für Nebenbestimmungen im F&E-Bereich: – ANBest-P (Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung) – BNBest-P (Besondere Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung) – NKBF 98 (Nebenbestimmungen für Zuwendungen auf Kostenbasis des BMBF) – BNBest-BMBF 98 (Besondere Nebenbestimmungen für Zuwendungen des BMBF zur Projektförderung auf Ausgabenbasis) – in Bayern: Besondere Nebenbestimmungen der Bayerischen Forschungsstiftung für Zuwendungen Private & Confidential
  11. 11. osborneclarke.com 11 6. Rechtsfolgen bei Verstößen / Risiken • Widerruf des Zuwendungsbescheids und (teilweise) Rückzahlung der finanziellen Zuwendung – z.B. zu Unrecht gezahlte Fördermittel, Verstoß gegen Pflichten, etc. • strafrechtliche Risiken: Subventionsbetrug (§ 264 StGB, SubvG) – z.B. unrichtige oder unvollständige Angaben, um Vorteil zu erlangen – Gesellschafter und Geschäftsführer können letztlich persönlich haften! • strategisch unvorteilhaft für zukünftige Förderanträge Private & Confidential
  12. 12. osborneclarke.com 12 7. Übertragung von IP-Rechten aus geförderten Vorhaben • Vorgabe zur Übertragung von Benutzungs- und Nutzungsrechten an Dritte in den BNBest-P: – Forschung und Lehre auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung stellen • Falls IP-Rechte übertragen werden, muss der Vertrag sicherstellen, dass diese Regelungen eingehalten werden können. Das bedeutet in aller Regel, dass Einschränkungen der Rechte des Erwerbers in den Vertrag aufgenommen werden müssen: Private & Confidential
  13. 13. osborneclarke.com 13 • Nebenbestimmungen können Zustimmungsvorbehalte vorsehen, so z.B die BNBest-P: • Vor Übertragung ist daher immer die Prüfung der insoweit bestehenden Pflichten erforderlich. • Der Verstoß kann auch hier zur (Teil-) Aufhebung und zur Rückforderung führen. Private & Confidential
  14. 14. osborneclarke.com 14 8. Pflichten des Zuwendungsempfängers • Berichtspflichten: Zwischenberichte und Schlussberichte über Durchführung und Stand des Vorhabens • Ausübungs- bzw. Verwertungspflicht bzgl. Ergebnisse eines geförderten Projekts – Ergebnisse = alle Erkenntnisse, Erfindungen, entwickelten Gegenstände, Verfahren und Rechenprogramme, die bei der Durchführung des Vorhabens entstehen und in Aufzeichnungen festgehalten sind oder die für den Zuwendungsempfänger in anderer Form verfügbar sind • Mitteilungspflicht gegenüber Zuwendungsgeber, falls Schutzrechte nicht aufrechterhalten oder verteidigt werden • ggf. Anmeldepflicht für Erfindungen von Arbeitnehmern • oftmals Pflicht zur Veröffentlichung der Ergebnisse nach Abschluss des Projekts  vor Veröffentlichung Sicherung der Ergebnisse durch Anmeldung der gewerblichen Schutzrechte! Private & Confidential
  15. 15. osborneclarke.com 15 9. Verwertungspflicht und Verwertungsplan Private & Confidential • Sicherstellung der bestmöglichen Verwertung der Ergebnisse eines F&E-Projekts • bereits bei Antragstellung  Festlegung der späteren Verwertung der Ergebnisse in Form eines Verwertungsplans • im Verwertungsplan ist die voraussichtliche wissenschaftliche, technische und wirtschaftliche Ergebnisverwertung durch die beteiligten Partner aufzuzeigen • Fortschreibung des Verwertungsplans während der Projektlaufzeit • bei Beabsichtigung einer Abweichung von Verwertungsplan Anzeige an Zuwendungs- geber erforderlich! • Verwertungsnachweis bei Abschluss
  16. 16. osborneclarke.com 16 10. Nichtbeachtung der Verwertungspflicht • kommt Zuwendungsempfänger der Verwertungspflicht nach Beendigung des Vorhabens innerhalb eines bestimmten Zeitraums ohne ausreichende Gründe nicht nach erlischt i.d.R. das ausschließliche Nutzungsrecht • auf Verlangen nicht ausschließliches und nicht übertragbares Nutzungsrecht im Inland am Ergebnis, an den Rechten am Ergebnis und an urheberrechtlich geschützten Teilen des Ergebnisses  zu branchenüblichen Bedingungen • unwiderrufliches, unentgeltliches und nicht ausschließliches Nutzungsrecht für Ergebnis und damit verbundenen in- und ausländischen Rechten an Zuwendungsgeber  Weitergabe an Dritte zur Förderung von Wissenschaft, Technik und Innnovationen möglich Private & Confidential
  17. 17. osborneclarke.com 17 11. Nutzungsrecht an Ergebnissen • Zuwendungsempfänger erhält ausschließliches Nutzungsrecht an seinen Ergebnissen des Projekts • Übertragung von Benutzungs- und Nutzungsrechten an Dritte: – Forschung und Lehre auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung stellen – in Fällen des bes. öffentlichen Interesses an den Ergebnissen hat Zuwendungsgeber ein nicht ausschließliches, übertragbares Nutzungsrecht – Einnahmen aus Verwertung der Ergebnisse (bspw. aus Übertragung von Schutzrechten und/oder Know- how, Vergabe von Lizenzen, etc.) verbleiben grds. beim Zuwendungsempfänger – Veräußerung von Schutzrechten nur, wenn Erwerber Verpflichtungen (insb. Verwertungspflicht) aus Zuwendungsbescheid für sich und seine Rechtsnachfolger übernimmt – Besonderheiten bei Veräußerung von Schutzrechten an Erwerber außerhalb der EU  Zustimmung ZG (sonst Rückforderungsrisiko!!!) Private & Confidential
  18. 18. osborneclarke.com 18 osborneclarke.com 18 Private & Confidential Dr. Tim Reinhard berät Unternehmen vor allem rund um technische Schutz- rechte wie Patente, Gebrauchsmuster und in wettbewerbsrechtlichen Fragen. Zu seinen Mandanten zählen Techno- logieunternehmen aus den Bereichen Life Sciences, Telekommunikation und Medien. Er berät im Rahmen von F&E Projekten, Kooperationsvereinbarun- gen, Lizenzverträgen und Technologie- transfervereinbarungen. Daneben vertritt er seine Mandanten auch in Gerichtsverfahren, vor allem in Patent- verletzungs- und wettbewerbsrecht- lichen Verfahren. Ein weiterer Schwer- punkt ist das Arbeitnehmererfinderrecht. Als ausgebildeter Wirtschaftsmediator unterstützt er seine Mandanten im Rahmen von Mediationsverfahren und wird auch regelmäßig als Wirtschaftsmediator berufen. Tim Reinhard berät zahlreiche Medizinprodukt- und Biotech- unternehmen bei der Gestaltung und Verhandlung von Verträgen zur Produktentwicklung. Seit vielen Jahren begleitet er zudem Anbieter von Technologieplattformen oder endnutzerorientierten Geräten wie Set-Top Boxen sowie Dienstleister im Bereich Sendesignalabwicklung. Er hat für seine Mandanten zahlreiche Haftungsfälle im Zusammenhang mit komplexen technischen Frage- stellungen betreut, sowohl im Rahmen von gerichtlichen als auch außergerichtlichen Auseinander- setzungen. Dr. Tim Reinhard Partner, Wirtschaftsmediator (MuCDR) Tim.Reinhard@osborneclarke.com +49 89 5434 8034 Dr. Karsten Lisch berät öffentliche Auftraggeber und Bieter in Vergabe- verfahren, insbesondere zur Beschaffung von Informations- technologie. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Gestaltung von Projektverträgen und Outsourcings. Karsten Lisch hat während des Studiums eine Zusatzausbildung im Informationsrecht am ITM in Münster absolviert und im Anschluss bei Prof. Dr. Hoeren eine Dissertation über ein urheberrechtliches Thema verfasst. Er ist seit 2002 als Rechtsanwalt zugelassen und war zunächst für eine mittelständische Anwaltskanzlei tätig. Seit 2007 ist er Mitglied des IT-Teams sowie des Vergabe-Teams von Osborne Clarke am Standort Köln. Er hält regelmäßig Vorträge und ist Autor diverser Fachveröffentlichungen. Dr. Karsten Lisch Partner Karsten.Lisch@osborneclarke.com +49 221 5108 4090

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