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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA                                 PROCESO 108-IP-2002        Interpretación prej...
-2-1.3 Hechos relevantes.Del expediente remitido por la Instancia Nacional Consultante han podido serdestacados los siguie...
-3-c)   Contestaciones a la demandaEl Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI, ha negadolos fu...
-4-3.   NORMAS A SER INTERPRETADASEn consecuencia con lo antes expuesto y en uso de la facultad establecida por elartículo...
-5-     “Artículo 95.-     “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las     causales del artícu...
-6-El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a travésde los sentidos, lo perciba, lo c...
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- 11 -5.     El momento procesal para que el titular de una marca demuestre su inconformidad       acerca de un signo soli...
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108 ip-2002

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  1. 1. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 108-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y h), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador. Interpretación de oficio del artículo 93 de la misma Decisión. Actor: GLAXO GROUP LIMITED. Marca: “SUMIGRAN”. Proceso interno N° 7078-2000-LY.EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los cuatro díasdel mes de diciembre del año dos mil dos.En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala delTribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, de la República delEcuador, por intermedio de su Presidente, doctor Patricio Secaira Durango.VISTOS:Que la solicitud recibida por este Tribunal el 15 de noviembre del año 2002 se ajustósuficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto,aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de RelacionesExteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 27 denoviembre del mismo año.1. ANTECEDENTES:1.1 Partes.Actúa como demandante la compañía GLAXO GROUP LIMITED, siendo demandadosel Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI, el DirectorNacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado de la República delEcuador. Se constituye en tercero interesado la compañía LABORATORIOS LEGRANDS.A.1.2 Acto demandado.La interpretación se plantea en razón de que la compañía GLAXO GROUP LIMITED,demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº975081, de 11 de enero del 2000, expedida por el Director Nacional de PropiedadIndustrial (E), a través de la cual decidió rechazar la observación presentada por la actoray conceder el registro de la denominación “SUMIGRAN” como marca de fábrica, destinadaa proteger productos comprendidos en la Clase Nº 5 de la Clasificación Internacional deNiza, en favor de LABORATORIOS LEGRAND S.A.
  2. 2. -2-1.3 Hechos relevantes.Del expediente remitido por la Instancia Nacional Consultante han podido serdestacados los siguientes aspectos:a) Los hechos1. El 6 de marzo de 1998, la empresa LABORATORIOS LEGRAND S.A., presentó solicitud para obtener registro de la denominación “SUMIGRAN” como marca de fábrica, para distinguir productos comprendidos en la clase Nº 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 12. La solicitud a la cual le correspondió el expediente Nº 85763-98, fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 398, página 36.3. El 12 de febrero de 1999, se formuló observación al registro solicitado, por parte de la compañía GLAXO GROUP LIMITED, con base en la marca “IMIGRAN” de su propiedad, registrada en el Ecuador bajo el Nº 4979-90, el 22 de noviembre de 1990, renovada bajo el Nº 6273-95, de 1 de octubre de 1996, con vencimiento el 22 de noviembre del 2005 y que ampara productos también de la clase internacional Nº 5.4. El 11 de enero del 2000, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial expidió la Resolución Nº 975081, por medio de la cual negó la observación propuesta y concedió el registro de la referida marca “SUMIGRAN” en favor de LABORATORIOS LEGRAND S.A.b) Escrito de demandaLa compañía GLAXO GROUP LIMITED, sociedad organizada y existente bajo las leyesde Inglaterra, demanda la nulidad de la aludida Resolución Nº 975081, de 11 de enerodel 2000.Sostiene la actora, en lo principal, y como ha sido ya dicho, que es propietaria de lamarca “IMIGRAN”, registrada en el Ecuador el 22 de noviembre de 1990 y renovada enoctubre de 1996 para una vigencia hasta el año 2005, por lo que la denominación“SUMIGRAN” no puede ser objeto de registro como marca, pues “...constituye unaimitación...” de la anterior.Manifiesta que su registro contraría lo expresamente determinado en el artículo 81 y enlos literales a) y h) del artículo 82 de la Decisión 344, aludiendo a jurisprudenciasentada por este Tribunal en los procesos judiciales 1-IP-87, 2-IP-94 y 5-IP-95.Afirma que los signos IMIGRAN y SUMIGRAN tienen “... gran similitud gráfica, visual yfonética apreciable a primera vista...” así como ortográfica, por lo que de permitirse elregistro del segundo se crearía confusión entre los consumidores. Esasdenominaciones, dice, además, amparan productos comprendidos en la claseinternacional Nº 5, razón por la cual, de concederse el registro de la denominaciónSUMIGRAN, “...evidentemente se produciría una sustancial dilución del poder distintivode la marca “IMIGRAN”.1 Clase 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas.
  3. 3. -3-c) Contestaciones a la demandaEl Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI, ha negadolos fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y, se ha ratificado en laResolución Nº 975081 materia de la impugnación, por guardar según lo ha dicho,conformidad con las legislaciones andina y nacional.El Procurador General del Estado, por medio del Director de Patrocinio, hamanifestado tan sólo, que le corresponde al Representante Legal del IEPI comparecerdirectamente a juicio en defensa de los intereses de esa institución, limitándose en sucomparecencia a señalar domicilio judicial a los fines de “vigilar las actuacionesprocesales en esta causa”.Ni el Director Nacional de Propiedad Industrial, emisor del acto administrativoimpugnado, ni LABORATORIOS LEGRAND S.A., empresa beneficiaria del mismo, hancontestado la demanda.Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,CONSIDERANDO:1. COMPETENCIA DEL TRIBUNALEste Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conformanel ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de unjuez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante,conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.2. CONSIDERACIONES PREVIASEl Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República delEcuador, ha solicitado por medio de oficio Nº 1169-TDCA-2S, de 7 de noviembre del2002, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a) y95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad, segúnasí se expresa, con lo dispuesto por el artículo 61 de la Decisión 184 de la Comisión,por medio de la cual fuera aprobado el anterior Estatuto del Tribunal. No obstante estadesactualización informativa, se procede a atender el pedido hecho, por considerar quela solicitud se ajusta, en lo principal, a las exigencias establecidas por el artículo 125 delEstatuto vigente, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministrosde Relaciones Exteriores.Este Tribunal considera de importancia para la resolución de la causa interna, lainterpretación, de oficio, del artículo 93 de la Decisión 344, cuya disposición resultaaplicable a esta controversia.
  4. 4. -4-3. NORMAS A SER INTERPRETADASEn consecuencia con lo antes expuesto y en uso de la facultad establecida por elartículo 34 de su Tratado de Creación, este Tribunal procede a interpretar las normasde la Decisión 344 cuyos textos se transcriben seguidamente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; (...) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”; (...) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” (...) “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. “A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.” (...)
  5. 5. -5- “Artículo 95.- “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.”4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOSLa marca es definida como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o los serviciosproducidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o serviciosidénticos o similares originados en otra.El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, loscuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.a) PerceptibilidadSiendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno delos sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización oexteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algoperceptible o identificable por aquéllos.La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación quepueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en lamente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para larecepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de lavista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que haganreferencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a unconjunto de dibujos.b) DistintividadEl artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y funciónprimigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca;lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o unos servicios deotros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto oun servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales oprimordiales de aquéllos.c) Susceptibilidad de representación gráficaLa susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas através de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que suscomponentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
  6. 6. -6-El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a travésde los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campoimaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio depalabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCASEl ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina establece en el artículo 82 de laDecisión 344, ciertos impedimentos para que determinados signos sean registrados comomarcas.a) Impedimentos básicosEl literal a) del artículo 82 establece que no podrán registrarse como tales, los signos queconforme al artículo 81 de esa Decisión no puedan constituir marca.Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple acabalidad los tres requisitos determinados en el artículo 81 y desarrollados ya en elpunto anterior, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representacióngráfica; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituidopor una manifestación que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizandopalabras o figuras.El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normaspertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registrose impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, verificar, sien este caso específico, no incurre en las excepciones a la registrabilidad contempladasen el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344.b) Signos engañosos a los medios comerciales o al público consumidorEl literal h) del referido artículo 82 de la Decisión 344 considera entre esas prohibiciones,al engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia, lanaturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto,debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar ydistinguir a los productos y a los servicios de un comerciante de los de otro.Esta prohibición tiene como objetivo, aquel de resguardar el orden público amparandopor un lado, al consumidor, por medio de proteger su autonomía y de evitar que incurraen error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar,equivocadamente, que adquiere uno de ciertas características o de determinadaprocedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene lasespecificidades deseadas o requeridas; y, por otro lado, protegiendo al productor, puescuando se prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso deprácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento quehayan logrado en el mercado, productos identificados con marcas de las cuales es éstetitular.El Tribunal al respecto ha expresado: "Estas consideraciones de orden público en beneficio de la colectividad, son las que deben orientar el criterio de la Oficina Nacional Competente en el
  7. 7. -7- examen de registrabilidad de las marcas sometidas a aprobación para registro, con miras a la protección del interés general del mercado de bienes y servicios y de quienes intervienen en el mismo como productores y consumidores".2Ha expuesto asimismo: “De esta manera, a entender del Tribunal, se le otorga a la administración la facultad de determinar cuando un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores”. 36. EXCEPCIONES ADICIONALES PARA EL REGISTRO MARCARIOLa identidad y la semejanzaLa legislación andina ha determinado, por otra parte, que no pueden ser objeto deregistro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme loestablece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada.Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.4Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado quedebe tenerse al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos sepresenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marcaes confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entrelos signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase deproductos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En loscasos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objetoindividualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto;podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simplesimilitud, el examen requiere mayor profundidad, con el objeto de llegar a lasdeterminaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde auna decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes2 Proceso 07-IP-95, JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Tomo IV, pág. 166.3 Proceso 65-IP-2001, sentencia del 17 de octubre del 2001, marca: “SUSSEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.4 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca : “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
  8. 8. -8-alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglasque la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado deconfundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de lasituación de semejanza:Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas.Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismoparecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una mismacosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derechode Marcas, pág. 152). En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signosque aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir aerror al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar,como ya se ha expresado, la misma o similar idea;Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentosa compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas,las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que laconfusión sea más palpable u obvia;Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonéticasimilar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, ode la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, debentenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinarsi existe la posibilidad real de confusión.Todo lo expuesto se encuentra ligado con las siguientes reglas para realizar el cotejomarcario:“Regla 1 .- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.“Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presuntoy tener en cuenta la naturaleza de los productos.“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existenentre las marcas” 5.Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista BreuerMoreno ha manifestado:“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo enconjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor mediotiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantesque se encuentren disponibles en el comercio.5 Pedro C. Breuer Moreno, “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.
  9. 9. -9-“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetraen la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causaen el mismo.“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan serfraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de unamarca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que elexamen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porqueéste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por ladoctrina.“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de uncotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón deque el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en formaindividualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión finalque el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar unamarca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hastael punto de ´disecarlas, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejomarcario.“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos queaparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición deesos elementos”. 67. PRESENTACION Y TRAMITE DE OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE REGISTROEl Derecho Comunitario, Decisión 344, establece dentro del Régimen de PropiedadIndustrial, quiénes son los interesados directos y quiénes, en consecuencia, puedenformular observaciones a las solicitudes de registro que se publiquen, conforme alprocedimiento establecido en los artículos 93 y 95 de la Decisión 344.Según esa normativa, luego de realizada la publicación, quien tenga interés legítimorespecto de las pretensiones contenidas en la respectiva solicitud puede oponerse a ella,mediante la formulación de observaciones, las cuales deben ser presentadas dentro delos 30 días hábiles siguientes, contados desde la fecha de la publicación conforme loestablece el artículo 93 de la Decisión 344. De acuerdo con esta norma, se entenderáque tiene legítimo interés, además del acreditado por el observante, el titular de una marcaidéntica o similar obtenida para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de lanueva marca puede inducir al público a error, así como quien primero haya solicitado elregistro de esa marca en los otros Países Miembros.8. DECISION RESPECTO DE LAS OBSERVACIONES AL REGISTRO MARCARIOUna vez recibida la observación, a la Oficina Nacional Competente le correspondeexaminar si ésta cumple las exigencias establecidas, de manera especial, si no seencuentra afectada por las situaciones previstas en el artículo 94 de la Decisión. Actoseguido le corresponderá notificar al peticionario el contenido de la objeción, para losefectos de que haga éste valer sus alegatos o defienda sus pretensiones y ofrezca laspruebas que considere pertinentes dentro del plazo que la ley le otorga para ello.6 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
  10. 10. - 10 -El artículo 95 de la Decisión 344 señala, en el inciso segundo, que luego de vencido elplazo respectivo “la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y laconcesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario medianteresolución debidamente motivada”.Será entonces dicha Dependencia, la que, en definitiva, decida sobre las observacionesformuladas y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registrosolicitado.La función conferida a la Oficina Nacional Competente para realizar el examen sobreregistrabilidad del signo, constituye una obligación que precede al otorgamiento delregistro marcario. La existencia de observaciones compromete más aún al funcionariorespecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lolibera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de quedicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o dedenegación de los registros marcarios.La Decisión 344 exige además en sus artículos 95 y 96, que los pronunciamientos delas autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas y, porcierto también acerca de las observaciones que en torno a aquéllas se formalicen, seandebidamente motivados y, adicionalmente, que se expresen en ellos los fundamentosen los que se basan para emitirlos.Con fundamento en las consideraciones anteriores,EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINAC O N C L U Y E:1. Para que un signo sea registrado como marca, además de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81, éste no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.2. Según lo determina el literal h) del artículo 82 de la misma Decisión, no son registrables los signos engañosos para los medios comerciales o para el público consumidor, respecto de la procedencia, la naturaleza o el modo de fabricación de los productos, puesto que ello sería atentatorio a la buena fe del consumidor y constituiría una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y de servicios.3. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo.4. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Oficina Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.
  11. 11. - 11 -5. El momento procesal para que el titular de una marca demuestre su inconformidad acerca de un signo solicitado para registro, es el de las observaciones.6. La Oficina Nacional Competente debe realizar necesariamente el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344. Dicho examen debe ser realizado aún en aquellos casos en que no se hayan presentado observaciones a la solicitud de registro.7. La concesión o la negación del registro como marca dependerá del criterio del Juez o de la administración competente; tal concepto no podrá en ningún caso ser arbitrario, sino el correspondiente a lo determinado en la normatividad aplicable. El acto en el cual se concreten tales determinaciones deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser necesariamente notificada al peticionario.El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, de la República delEcuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en elexpediente interno N° 7078-2000-LY, de conformidad con lo dispuesto por el artículo127 del Estatuto de este Organo Jurisdiccional Comunitario, reformado por medio deDecisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Deberá tomaren cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionadoInstrumento.Notifíquese esta sentencia al mencionado Tribunal mediante copia sellada y certificaday, remítase así mismo copia, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para supublicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE (E) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIOTRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede esfiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO

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