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Trademark Basics

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Master in Brand Management
IED - Istituto Europeo di Design
31 gennaio 2017

Published in: Law
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Trademark Basics

  1. 1. Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana – 31 gennaio 2017 – IED Istituto Europeo di Design 1 TRADEMARK BASICS MASTER IN BRAND MANAGEMENT AND COMMUNICATION
  2. 2. 2
  3. 3. 3 Il marchio è un segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese. Cos’è un marchio? In mercati ormai molto competitivi, permette al consumatore di identificare la fonte da cui proviene un dato prodotto e/o servizio e orientare così le proprie scelte (c.d. funzione di indicatore di provenienza o di origine).
  4. 4. 4 Non solo. Il Cos’è un marchio (segue) Il marchio può costituire il simbolo delle qualità associate a determinati beni o servizi dai consumatori e che i beni e servizi siano conformi alle aspettative (c.d. funzione di garanzia di qualità del marchio). Il marchio può inoltre richiamare/catturare l’attenzione del consumatore e spingerlo all’acquisto di determinati prodotti o servizi rispetto ad altri (c.d. funzione pubblicitaria ed evocativa).
  5. 5. 5 Il marchio è un diritto di proprietà intellettuale. Principale normativa sui marchi: i. nazionale: Codice della Proprietà Industriale (Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 e succ. mod.); ii. comunitaria: Nuovo Regolamento sul marchio dell’Unione Europea n. 2424/2015 iii. internazionale: numerose convenzioni, es. tra cui la Convenzione di Unione di Parigi del 1883, l’Accordo di Madrid del 1982, l’Accordo di Nizza del 1957.  Durata della registrazione: 10 anni dalla data di deposito della domanda e può essere rinnovata a ogni scadenza per ulteriroi periodi di 10 anni all’infinito. Cos’è un marchio. Diritto di proprietà intellettuale
  6. 6. 6 ii. di procedimento: consiste in una tecnica di produzione di beni o di realizzazione di un servizio. Conferisce al titolare un diritto esclusivo di sfruttamento dell'invenzione, in un territorio e per un periodo ben determinati, che gli consente di impedire ad altri di produrre, vendere o comunque utilizzare l'invenzione senza autorizzazione.  Durata: 20 anni – non rinnovabile Cos’è un marchio. Differenze dal brevetto Il brevetto protegge un’invenzione (soluzione originale di un problema tecnico). L’invenzione può essere: i. di prodotto: ha ad oggetto un prodotto materiale, ad es. uno strumento, una macchina, ecc..;
  7. 7. 7 i. disegni: le rappresentazioni bidimensionali, come le decorazioni, i caratteri tipografici, i disegni riprodotti su tessuti, ecc. ii. modelli: l’aspetto tridimensionale di un prodotto, ad es. la forma di una sedia, un occhiale, una bottiglia.  Durata: 5 anni - prorogabile per ulteriori cinque anni fino a un massimo di 25 anni. Cos’è un marchio. Differenze dal modello e disegno Il disegno o modello protegge il design ovvero l’aspetto esteriore di un prodotto o di una sua parte, come risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale, dei materiali di cui è composto.
  8. 8. 8 I marchi possono essere classificati in base alla funzione che di volta in volta assume maggior rilievo: i. generali: contraddistinguono la generalità dei prodotti/servizi dell’impresa; FERRERO ii. speciali: contraddistinguono specifiche tipologie di prodotti/servizi (e sono usati accanto ai marchi generali); Tipi di marchio in base alla funzione
  9. 9. 9 i. di fabbrica: individuano un prodotto come proveniente da un determinato produttore; ii. di commercio: individuano il soggetto che commercializza un prodotto (e può essere aggiunto accanto al marchio del produttore); ii. di raccomandazione o selezione: contraddistinguono prodotti selezionati da terzi e da questi ultimi raccomandati. Tipi di marchio in base al bene contraddistinto
  10. 10. 10 i. denominativi: costituiti da parole; PHILIPS ii. figurativi: costituiti da disegni iii. complessi (o misti): costituiti da più elementi combinati tra loro Tipi di marchio in base al segno che li costituisce
  11. 11. 11 i. registrati: traggono origine dal procedimento di registrazione; ii. di fatto: traggono origine dall’uso e dall’avviamento che da tale uso deriva; LA DURONETTA Tipi di marchio in base alla fattispecie costitutiva
  12. 12. 12 I marchi possono essere classificati in base al bene che si intende contraddistinguere: i. di prodotto: contraddistinguono un prodotto (ad es. scarpe); i. di servizi: contraddistinguono un servizio (ad es. pubblicità); Tipi di marchio in base al bene contraddistinto
  13. 13. 13 Poiché il marchio è segno utilizzato per distinguere prodotti e/o servizi di un’impresa rispetto ad altre imprese, è necessario identificare i prodotti e/o servizi contraddistinti da tale marchio. La Classificazione Internazionale dei prodotti e dei servizi (c.d. Classificazione di Nizza); attualmente in vigore la decima edizione. Suddivisa in classi di prodotti (da 1 a 34) e di servizi (da 35 a 45). Tipi di marchio di prodotti o di servizi: classificazione
  14. 14. 14 i. Registrazione nazionale - Italia i. Registrazione europea – Unione Europea i. Registrazione a livello internazionale - Mondo Il marchio registrato in funzione della estensione territoriale
  15. 15. 15 PRIORITA’ Entro 6 mesi dalla data di deposito, è possibile estendere la domanda di registrazione depositando corrispondenti domande di registrazione nei paesi nei quali si ha interesse ad acquisire il diritto di utilizzazione in esclusiva del marchio, rivendicando il diritto di priorità della prima domanda. In questo modo il giorno del deposito del marchio successivo viene retrodatato quello del primo deposito. Il marchio. Priorità e preesistenza
  16. 16. 16 PREESISTENZA Se un richiedente o titolare di marchio dell’Unione Europea detiene già un marchio nazionale anteriore identico per prodotti e servizi identici, può rivendicarne la “preesistenza”; ciò gli consente di conservare i propri diritti anteriori anche in caso di rinuncia al marchio nazionale o di mancato rinnovo. Il marchio. Priorità e preesistenza
  17. 17. 17 Requisiti minimi inderogabili: possono costituire oggetto di registrazione come marchio tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, purché atti a distinguere i prodotti o i servizi di un impresa da quelli di altre imprese, ed in particolare : 1. le parole (compresi i nomi di persona); 2. i disegni; 3. le lettere; 4. le cifre; 5. i suoni; 6. la forma del prodotto o della sua confezione; 7. le combinazioni e le tonalità cromatiche; … Oggetto della registrazione
  18. 18. 18 Requisiti per la registrazione: • Novità: ricerca dell’esistenza di marchi antecedenti identici o simili nelle stesse classi e territori o marchi registrati notori (es. Armani e altri marchi del lusso) • Capacità distintiva: NON descrittivo, banale (significato secondario) o indicazione generica dei prodotti • Liceità: non contrario all’ordine pubblico  Durata: 10 anni - rinnovabile Marchi
  19. 19. 19 Impedimenti alla registrazione: i. Assoluti – attengono alla natura del segno e possono essere fatti valere da qualunque interessato: • mancanza di capacità distintiva • inidoneità del segno ad essere rappresentato graficamente • illiceità o decettività del segno ii. Relativi – attengono a conflitti con diritti di terzi e possono essere fatti valere solo dal titolare del diritto anteriore confliggente: • carenza di novità rispetto ad altri segni distintivi di terzi • interferenza con altri diritti di terzi Impedimenti alla registrazione
  20. 20. 20 Gli stemmi e i simboli Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione. Impedimenti assoluti alla registrazione
  21. 21. 21 Gli stemmi e i simboli Se il marchio contiene parole, figure o segni con significazione politica o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, l’UIBM, prima della registrazione, invia l'esemplare del marchio e quant'altro possa occorrere alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l'avviso; se contrario, l’UIBM respinge la domanda di registrazione. Impedimenti assoluti alla registrazione
  22. 22. 22 Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: Diritti conferiti con la registrazione i. un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; ii. un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione o di associazione fra i due segni;
  23. 23. 23 iii. un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. Diritti conferiti con la registrazione
  24. 24. 24 Principio di specialità o di relatività del marchio La tutela di un marchio registrato è circoscritta ai soli prodotti o servizi identici o affini a quelli per i quali è stata concessa la registrazione (salva la tutela ultra merceologica dei marchi rinomati). Si pensi, infatti, ad esempio al marchio “fiesta”. Principio di specialità
  25. 25. 25 Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci. Diritti conferiti con la registrazione (segue)
  26. 26. 26 I diritti di marchio registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale: i. del loro nome e indirizzo; ii. di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio; Limitazioni all’esclusiva iii. del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.
  27. 27. 27 Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi. Limitazioni all’esclusiva
  28. 28. 28 A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro 5 anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di 5 anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo. Uso del marchio Entro 5 anni dalla registrazione Uso ininterrotto per 5 anni
  29. 29. 29 Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato. Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva per stessi prodotti, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico. Trasferimento del marchio e uso da parte di terzi
  30. 30. 30 I diritti collegati alla titolarità del marchio si estinguono: i. per scadenza del termine decennale senza una procedura di rinnovo; ii. rinuncia del titolare; iii. decadenza • per non uso protratto per 5 anni (anche parziale); • sopravvenuta illegalità del segno alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume; • l'idoneità a indurre in inganno il pubblico circa la natura, la qualità o la provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui è utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per prodotti o servizi per i quali è registrata; • per volgarizzazione. Estinzione dei diritti conferiti dalla registrazione
  31. 31. 31 Marchio non registrato ma di fatto usato Un marchio usato effettivamente e costantemente con notorietà generale priva di novità il marchio identico o simile registrato successivamente per prodotti identici o simili. Marchio di fatto Se usato solo localmente, costituisce un diritto di preuso nei limiti della diffusione locale (con diritto a continuare ad usarlo negli stessi limiti). Affinché siano tutelati, occorrerà tuttavia dimostrarne l'esistenza, la validità e l'estensione (il cui onere probatorio graverà sul titolare del marchio di fatto).
  32. 32. 32 I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti. Marchio collettivo
  33. 33. 33 I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione (e successivamente depositate le modificazioni regolamentari). Un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi (purché non creino situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione). Marchio collettivo
  34. 34. 34

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