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T3 protección internacional-2012

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T3 protección internacional-2012

  1. 1. MASTER EN ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Análisis Económico de la Propiedad IndustrialT3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial Antonio Hidalgo Nuchera/ Gerardo Penas García 5 de marzo de 2012
  2. 2. Contenido  Vía PCT (Patent Cooperation Treaty)  Vía Europea (European Patent Convention)  Casos prácticos 2 T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 2/43
  3. 3. Contenido Professor Pat Pending in the Convert-a-Car 3 A scientist (voiced by Don Messick) in a boat-shaped plane like car which can change into just about anything that moves, from mundane vehicles (such as a motorcycle) to outlandish ones (such as a giant bowling ball). He often uses his cars multitude of gadgets to help out the other drivers if they all get caught in the same trap. His alliterative name is a pun on the phrase " patent pending". Most of his gadgets seem to be defensive as opposed to Dastardlys offensive devices. 3 T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 3/43
  4. 4. Contenido Número 3: El Auto/Súper Convertible, conducido por el profesor Locovitch, un científico loco. Su coche, que en principio tiene forma de barco con ruedas, es capaz de transformarse en casi en cualquier cosa. Locovitch suele ayudar con sus innumerables inventos a los demás corredores a pasar por diversos obstáculos e impedimentos que, bien por causas naturales o bien por obra de Pierre, se presentan en la carrera. También los usa, a su vez, para atacar a sus rivales. 4 T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 4/43
  5. 5. Vía Nacional Vía Internacional Vía PCT Vía Europea con prioridad (OEPM) (Oficinas Nacionales) (OEPM, OMPI) (OEPM, EPO)Una solicitud Tantas Solicitudes Una única solicitud Una única solicitud como países Una única tramitación inicial Una única Tantas tramitaciones Tantas tramitaciones Una única tramitación como países finales como países tramitación Una única Tantas resoluciones Tantas resoluciones Una única resolución como países como países resolución Un único Tantos Tantos Tantosmantenimiento mantenimientos mantenimientos mantenimientospara una única como concesiones como concesiones como países concesión T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 5/43
  6. 6. Procedimiento PCT1. Intervienen la Oficina receptora (OEPM, OMPI), la Oficina internacional (OMPI), la Administración encargada de la búsqueda internacional (ISA) y, en su caso, la Administración encargada del examen preliminar internacional (IPEA).  No se trata de un procedimiento de concesión que tiene como resultado una patente internacional con efectos en todos los estados designados.  Tampoco sustituye los procedimientos de concesión nacionales.  Establece un procedimiento por el que se unifica la tramitación previa a la concesión.9. La concesión tiene lugar por las oficinas nacionales de los Estados designados por el solicitante (hasta 142 países).*PCT (Patent Cooperation Treaty) de 1970, 1979 y modificado en 1984 y 2001. T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 6/43.
  7. 7. Países del PCT PCT Contracting States and Two-letter Codes (142 on 1 March 2010) 7 T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 7/43.
  8. 8. PCT con prioridad (primer depósito) Decisión sobre entrada en fase nacional0D 10M 12M 16M 18M 22M 30M Primer depósito Búsqueda PCT Informe de búsqueda Modificación reivindicaciones Publicación solicitud Petición examen preliminar internacional (opcional) Entrada en fase nacional  Lugar: Oficinas Receptoras (OMPI y Oficinas Nacionales autorizadas)  Idiomas de procedimiento (CN, DE, EN, ES, FR, JP, RU)  Informe de Búsqueda hecho por ISA (AT, AU, CN, EP, ES, JP, KR, RU, SE, US)  Examen hecho por IPEA (AT, AU, CN, EP, ES, JP, KR, RU, SE, US) T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 8/43
  9. 9. Procedimientos para las solicitudes PCT  El informe de búsqueda internacional se efectúa sobre la base de las reivindicaciones y teniendo en cuenta la descripción y los dibujos que se adjuntan en la solicitud. La información contenida en el informe permite evaluar las posibilidades de obtener protección para la invención  El solicitante puede optar por presentar o no la petición de examen preliminar internacional. El plazo para la petición de examen preliminar internacional es de tres meses desde la fecha de expedición del informe de búsqueda internacional y de la opinión escrita, o de veintidós meses desde la fecha de prioridad aplicándose el que expire más tarde.  Para entrar en la fase nacional el solicitante deberá : a) Presentar una traducción de la solicitud en los idiomas de los Estados en los que desee obtener la protección, b) Abonar las tasas correspondientes, y c) Cumplir las normas de cada Estado relativas a la representación. 9 T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 9/43.
  10. 10. Ventajas de las solicitudes PCT  Presentar ante una sola oficina de patentes y en un solo idioma.  Requisitos formales uniformes y publicación centralizada de las Oficinas de patentes de los Estados PCT.  Se pueden evaluar las perspectivas de patentabilidad de la invención sobre la base del informe de búsqueda internacional.  Tiene la posibilidad de modificar la solicitud internacional durante el examen preliminar internacional para ponerla en orden antes de su tramitación por las distintas Oficinas de patentes. 10 T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 10/43.
  11. 11. Ejemplo de patente a través de PCTT3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 11/43
  12. 12. T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 12/43
  13. 13. PCT con prioridad (depósito anterior) Año de prioridad Decisión sobre entrada en fase nacional0D 12M13M 16M 18M 22M 30M Primer depósito Solicitud PCT Búsqueda PCT Informe de búsqueda Publicación solicitud Petición examen preliminar  Se dispone de hasta 18 meses internacional más en el caso de que no haya (opcional) Entrada en utilizado el PCT. fase nacional  Lugar: Oficinas Receptoras (OMPI y Oficinas Nacionales autorizadas)  Idiomas de procedimiento (CN, DE, EN, ES, FR, JP, RU)  Informe de Búsqueda hecho por ISA (AT, AU, CN, EP, ES, JP, KR, RU, SE, US)  Examen hecho por IPEA (AT, AU, CN, EP, ES, JP, KR, RU, SE, US) T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 13/43
  14. 14. Caso P&G How has P&G benefitted from using the PCT? Controlling costs Maximizing Flexibility and Efficiency Improving Patent Portfolio ManagementControlling CostsMany first filings are made just in advance of a consumer or market test. Need timeto read results before spending large amounts of money for international filingsUse of PCT gives 18 months beyond the priority year to gather legal, technical andcommercial information.Change tier or abandon cases at PCT national phase entryIncrease efficiency in foreign filing operationsGain valuable information (International Search Report & International SearchAuthority/Written Opinion) and an opportunity to advance prosecution worldwide withminimum effort/cost. T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 14/43
  15. 15. Caso P&GMaximizing Flexibility and EfficiencyAt 12 months, one application, one filing, one language, one set of standards, for allPCT member countries.Ability to submit one certified priority document for all PCT statesAbility to add/change priority claims (up to 16- months)Ability to reserve filing options in ALL PCT member states – not uncommon to add oncountries at national phase entry as needs changeAbility to amend claims for publication helping secure provisional protectionAbility to stop or postpone publication (up to about 17½-months)Improving Portfolio ManagementMaking the right patenting decisions at the right time and with maximum knowledgeReview global status at each decision point on timeline, including at PCT nationalphase entry Source: Collection of PCT User Strategies (http://www.wipo.int/pct/en/pct_strategies/index.html) T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 15/43
  16. 16. Vía Europea (EPC) Patentes europeas  El procedimiento único de concesión de una patente europea por la Oficina Europea de Patentes sustituye a los procedimientos de concesión de patentes nacionales por cada una de las Oficinas de los Estados firmantes del Convenio (42 países).  A diferencia del mecanismo PCT, que consiste en un sistema de solicitud internacional de patentes, esta vía no se limita a la solicitud sino que concluye con la obtención de una patente concedida.  Una patente europea produce los mismos efectos que una patente nacional en los Estados designados en los que haya sido debidamente validada. EPC (European Patent Convention) del 5 de octubre de 1973, entró en vigor en España el 1 de octubre de 1986. EPC-2000 entró en vigor el 13 diciembre 2007. 16 T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 16/43.
  17. 17. Países del EPCAT Austria LT LithuaniaBE Belgium LU LuxembourgBG Bulgaria LV LatviaCH Switzerland MC MonacoCY Cyprus MK Former Yugoslav RepublicCZ Czech Republic of MacedoniaDE Germany MT MaltaDK Denmark NL NetherlandsEE Estonia NO NorwayES Spain PL PolandFI Finland PT PortugalFR France RO RomaniaGB United Kingdom SE SwedenGR Greece SI SloveniaHR Croatia SK SlovakiaHU Hungary SM San MarinoIE Ireland TR TurkeyIS Iceland AL AlbaniaIT Italy BA Bosnia and HerzegovinaLI Liechtenstein ME Montenegro RS Serbia T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 17/43
  18. 18. Procedimiento para la patente europea 0D 6M 18M 24M 4-5A 9M Primer depósito Informe de búsqueda Publicación solicitud Examen de patentabilidad Publicación concesión Oposiciones Lugar: Oficinas Receptoras (Oficinas Nacionales autorizadas, EPO) Idiomas de procedimiento (EN, FR, DE) Tramite íntegro en la EPO. Concesión: Para ser válida en los países designados debe presentarse una traducción en cada idioma. T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 18/43
  19. 19. Ejemplo de patente europeaT3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 19/43
  20. 20. Validación de la patente europea 20 T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 20/43.
  21. 21. 21T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 21/43.
  22. 22. Ventajas de la patente europea  Una sola solicitud para los todos los países del EPC en un solo idioma (EN, FR, DE).  Menos costosa que la protección a través de los distintos procedimientos nacionales, si se designan al menos 5 países.  Si se deniega, afecta a todos los países. 22 T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 22/43.
  23. 23. Vías de los procedimientos de solicitudes 23 T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 23/43
  24. 24. Estrategias para patentarPara delimitar cuales son nuestras necesidades de protección y, en consecuencia, dirigirnuestra solicitud debemos hacernos dos preguntas básicas:2.¿En qué países necesitamos protección?Es importante definir donde pretendemos comercializar nuestros productos o introducirnuestra empresa. El organismo ante el que presentemos la solicitud será elegido enfunción de los territorios en que queramos proteger la invención.Factores a tener en cuenta para determinar los países en que se necesita la protección:  Países en los que disponemos de empresa propia.  Países en los que disponemos de empresas licenciadas.  Países en los que se prevé la venta del producto o la posible transferencia de la tecnología desarrollada.  Países en los que están establecidos nuestros competidores.  Países con influencia sobre determinadas áreas.  Países en los que su fabricación puede resultar fácil o ventajosa. 8. ¿Cuál es el procedimiento más viable? Vía Nacional Vía Europea Vía PCT T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 24/43
  25. 25. Casos de discusión de solicitudes de patentes 25T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 25/43.
  26. 26. Office européen des brevets European Patent Office Europäisches Patentamt Munich / Isar Nils Omland, May 2009
  27. 27. Office européen des brevets European Patent Office Europäisches Patentamt Munich / Pschorr Höfe Nils Omland, May 2009
  28. 28. Nils Omland, May 2009
  29. 29. Office européen des brevets European Patent Office Europäisches Patentamt Munich / Capitellum Nils Omland, May 2009
  30. 30. Office européen des brevets European Patent Office Europäisches Patentamt Munich / Westsite Nils Omland, May 2009
  31. 31. T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 31/43
  32. 32. Office européen des brevets European Patent Office Europäisches Patentamt Munich / “no name” Nils Omland, May 2009
  33. 33. Office européen des brevets European Patent Office Europäisches Patentamt The Hague Nils Omland, May 2009
  34. 34. Office européen des brevets European Patent Office Europäisches Patentamt The Hague / Main building Nils Omland, May 2009
  35. 35. Office européen des brevets European Patent Office Europäisches Patentamt The Hague / Shell building Nils Omland, May 2009
  36. 36. T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 36/43
  37. 37. Nils Omland, May 2009
  38. 38. Nils Omland, May 2009
  39. 39. Nils Omland, May 2009
  40. 40. T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 40/43
  41. 41. T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 41/43
  42. 42. T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 42/43
  43. 43. Office européen des brevets European Patent Office Europäisches Patentamt The Hague / Le Croisé Nils Omland, May 2009
  44. 44. Office européen des brevets European Patent Office Europäisches Patentamt The Hague / Rijsvoort Nils Omland, May 2009
  45. 45. Office européen des brevets European Patent Office Europäisches Patentamt Berlin Nils Omland, May 2009
  46. 46. Office européen des brevets European Patent Office Europäisches Patentamt Vienna Nils Omland, May 2009
  47. 47. L a s a ve ntura s d eu n e x p e d ie n t e d e s o lic it u d h a s t a c o n v e r t ir s e e n p a te nte
  48. 48. La invención del Profesor Pat Pending,• Pat es un antiguo as del tenis que quiere volver.• Pero sus ojos no son lo que eran! Nils Omland, May 2009
  49. 49. La Invención• Gafas para jugar al tenis!• Filtran casi toda la luz de fondo• PERO dejan pasar de forma selectiva el “amarillo bola de tenis”• RESULTADO: Pat puede ver la bola más nítidamente! Nils Omland, May 2009
  50. 50. La visión de la bola de Pat: • Antes • Después Nils Omland, May 2009
  51. 51. Funciona!T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 51/43
  52. 52. ... Y así se veía antes!T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 52/43
  53. 53. Formas de protecciónA) Solicitud de patente nacionalB) Solicitud de patente europeaC) Solicitud internacional PCTT3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 53/43
  54. 54. Procedimiento de concesión en la EPO Concesión B-Publicación Examen A-Publicación Oposición Búsqueda Solicitud yExamen formal Nils Omland, May 2009
  55. 55. ..... Donde solicitar..... Austria Belgium Bulgaria Cyprus Czech Republic Denmark Estonia The Hague Finland France Germany Greece . . Hungary Ireland . Italy Liechtenstein Luxembourg Monaco Netherlands Portugal Romania Slovakia Slovenia España SwedenMunich - Berlin - The Hague Vienna Switzerland Turkey Nils Omland, May 2009 United Kingdom
  56. 56. Cuál es el objetivo de la búsqueda? • Encontrar el estado de la técnica más relevante. • El Estado de la Técnica es toda aquella información, relevante respecto a las “gafas para tenis”, puesta a disposición del público (por escrito u oralmente) antes de la fecha en la que Pat depositó su solicitud de patente. T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 56/43
  57. 57. Dónde se busca?• EPOQUE,WPI, PAJ, INSPEC e InternetT3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 57/43
  58. 58. Documentación• Todos los documentos de patente están clasificados de acuerdo a su contenido técnico T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 58/43
  59. 59. Quién realiza la búsqueda?Examinador ! -- realiza la búsqueda -- clasifica nuevos documentos Este es Rafael – Rafael es examinador especialista en dispositivos ópticos. – Realizará la búsqueda de las gafas de Pat. – Clasificará la solicitud de Pat.T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 59/43
  60. 60. Búsqueda de la solicitud de PatEl estado de la técnica más relevante consite en tres documentos:2. Gafas deportivas que filtran la radiación UV Gafas con lentes azúl y roja para visión 3-D. Gafas con una lente transparente y una amarilla para ayudar a que un golfista coloque su cabeza correctamente durente el golpe, Se emite un informe de búsqueda con una opinión escrita y una lista de documentos. T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 60/43
  61. 61. Example of EP 00305103 a search report G02C7/02 G02B5/22 1-4 X (also Y or A) DE 43 03552 A (KUROPKA HORST) 11 AUGUST 1994 David Examiner*abstract**page 1, line 10 – line 25**page 3, line 12 – line 45* 24 August 2001 Nils Omland, May 2009
  62. 62. Date of Publication: EP1 061 46520.12.2000 Bulletin 2000/51 A1 (Also A2, A3)Appl. No: 00305103.4 Int Cl.: G02C7/02, G02B5/22Date of filing: 16.06.2000 Inventors:Designated Contracting States: Goran AwfulitchAT BE CH DK ES FR GB... London SW1, GBDesignated Extension States:AL LT LV MK RO SI Representative: Ferguson, Alexander Octrooibureau ......Applicant: P.O. Box 266Spectacular Spectacles Inc. 2501 AW Den Haag NLWimbledon SW29Great Britain Title : APPARATUS FOR ENHANCING VISUAL... Figures.... ABSTRACT: To enhance perception of a yellow tennis ball ..... Nils Omland, May 2009
  63. 63. Tras la publicación de la solicitud: þ Observaciones de terceros þ Inspection of files (online) þ Online Register þ Protección Provisional Nils Omland, May 2009
  64. 64. División de examen Búsqueda Examen (Búsqueda) Examinador 1er Examinador 2º Examinador PresidenteT3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 64/43
  65. 65. Division de Examen Rafael: 1 examinadorLuisa: Examinador 2 Antonio: Pte Nils Omland, May 2009
  66. 66. Las reivindicaciones • Definen el alcance o extensión de la protección por patente. • Son la parte más importante de la solicitud para el examen.T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 66/43
  67. 67. Patentabilidad • Cuáles son los requisitos para conceder uma patente? – Novedad – Actividad inventiva – Aplicabilidad industrialT3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 67/43
  68. 68. Comunicación• Rafael piensa que la invención de Pat es nueva.• Sin embargo, no está convencido de que sea inventiva Esto parece realmente obvio! Más vale que envíe a Pat una comunicación! • Rafael escribe una comunicación a Pat („no hay actividad inventiva“)T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 68/43
  69. 69. Respuesta de PatPat lee la comunicación de Rafael Rafael tiene razón! Creo que es mejor que modifique las reivindicacionesT3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 69/43
  70. 70. La concesión Si al menos dos miembros de la división de examen estiman que la solicitud cumple los requisitos, la patente se concede. Las enmiendas de Pat meparecen buenas! Recomiendo que se conceda la patente OK! Y yo! Nils Omland, May 2009
  71. 71. Rechazo• Si la División de Examen considera rechazar la solicitud: – El solicitante tiene derecho a ser oído. – Puede solicitar presentar sus argumentos em um Oral Proceeding• Si al menos dos miembros de la División aún no están convencido, la solciitud se rechaza.T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 71/43
  72. 72. Pat es feliz !…… él es ahora el orgulloso propietario de unapatente,pero….. T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 72/43
  73. 73. Oposiciones La oposición es um procedimiento centralizado ante la EPO que desafía la valizdez de uma patente europea. Hay 9 meses desde la fecha de concesión para plantearla. Puede ser solicitada por cualquiera.T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 73/43
  74. 74. La exposición• La semana anterior a presentar su solicitud, Pat dio uma presentación sobre sus gafas em China.• Explicó cómo funcionan• Explicó cómo se fabricanT3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 74/43
  75. 75. El oponente• Un fabricante de artículos deportivos “Wacket Enterprises” que – Intenta vender sus propias gafas – Está preocupado por que las gafas de Pat le saquen del mercado – Estuvo em la presentación de Pat en China. – Decide solicitar una oposición. T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 75/43
  76. 76. División de oposiciónSearch Examination OppositionExaminer David 1st Examiner David 1st Examiner David 2nd Examiner Luise 2nd OPPO member Chairman Frits 3rd OPPO member Legal member In special cases:T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 76/43
  77. 77. The Opposition Procedure Decision Opposition Counter- Division Counter- arguments arguments Opposition further commentsOPPONENT(s) PROPRIETOR Nils Omland, May 2009
  78. 78. Decisiones posibles• Revocar la patente enteramente – La Patente ya no existe (31 %)• Mantener la patente modificada – 39 %• Mantener la patente sin modificar 30 %T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 78/43
  79. 79. Oral Proceedings OppositionD - Day Division Sorry Goran, your patent is revoked! Oooh! ( Shit ! ) What a day ! It’s not my day!Wacket Nils Omland, May 2009 Goran
  80. 80. Caso de discusión 1 Explique las opciones que tiene un solicitante que quiere proteger una invención en Italia, Francia y España. 80 T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 80/43
  81. 81. Caso de discusión 2 Una empresa valenciana presentó una patente por primera vez en Hungría el 1/12/2006. El 14/6/2007 la invención de la patente se publicó en una revista especializada. ¿Tendrá validez la misma patente solicitada por el mismo inventor en Australia el 25/9/2007?. 81 T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 81/43
  82. 82. Caso de discusión 3 La empresa española “MEGIN" quiere proteger una invención. Por el estudio de mercado deduce que tiene posibilidades de comercialización en varios países, por lo que decide que quiere protección en:  USA  Japón  Alemania  Francia  Italia  España  Chile ¿Qué alternativas tiene para patentar en todos estos países? 82 T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 82/43

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