Parte 2: Signos Distintivos

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Curso aavnazado de protecci´n de signos distintivos (marcas y nombres comerciales) de acuerdo con la legislación española de propiedad industrial. Sigue el mismo orden que los temas para preparar el examen de agente de la propiedad industrial

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Parte 2: Signos Distintivos

  1. 1. Segunda Parte: Signos distintivos 2.1.- La marca: concepto y funciones 2.2.- Las prohibiciones absolutas del registro de marca 2.3.- Prohibiciones relativas 2.4.- Legitimación, solicitud y examen formal 2.5.- Concesión de la marca 2.6.- Duración de la marca. Contenido del derecho. Protección provisional. 2.7.- Disposiciones generales sobre los procedimientos 2.8.- Uso de la marca registrada 2.9.- Nulidad 2.10.- Caducidad y renuncia 2.11.- Derecho de propiedad 2.12.- Acciones civiles y penales 2.13.- Marcas colectivas y de garantía 2.14.- Nombre comercial 2.15.- Rótulo de establecimiento 2.16.- Denominaciones de origen 2.17.- Relación entre los signos distintivos, las denominaciones sociales y los nombres de dominio Introducción Marcas Patentes Internacional
  2. 2. Tema 1: Concepto de marca <ul><li>Diferencia e individualiza productos y servicios de un empresario frente a los del otro. </li></ul><ul><li>Art. 4 LM “todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos de una empresa de los de otros”. </li></ul><ul><li>Otros conceptos </li></ul><ul><ul><li>Directiva 89/104/CEE: los signos deben ser objeto de representación gráfica </li></ul></ul><ul><li>vs. </li></ul><ul><ul><li>Ley 32/1988 “signo o medio que sirva para distinguir” </li></ul></ul><ul><li>Distinguir productos similares de los competidores </li></ul><ul><li>Protección contra la competencia desleal </li></ul><ul><li>La legislación se ha hecho enormemente técnica </li></ul>Tema 1: Concepto de marca Introducción Marcas Patentes Internacional
  3. 3. Concepto de Marca Concepto de marca Signo Aptitud diferenciadora Representación gráfica Función mercantil Identifica productos y servicios de una empresa Tema 1: Concepto de marca Introducción Marcas Patentes Internacional
  4. 4. Funciones de la marca (II) <ul><li>Función identificadora de la procedencia empresarial de un producto o servicio </li></ul><ul><ul><li>Caso Hoffman-La Roche (TJCE 85/76): “identidad de origen” </li></ul></ul><ul><ul><li>Memorandum de la Comisión sobre creación de marca comunitaria: “indicación de procedencia” </li></ul></ul><ul><ul><li>Grupo de empresas: licenciantes y licenciatarios </li></ul></ul><ul><li>Función indicadora de la calidad </li></ul><ul><ul><li>No es una función autónoma. Deriva de la función de procedencia </li></ul></ul><ul><ul><li>Resolución HAG II de 17 de Octubre de 1990 del TJCE: En un sistema de concurrencia “las empresas deben estar en condiciones de mantener a una clientela mediante la calidad de sus productos o servicios lo que sólo es posible gracias a la existencia de signos distintivos que permitan identificar a dichos productos o servicios”. </li></ul></ul><ul><li>Función publicitaria </li></ul><ul><ul><li>Según la doctrina norteamericana es autónoma y jurídicamente relevante </li></ul></ul><ul><li>Función condensadora del “good-will” o de la buena reputación de una empresa </li></ul><ul><ul><li>Esta idea la preconiza Carlos Fernández-Novoa como muy relevante </li></ul></ul><ul><ul><li>Buena fama o reputación  preferencia o reconocimiento público </li></ul></ul><ul><li>Protege: </li></ul><ul><ul><li>Interés de los empresarios </li></ul></ul><ul><ul><li>Interés general de los consumidores </li></ul></ul>Tema 1: Concepto de marca Introducción Marcas Patentes Internacional
  5. 5. Signos que pueden constituir una marca <ul><li>Palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar personas </li></ul><ul><li>Las imágenes, figuras, símbolos o dibujos </li></ul><ul><li>Las letras, cifras y sus combinaciones </li></ul><ul><li>Las formas tridimensionales: envoltorios, envases, formas de productos o su presentación </li></ul><ul><li>Signos sonoros </li></ul><ul><li>Cualquier combinación de las anteriores </li></ul>Slogan (denominación de fantasía) Combinaciones de letras y números formando acrónimos Tema 1: Concepto de marca Introducción Marcas Patentes Internacional
  6. 6. Ejemplos de marcas Slogans ¿A qué no puedes comer sólo una? M 0977445 Just do it M 1530224 Tridimensionales Color Tema 1: Concepto de marca Introducción Marcas Patentes Internacional
  7. 7. Clases de marcas <ul><li>Según el signo </li></ul><ul><ul><li>Denominativas sugestivas / de fantasía </li></ul></ul><ul><ul><li>Gráficas (figurativas) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mixtas </li></ul></ul><ul><li>Según su objeto </li></ul><ul><ul><li>De producto (clases de la 1 a la 34) </li></ul></ul><ul><ul><li>De servicio (clases 35 a 45) </li></ul></ul><ul><li>Otras clasificaciones </li></ul><ul><ul><li>Conocimiento público: notoria o renombrada </li></ul></ul><ul><ul><li>Marca de reserva </li></ul></ul><ul><ul><li>Marcas registradas y marcas usadas </li></ul></ul><ul><ul><li>Marcas derivadas </li></ul></ul><ul><ul><li>Marcas colectivas o de garantía </li></ul></ul><ul><ul><li>Marca de agente </li></ul></ul><ul><ul><li>Marca de envase </li></ul></ul>Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 1: Concepto de marca
  8. 8. Tema 2.- Las prohibiciones absolutas del registro de marcas <ul><li>Distinguir e individualizar </li></ul><ul><ul><li>Carácter individual </li></ul></ul><ul><ul><li>Carácter facultativo </li></ul></ul><ul><li>Requisitos para gozar de la protección registral </li></ul><ul><ul><li>Lícita </li></ul></ul><ul><ul><li>Distintiva </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uso indispensable </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Debe estar disponible </li></ul></ul></ul><ul><li>Interés tratado </li></ul><ul><ul><li>Interés público </li></ul></ul><ul><ul><li>Interés privado </li></ul></ul>Interés público Interés privado Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 2: Prohibiciones absolutas del registro de marcas
  9. 9. Prohibiciones absolutas:signos genéricos, usuales o descriptivos <ul><li>Objeto de las prohibiciones absolutas: evitar que se monopolice un nombre necesario o habitual </li></ul><ul><li>Signos genéricos </li></ul><ul><ul><li>Denominación habitual del producto designado o del servicio ofrecido </li></ul></ul><ul><ul><li>Define no el objeto en cuestión, sino a la categoría, género o especie a que pertenece el objeto </li></ul></ul><ul><ul><li>Denominaciones en el idioma de una Comunidad Autónoma o términos genéricos extranjeros. </li></ul></ul><ul><li>Signos usuales o necesarios (Art. 5.1.d) </li></ul><ul><ul><li>El signo es necesario cuando su empleo es exigido para la designación del objeto en cuestión o viene impuesto por la naturaleza o función del objeto </li></ul></ul><ul><li>Signos descriptivos (Art. 5.1.c) </li></ul><ul><ul><li>Se debe distinguir de las denominaciones sugestivas </li></ul></ul>Una excepción es la distintividad sobrevenida que está contemplada en el Art.3.3 de la directiva 89/104/CEE Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 2: Prohibiciones absolutas del registro de marcas
  10. 10. Análisis de los supuestos legales <ul><li>Signos carentes de fuerza distintiva (Art 5.1.b) y (5.1.a) </li></ul><ul><ul><li>Simplicidad o banalidad </li></ul></ul><ul><li>Signos genéricos, usuales o necesarios (5.1.c) o (5.1.d) </li></ul><ul><ul><li>Ley 32/1988 “signos genéricos para los servicios o productos que pretendan describir” </li></ul></ul><ul><ul><li>Ley 17/2001 armonizada con la Directiva 89/104/CEE </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>5.1.c: “Se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para distinguir la especie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>5.1.d: “que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común y las costumbres del comercio </li></ul></ul></ul><ul><li>Signos descriptivos </li></ul><ul><ul><li>Calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención y otras características </li></ul></ul><ul><li>Denominaciones geográficas(5.1.c) o (5.1.g) </li></ul><ul><li>Marcas e indicaciones para los vinos o bebidas espirituosas (5.1.h) </li></ul><ul><ul><li>Artículo 23 del ADPIC </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verdadero origen del producto </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prohibiciones: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Se utilice la indicación geográfica traducida </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Uso de la expresión... “tipo”, “clase”, “estilo”, “imitación” o análogas </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Formas de los productos (5.1.e) </li></ul><ul><ul><li>Formas impuestas por razones de orden técnico </li></ul></ul><ul><ul><li>Formas impuestas por la naturaleza de los productos </li></ul></ul><ul><ul><li>Formas que dan valor sustancial a los productos </li></ul></ul><ul><li>Signos contrarios al orden público o las buenas costumbres (5.1.f) </li></ul><ul><li>Signos engañosos </li></ul><ul><li>El color como marca </li></ul><ul><li>Otras prohibiciones absolutas </li></ul><ul><ul><li>5.1.i: emblemas, escudos </li></ul></ul><ul><ul><li>5.1.j Art. 6ter </li></ul></ul><ul><ul><li>5.1.j interés público </li></ul></ul>Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 2: Prohibiciones absolutas del registro de marcas
  11. 11. Excepciones a estas prohibiciones <ul><li>Distintividad sobrevenida </li></ul><ul><ul><li>Art. 5.2 LM establece que no aplica lo dispuesto en Art.5.1.b,c,d </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Art. 5.1.b) Los que carezcan de carácter distintivo. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Art. 5.1.c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Art. 5.1.d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio. </li></ul></ul></ul><ul><li>Requisitos: </li></ul><ul><ul><li>Uso de la marca </li></ul></ul><ul><ul><li>Cuota de mercado </li></ul></ul><ul><ul><li>Inversiones realizadas por el empresario para promocionar la marca </li></ul></ul><ul><ul><li>Proporción de sectores interesados que identifican el producto o servicio con una determinada procedencia empresarial </li></ul></ul>Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 2: Prohibiciones absolutas del registro de marcas
  12. 12. Distintividad sobrevenida <ul><li>Distintividad adquirida como consecuencia del uso: “…carácter distintivo como consecuencia del uso que se haya hecho de la marca” </li></ul><ul><ul><ul><li>el uso de la marca </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>la cuota de mercado poseída por la marca: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>las inversiones realizadas por el empresario para promocionar la marca: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>la proporción de los sectores interesados que identifican el producto o servicio con una determinada procedencia empresarial </li></ul></ul></ul>M 1976510 CTM 004210209 MotoGP CTM 000035576 Clip Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 2: Prohibiciones absolutas del registro de marcas
  13. 13. Tema 3.- Prohibiciones relativas al registro de marcas <ul><li>Marcas disponibles </li></ul><ul><ul><li>Conveniencia de hacer un informe anterior </li></ul></ul><ul><li>Principio de especializad (Art.. 6 LM) </li></ul><ul><li>Supuestos de la Ley 17/2001 </li></ul><ul><ul><li>Art. 6 Marcas anteriores </li></ul></ul><ul><ul><li>Art. 7 Nombres comerciales anteriores </li></ul></ul><ul><ul><li>Art. 8 Marcas y nombres comerciales notorios y registrados </li></ul></ul><ul><ul><li>Art. 9 Otros derechos anteriores </li></ul></ul><ul><ul><li>Art. 10 Marcas de agentes </li></ul></ul><ul><li>Tipos de supuestos </li></ul><ul><ul><li>Existencia de DPI anteriores: Art. 6, 7, 8, 9.1.d) (notorio no registrado) </li></ul></ul><ul><ul><li>Protección de los derechos de la personalidad: 9.1.a) y 9.1.b) </li></ul></ul><ul><ul><li>Existencia de un derechos anterior de propiedad industrial o intelectual 9.1.c) </li></ul></ul>Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 3: Prohibiciones relativas al registro de marcas
  14. 14. Marcas anteriores (Art.6 LM) <ul><li>Riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación </li></ul><ul><li>Principio de especializad </li></ul><ul><li>Marca anterior </li></ul><ul><ul><li>Estado de tramitación </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Solicitudes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Concesiones </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tipos de marcas </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Marcas españolas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Marcas internacionales </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Marcas comunitarias </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Art. 6bis del CUP marca “notoriamente conocida” </li></ul></ul>Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 3: Prohibiciones relativas al registro de marcas
  15. 15. Nombres comerciales anteriores (Art. 7 LM) <ul><li>Identidad o semejanza con un nombre comercial anterior </li></ul><ul><li>Nombres comerciales anteriores </li></ul><ul><ul><li>Solicitados o concedidos en España </li></ul></ul>Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 3: Prohibiciones relativas al registro de marcas
  16. 16. Nombre comercial, denominación o razón social (Art. 9.1.d) <ul><ul><li>d) El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado. </li></ul></ul><ul><li>Aplicación del Art. 8 del CUP </li></ul><ul><li>Acciones permitidas </li></ul><ul><ul><li>Oposición </li></ul></ul><ul><ul><li>Nulidad </li></ul></ul><ul><li>Requisitos </li></ul><ul><ul><li>Que exista riesgo de confusión en el público </li></ul></ul><ul><ul><li>Probar el uso o el conocimiento notorio </li></ul></ul><ul><ul><li>Que este uso o conocimiento tenga lugar en el conjunto del territorio nacional </li></ul></ul>Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 3: Prohibiciones relativas al registro de marcas
  17. 17. Nombre, apellidos o la imagen de una persona (Art.. 9.1.a y Art. 9.1.b) <ul><li>9.1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: </li></ul><ul><ul><li>a) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca. </li></ul></ul><ul><ul><li>b) El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante. </li></ul></ul><ul><li>Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen </li></ul><ul><li>Art. 37 LM, se permite el uso en el tráfico económico, no a título de marca y de buena fe. </li></ul><ul><li>Art. 9.1.a) Si el nombre es distinto del solicitante se requiere una autorización </li></ul><ul><li>Art. 9.1.b) Que para la generalidad del publico identifique a una persona distinta... </li></ul>Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 3: Prohibiciones relativas al registro de marcas
  18. 18. Reproduzcan o imiten creaciones protegidas por un derechos de propiedad intelectual (Art. 9.1.c LM) <ul><li>1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: </li></ul><ul><ul><li>c) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7. </li></ul></ul><ul><li>Autorización del titular del derechos de propiedad industrial o intelectual. </li></ul>Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 3: Prohibiciones relativas al registro de marcas
  19. 19. Marca de agente o representante <ul><li>Artículo 10. Marcas de agentes o representantes. </li></ul><ul><ul><li>1. A menos que justifique su actuación, el agente o representante de un tercero que sea titular de una marca en otro Miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio no podrá registrar esta marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular. </li></ul></ul><ul><ul><li>2. El titular perjudicado tendrá derecho a oponerse al registro de la marca o a formular contra la misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesación, conforme a lo previsto en esta Ley y en el artículo 6 septies del Convenio de París. En particular, serán de aplicación a la acción reivindicatoria las previsiones contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 2. </li></ul></ul><ul><li>Art. 6 septies del CUP de 1883 </li></ul>Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 3: Prohibiciones relativas al registro de marcas
  20. 20. Marcas notorias y renombradas (Art. 8) <ul><li>Notoria </li></ul><ul><ul><li>(Fernández- Novoa): “la que goza de difusión o es conocida por los consumidores de la clase de productos a la que se refiere la marca”. </li></ul></ul><ul><ul><li>Actitud del consumidor: signo que distingue una clase de productos en atención a su origen empresarial </li></ul></ul><ul><ul><li>Concepto dinámico </li></ul></ul><ul><li>Renombrada </li></ul><ul><ul><li>Es conocida en un mercado distinto </li></ul></ul><ul><li>Protección </li></ul><ul><ul><li>Protección frente al aprovechamiento de su Reputación Adquirida que es un concepto más amplio que el de riesgo de confusión </li></ul></ul>Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 3: Prohibiciones relativas al registro de marcas
  21. 21. Protección de marcas notorias <ul><li>Acciones para marca registrada </li></ul><ul><li>Nulidad (Art. 52.1) en base al Art. 6.2.d </li></ul><ul><li>Oposición Art. 6.2.d </li></ul><ul><li>Uso ilícito </li></ul><ul><li>El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: </li></ul><ul><li>a) Cualquier signo idéntico a. </li></ul><ul><li>b) Cualquier signo semejante para productos similares </li></ul><ul><li>c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada. </li></ul><ul><li>Acciones para marca no registrada </li></ul><ul><li>Nulidad (Art. 52.1) </li></ul><ul><ul><li>en base al Art. 6.2.d </li></ul></ul><ul><li>Oposición Art. 6.2.d </li></ul><ul><li>2. Por marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado 1: </li></ul><ul><li>d) Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean &quot;notoriamente conocidas&quot; en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París. </li></ul><ul><li>Uso ilícito Art. 34.5 </li></ul><ul><li>34.5. Las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada &quot;notoriamente conocida&quot; en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2. </li></ul>Razón para registrar la marca aunque esta sea notoria Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 3: Prohibiciones relativas al registro de marcas
  22. 22. Tema 4.- Legitimación, solicitud y examen formal <ul><li>Legitimación (Art. 3 LM) </li></ul><ul><ul><li>Español </li></ul></ul><ul><ul><li>Asimilado </li></ul></ul><ul><ul><li>CUP </li></ul></ul><ul><ul><li>OMC </li></ul></ul><ul><ul><li>Principio de reciprocidad </li></ul></ul>Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 4: Legitimación, solicitud y examen formal
  23. 23. Elementos de la solicitud <ul><li>Petición de registro </li></ul><ul><li>Identificación del solicitante </li></ul><ul><ul><li>Si se trata de un extranjero, se debe proporcionar una dirección en España </li></ul></ul><ul><li>Reproducción de la marca </li></ul><ul><ul><li>8 cm x 12 cm cuatro copias </li></ul></ul><ul><ul><li>Tridimiensional seis perspectivas diferentes </li></ul></ul><ul><ul><li>Disclaimer </li></ul></ul><ul><li>Lista de productos o servicios </li></ul><ul><ul><li>Multiclase </li></ul></ul><ul><li>Otros elementos </li></ul><ul><ul><li>Descripción de la marca </li></ul></ul><ul><ul><li>Reivindicación de prioridad de otro registro Art. 4 CUP </li></ul></ul><ul><ul><li>Prioridad de exposición </li></ul></ul><ul><ul><li>Representante </li></ul></ul><ul><ul><li>Marca colectiva o de garantía </li></ul></ul><ul><ul><li>Transformación de un registro internacional </li></ul></ul>
  24. 24. Lugares de Presentación (Art. 11 LM) <ul><li>CCAA domicilio del solicitante o un establecimiento serio y efectivo </li></ul><ul><li>CCAA del representante o donde tenga éste un establecimiento serio y efectivo </li></ul><ul><li>OEPM: No domiciliada en España + Ceuta + Melilla </li></ul><ul><li>OEPM si no tiene carácter territorial </li></ul><ul><li>Referencias: </li></ul><ul><li>Art. 38.4 de la Ley 30/1992 LRJAP-PAC </li></ul><ul><li>STC 103/1999 de 3 de junio </li></ul><ul><li>Disposición transitoria quinta de la Ley 17/2001 ” </li></ul><ul><ul><li>“Inicio de las actividades registrales de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas” </li></ul></ul>
  25. 25. Examen de admisión a trámite y otorgamiento de una fecha de presentación <ul><li>Indicación expresa o implícita de que se solicita una marca </li></ul><ul><li>Identificación del solicitante </li></ul><ul><li>Reproducción de la marca </li></ul><ul><li>Lista de productos o servicios </li></ul><ul><li>Subsanación: </li></ul><ul><ul><li>Plazo </li></ul></ul><ul><ul><li>1 mes en España </li></ul></ul><ul><ul><li>2 meses si domicilio fuera de España </li></ul></ul><ul><ul><li>En caso de no subsanarse se considera desistida </li></ul></ul>
  26. 26. Examen formal: contenido de la solicitud <ul><li>1. La solicitud de registro de marca deberá contener: </li></ul><ul><ul><li>a) Una petición de registro de la marca. </li></ul></ul><ul><ul><li>b) El nombre, dirección y nacionalidad del solicitante, así como el Estado en el que tenga su domicilio, su sede o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo. En el supuesto de que la solicitud se presentara en una Comunidad Autónoma distinta de la del domicilio del solicitante, indicación del establecimiento industrial o comercial serio y efectivo que se posee en el territorio de la Comunidad Autónoma de presentación de la solicitud; esta última indicación no será necesaria si el solicitante actúa por medio de representante y éste tuviera su domicilio o una sucursal seria y efectiva en el territorio de la Comunidad Autónoma de presentación de la solicitud. Cuando el solicitante sea una persona física, se indicará su nombre y apellidos y cuando sea una persona jurídica, su denominación social completa. A efectos de notificaciones, se podrá indicar otra dirección postal. Asimismo, se podrá indicar el número de teléfono, telefax, correo electrónico u otro medio de comunicación, indicando de entre ellas la forma preferente de notificación. En el supuesto de que hubiera varios solicitantes, se especificará la dirección o medio de comunicación de uno de ellos a efectos de notificaciones; de no hacerse así, las notificaciones se dirigirán al solicitante mencionado en primer lugar en la solicitud. </li></ul></ul><ul><ul><li>c) Si la dirección del solicitante se encontrara fuera del territorio español, indicación de una dirección en España a efectos de notificaciones, salvo que se actúe por medio de representante con domicilio en España. </li></ul></ul><ul><ul><li>d) La reproducción de la marca de conformidad con lo previsto en el artículo 2 de este Reglamento. </li></ul></ul><ul><ul><li>e) La lista de productos o servicios para los que se solicite el registro de la marca, con arreglo a lo establecido en el artículo 3 de este Reglamento. </li></ul></ul><ul><ul><li>f) Cuando el solicitante actúe por medio de un representante, el nombre y dirección del mismo de conformidad con el párrafo b), indicando, cuando proceda conforme a lo previsto en el apartado 4 del artículo 11 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la sucursal seria y efectiva que se posee en el territorio de la Comunidad Autónoma de presentación de la solicitud. Esta última indicación no será necesaria si el solicitante tiene su domicilio, su sede o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo en el territorio de la Comunidad Autónoma de presentación de la solicitud. </li></ul></ul><ul><ul><li>g) Cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de una solicitud anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 17/2001, una declaración en tal sentido en la que se indique el país y fecha de presentación de dicha solicitud anterior y, a ser posible, el número de la misma, y si la reivindicación de la prioridad no se aplica a todos los productos o servicios enumerados en la solicitud, la indicación de los productos o servicios a que dicha reivindicación se refiera. </li></ul></ul><ul><ul><li>h) Cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de exposición, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 17/2001, una declaración en tal sentido en la que se indique la denominación de la exposición y la fecha de la primera presentación de los productos o servicios, y si la reivindicación de la prioridad no se aplica a todos los productos o servicios enumerados en la solicitud, la indicación de los afectados por dicha reivindicación. </li></ul></ul><ul><ul><li>i) Cuando proceda, una mención de que la solicitud se refiere al registro de una marca colectiva o de garantía de conformidad con lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 62 y 68 de la Ley 17/2001. </li></ul></ul><ul><ul><li>j) Cuando la solicitud se refiera al registro de una marca por transformación de un registro internacional, una mención en dicho sentido, con indicación del número y fecha del registro internacional y si está concedido o pendiente de concesión en España, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 17/2001. </li></ul></ul><ul><ul><li>k) Firma del solicitante o de su representante. </li></ul></ul><ul><li>2. La solicitud de marca colectiva y de garantía deberán incluir su Reglamento de uso. </li></ul>
  27. 27. Examen formal (II): Reproducción de la marca <ul><li>1. Si el solicitante no desease reivindicar ninguna representación gráfica, sonido, forma o color específicos, la marca se reproducirá en la solicitud en escritura normal mediante letras mayúsculas, cifras y signos de puntuación mecanografiados o impresos por cualquier otro medio adecuado. En este caso, el solicitante deberá efectuar en la solicitud una declaración en tal sentido y la marca se publicará y registrará en los caracteres estándar que utilice la Oficina Española de Patentes y Marcas. En el &quot;Boletín Oficial de la Propiedad Industrial&quot; se publicará el conjunto de caracteres estándar utilizados por dicha Oficina. </li></ul><ul><li>2. En todos los demás casos no contemplados en el apartado 1 se adherirá o imprimirá una reproducción de la marca en el apartado correspondiente de la solicitud. Las dimensiones de esta reproducción no excederán de 8 centímetros x 12 centímetros y deberá poseer el suficiente contraste y nitidez como para permitir una reproducción clara de la misma. En hojas aparte de formato DIN A4 se acompañarán cuatro reproducciones más de la marca idénticas a la incorporada a la solicitud de registro. En los casos en que no sea evidente, se indicará la posición correcta de la marca con la mención &quot;parte superior&quot; en cada reproducción. En las hojas separadas también deberá figurar el nombre y dirección del solicitante. </li></ul><ul><li>3. En los casos a los que se aplique lo dispuesto en el apartado anterior se hará mención en la solicitud de la naturaleza gráfica, tridimensional, sonora, mixta o denominativa en caracteres no estándar de la marca solicitada. En la solicitud, facultativamente, podrá figurar una descripción escrita de la marca. </li></ul><ul><li>4. Cuando se solicite el registro de una marca tridimensional, la reproducción de la misma consistirá en una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional, pudiendo constar de hasta seis perspectivas diferentes, siempre que se agrupen formando una única y misma reproducción que no exceda de las dimensiones establecidas en el apartado </li></ul><ul><li>5. Cuando se solicite el registro de una marca en color, se hará mención de ello en la solicitud y se indicarán los colores que figuren en la marca. La reproducción prevista en el apartado 2 consistirá en la reproducción en color de la marca. </li></ul><ul><li>6. Cuando se solicite el registro de una marca sonora, la reproducción de la misma deberá ser necesariamente de carácter gráfico, pudiendo efectuarse mediante su representación en pentagrama. </li></ul><ul><li>7. Cuando el solicitante desee, de conformidad con lo previsto en el artículo 21.2 de la Ley 17/2001, excluir de la protección solicitada alguno de los elementos que conforman la marca, efectuará una declaración en este sentido en la solicitud e indicará los elementos sobre los que no reivindica un derecho exclusivo de utilización. </li></ul><ul><li>8. El Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá disponer que la marca pueda ser reproducida en otras dimensiones o formatos y que el número de copias de la reproducción de la marca pueda ser inferior a cuatro. </li></ul>
  28. 28. Examen formal (III): Lista de productos y servicios <ul><li>1. La lista de productos y servicios solicitada se ajustará a la clasificación común mencionada en el artículo 1 del Arreglo de Niza, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su forma revisada y modificada vigente para España. </li></ul><ul><li>2. Los productos o servicios para los que se solicite la marca se enumerarán en la solicitud de modo claro y preciso, utilizando, en la medida de lo posible, los mismos términos y expresiones que los empleados en la lista alfabética de la Clasificación Internacional, de tal modo que puedan clasificarse en una sola clase de la citada Clasificación sin prestarse a equívocos. La naturaleza del producto o servicio al que la marca se aplique no será, en ningún caso, obstáculo para el registro de la misma. La inclusión de un producto o servicio no podrá rechazarse por el mero hecho de no estar expresamente contemplado en la Clasificación Internacional. </li></ul><ul><li>3. Los productos o servicios se enumerarán en la solicitud agrupados por clases según la clase a que pertenezcan de la Clasificación Internacional. Cada grupo ira precedido del número de la clase a que corresponda, figurando en la solicitud en el orden seguido por la Clasificación Internacional. </li></ul><ul><li>4. La clasificación de productos y servicios sólo tiene un alcance administrativo, de tal manera que no podrán considerarse similares entre sí productos o servicios diversos por el hecho de que figuren en la misma clase de la Clasificación Internacional, ni disímiles porque aparezcan clasificados en diferente clase. </li></ul>
  29. 29. Examen formal (IV): Justificante del pago de la tasa de solicitud <ul><li>1. A la solicitud de registro de la marca deberá adjuntarse el justificante del pago de la tasa de solicitud. Este justificante consistirá en el formulario que a tal efecto disponga la Oficina Española de Patentes y Marcas y en el mismo constará, además de la tasa e importe abonado, el nombre del solicitante, del representante si lo hubiere, y el número de la clase o clases en cuyo concepto se abona la tasa. </li></ul><ul><li>2. Cuando el pago de la tasa se efectúe por medios informáticos, electrónicos o telemáticos, el justificante del pago consistirá en el recibo que se expida de acuerdo con las características del soporte utilizado y deberá reunir los requisitos expresados anteriormente. </li></ul>
  30. 30. Examen formal (V): Impresos normalizados (Art.. 5.2 LM) <ul><li>2. La solicitud deberá presentarse en los impresos normalizados que a tal efecto establezca la Oficina Española de Patentes y Marcas. No obstante, no se rechazará la solicitud si la misma es presentada en el formulario internacional tipo previsto en el Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 27 de octubre de 1994. </li></ul>
  31. 31. Examen formal (VI): Reivindicación de la prioridad unionista <ul><li>1. Si en la solicitud de registro se reivindicara la prioridad de una o varias solicitudes anteriores, el solicitante deberá comunicar el número de éstas, si aún no lo hubiera hecho, y presentar una copia de las mismas certificada conforme por la oficina de origen en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud de registro. Dicha copia deberá venir acompañada de un certificado de la fecha de presentación de la solicitud anterior expedido por la citada Administración receptora y de una traducción al castellano, si dicha solicitud anterior no estuviere redactada en esta lengua. </li></ul><ul><li>2. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá disponer que las pruebas justificativas de la prioridad exigidas en el apartado anterior consten de un número menor de elementos, si la información requerida puede ser obtenida por otras fuentes. </li></ul>
  32. 32. Examen Formal (VII): Prioridad de exposición <ul><li>Si en la solicitud de registro se hubiera reivindicado prioridad de exposición, el solicitante deberá presentar un certificado expedido por la autoridad de la exposición encargada de la protección de la propiedad industrial en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud de registro. En dicho certificado se hará constar que la marca fue efectivamente utilizada en la exposición, el nombre del titular de la misma, los productos o servicios concretos para los que fue usada, el día de inauguración de la exposición y de la primera utilización pública de la marca en la exposición. El certificado deberá ir acompañado de una identificación de la marca tal como fue realmente utilizada en la exposición, debidamente certificada por la autoridad anteriormente mencionada. </li></ul>
  33. 33. Tema 5: Concesión de la marca <ul><li>Procedimiento administrativo </li></ul><ul><ul><li>Ley 17/2001 </li></ul></ul><ul><ul><li>RD 687/2002, de 12 de julio </li></ul></ul><ul><ul><li>Disposición transitoria primera: Régimen transitorio de los procedimientos </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Los procedimientos sobre marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley serán tramitados y resueltos conforme a la legislación anterior. </li></ul></ul></ul><ul><li>Examen de licitud </li></ul><ul><ul><li>Contraria al orden público y buenas costumbres </li></ul></ul><ul><ul><li>No tiene defectos que imposibiliten su publicación </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Subsanación: 1 mes en España y 2 meses fuera de España </li></ul></ul></ul>
  34. 34. Publicación de la solicitud <ul><li>Nombre y dirección del solicitante </li></ul><ul><li>Nombre y dirección del representante </li></ul><ul><li>Número de expediente, fecha de presentación y fecha de recepción </li></ul><ul><li>Reproducción de la marca. Naturaleza. Descripción </li></ul><ul><li>Lista de productos y servicios </li></ul><ul><li>Prioridad o exposición temporal </li></ul><ul><li>Marca colectiva o de garantía </li></ul><ul><li>Marca por transformación de una solicitud internacional </li></ul>
  35. 35. Búsqueda de anterioridades y comunicación a titulares de registros anteriores <ul><li>Artículo 15. Búsqueda de anterioridades. </li></ul><ul><li>1. Si la solicitud de registro de marca no incurriera en los motivos de denegación o defectos contemplados en el artículo anterior o éstos hubieran sido subsanados, la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a efectuar una búsqueda informática sobre los signos anteriores inscritos en el Registro de Marcas que en virtud de los artículos 6 y 7 de la Ley 17/2001 pudieran oponerse al registro de la marca solicitada y cuya existencia hubiera sido descubierta. </li></ul><ul><li>2. Simultáneamente a la orden de publicación de la solicitud de registro de la marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas informará de dicha publicación a los titulares de los signos anteriores que hubieran sido descubiertos en la búsqueda efectuada. Esta información se comunicará a dichos titulares o a sus representantes, si los hubiere, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de este Reglamento. </li></ul>
  36. 36. Oposiciones <ul><li>Legitimación </li></ul><ul><ul><li>Cualquier interesado </li></ul></ul><ul><ul><li>Art. 6 bis del CUP: titular de marca notoria no registrada </li></ul></ul><ul><li>Requisitos materiales </li></ul><ul><li>Motivos </li></ul><ul><ul><li>Prohibiciones absolutas y relativas </li></ul></ul><ul><li>Plazo </li></ul><ul><ul><li>2 meses desde la publicación en el BOPI </li></ul></ul><ul><li>Observaciones de terceros </li></ul><ul><ul><li>Los órganos de las Administraciones Públicas y las asociaciones y organizaciones de ámbito nacional o autonómico que, según sus estatutos, tengan por finalidad la protección del consumidor, podrán dirigir a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo previsto en el apartado anterior, observaciones escritas, señalando las prohibiciones del artículo 5... (absolutas) </li></ul></ul>
  37. 37. Examen de fondo <ul><li>Contenido </li></ul><ul><ul><li>Prohibiciones absolutas Art. 5 </li></ul></ul><ul><ul><li>Protección de nombres reconocidos Art. 9.1.b) </li></ul></ul><ul><li>Suspenso </li></ul><ul><ul><li>1 mes para alegaciones del solicitante </li></ul></ul><ul><ul><li>Contestación </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Retirar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Limitar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Modificar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dividir la solicitud </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Disclaimer </li></ul></ul></ul>
  38. 38. Resolución de la solicitud <ul><li>Denegación </li></ul><ul><li>Publicación en el BOPI </li></ul><ul><li>Expedición del título de registro de marca </li></ul><ul><li>Revisión de actos en vía administrativa </li></ul><ul><ul><li>Art. 27.3 “Frente a la concesión de una marca la Oficina Española de Patentes y Marcas no podrá ejercer de oficio o a instancia de parte la potestad revisora prevista en el artículo 102 de la Ley 30/1992 antes citada, si la nulidad de la marca se funda en alguna de las causas previstas en los artículos 51 y 52 de la presente Ley. Dichas causas de nulidad sólo se podrán hacer valer ante los Tribunales. </li></ul></ul><ul><ul><li>Barbero Checa, establece que se dispone del recurso de alzada y del recurso extraordinario de revisión </li></ul></ul><ul><ul><li>Además el Art. 53 extiende la excepción de cosa juzgada de la jurisdicción contencioso administrativa a la jurisdicción civil </li></ul></ul>
  39. 39. Tema 6.- Duración, contenido del derecho y protección provisional <ul><li>Duración </li></ul><ul><ul><li>Activo de la empresa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Duración ilimitada. </li></ul></ul><ul><ul><li>Promoción y uso </li></ul></ul><ul><ul><li>Art. 31 LM: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ El registro de una marca se otorga por 10 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud (“dies a quo”) y podrá renovarse por períodos sucesivos de 10 años”. </li></ul></ul></ul>
  40. 40. Contenido del derecho: “ius prohibedi” <ul><li>“ El registro de la marca confiera a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico” (Art. 31.4 LM) </li></ul><ul><li>Supuestos (Art. 34.3 LM) </li></ul><ul><ul><li>Signo idéntico para productos o servicios idénticos </li></ul></ul><ul><ul><li>Signo idéntico o semejante para productos o servicios idénticos o similares </li></ul></ul><ul><ul><li>Marca notoria o renombrada </li></ul></ul>
  41. 41. Prohibiciones <ul><li>Prohibiciones expresas </li></ul><ul><ul><li>Poner el signo en sus productos o presentación </li></ul></ul><ul><ul><li>Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con estos fines u ofrecer o prestar servicios con este signo </li></ul></ul><ul><ul><li>Importar o exportar los productos con el signo </li></ul></ul><ul><ul><li>Usar el signo en redes de comunicación telemática y como nombres de dominio </li></ul></ul><ul><ul><li>Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación ornamentación del producto o servicio así como fabricar, comercializar o almacenar etiquetas u otros medios de identificación del producto </li></ul></ul><ul><li>El titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento </li></ul><ul><li>Diccionarios </li></ul><ul><ul><li>Si diera la impresión de que constituye el término genérico, en la siguiente edición se incluirá una reproducción y se hará constar de que está registrada </li></ul></ul>
  42. 42. Límites del ejercicio del derecho <ul><li>Fernández-Novoa: </li></ul><ul><ul><li>Perturbar la propia transparencia del mercado </li></ul></ul><ul><ul><li>Lesionar intereses legítimos de los competidores </li></ul></ul><ul><li>No se puede prohibir </li></ul><ul><ul><li>El uso del nombre y dirección </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>STS de 21.10.1994, siempre que se haga de acuerdo a prácticas leales en materia industrial, de buena fe y nunca a título de marca </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Indicaciones genéricas, descriptivas o geográficas </li></ul></ul><ul><ul><li>Destino de un determinado producto o servicio </li></ul></ul>
  43. 43. Agotamiento del derecho <ul><li>“ El derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el EEE con dicha marca por el titular o con su consentimiento” </li></ul><ul><li>TJCE </li></ul><ul><ul><li>Silhouette 16.07.1998 </li></ul></ul><ul><ul><li>Sebago 1.07.1999 </li></ul></ul><ul><ul><li>La directiva impone </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Una armonización completa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La directiva impide el agotamiento internacional </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La directiva impone al agotamiento comunitario </li></ul></ul></ul>
  44. 44. Alcance y contenido de la protección provisional <ul><li>Art. 31.1 LM “ El derecho conferido por el registro de la marca sólo se podrá hacer valer ante terceros a partir de la publicación de su concesión” </li></ul><ul><li>Contenido de la protección provisional </li></ul><ul><ul><li>“ Un uso de la marca que después quedaría prohibido” </li></ul></ul><ul><ul><li>Dies a quo </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desde la publicación de la solicitud </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Notificación </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Canon de una licencia </li></ul></ul>
  45. 45. Tema 7.- Disposiciones generales del procedimiento de concesión de una marca <ul><li>Disposiciones generales de los procedimientos: modificación y división de la solicitud o registro. </li></ul><ul><li>Suspensión del plazo máximo de resolución de los procedimientos. </li></ul><ul><li>Restablecimiento de derechos. </li></ul><ul><li>Revisión de los actos en vía administrativa arbitraje. </li></ul><ul><li>Notificaciones y consulta publica de expedientes. </li></ul>Introducción Marcas Patentes Internacional
  46. 46. Modificación de la solicitud de registro <ul><li>Art. 23. 2. La solicitud de marca sólo podrá ser modificada, a instancia del solicitante, para rectificar su nombre y dirección, las faltas de expresión o de transcripción o los errores manifiestos, siempre que tal rectificación no afecte substancialmente a la marca ni amplíe o cambie la lista de productos o servicios. También podrá eliminarse del distintivo aquellos elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma en que fue solicitada. </li></ul><ul><li>Modificación de la solicitud de registro </li></ul><ul><ul><li>Nombre y dirección del solicitante </li></ul></ul><ul><ul><li>Faltas de expresión o modificaciones en la transcripción </li></ul></ul><ul><ul><li>Errores materiales </li></ul></ul><ul><li>Art. 33.1. La marca no se modificará en el Registro durante el período de vigencia, ni tampoco cuando se renueve. No obstante, si la marca incluye el nombre y la dirección del titular, toda modificación o supresión de éstos que no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue registrada originariamente, podrá registrarse a instancia del titular. </li></ul><ul><li>Modificación del registro </li></ul><ul><ul><li>Nombre </li></ul></ul><ul><ul><li>Dirección </li></ul></ul>Tema 7: Disposiciones generales del procedimiento Introducción Marcas Patentes Internacional
  47. 47. División de la solicitud o del registro <ul><li>Art. 24.2. La división de la solicitud o registro de la marca sólo podrá efectuarse durante los procedimientos de registro o recurso y sólo será aceptada si, con dicha división, el suspenso, la oposición o el recurso quedaran circunscritos a una de las solicitudes o registros divisionales. También podrá efectuarse la división de la solicitud o del registro cuando se solicite una transmisión parcial de los mismos. </li></ul><ul><li>Solicitud </li></ul><ul><ul><li>Durante el procedimiento de registro: suspenso de forma, fondo u oposición </li></ul></ul><ul><ul><li>Interposición de un recurso </li></ul></ul><ul><ul><li>Transferencia parcial </li></ul></ul><ul><li>Registro </li></ul><ul><ul><li>Interposición de un recurso administrativo contra la concesión </li></ul></ul><ul><ul><li>Transferencia parcial </li></ul></ul>Tema 7: Disposiciones generales del procedimiento Introducción Marcas Patentes Internacional
  48. 48. Suspensión del plazo mínimo de resolución de procedimientos <ul><li>Plazo máximo: 12 meses </li></ul><ul><li>Con suspensos u oposiciones: 20 meses </li></ul><ul><li>Estos plazos se suspenden si: </li></ul><ul><ul><li>Conflicto jurisdiccional </li></ul></ul><ul><ul><li>Oposición basada en una solicitud anterior de registro </li></ul></ul><ul><ul><li>División de la solicitud </li></ul></ul><ul><ul><li>A solicitud conjunta de todos los interesados, sin que la suspensión pueda en este caso exceder de seis meses. </li></ul></ul>Tema 7: Disposiciones generales del procedimiento Introducción Marcas Patentes Internacional
  49. 49. Restablecimiento de derechos <ul><li>Art. 25.1. El solicitante o el titular de una marca o cualquier otra parte en un procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un plazo con respecto a dicha Oficina, será, previa solicitud, restablecido en sus derechos si la imposibilidad hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta Ley o de su Reglamento, la pérdida de un derecho. En el caso de que el plazo correspondiera a la interposición de un recurso tendrá como consecuencia su admisión a trámite, salvo lo previsto en el apartado 5. </li></ul><ul><li>Consideraciones </li></ul><ul><ul><li>Basado en el Art. 122 del Convenio de Patente Europea </li></ul></ul><ul><ul><li>No se pueden alegar razones de fuerza mayor </li></ul></ul><ul><ul><li>Legitimación: cualquier parte en un procedimiento ante la OEPM </li></ul></ul><ul><ul><li>Motivo: Inobservancia de un plazo pese a prestar la debida diligencia </li></ul></ul><ul><ul><li>Plazo: 2 meses desde el fin del impedimento y menos de 1 año desde la finalización del plazo </li></ul></ul><ul><ul><li>Excepciones: prioridad, exposición, oposiciones, restablecimiento de derechos, interposición de un recurso contra un acta declarativo de derechos </li></ul></ul>Tema 7: Disposiciones generales del procedimiento Introducción Marcas Patentes Internacional
  50. 50. Revisión de actos en vía administrativa <ul><li>Art. 27. 1. Los actos y resoluciones dictados por los órganos de la Oficina Española de Patentes y Marcas serán recurribles de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. </li></ul><ul><li>Recursos ante la concesión de una marca </li></ul><ul><ul><li>Recurso de alzada </li></ul></ul><ul><ul><li>Recurso extraordinario de revisión </li></ul></ul><ul><li>Consideraciones: </li></ul><ul><ul><li>Se contempla la devolución de la tasa </li></ul></ul><ul><ul><li>Prohibición de la potestad revisora del Art. 102 de la Ley 30/1992 para los Art. 51 (Causas de nulidad absoluta) y Art. 52 (Causas de nulidad relativa) </li></ul></ul>Tema 7: Disposiciones generales del procedimiento Introducción Marcas Patentes Internacional
  51. 51. Arbitraje (Art. 28 y 29 LM) <ul><li>Equivalente jurisdiccional </li></ul><ul><ul><li>Efectos de cosa juzgada según al Art. 37 de la Ley de Arbitraje </li></ul></ul><ul><li>Elementos de carácter subjetivo: </li></ul><ul><ul><li>el solicitante de la marca </li></ul></ul><ul><ul><li>los titulares de derechos anteriores que hubieran causado la denegación de la marca y, en su caso, los licenciatarios exclusivos. </li></ul></ul><ul><ul><li>los titulares de derechos anteriores que hubieran formulado oposición al registro de la marca y, en su caso, los licenciatarios exclusivos </li></ul></ul><ul><ul><li>los que hubieran interpuesto recurso o hubieran comparecido durante el mismo. </li></ul></ul><ul><li>Elementos de carácter objetivo: Prohibiciones establecidas en 6.b, 7.b, 8 y 9 </li></ul><ul><li>Elementos de carácter procedimental: </li></ul><ul><ul><li>Límite de seis meses </li></ul></ul><ul><ul><li>Se suspenden los recursos de alzada </li></ul></ul>Para ampliar esta información ver documento de José Merino Merchán en los documentos de formación a jueces Tema 7: Disposiciones generales de los procedimientos Introducción Marcas Patentes Internacional
  52. 52. Notificaciones (Art. 29 LM) <ul><li>Toda notificación que haya de realizar la OEPM se hará mediante la entrega o remisión del documento original, una copia del mismo o un impreso de ordenador, sellados y firmados </li></ul><ul><li>Medios de notificación </li></ul><ul><ul><li>Publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) </li></ul></ul><ul><ul><li>Correo postal, telefax, correo electrónico </li></ul></ul><ul><ul><li>Buzón de la OEPM (para agentes) </li></ul></ul><ul><ul><li>Entrega directa </li></ul></ul><ul><li>Quienes actúen por sí mismos y no tengan domicilio ni sede en España deberán indicar una dirección en España a efectos de notificaciones (Art. 29.4 LM) </li></ul>Tema 7: Disposiciones generales de los procedimientos Introducción Marcas Patentes Internacional
  53. 53. Consulta pública de expedientes (Art. 30 LM y Art. 54 RLM) <ul><li>Se puede consultar el expediente </li></ul><ul><ul><li>Cuando éste haya sido publicado </li></ul></ul><ul><ul><li>Con el consentimiento del titular </li></ul></ul><ul><ul><li>Los interesados cuando demuestren que el titular del derecho ha tratado de hacer valerlo frente a ellos </li></ul></ul><ul><li>En general, no son consultables los documentos internos que hayan servido para la preparación de resoluciones. </li></ul><ul><li>Tasas </li></ul><ul><ul><li>Consulta y vista de un expediente 3,39 € por expendiente </li></ul></ul><ul><ul><li>Copia documentos expediente 10,83 € </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Por cada página que exceda de 10 se deberá abonar 1,08 € </li></ul></ul></ul>Tema 7: Disposiciones generales de los procedimientos Introducción Marcas Patentes Internacional
  54. 54. Tema 8.- La obligación de uso de la marca registrada <ul><li>La obligación de uso de la marca registrada: requisitos y plazo. </li></ul><ul><li>Causas justificativas de la falta de uso. Renovación de la marca. </li></ul>Introducción Marcas Patentes Internacional
  55. 55. Obligación de uso de la marca registrada (I) (Art. 39LM) <ul><li>¿Por qué se obliga el uso? </li></ul><ul><ul><li>Indicadora de origen empresarial: vinculación entre la marca y los consumidores </li></ul></ul><ul><ul><li>Aproximar lo registrado a la realidad de uso en el mercado </li></ul></ul><ul><ul><li>Evitar la saturación en determinadas clases </li></ul></ul><ul><li>Según la Ley el uso debe ser “ real y efectivo” </li></ul><ul><li>La jurisprudencia considera uso relevante los siguientes: </li></ul><ul><ul><li>Uso mediante venta de productos o prestación de servicios </li></ul></ul><ul><ul><li>Uso publicitario de la marca </li></ul></ul><ul><ul><li>Las ventas de sondeo, cuando vienen respaldadas por una publicidad suficiente. </li></ul></ul>Tema 8: Uso de la marca registrada Introducción Marcas Patentes Internacional
  56. 56. Obligación de uso de la marca registrada (II) (Art. 39LM) <ul><li>¿No se considera uso: </li></ul><ul><ul><li>Almacenamiento de los productos sin que éstos sean introducidos en el mercado a través de los circuitos comerciales o de distribución, </li></ul></ul><ul><ul><li>La venta en economatos o en la propia empresa adonde no tienen libre acceso la totalidad de los consumidores </li></ul></ul><ul><li>Si se considera uso </li></ul><ul><ul><li>Cambios de forma en la marca que guarden lo esencial </li></ul></ul><ul><ul><li>Uso para exportación </li></ul></ul><ul><ul><li>Uso por un tercero autorizado </li></ul></ul><ul><li>Plazo: 5 años </li></ul><ul><li>Uso parcial de la marca </li></ul><ul><ul><li>La marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada (Art. 41.2) </li></ul></ul>Tema 8: Uso de la marca registrada Introducción Marcas Patentes Internacional
  57. 57. Causas justificativas de la falta de uso (Art. 39LM y Art 5.C.1 del CUP) <ul><li>“ Existencia de un acontecimiento no imputable al titular registral que impide o dificulta extraordinariamente la utilización de la marca en el mercado” (Fernández-Novoa) </li></ul><ul><li>Supuestos: </li></ul><ul><ul><li>En general, circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular: </li></ul></ul><ul><ul><li>Por ejemplo, las restricciones a la importación </li></ul></ul><ul><ul><li>O por ejemplo, otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada. </li></ul></ul>Tema 8: Uso de la marca registrada Introducción Marcas Patentes Internacional
  58. 58. Caducidad por falta de uso (Art. 58 LM) <ul><li>Prueba de uso de la marca </li></ul><ul><ul><li>En una acción de caducidad por falta de uso corresponde al titular de la marca demostrar que ha sido usada conforme al artículo 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso. </li></ul></ul><ul><li>Posibilidad de rehabilitación </li></ul><ul><ul><li>La acción de caducidad no puede prosperar si en el intervalo entre la expiración del período de cinco años y la presentación de la demanda de caducidad se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca. </li></ul></ul><ul><li>Plazo en que el uso no es rehabilitante </li></ul><ul><ul><li>Si el uso de la marca se inicia o se reanuda en el plazo de los tres meses anteriores a la presentación de la demanda de caducidad , tal uso es jurídicamente irrelevante si los preparativos para el uso o la reanudación del mismo se han realizado después de haberse enterado el titular de que la demanda podría presentarse. </li></ul></ul>Tema 8: Uso de la marca registrada Introducción Marcas Patentes Internacional
  59. 59. Renovación de la marca (Art. 32 LM y Arts. 25 y ss del RLM) <ul><li>Cada 10 años </li></ul><ul><ul><li>Renovación total </li></ul></ul><ul><ul><li>Renovación parcial </li></ul></ul><ul><li>Legitimación: titular y causahabientes </li></ul><ul><li>Cuantía: </li></ul><ul><ul><li>Según el número de clases </li></ul></ul><ul><ul><li>Tasa de renovación: 175,23 € por cada clase </li></ul></ul><ul><ul><li>Pago parcial insuficiente: se renuevan solo las primeras clases, según el orden de solicitud </li></ul></ul><ul><li>No es necesaria una “declaración de uso” </li></ul><ul><ul><li>La “declaración de uso” fue eliminada en la Ley 17/2001 como consecuencia de la adhesión de España al TLT (1994) </li></ul></ul><ul><li>Fusión de registros </li></ul><ul><ul><li>Es necesaria una “triple identidad” como se establece en la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento (RD 687/2002) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sólo en la primera renovación (DT 7 de la LM) </li></ul></ul>Tema 8: Uso de la marca registrada Introducción Marcas Patentes Internacional DUDA ¿No se podría pedir la fusión posteriormente?
  60. 60. Tema 9.- Nulidad <ul><li>La nulidad de la marca registrada. </li></ul><ul><li>Causas absolutas y relativas. </li></ul><ul><li>Condiciones para el ejercicio de la accion de nulidad. </li></ul><ul><li>La nulidad parcial. </li></ul><ul><li>Efectos de la declaración de nulidad. </li></ul>Introducción Marcas Patentes Internacional
  61. 61. Causas de nulidad absolutas (Art. 51 LM) <ul><li>1ª Causa: Legitimidad (Art. 3 LM) </li></ul><ul><ul><li>Español o asimilado </li></ul></ul><ul><ul><li>Nacional de un estado miembro del CUP, de la OMC o en el que opere el principio de reciprocidad </li></ul></ul><ul><ul><li>Acciones </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oposición </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nulidad </li></ul></ul></ul><ul><li>2ª Causa: Prohibiciones absolutas de registro (Art. 5 LM) </li></ul><ul><ul><li>Carácter distintivo </li></ul></ul><ul><ul><li>Signos genéricos, habituales o descriptivos </li></ul></ul><ul><ul><li>Formas impuestas por orden técnico, por la forma del producto o que otorguen valor intrínseco </li></ul></ul><ul><ul><li>Engañosos </li></ul></ul><ul><ul><li>Contrarios al orden público y las buenas costumbres </li></ul></ul><ul><ul><li>Emblemas y otos signos protegidos por el Art. 6ter del CUP </li></ul></ul><ul><li>3ª Causa: Mala fe </li></ul><ul><ul><li>Art. 3.2.d de la directiva 89/104/CEE </li></ul></ul><ul><ul><li>Supuestos comunes </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Registro de una marca extranjera para que luego lo deba adquirir la empresa foránea </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>registros en violación de pactos precontractuales </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Registros que tienen por objeto impedir que un competidor pueda desarrollar su actividad. </li></ul></ul></ul>Tema 9: Nulidad Introducción Marcas Patentes Internacional
  62. 62. Ejercicio de las causas de nulidad absolutas (Art. 51 LM) <ul><li>Imprescriptibilidad de la acción (Art. 51.2) </li></ul><ul><li>Excepción: distintividad sobrevenida (ART. 51.3) </li></ul><ul><ul><li>Después de su registro, la marca adquiere un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su consentimiento. </li></ul></ul><ul><ul><li>No aplicará lo dispuesto en el Art. 5.1 b), c), o d) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>5.1.b) Los que carezcan de carácter distintivo. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>5.1.c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>5.1.d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio. </li></ul></ul></ul>Tema 9: Nulidad Introducción Marcas Patentes Internacional
  63. 63. Causas de nulidad relativas (Art. 52 LM) <ul><li>Arts. 6, 7, 8, 9 y 10 LM </li></ul><ul><ul><li>Art. 6: Marcas anteriores. </li></ul></ul><ul><ul><li>Art. 7: Nombres comerciales anteriores </li></ul></ul><ul><ul><li>Art. 8: Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados. </li></ul></ul><ul><ul><li>Art. 9: Otros derechos anteriores </li></ul></ul><ul><ul><li>Art. 10: Marcas de agente </li></ul></ul><ul><li>Supuestos: </li></ul><ul><ul><li>1er grupo: Idéntica a una marca (6.1.a) o a un nombre comercial (7.1.a) </li></ul></ul><ul><ul><li>2º grupo: Semejante (6.1.b y 7.1.b)  riesgo de confusión o asociación </li></ul></ul><ul><ul><li>3er grupo: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nombre civil, el pseudónimo, nombre comercial u otro medio de identificar a una persona </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aprovechamiento indebido de la reputación de otro </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reproduzca o imite un derecho de propiedad intelectual, otro diseño o sea una marca de agente </li></ul></ul></ul><ul><li>Autorización: </li></ul><ul><ul><li>Hay prohibiciones que se elimina con la pertinente autorización </li></ul></ul>Tema 9: Nulidad Introducción Marcas Patentes Internacional
  64. 64. Prescripción por tolerancia (Art. 52.2 LM) <ul><li>Requisito: </li></ul><ul><ul><li>Tolerancia del uso de una marca posterior registrada con conocimiento de dicho uso. </li></ul></ul><ul><ul><li>Plazo: cinco años </li></ul></ul><ul><li>El solicitante de la marca posterior deberá demostrar </li></ul><ul><ul><li>Que ha hecho un uso relevante </li></ul></ul><ul><ul><li>Que no solicitó la marca de mala fe </li></ul></ul><ul><li>Resultado </li></ul><ul><ul><li>Titular de la marca anterior: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>no podrá ejercitar acciones de nulidad frente al titular de dicha marca posterior. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Titular de la marca posterior: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tampoco podrá impedir el uso de la marca anterior registrada por su titular. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Una vez que la prescripción por tolerancia ha producido sus efectos, ambas marcas podrán convivir pacíficamente. </li></ul></ul>Tema 9: Nulidad Introducción Marcas Patentes Internacional
  65. 65. Condiciones para el ejercicio de la acción de nulidad Tema 9: Nulidad Introducción Marcas Patentes Internacional 5 años Imprescriptible Prescripción <ul><li>El demandado puede exigir por vía de excepción una declaración uso efectivo y real de la marca anterior </li></ul><ul><li>Para los productos o servicios en los que se basa la demanda o existe causa justificativa </li></ul><ul><li>Titulares de derechos anteriores </li></ul><ul><li>Sus causahabientes </li></ul>Acción de nulidad relativa No es necesaria <ul><li>OEPM </li></ul><ul><li>Cualquier persona física o jurídica </li></ul><ul><li>Asociaciones constituidas para la defensa de intereses colectivos </li></ul>Acción de nulidad absoluta Declaración de uso Legitimación
  66. 66. Nulidad parcial (Art. 60 LM) <ul><li>Artículo 60. Nulidad y caducidad parcial. </li></ul><ul><li>Si la causa de nulidad o caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración sólo se extenderá a los productos o servicios afectados. </li></ul><ul><li>Principio de economía jurídica </li></ul><ul><li>La marca permanece en vigor para el resto de los bienes y servicios que no son afectados </li></ul>Tema 9: Nulidad Introducción Marcas Patentes Internacional
  67. 67. Efectos de la declaración de nulidad (Art. 54 LM) <ul><li>Se producen efectos retroactivos “ex tunc” </li></ul><ul><li>Por seguridad jurídica no afectan a: </li></ul><ul><ul><li>A las resoluciones sobre violación de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad. </li></ul></ul><ul><ul><li>A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esto no obstante, por razones de equidad, y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato. </li></ul></ul><ul><li>Indemnización por daños y perjuicios </li></ul><ul><ul><li>En caso de que el titular de la marca anulada haya actuado de mala fe, se podrán obtener una indemnización por daños y perjuicios </li></ul></ul>Tema 9: Nulidad Introducción Marcas Patentes Internacional
  68. 68. Tema 10.- Caducidad y renuncia <ul><li>Caducidad y renuncia: concepto y análisis de los diversos supuestos contemplados en la ley de marcas. </li></ul><ul><li>Efectos de la declaración de caducidad. </li></ul><ul><li>Legitimación activa para el ejercicio de la acción de caducidad. </li></ul>Introducción Marcas Patentes Internacional
  69. 69. Supuestos de caducidad (Art. 55 LM) <ul><li>Causas cuya declaración corresponde a la OEPM </li></ul><ul><ul><li>Caducidad por falta de renovación </li></ul></ul><ul><ul><li>Caducidad por renuncia del titular </li></ul></ul><ul><li>Causas cuya declaración corresponde a los Tribunales de Justicia </li></ul><ul><ul><li>Caducidad por falta de uso </li></ul></ul><ul><ul><li>Vulgarización de la marca </li></ul></ul><ul><ul><li>Conversión de la marca en un signo engañoso </li></ul></ul><ul><ul><li>Pérdida de legitimación del titular </li></ul></ul>Tema 10: Caducidad y renuncia Introducción Marcas Patentes Internacional
  70. 70. Caducidad por falta de renovación (Art. 56 LM) <ul><li>La marca se renueva cada 10 años </li></ul><ul><ul><li>Plazos: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>En los 6 meses anteriores a la fecha del décimo aniversario de la solicitud </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>175’23 € por clase </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Con recargo en los 6 meses posteriores a la fecha aniversario de la solicitud </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>219’04 € (25% por retraso hasta 3 meses ) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>262’85 € (50% por retraso entre 3 meses y 6 meses) </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Existen supuestos en los que no se deja caducar por este motivo: </li></ul><ul><ul><li>Embargos y acción reivindicatoria (Art. 56.1) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>El nuevo titular deberá pagar la tasa de renovación en los dos meses posteriores a la sentencia firme o bien de la notificación a la OEPM de la nueva titularidad </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hipoteca inmobiliaria </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>El titular hipotecario podrá solicitar la renovación en el plazo de un mes a contar desde la finalización del plazo de demora (seis meses) y abonar las tasas de renovación en el plazo de un mes desde la finalización del plazo en que debieron ser abonadas. </li></ul></ul></ul>Tema 10: Caducidad y renuncia Introducción Marcas Patentes Internacional
  71. 71. Caducidad por renuncia del titular (Art. 57 LM) <ul><li>La marca es un derecho subjetivo que puede ser objeto de renuncia. </li></ul><ul><li>La renuncia puede ser total o parcial </li></ul><ul><li>Aspectos formales: </li></ul><ul><ul><li>La renuncia es un acto jurídico que exige una declaración de voluntad. Por tanto debe presentarse por escrito a la OEPM o en alguno de los registros de CCAA con competencia para ello. </li></ul></ul><ul><ul><li>El escrito deberá contener (Art 36 RLM): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Una indicación de que se solicita la renuncia parcial o total de la marca. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El nombre y dirección del titular de la marca </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El número del registro de la marca cuya renuncia se solicita. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Si procede, el nombre y dirección del representante </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>En el caso de una renuncia parcial, productos y servicios para los que se solicita la renuncia agrupados por clases. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Firma del titular de la marca o su representante </li></ul></ul></ul>Tema 10: Caducidad y renuncia Introducción Marcas Patentes Internacional
  72. 72. Caducidad por falta de uso (Art. 58 LM) <ul><li>No se usa en el plazo establecido por el artículo 39 LM </li></ul><ul><ul><li>En el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de la concesión, la marca no ha sido objeto de un uso real y efectivo en España para los productos o servicios para los que está registrada </li></ul></ul><ul><ul><li>O si tal uso se ha suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, dicha marca incurre en caducidad que puede ser declarada por los Tribunales </li></ul></ul><ul><li>Inversión de la carga de la prueba en el Tribunal </li></ul><ul><ul><li>En la acción de caducidad por falta de uso de la marca corresponderá al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 </li></ul></ul><ul><li>En la rehabilitación, no computan... </li></ul><ul><ul><li>Los tres meses anteriores a la presentación de la demanda por falta de uso. </li></ul></ul><ul><ul><li>O si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se han producido después de haber conocido el titular que la demanda podría presentarse. </li></ul></ul>No estoy seguro que esto sea correcto Tema 10: Caducidad y renuncia Introducción Marcas Patentes Internacional
  73. 73. Caducidad por vulgarización de la marca (Art. 55.1.d) <ul><li>Fenómeno contrario a la distintividad sobrevenida </li></ul><ul><ul><li>cuando en el comercio se hubiera convertido en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada </li></ul></ul><ul><li>Requisitos: </li></ul><ul><ul><li>Que el signo se haya convertido en la designación usual </li></ul></ul><ul><ul><li>Que la vulgarización de la marca sea apreciada en el comercio lo que hace necesaria una demostración de que se ha producido este fenómeno </li></ul></ul><ul><ul><li>Que el titular de la marca sea responsable, por acción o por omisión, del proceso de vulgarización. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Importante para evitar sentencias, como por ejemplo con Aspirina de Bayer </li></ul></ul></ul><ul><li>Inestabilidad de la marca según Fernández-Novoa </li></ul><ul><ul><li>“La vulgarización de la marca constituye una manifestación inequívoca de la inestabilidad de la marca: el bien inmaterial en que la marca consiste desaparece cuando el signo deja de producir en la mente de los consumidores una asociación mental con la empresa titular de la marca”. </li></ul></ul>Tema 10: Caducidad y renuncia Introducción Marcas Patentes Internacional
  74. 74. Caducidad por conversión de la marca en un signo engañoso (Art. 55.1.e) <ul><li>Conversión de la marca en un signo engañoso </li></ul><ul><ul><li>Irregularidad de la marca </li></ul></ul><ul><ul><li>Riesgo de engaño </li></ul></ul><ul><li>Se protege </li></ul><ul><ul><li>Interés público del consumidor </li></ul></ul><ul><ul><li>Transparencia en las relaciones comerciales </li></ul></ul><ul><ul><li>Preservar la función de calidad </li></ul></ul><ul><li>Supuestos: </li></ul><ul><ul><li>Uso de modo engañoso por el titular </li></ul></ul><ul><ul><li>Uso inadecuado con el consentimiento del titular </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Se consagra legalmente la obligación del licenciante a controlar el uso de la marca que hace el licenciatario. </li></ul></ul></ul>Tema 10: Caducidad y renuncia Introducción Marcas Patentes Internacional
  75. 75. Caducidad por pérdida de legitimación del titular (Art. 55.1.f) <ul><li>El titular no cumple con lo dispuesto en el artículo 3 LM por: </li></ul><ul><ul><li>Como consecuencia de una transferencia de derechos </li></ul></ul><ul><ul><li>O por otros motivos </li></ul></ul><ul><li>Circunstancia excepcional puesto que el acceso al registro de marca en España es prácticamente universal: </li></ul><ul><ul><li>Español </li></ul></ul><ul><ul><li>Asimilado (residente) </li></ul></ul><ul><ul><li>Nacional de un país miembro del CUP </li></ul></ul><ul><ul><li>Nacional de un país miembro de la OMC </li></ul></ul><ul><ul><li>O con el que se tenga acuerdos de reciprocidad </li></ul></ul>Tema 10: Caducidad y renuncia Introducción Marcas Patentes Internacional
  76. 76. Efectos de la declaración de caducidad <ul><li>No tiene efectos retroactivos </li></ul><ul><li>Se puede hacer la caducidad total o parcial de una marca </li></ul><ul><li>Dies a quo </li></ul><ul><ul><li>Sentencia que gane firmeza </li></ul></ul><ul><ul><li>Hecho que da lugar a la decisión administrativa </li></ul></ul><ul><li>Por tanto, no es necesario que se publique en el BOPI para que surta efectos la caducidad (Art. 55.2 LM) </li></ul>Tema 10: Caducidad y renuncia Introducción Marcas Patentes Internacional
  77. 77. Legitimación activa para el ejercicio de la acción de caducidad (Art. 59 LM) <ul><li>Legitimación activa </li></ul><ul><ul><li>Para </li></ul></ul><ul><li>Legitimación pasiva </li></ul>Tema 10: Caducidad y renuncia Introducción Marcas Patentes Internacional
  78. 78. Legitimación activa para el ejercicio de la acción de caducidad (Art. 59 LM) Tema 10: Caducidad y renuncia Introducción Marcas Patentes Internacional <ul><li>Titular registral de la marca </li></ul><ul><li>NO ESTAN LEGITIMADOS ni los licenciatarios ni los titulares de otros derechos inscritos </li></ul><ul><li>La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) </li></ul><ul><li>Cualquier persona física o jurídica </li></ul><ul><li>Cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de intereses colectivos </li></ul><ul><li>Causas cuya declaración corresponde a los Tribunales de Justicia </li></ul><ul><li>Caducidad por falta de uso </li></ul><ul><li>Vulgarización de la marca </li></ul><ul><li>Conversión de la marca en un signo engañoso </li></ul><ul><li>Pérdida de legitimación del titular </li></ul>No procede No procede <ul><li>Causas cuya declaración corresponde a la OEPM </li></ul><ul><li>Caducidad por falta de renovación </li></ul><ul><li>Caducidad por renuncia del titular </li></ul>Legitimación pasiva Legitimación activa Casos
  79. 79. Tema 11.- Derecho de propiedad <ul><li>La solicitud de marca y la marca como objeto del derecho de propiedad. </li></ul><ul><li>Cesión de la marca: requisitos para su inscripción en el registro. </li></ul><ul><li>La licencia de marca: concepto, clases y presunciones legales. </li></ul><ul><li>Requisitos para la inscripción en el registro. </li></ul>Introducción Marcas Patentes Internacional
  80. 80. La solicitud de marca y la marca como objetos del derecho de propiedad (Art. 46,47, 48, 49 y 50 LM) <ul><li>Modalidades </li></ul><ul><ul><li>Cotitularidad </li></ul></ul><ul><ul><li>Cesión </li></ul></ul><ul><ul><li>Licencia </li></ul></ul><ul><li>Alcance </li></ul><ul><ul><li>Total </li></ul></ul><ul><ul><li>Parcial </li></ul></ul><ul><li>Ejemplos de derechos o actos jurídicos (Art. 46.2 LM) </li></ul><ul><ul><li>La marca o su solicitud pueden darse en garantía, </li></ul></ul><ul><ul><li>ser objeto de otros derechos reales, </li></ul></ul><ul><ul><li>opciones de compra, </li></ul></ul><ul><ul><li>embargos </li></ul></ul><ul><ul><li>u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución, para todos o parte de los productos o servicios para los cuales está solicitada o registrada la marca </li></ul></ul>Tema 11: Derecho de propiedad Introducción Marcas Patentes Internacional
  81. 81. Principios que rigen estos derechos o actos jurídicos <ul><li>Todos estos actos jurídicos sólo podrán oponerse frente a terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro de Marcas (Art. 46.3 LM). </li></ul><ul><li>Una vez inscrito alguno de ellos , no podrá inscribirse ningún otro de igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con aquél. (Art. 46.4 LM). </li></ul><ul><li>Si sólo se hubiere anotado la solicitud de inscripción, no podrá inscribirse hasta la resolución de la misma ningún otro derecho o gravamen de la clases antes expresada. </li></ul><ul><li>La solicitud de inscripción que acceda primeramente al órgano competente tendrá preferencia sobre las que accedan con posterioridad, practicándose la inscripción registral según orden de presentación. (Art. 46.5 LM). </li></ul><ul><li>Principio de independencia de la marca y desconexión con la empresa </li></ul>Tema 11: Derecho de propiedad Introducción Marcas Patentes Internacional
  82. 82. Cotitularidad (ART. 46 LM) <ul><li>Concepto: </li></ul><ul><ul><li>La marca o su solicitud podrá pertenecer pro indiviso a varias personas. </li></ul></ul><ul><li>Principios (Art. 46.1 LM): </li></ul><ul><ul><li>La comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este apartado y en último término por las normas del Derecho común sobre la comunidad de bienes. </li></ul></ul><ul><li>Regulación de esta comunidad: </li></ul><ul><ul><li>La concesión de licencias y el uso independiente de la marca por cada partícipe serán acordados conforme a lo dispuesto en el artículo 398 del Código Civil. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada partícipe podrá por sí solo ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa de la marca común debiendo notificarlo a los demás comuneros para que éstos puedan sumarse a la acción y contribuir al pago de los gastos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada partícipe podrá disponer de la parte que le corresponda debiendo notificarlo a los demás comuneros quienes podrán ejercer el derecho de tanteo o de retracto : el de tanteo en el plazo de un mes desde que fueron notificados y el de retracto, en el mismo plazo, desde la publicación de la inscripción de la cesión en el Registro de Marcas. </li></ul></ul><ul><ul><li>La oposición injustificada de un partícipe al uso de la marca de suerte que pudiera dar lugar a una declaración de caducidad, se considerará como una renuncia al derecho. </li></ul></ul><ul><li>Origen de la cotitularidad </li></ul><ul><ul><li>Originaria cuando varias personas han solicitado conjuntamente la marca y, una vez concedida, pasan todos a ser cotitulares </li></ul></ul><ul><ul><li>Derivada: por herencia </li></ul></ul>Tema 11: Derecho de propiedad Introducción Marcas Patentes Internacional
  83. 83. Hipoteca mobiliaria (Art. 46.2 LM) <ul><li>La hipoteca se regirá por sus disposiciones específicas y se inscribirá en la Sección Cuarta del Registro de Bienes Muebles, con notificación de dicha inscripción a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas. </li></ul><ul><ul><li>A estos efectos ambos registros estarán coordinados de forma que se comunicarán telemáticamente entre ellos los gravámenes sobre marcas inscritos o anotados en los mismos. </li></ul></ul><ul><li>Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión. </li></ul><ul><ul><li>Artículos 45 a 51 </li></ul></ul>Tema 11: Derecho de propiedad Introducción Marcas Patentes Internacional
  84. 84. Embargos (Art. 46.2) <ul><li>Una marca puede ser objeto de ”embargo u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución, para todos o una parte de los productos o servicios para los cuales esté solicitada o registrada la marca” </li></ul><ul><li> Principios </li></ul><ul><ul><li>Independencia de la empresa </li></ul></ul><ul><ul><li>Surte efectos desde que se inscribe en el registro y se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI). </li></ul></ul>Tema 11: Derecho de propiedad Introducción Marcas Patentes Internacional
  85. 85. Cesión de marca (Art. 47 LM) <ul><li>Cesión prácticamente libre de la empresa a nivel comunitario </li></ul><ul><ul><li>Derecho comparado </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alemania: transmisión con la empresa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Francia: cesión libre </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reino Unido diversas medidas de defensa de los consumidores </li></ul></ul></ul><ul><li>Medidas para proteger a los consumidores </li></ul><ul><ul><li>Conexión entre la marca y la empresa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>La transmisión de una empresa en su totalidad implica la transmisión de sus marcas, salvo pacto en contrario o que se desprenda claramente de las circunstancias del caso. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Control administrativo de la cesión. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Si de los documentos que establecen la transmisión se dedujera de forma manifiesta que debido a esa transmisión la marca podría inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para los cuales esté solicitada o registrada, se denegará la inscripción de la transmisión, a no ser que el adquirente acepte limitar la solicitud o el registro de la marca a productos o servicios para los cuales no resulte engañosa </li></ul></ul></ul>Tema 11: Derecho de propiedad Introducción Marcas Patentes Internacional
  86. 86. Inscripción de una Cesión de Marca (Art. 49 y 50 LM y Art. 30 a 35 del RLM) <ul><li>Documentación necesaria </li></ul><ul><ul><li>Solicitud </li></ul></ul><ul><ul><li>Documentación acreditativa de la cesión (modificado por el TLT 1999) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Copia auténtica del contrato o bien copia simple del mismo con legitimación de firmas efectuada por notario o por otra autoridad pública competente. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Extracto del contrato en el que conste por testimonio notarial o de otra autoridad pública competente que el extracto es conforme con el contrato original. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Certificado o documento de transferencia firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario, ajustado al modelo que se establezca </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Justificante del pago de tasas </li></ul></ul><ul><li>Procedimiento </li></ul><ul><ul><li>Modelo de instancia </li></ul></ul><ul><ul><li>Examen de la documentación presentada </li></ul></ul><ul><ul><li>La OEPM califica la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 mes para contestar el suspenso </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Si duda de la veracidad de algún aspecto, la OEPM puede pedir la aportación de pruebas que acrediten la veracidad de esas indicaciones </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>La Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá concediendo o denegando, total o parcialmente, la solicitud de inscripción. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>En caso de denegación, se expondrán sucintamente las causas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Publicación en el BOPI </li></ul></ul></ul>Tema 11: Derecho de propiedad Introducción Marcas Patentes Internacional
  87. 87. Concepto de licencia de una marca <ul><li>Objeto: </li></ul><ul><ul><li>Autorizar la utilización de su signo registrado a través de una licencia </li></ul></ul><ul><ul><li>Forma que tiene el titular de extender los territorios en los que explotar su marca mediante una licencia de fabricación o de comercialización de los productos o servicios amparados por la marca </li></ul></ul><ul><li>Contrato oneroso en virtud del cual el titular registral de la marca cede a un tercero la utilización de la misma para todos o una parte de los productos o servicios, normalmente a cambio de un contraprestación económica. </li></ul>Licenciante Licenciatario Licensor Licensee Tema 11: Derecho de propiedad Introducción Marcas Patentes Internacional
  88. 88. Presunciones legales y requisitos en un contrato de licencia (Art. 48 LM) <ul><li>Presunciones legales </li></ul><ul><ul><li>Clase de licencia </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>El licenciatario podrá usar la licencia durante toda la vida del derecho (incluidas las renovaciones) en todos los productos y servicios amparados por la marca </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Carácter no exclusivo </li></ul></ul><ul><ul><li>Prohibición de transmisiones ulteriores </li></ul></ul><ul><ul><li>Control de la marca por el licenciante </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Los derechos conferidos por el registro de la marca o por su solicitud podrán ser ejercitados frente a cualquier licenciatario que viole alguna de las disposiciones del contrato de licencia relativas a su duración, a la forma protegida por el registro, a la naturaleza de los productos o servicios, al territorio en el cual pueda ponerse la marca o a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario. </li></ul></ul></ul><ul><li>Requisitos </li></ul><ul><ul><li>“ mutatis mutandi” los de la inscripción de la cesión de una marca </li></ul></ul>Tema 11: Derecho de propiedad Introducción Marcas Patentes Internacional
  89. 89. Clases de licencias (Art. 48 LM) <ul><li>Objeto </li></ul><ul><ul><li>Marca registrada </li></ul></ul><ul><ul><li>Solicitud </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ver Art. 114.2 LP sobre mala fe en contratos de licencia de solicitudes </li></ul></ul></ul><ul><li>Contenido </li></ul><ul><li>Exclusividad </li></ul><ul><li>Ámbito territorial </li></ul><ul><li>Duración </li></ul>Tema 11: Derecho de propiedad Introducción Marcas Patentes Internacional
  90. 90. Tema 12.- Acciones civiles y penales <ul><li>Acciones en vía penal </li></ul><ul><li>Acciones civiles </li></ul><ul><ul><li>Indemnización por daños y perjuicios </li></ul></ul><ul><ul><li>Protección reforzada para las marcas notorias y renombradas </li></ul></ul><ul><li>Jurisdicción y normas procesales </li></ul>Introducción Marcas Patentes Internacional
  91. 91. Posibilidad de elegir la vía civil o penal <ul><li>Artículo 40. Posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales. </li></ul><ul><li>El titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible. </li></ul>
  92. 92. Acciones en la vía penal (Art. 274 de la Ley Orgánica 10/1995 ) <ul><li>Penas </li></ul><ul><ul><li>Penas de seis meses a dos años de prisión </li></ul></ul><ul><ul><li>Multa de 12 a 24 meses </li></ul></ul><ul><li>Conductas que tipifican delito </li></ul><ul><ul><li>Reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro modo utilice el signo o uno confundible con éste para proteger productos o servicios idénticos o similares </li></ul></ul><ul><ul><li>Los que importen intencionadamente estos productos sin consentimiento </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>IMPORTACIONES PARALELAS QUE NO SON DELITO: “la importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquéllos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos de dicho Estado, o con su consentimiento” </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Posea para su comercialización, o ponga en el comercio, productos o servicios con signos distintivos que suponen una infracción de derechos exclusivos </li></ul></ul><ul><li>Requisitos </li></ul><ul><ul><li>Las conductas deben realizarse con fines industriales o comerciales. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>No son punibles los actos privados </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Dolosamente </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Es obligatorio que se realice sin consentimiento del titular y con conocimiento del registro </li></ul></ul></ul>Tema 12: Acciones civiles y penales Introducción Marcas Patentes Internacional
  93. 93. Agravamiento de las penas en la vía penal (Art. 276 de la Ley Orgánica 10/1995 ) <ul><li>Penas </li></ul><ul><ul><li>Prisión de dos a cuatro años </li></ul></ul><ul><ul><li>Multa de 12 a 24 meses </li></ul></ul><ul><ul><li>Inhabilitación para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido por un período de dos cinco años </li></ul></ul><ul><li>Conductas agravantes: </li></ul><ul><ul><li>Que el beneficio obtenido posea especial trascendencia económica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los objetos producidos ilícitamente o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados. </li></ul></ul><ul><ul><li>Que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos de propiedad industrial. </li></ul></ul><ul><ul><li>Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos. </li></ul></ul>Tema 12: Acciones civiles y penales Introducción Marcas Patentes Internacional
  94. 94. Acciones civiles (Art. 41.1 LM) <ul><li>La cesación de los actos que violen su derecho </li></ul><ul><ul><li>No es necesario que el demandante demuestre que el demandado ha actuado dolosamente o negligentemente </li></ul></ul><ul><ul><li>Sólo es necesario demostrar que se puede volver a repetir la violación del derecho </li></ul></ul><ul><li>La indemnización de los daños y perjuicios sufridos. </li></ul><ul><li>La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación ... ....el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. </li></ul><ul><li>La destrucción o cesión con fines humanitarios </li></ul><ul><li>La atribución en propiedad... </li></ul><ul><li>La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. </li></ul>Tema 12: Acciones civiles y penales Introducción Marcas Patentes Internacional
  95. 95. Indemnización por daños y perjuicios (Art. 41.1.b y Art. 42 LM) <ul><li>Responsabilidad objetiva </li></ul><ul><ul><li>34.3.a) Poner el signo en los productos o en su presentación </li></ul></ul><ul><ul><li>34.3.f) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas; comercializar las etiquetas o demás medios de identificación del producto así como comercializar por primera vez los productos o servicios ilícitamente marcados. </li></ul></ul><ul><li>Responsabilidad por culpa </li></ul><ul><ul><li>Que haya sido advertido por el titular, con el requerimiento que cese la violación (Art. 42.2 LM) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Se debe hacer un requerimiento notarial comunicando que la marca esta registrada y que debe cesar su violación </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Que que en la actuación del infractor haya mediado culpa o negligencia </li></ul></ul><ul><ul><li>Que se trate de una marca notoria o renombrada </li></ul></ul>Tema 12: Acciones civiles y penales Introducción Marcas Patentes Internacional
  96. 96. Cálculo de la indemnización por daños y perjuicios (Art. 43 LM) <ul><li>Indemnización basada en </li></ul><ul><ul><li>Pérdidas sufridas </li></ul></ul><ul><ul><li>Ganancias dejadas de obtener </li></ul></ul><ul><ul><li>Desprestigio </li></ul></ul><ul><li>Para su cálculo hay que elegir </li></ul><ul><ul><li>Consecuencias negativas </li></ul></ul><ul><ul><li>Supuesto contrato de licencia (“fictio juris”) </li></ul></ul><ul><li>Mínimo del 1% de la cifra de negocio </li></ul><ul><li>Indemnización coercitiva (Art. 44 LM) </li></ul><ul><ul><li>600 euros día para cumplimiento de la cesación </li></ul></ul>Tema 12: Acciones civiles y penales Introducción Marcas Patentes Internacional
  97. 97. Protección reforzada de las marcas notorias y renombradas <ul><li>Concepto </li></ul><ul><ul><li>marca notoria: conocida por un grupo particular de consumidores </li></ul></ul><ul><ul><li>marca renombrada: tiene una difusión que abarca a grupos de consumidores pertenecientes a diferentes mercados </li></ul></ul><ul><li>Art. 8 LM: Se protegen por encima del principio de especialidad </li></ul><ul><li>DA 14: Prohibición de registro de denominación social </li></ul><ul><li>Marca notoria no registrada </li></ul><ul><ul><li>Oposición (Art. 6.2 LM) </li></ul></ul><ul><ul><li>Nulidad (Art. 52.1 LM) </li></ul></ul><ul><ul><li>Acciones civiles (Art. 34.5 LM) </li></ul></ul>Tema 12: Acciones civiles y penales Introducción Marcas Patentes Internacional
  98. 98. Jurisdicción y normas procesales (Titulo XIII de la Ley de Patentes) <ul><li>Legitimación </li></ul><ul><ul><li>Titular + Licenciatario </li></ul></ul><ul><ul><li>Demandados </li></ul></ul><ul><li>Competencia </li></ul><ul><ul><li>Juzgado de 1ª instancia de la ciudad donde esté el Tribunal Superior de Justicia de la CCAA </li></ul></ul><ul><ul><li>Domicilio demandado </li></ul></ul><ul><ul><li>Lugar donde se producen los efectos </li></ul></ul><ul><li>Prescripción de acciones </li></ul><ul><ul><li>5 años </li></ul></ul><ul><li>Procedimiento </li></ul><ul><ul><li>Ordinario o verbal </li></ul></ul><ul><ul><li>Por materia y cuantía </li></ul></ul><ul><li>Uso de la vía de excepción o reconvención </li></ul><ul><ul><li>Excepción: probar uso </li></ul></ul><ul><ul><li>Reconvención: caducidad </li></ul></ul>Tema 12: Acciones civiles y penales Introducción Marcas Patentes Internacional
  99. 99. Medidas cautelares y diligencias de comprobación de hechos <ul><li>Medidas cautelares </li></ul><ul><li>Concepto </li></ul><ul><ul><li>Asegurar la efectividad de una acción judicial </li></ul></ul><ul><li>Momento </li></ul><ul><ul><li>Se solicitarán, de ordinario, con la demanda principal </li></ul></ul><ul><li>Medidas </li></ul><ul><ul><li>Cesación </li></ul></ul><ul><ul><li>Depósito o retención de objetos </li></ul></ul><ul><li>Caución </li></ul><ul><li>Procedimiento </li></ul><ul><ul><li>Audiencia al demandado </li></ul></ul><ul><ul><li>Muy rápido </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>5 días convocatoria de vista </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>10 días vista </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>5 días decisión </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Se puede apelar </li></ul></ul><ul><li>Diligencias de comprobación de hechos </li></ul><ul><li>Concepto: </li></ul><ul><ul><li>Asegurar medios de prueba </li></ul></ul><ul><ul><li>Siendo presumible la violación de la marca, no es posible comprobar la realización del objeto de la misma sin acudir a esta práctica </li></ul></ul><ul><li>Legitimación </li></ul><ul><ul><li>Está legitimada para pedir las diligencias la persona que lo está para ejercer alguna de las acciones derivadas de la Ley de Patentes o de Marcas </li></ul></ul><ul><li>Caución </li></ul><ul><li>Procedimiento </li></ul><ul><ul><li>El juez acude con un Perito </li></ul></ul><ul><ul><li>Si es presumible la violación el perito hará una descripción detallada de máquinas, procedimientos, dispositivos o medios utilizados, teniendo siempre sumo cuidado en que la práctica de estas diligencias no sirva para desvelar secretos industriales. </li></ul></ul>Tema 12: Acciones civiles y penales Introducción Marcas Patentes Internacional
  100. 100. Tema 13.- Marcas colectivas y de garantía <ul><li>Marcas colectivas y de garantía. Concepto y régimen jurídico. </li></ul><ul><li>Condiciones especiales de registro. </li></ul><ul><li>Causas de nulidad y de caducidad de estas marcas. </li></ul>Introducción Marcas Patentes Internacional
  101. 101. Marca colectiva: Concepto (Art. 62 LM) <ul><li>Indica origen empresarial </li></ul><ul><li>La marca no es de una sola empresa. </li></ul><ul><li>La marca es de una asociación a la que pertenece la empresa </li></ul><ul><li>Es de un colectivo de empresas </li></ul><ul><li>Art. 62 LM </li></ul><ul><ul><li>todo signo susceptible de representación gráfica, de los comprendidos en el apartado 2 del artículo 4, que sirva para distinguir en mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas </li></ul></ul>Tema 13: Marcas colectivas y de garantía
  102. 102. Marca de garantía: Concepto (Art. 68 LM) <ul><li>Art. 68 LM </li></ul><ul><ul><li>se entiende por marca de garantía todo signo susceptible de representación gráfica, de los expresados en el artículo 4. 2, utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular que certifica que los productos o servicios a que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio </li></ul></ul><ul><li>El titular de la marca debe controlar que los productos o servicios se ofrecen a los consumidores bajo una serie de restricciones </li></ul><ul><ul><li>“ El control de la calidad de los correspondientes productos o servicios representa una carga que el ordenamiento jurídico impone al titular de la marca : ésta no se limita a conceder autorizaciones para que los terceros usen la marca sino que está obligado a fijar y poner en práctica las oportunas medidas de control de la calidad de los productos” (Fernández-Novoa) </li></ul></ul><ul><li>Indicadora de calidad </li></ul>Tema 13: Marcas colectivas y de garantía
  103. 103. Comparación entre tipos de marcas ¿Los licenciatarios pueden demandar a un tercero por violación de marca? Tema 13: Marcas colectivas y de garantía Es necesario informe del Organismo competente No es necesario informe No tiene Reglamento de uso Indica calidad Procedencia Diferenciar en el mercado. Origen empresarial. Reputación, etc. Función Titular Los usuarios deben ser autorizados expresamente Titular Los usuarios deben ser autorizados expresamente Titular de la marca que es su principal usuario Legitimación activa en acciones por violación Si No No puede ser cedida a terceras personas (Art. 62.4) Si Transmisibilidad Cualquier persona física o jurídica Asociación o una persona jurídica de Derecho público. Cualquier persona física o jurídica Titularidad Solicitud de registro Solicitud con reglamento de uso Solicitud con reglamento de uso Solicitud sencilla Marca de garantía Marca colectiva Marca individual
  104. 104. Procedimiento de registro Tema 13: Marcas colectivas y de garantía <ul><li>Además debe acompañarse de un informe favorable del organismo que sea competente atendiendo a la naturaleza de los productos o servicios a que se refiera la marca de garantía </li></ul><ul><li>La solicitud de modificación deberá presentarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas </li></ul>Modificaciones del reglamento de uso <ul><li>Igual que la marca individual </li></ul><ul><li>La solicitud será denegada cuando: </li></ul><ul><ul><li>Cuando el reglamento de uso sea contrario a la ley, al orden público o a las buenas costumbres. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cuando pueda inducir al público a error sobre el carácter o la significación de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca de garantía. </li></ul></ul><ul><li>Igual que la marca individual </li></ul><ul><li>La solicitud será denegada cuando: </li></ul><ul><ul><li>Cuando el reglamento de uso sea contrario a la ley, al orden público o a las buenas costumbres. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cuando pueda inducir al público a error sobre el carácter o la significación de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca colectiva. </li></ul></ul>Tramitación <ul><li>Una indicación expresa de que la marca solicitada es una marca de garantía </li></ul><ul><li>El reglamento de uso de la marca con las indicaciones requeridas. </li></ul><ul><li>informe favorable del organismo administrativo que en cada caso sea competente, atendiendo a la naturaleza de los productos o servicios, </li></ul><ul><li>Una indicación expresa de que la marca solicitada es una marca colectiva. </li></ul><ul><li>El reglamento de uso de la marca con las indicaciones requeridas. </li></ul><ul><li>Copia de los estatutos de la asociación, debidamente constituidos e inscritos </li></ul>Documentos de la solicitud Cualquier persona, física o jurídica Asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, que tengan capacidad jurídica, así como las personas jurídicas de Derecho público Legitimación solicitud Marcas de garantía Marcas colectivas
  105. 105. Causas de nulidad <ul><li>Las mismas que para las marcas normales (Art. 51 a 54 LM) </li></ul><ul><ul><li>Absolutas: Art. 3 LM (Legitimidad) y Art. 5 LM (prohibiciones absolutas) </li></ul></ul><ul><ul><li>Relativas: Art. 6 LM (marcas anteriores), Art. 7 LM (nombres comerciales anteriores) ART. 8 LM (notorios y renombrados) Art. 9 (otros Dº anteriores) y Art. 10 LM (marcas de agente) </li></ul></ul><ul><li>Vulneración del concepto de marca de calidad o de garantía </li></ul><ul><ul><li>Que la marca infrinja lo dispuesto en los artículos 62 ó 68 de la L. M., es decir, vulnere el propio concepto legal de marca colectivas o de garantía. </li></ul></ul><ul><li>Reglamento no acorde con buenas costumbres y orden público </li></ul><ul><ul><li>Que el reglam

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