Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Racing planet complaint WIPO

60 views

Published on

WIPO complaint - racing-planet.de versus racing planet.ro.
Visit www.cyberlaw.ro for case details

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Racing planet complaint WIPO

  1. 1. PAGINĂ DE ÎNAINTARE PENTRU TRANSMITEREA PLÂNGERII Vă trimitem anexat Plângerea care a fost depusă împotriva dumneavoastră la Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), Centrul de Arbitraj şi Mediere (Centrul) conform Politicii Uniforme de Soluţionare a Litigiilor privind Numele de Domenii (Politica) aprobată de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) la 24 octombrie 1999, Regulile de Soluţionare Uniformă a Litigiului privind Numele de Domenii (Regulile) şi Regulile Suplimentare ale OMPI privind Politica Uniformă de Soluţionare a Litigiilor privind Numele de Domenii (Regulile Suplimentare). Politica este inclusă, prin referire, în Contractul dumneavoastră de Înregistrare al numelui de domeniu la Registrator, în conformitate cu care trebuie să depuneţi şi să participaţi la o acţiune administrativă obligatorie în eventualitatea în care un terţ (un Reclamant) depune o plângere la autoritate competentă în soluţionarea litigiilor, cum ar fi Centrul, referitoare la un nume de domeniu pe care l-aţi înregistrat. Găsiţi numele şi datele de contact ale Reclamantului, precum şi numele de domeniu care face obiectul Plângerii în documentul care însoţeşte această Pagină de înaintare. Nu aveţi datoria de a acţiona în acest moment. După verificarea de către Centru a Plângerii, pentru a stabili dacă îndeplineşte cerinţele formale ale Politicii, Regulilor şi Regulilor Suplimentare, vă va transmite o copie oficială Plângerii. Apoi veţi avea la dispoziţie un termen de 20 de zile în care să transmiteţi Centrului şi Reclamantului o Întâmpinare la Plângere în conformitate cu Regulile şi Regulile Suplimentare. Vă puteţi reprezenta singur sau puteţi solicita asistenţă unui consilier juridic care să vă reprezinte în acţiunea administrativă. • Politica poate fi găsită la https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en. • Regulile pot fi găsite la https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-11-en • Regulile Suplimentare, precum şi alte informaţii referitoare la soluţionarea litigiilor privind numele de domenii pot fi găsite la http://www.wipo.int/amc/en/domains/supplemental/eudrp/newrules.html • Un model de Întâmpinare poate fi găsit la http://www.wipo.int/amc/en/domains/respondent/index.html Alternativ, puteţi contacta Centrul pentru a obţine oricare din documentele de mai sus. Centrul poate fi contactat în Geneva, Elveţia, prin telefon la +41 22 338 8247, prin fax la +41 22 740 3700 sau prin e-mail la domain.disputes@wipo.int. Vă rugăm să contactaţi Centrul pentru a furniza detaliile de contact la care doriţi să vi se comunice (a) versiunea oficială a Plângerii şi (b) alte comunicări în cadrul acţiunii administrative. O copie a prezentei Plângeri trebuie trimisă şi la Registratorul la care este înregistrat numele de domeniu care face obiectul Plângerii. Prin trimiterea acestei Plângeri la Centru Reclamantul este de acord prin prezenta să se supună şi să respecte prevederile Politicii, Regulilor şi Regulilor Suplimentare.
  2. 2. 2 În faţa: ORGANIZAŢIEI MONDIALE A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE CENTRUL DE ARBITRAJ ŞI MEDIERE Racing Planet OHG Mellinger Straße 10, 99441 Magdala OT Ottstedt, Germania (Reclamanta) -v- Nume de Domeniu în Dispută: SC Tuca Impex SRL Str. Negru Vodă, Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, Bloc 240 G, scara C, etaj 3, Ap. 47 (Pârâta) <racing-planet.ro> ________________________________ PLÂNGERE (Regulile, Paragraful 3(b); Regulile Suplimentare, Paragrafele 4(a), 12(a), Anexa E) I. Introducere 1. Prezenta Plângere este depusă prin prezenta conform Politicii Uniforme de Soluţionare a Litigiilor pentru Numele de Domeniu (în cele ce urmează ”Politica”), aprobată de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) la 24 octombrie 1999, Regulilor Politicii Uniforme de Soluţionare a Litigiului pentru Numele de Domeniu (în cele ce urmează ”Regulile”) aprobate de ICANN la 28 septembrie 1999 şi Regulilor Suplimentare ale Politicii Uniforme de Soluţionare a Litigiului pentru Numele de Domeniu ale OMPI (în cele ce urmează ”Regulile Suplimentare”) în vigoare de la data de 31 iulie 2015.
  3. 3. 3 II. Părțile A. Reclamanta (Regulile, Paragrafele 3(b)(ii) și (iii)) 2. Reclamanta din cadrul prezentei proceduri administrative este: Racing Planet OHG Mellinger Straße 10, 99441 Magdala OT Ottstedt, Germania 3. Detaliile de contact ale Reclamantei sunt după cum urmează: Racing Planet OHG Adresa: Mellinger Straße 10, 99441 Magdala OT Ottstedt, Germania Telefon: +49.3641.8761520 Fax: +49.3641.8761511 Email: mu@racing-planet.de 4. Reprezentantul autorizat al Reclamantei în cadrul prezentei proceduri administrative este: Mihaela Maravela SCP Leaua & Asociatii Strada Zborului nr.10, sector 3, 030595, București România E-mail 5. Metoda preferată de comunicare adresată Reclamantei în cadrul procedurii administrative este după cum urmează: Material exclusiv sub formă electronică Metoda: Email Adresa: Mihaela.maravela@leaua.ro Contact: Dna. Mihaela Maravela B. Pârâta (Regulile, Paragraful 3(b)(v)) 6. Conform bazei de date WHOIS de la www.rotld.ro, Pârâta din cadrul prezentei proceduri administrative este societatea SC Tuca Impex SRL, cu sediul în Str. Negru Vodă, Bloc 240G, Scara C, Etaj 3, Ap. 47, Mun. Giurgiu, Jud. Giurgiu (Anexa 1). 7. Toate informaţiile cunoscute Reclamantei cu privire la modalitatea de contactare a Pârâtei sunt după cum urmează: Adresa: Str. Negru Vodă, Bloc 240G, Scara C, Etaj 3, Ap. 47, Mun. Giurgiu, Jud. Giurgiu Telefon: +40.0723021359
  4. 4. 4 E-mail: tucagr@yahoo.com III. Numele de domeniu şi oficiul de înregistrare (Regulile, Paragrafele 3(b)(vi), (vii)) 8. Prezenta dispută este cu privire la numele de domeniu identificat mai jos: www.racing-planet.ro (Înregistrat la data de 17 ianuarie 2011). 9. Oficiul de înregistrare la care este înregistrat numele de domeniu este: ZOOKU Solutions SRL – partener acreditat ICI – ROTLD Adresa: Str. Iuliu Maniu, Nr. 14, Cod poștal: 540030, Târgu Mureș, Jud. Mureș, România Telefon: +40747116607 Email: suport@zooku.ro Site web: https://www.zooku.ro Informaţiile de contact ale Oficiului de înregistrare sunt preluate de pe website-ul acestuia - A se vedea Anexa 3. IV. Limba procedurilor (Regulile, Paragraful 11) 10. Conform cunoștințelor Reclamantei, limba Acordului de înregistrare este limba Română, o copie a acestuia regăsindu-se în Anexa 4 a prezentei Plângeri. Plângerea a fost trimisă în limba Română. V. Temeiul jurisdicţional pentru procedura administrativă (Regulile, Paragrafele 3(a), 3(b)(xiv)) 11. Prezentul litigiu se înscrie în limitele domeniului de aplicare a Politicii, iar Completul Administrativ deţine competența necesară pentru a decide în litigiu. Contractul de înregistrare prin care a fost înregistrat numele de domeniu care face obiectul prezentei Plângeri încorporează Politica. O copie reală și corectă a politicii de rezolvare a disputelor privind numele de domenii, aplicabilă numelui de domeniu în dispută, poate fi găsită în Anexa 5 a prezentei Plângeri și poate fi accesată la https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en. VI. Temeiuri de fapt și de drept (Politica, Paragrafele 4(a), (b), (c), Paragraful 3) 12. Această Plângere se întemeiază pe următoarele motive: VI.1 Situația de fapt 13. Reclamanta folosește marca RACING PLANET în Germania din anul 2002, pentru a vinde accesorii și piese de schimb pentru motociclete (Anexa 6). Reclamanta a deschis un magazin online pentru aceasta în anul 2006, la adresa racing-planet.de (Anexele 7.1- 7.8). În prezent magazinul online operat de Reclamantă oferă cea mai mare selecție on line de piese de schimb pentru scutere și mopeduri, părți componente și accesorii pentru scutere. Oferind opțiuni de livrare gratuită, comenzi sigure și variante de retur fără
  5. 5. 5 dificultăți, Racing Planet este unul din cele mai bune magazine online pentru piese de scutere. (Anexa 7.9). 14. Produsele pentru care Reclamanta oferă piese de schimb și accesorii includ următoarele mărci ale altor producători, cum ar fi: Airsal, Kenda, Koso, Kymco, Leovince, Malossi, MTKT, Polini, Tecnigas, Turbo Kit și Yasuni pentru scutere și biciclete ale: Aprilia, Baotian, Benelli, Benzhou, CPI, Derbi, Honda, Hyosung, Jinlun, Jmstar, Keeway, Kymco, Peugeot, PGO, Piaggio, Vespa, Qingqi, SYM și Yamaha, dar și produse ce poartă mărcile înregistrate de Reclamanta, precum Naraku (Anexele 8.1 și 8.2) (a se vedea www.racing-planet.de). 15. Reclamanta vinde produsele de mai sus în întreaga lume utilizând mai multe magazine online – dovada înregistrării domeniilor aferente este inclusă în Anexele 9.1-9.11. 16. În data de 12 iulie 2005 Reclamanta a depus cerere de înregistrare a mărcii RACING PLANET în Germania, înregistrată în data de 30 August 2005 (Anexa 10.1). 17. Reclamanta a solicitat în data de 13 mai 2012 înregistrarea mărcii RACING PLANET la nivel comunitar, marca fiind înregistrată în data de 20 octombrie 2015 (Anexa 10.2). 18. În anul 2007, Reclamanta a început să utilizeze marca RACING PLANET în România (Anexa 11 cu facturi de vânzare către clienți din România și o situație centralizată a vânzărilor în România în perioada 2008-2011 în Anexa 12). 19. La începutul anului 2011 Pârâta a devenit unul dintre clienții Reclamantei în România, prima factură emisă de către Reclamantă către Pârâtă fiind din 13 ianuarie 2011 (Anexa 13). 20. În data de 17 ianuarie 2011 Pârâta a înregistrat numele de domeniu în dispută, racing- planet.ro, fără acordul Reclamantei și fără a fi informat în prealabil Reclamanta despre intenția de îl înregistra. 21. Reclamanta și Pârâta au discutat la începutul anului 2011 despre posibilitatea ca Pârâta să deschidă o franciză, însă Pârâta nu a fost de acord cu termenii comerciali, neavând fondurile necesare în acest sens. În acest context, Pârâta a informat Reclamanta că a achiziționat numele de domeniu în dispută, iar Reclamanta i-a adus la cunoștință că Pârâta nu poate folosi numele RACING PLANET pentru magazinul online deschis de aceasta (corespondența din data de 24 ianuarie 2011, Anexa 14). 22. Prin corespondența din 12 februarie 2011, Reclamanta a solicitat Pârâtei să înceteze folosirea mărcii acesteia pentru website-ul Pârâtei, precizând că Pârâta poate avea un magazin online pentru a vinde produse pentru scutere, însă nu poate folosi marca și logo-ul Reclamantei. Reclamanta a precizat în această corespondență că RACING PLANET este o marcă protejată și că dacă Pârâta nu va înceta folosirea mărcii va fi necesar ca acest aspect să fie clarificat în fața instanțelor (Anexa 14). 23. Ca răspuns, Pârâta a precizat că a fost o greșeală și că nu are niciun interes să folosească logo-ul Reclamantei (corespondență 13 februarie 2011, Anexa 14). 24. Cu toate acestea, Pârâta a continuat folosirea neautorizată a numelui de domeniu în dispută. 25. Pe website-ul la care direcționează numele de domeniu în dispută sunt vândute produse pentru scutere: o parte din acestea sunt aceleași produse ce sunt vândute pe website-ul
  6. 6. 6 oficial al Reclamantei, dar în plus mai sunt vândute și produse purtând mărcile altor producători, ce nu sunt regăsiți pe website-ul Reclamantei, cum ar fi: BMW, Ducati, First Bike, Harley Davidson, Java, Peda, Rex, Rich Motors, Triump, și conține linkuri către alte website-uri controlate de Pârâtă: www.ricambi-moto-scooter.it și www.ersatzeile-scooter.de. Anexa 15. 26. În plus, Pârâta a vândut pe website-ul către care numele de domeniu în dispută redirecționează, produse purtând marca Reclamantei, Naraku (Anexa 17), pe care Reclamanta le vinde pe website-ul său oficial, racing-planet.de (Anexa 16). Pârâta a încetat utilizarea neautorizată recent (Anexa 18), după ce a primit o notificare de încetare a utilizării, din partea Reclamantei (Anexa 19). 27. În anul 2013 Reclamanta a încetat relațiile comerciale cu Pârâta, deoarece Pârâta a copiat website-ul Reclamantei și a folosit fără vreo autorizație atât marca înregistrată a Reclamantei, RACING PLANET, cât și materialul aflat sub protecția drepturilor de autor, de pe website-ul Reclamantei. 28. În data de 24 februarie 2017 Reclamanta a transmis o notificare Pârâtei solicitând încetarea folosirii fără drept a mărcii RACING PLANET a Reclamantei inclusiv prin folosirea neautorizată a domeniului racing-planet.ro (Anexa 20). 29. Pârâta a refuzat să dea curs solicitării Reclamantei invocând prin răspunsul la notificarea de mai sus drepturi exclusive asupra domeniului racing-planet.ro (Anexa 21). 30. Apoi, Pârâta a solicitat în data de 2 Martie 2017 înregistrarea în România a mărcii RACINGPLANET.RO (Anexa 22), înregistrare la care ne-am opus întemeiat pe drepturile noastre anterioare asupra mărcii comunitare RACING PLANET(Anexa 23). 31. În data de 12 mai 2017, Pârâta a formulat cerere de invalidare a mărcii noastre comunitare RACING PLANET, motivat de existența unor presupuse drepturi exclusive asupra domeniului în dispută (Anexa 24). Din acest motiv opoziția noastră la înregistrarea de către Pârâta a mărcii racing-planet.ro la OSIM este suspendată în prezent (Anexa 23). VI.2 Temeiuri de drept A. Numele de domeniu al Pârâtei este identic sau similar până la confuzie cu o marcă de produse sau de servicii asupra căreia Reclamanta deține drepturi; (Politica, Paragraful 4(a)(i); Regulile, Paragrafele 3(b)(viii), (b)(ix)(1)) 32. Prezenta Plângere se întemeiază pe drepturile anterioare ale Reclamantei asupra mărcii RACING PLANET: - Marca RACING PLANET nr. 30541435, înregistrată în Germania în 30 August 2005; - Marca RACING PLANET nr. 010878271 înregistrată la nivel comunitar în 20 octombrie 2015. 33. Numele de domeniu în dispută încorporează în totalitate marca anterioară a Reclamantei. 34. În plus față de marca RACING PLANET, numele de domeniu în dispută include o cratimă și domeniul de nivel înalt .ro.
  7. 7. 7 35. Adăugarea unei cratime nu este de natură a elimina confuzia creată, ci acest comportament reprezintă typosquatting, respectiv o practică ce prin natura sa presupune că domeniul de internet este profund similar de natură a crea confuzie cu marca Reclamantei. Rolls-Royce plc v. John Holt, cazul OMPI nr. D2017-1842, <rolls-- royce.com>. 36. Un domeniu de nivel înalt, în acest caz „.ro” trebuie ignorat la momentul la care se analizează identitatea sau similaritatea de natură a produce confuzie între o marcă şi un nume de domeniu (e.g. VAT Holding AG v. Vat.com, Cazul OMPI nr. D2000-0607). 37. Rezultă că numele de domeniu în dispută este similar până la confuzie cu marca anterioară a Reclamantei RACING PLANET. B. Pârâta nu are niciun drept sau interes legitim asupra numelui de domeniu; (Politica, Paragraful 4(a)(ii); Regulile, Paragraful 3(b)(ix)(2)) 38. Reclamanta nu a autorizat și nici nu a dat vreun consimțământ Pârâtei pentru a folosi numele de domeniu în dispută, racing-planet.ro. Dimpotrivă, prin corespondența purtată de către părți, Reclamanta a interzis în mod expres Pârâtei să folosească marca RACING PLANET (Anexa 14). 39. Pârâta nu a fost niciodată afiliată Reclamantei în niciun fel și nici nu a fost autorizată de către Reclamantă să folosească și să înregistreze marca sa, sau să solicite înregistrarea vreunui nume de domeniu care să încorporeze marca Reclamantei. 40. Singura legătură a Pârâtei cu Reclamanta a fost aceea că Pârâta a fost unul din clienții din România ai Reclamantei, pentru o perioadă limitată de timp (2011-2013), Reclamanta având numeroși alți clienți în România atât înainte cât și după această perioadă (Anexele 11 și 12). 41. Nu există nicio dovadă cunoscută de Reclamantă că Pârâta ar fi folosit de o manieră legitimă în scop necomercial numele de domeniu în dispută în sensul paragrafului 4(c)(iii) al Politicii. 42. De asemenea, Pârâta nu este cunoscută după numele RACING PLANET, fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub numele SC Tuca Impex SRL (Anexa 2). Conform OMPI Overview al OMPI Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition („OMPI Overview 3.0”), secțiunea 2.3: „Pârâtul trebuie să fie, în orice caz, cunoscut îndeobște (spre deosebire de situația în care ar fi cunoscut în mod întâmplător) prin denumirea relevantă (de exemplu: nume, poreclă, identificarea corporativă), pe lângă numele de domeniu.” Reclamanta nu are cunoștință de existența vreunui drept pe care Pârâta l-ar putea invoca în ce privește identitatea corporativă constând în denumirea RACING PLANET. 43. Pârâta nu poate invoca faptul că ar fi fost cunoscută după numele de domeniu în sine. Astfel, paragraful (ii) implică dovedirea faptului că Pârâta deține drepturi anterioare și nu că acestea ar decurge din utilizarea numelui de domeniu, cu alte cuvinte acest paragraf implică faptul ca Pârâta să poată dovedi că ar fi deținut drepturi înainte ca aceasta să fi luat cunoștință de marca Reclamantei. The Mah Jongg Maven v. Faye Scher d/b/a Where the Winds Blow, Cazul OMPI nr. D2005-0073; Paule Ka v. Paula Korenek, Cazul OMPI nr. D2003-0453. Situația este identică în acest dosar, unde Pârâta a înregistrat numele de domeniu în dispută după ce a intrat în relații comerciale cu Reclamanta și după ce a aflat de existența mărcii acesteia.
  8. 8. 8 44. Chiar dacă Pârâta ar fi considerată a fi cunoscută după numele de domeniu (ceea ce Reclamanta consideră că în mod evident nu este cazul), dat fiind faptul că Pârâta știa că adoptă marca altei persoane, se ridică întrebarea dacă afacerea Pârâtei a devenit cunoscută sub acest nume de domeniu cu buna-credință. Sunt aplicabile concluziile dintr-o decizie emisă într-o situație similară: “deși cuvintele bună-credință nu figurează în acest sub-paragraf, Completul consideră că acestea ar trebui subînțelese și Pârâta cunoscută printr-un un nume ce corespunde numelui de domeniu nu ar trebui să fie în măsură să se folosească de acest sub-paragraf dacă numele a fost adoptat cu rea- credință”. A se vedea Paule Ka v. Paula Korenek, supra. 45. Pârâta nu folosește în mod legitim numele de domeniu în dispută pentru oferirea cu bună-credință de bunuri sau servicii. Folosirea de către Pârâtă a numelui de domeniu în dispută nu reprezintă o folosire legitimă întrucât sugerează în mod fals o afiliere cu titularul de marcă. În acest sens, art. 2.5 din OMPI Overview 3.0 stabilește că „în mod fundamental, folosirea de către un pârât a unui nume de domeniu nu va fi considerată ”legitimă” dacă sugerează în mod fals o afiliere cu titularul mărcii”. Un nume de domeniu identic cu marca reclamantului presupune un risc semnificativ de afiliere implicită (secțiunea 2.5.1 din OMPI Overview 3.0). 46. Numele de domeniu în dispută reproduce marca Reclamantei RACING PLANET, singura diferență fiind adăugarea unei cratime. Deci nu poate fi vorba de o folosire legitimă, riscul de afiliere fiind implicit. Eli Lilly and Company and Novartis Tiergesundheit AG v. Manny Ghumman / Mr. NYOB / Jesse Padilla, Cazul OMPI nr. D2016-1698. 47. Pârâta folosește numele de domeniu în dispută pentru a vinde părți componente de scutere ce nu sunt incluse și pe website-ul Reclamantei, cum ar fi: BMW, Ducati, First Bike, Harley Davidson, Java, Peda, Rex, Rich Motors, Triump. 48. Nu există pe website-ul la care conduce numele de domeniu în dispută nicio mențiune la Reclamantă sau un disclamer. În privința acestui comportament, nu poate exista un interes legitim atunci când pârâta folosește mărcile reclamantei pentru a crea o impresie de afiliere sau asociere cu reclamanta. Ca exemplu decizia pronunțată în cazul D2013- 0413: ”website-ul oferă bunurile Reclamantei și ale competitorilor săi, și așa cum se menționează mai sus, nu este niciun disclamer cu privire la relația dintre registrant și titularul mărcii”, prin urmare Pârâta nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în dispută (Aktiebolaget Electrolux v. Yeliz Sanal, Cazul OMPI nr. D2013-0413). De asemenea, DBG Group Investments, LLC v. Alexander Vysotsky, EcoTechWorld, Cazul OMPI nr. D2017-2588 sau Supercell Oy v. Jason M Jordan, Cazul OMPI nr. D2017-0540, Eli Lilly and Company and Novartis Tiergesundheit AG v. Manny Ghumman / Mr. NYOB / Jesse Padilla, Cazul OMPI nr. D2016-1698. 49. Pârâta nu respectă criteriile Oki Data: Pârâta nu dezvăluie în mod corect relația cu Reclamanta, sau mai exact lipsa unei astfel de relații. Mai mult, Pârâta nu folosește website-ul pentru a oferi spre vânzare numai produsele oferite de Reclamantă pe site- ul oficial al acesteia, ci și produse ale competitorilor. În plus, testul Oki Data nu se aplică atunci când un acord anterior între părți interzice în mod expres înregistrarea sau folosirea unui nume de domeniu încorporând marca Reclamantei. A se vedea secțiunea 2.8.1 din OMPI Overview 3.0 și, spre exemplu, decizia pronunțată în cazul DISH Network L.L.C. v. Lemy Argueta, Media Design & Martketing, Cazul OMPI nr. D2018- 0556. Or, în cazul de față Reclamanta a interzis în mod expres folosirea mărcii sale în numele de domeniu în dispută iar Pârâta a răspuns că înțelege această solicitare (Anexa 14).
  9. 9. 9 50. Website-ul la care conduce numele de domeniu în dispută este similar în modul de prezentare cu website-ul oficial al Reclamantei. Culoarea albastră folosită pe website- ul Reclamantei este preluată și pe website-ul Pârâtei, de asemenea modul de prezentare a produselor (prin click se poate selecta dintr-o listă). În acest caz, astfel cum s-a decis într-o speță similară “[..] conținutul website-ului Pârâtei apare menit să întărească impresia utilizatorilor de Internet că numele de domenii aparțin Reclamantei. Website- urile sunt prezentate ca și cum ar fi website-uri oficiale ale Reclamantei. “Folosirea care în mod intenționat profită de faima altuia nu poate reprezenta oferire cu bună credință de bunuri sau servicii”: Madonna Ciccone, p/k/a Madonna v. Dan Parisi, Cazul OMPI nr. D2000-0847”; Moncler S.R.L. v. World Top Sale Inc / WTS, Cazul OMPI nr. D2012-2537. 51. Cu privire la vânzarea neautorizată de produse cu marca Reclamantei NARAKU, aceasta echivalează cu o activitate de contrafacere, ce nu poate genera drepturi sau interese legitime. „Utilizarea neautorizată de către Pârâtă a website-urilor sub numele de domeniu în dispută, unde marca Reclamantei figurează în mod proeminent și unde sunt vândute produse ce poartă marca acesteia, face dificil de imaginat faptul că Pârâta poate stabili vreodată drepturi și interese legitime”, PJ Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság v. Chenmei Mei Chen / Private Whois pepejeans- uk.org, Private Whois pepejeans-uk.net, Cazul OMPI nr. D2012-0441. 52. În ce privește depunerea de către Pârâtă spre înregistrare a mărcii racing-planet.ro la OSIM la scurt timp după primirea notificării din partea Reclamantei, prin această activitate este demonstrată lipsa unui interes legitim în folosirea numelui de domeniu în dispută. 53. Conform practicii UDRP “în acest caz, toate cererile de înregistrare marcă depuse de Pârâtă și înregistrările s-au efectuat la scurt timp după ce Pârâta a primit notificarea din partea Reclamantei și aproape la doi ani după achiziționarea și înregistrarea numelui de domeniu în dispută. […] Momentul depunerii cererii de înregistrare marcă de către Pârâtă indică o încercare din partea Pârâtei de a își consolida poziția sub imperiul Politicii”. Sky Broadcasting Group Plc. and British Sky Broadcasting Limited v. Global Access, Cazul OMPI nr. D2009-0817. 54. Situația este similară în acest caz: Pârâta a depus la înregistrare la scurt timp după primirea notificării Reclamantei o marcă identică cu numele de domeniu în dispută, pentru a încerca să invoce existența unor drepturi ale sale în procedurile UDRP. 55. În ce privește depunerea de către Pârâtă a unei cereri de invalidare a mărcii noastre comunitare, și fără a analiza pe fond condițiile pentru reușita unui astfel de demers (trecând peste faptul că înregistrarea unui nume de domeniu nu conferă drepturi exclusive, ci numai drepturi de folosință și aceste drepturi de folosință nu pot întemeia o cerere de anulare marcă), ceea ce este relevant aici este că Pârâta a înregistrat în mod fraudulos un nume de domeniu cu încălcarea drepturilor anterioare, exclusive de marcă, apoi a demarat acțiuni împotriva mărcii comunitare întemeiat chiar pe deținerea numelui de domeniu înregistrat fraudulos. Exact o astfel de practică este interzisă si sancționată de Politică prin referire la practica de cybersquatting. 56. Pârâta nu deține prin urmare drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în dispută.
  10. 10. 10 C. Numele de domeniu a fost înregistrat și este utilizat cu rea credinţă. (Politica, paragrafele 4(a)(iii), 4(b); Regulile, paragraful 3(b)(ix)(3)) 57. Pârâta a avut cunoștință de marca Reclamantei la data înregistrării domeniului în dispută, întrucât l-a înregistrat după ce a achiziționat primele produse de la Reclamantă. Înregistrarea domeniului în dispută reprezintă o încercare din partea Pârâtei de a beneficia de activitatea și fondul de comerț dezvoltate de Reclamantă. 58. Pe website-ul la care conduce numele de domeniu în dispută sunt oferite bunuri și ale altor companii decât cele enumerate pe website-ul oficial Reclamantei, iar această activitate reflectă reaua-credință a Pârâtei de a beneficia în mod injust de pe urma mărcii Reclamantei. De asemenea, pe website-ul la care conduce numele de domeniu în dispută sunt linkuri către alte website-uri, respectiv către: www.ricambi-moto-scooter.it și www.ersatzeile-scooter.de, unde nu există nicio informație referitoare la Reclamantă sau drepturile sale asupra mărcii. Într-o situație similară, Completul Administrativ a concluzionat că ”folosirea de către Pârâtă a numelui de domeniu în dispută perturbă activitatea Reclamantei. Asemenea comportament indică rea-credință în sensul Politicii din partea Pârâtei”. Supercell Oy v. Jason M Jordan, Cazul OMPI nr. D2017- 0540. Soluții similare în DBG Group Investments, LLC v. Alexander Vysotsky, EcoTechWorld, Cazul OMPI nr. D2017-2588, sau The Procter & Gamble Company v. Whoisguard, Inc. / Enzo Gucci, Xtremcare, Tony Mancini, USDIET, USDIET Ltd, Cazul OMPI nr. D2016-1881. 59. Pârâta a înregistrat numele de domeniu în dispută pe baza atractivității mărcii Reclamantei, în vederea atragerii de trafic pe website-ul Pârâtei, unde Pârâta oferă bunuri și servicii nu doar pentru produsele ce se pot găsi pe website-ul oficial al Reclamantei, dar și pentru alte produse ce nu sunt vândute de Reclamantă. Prin urmare, intenția principală a Pârâtei la înregistrarea și folosirea numelui de domeniu în dispută a fost să capitalizeze sau să beneficieze altfel de pe urma mărcii Reclamantei, pentru a obține câștiguri comerciale, prin atragerea utilizatorilor de Internet aflați în căutarea produselor vândute de Reclamantă (accesorii vândute online de Reclamantă) și să îndrepte utilizatorul spre alte produse. A se vedea și DISH Network L.L.C. v. Lemy Argueta, Media Design & Martketing, Cazul OMPI nr. D2018-0556. 60. Mai mult, Pârâta a vândut produse purtând marca Reclamantei NARAKU. “Chiar dacă…produsele oferite către vânzare pe site-ul Pârâtei ar fi fost bunuri autentice obținute de la Reclamantă, utilizatorii de Internet ar putea crede că website-ul afișat la numele de domeniu în dispută este operat de către Reclamantă sau agenții autorizați ai acesteia” - Swarovski Aktiengesellschaft v. Whois Privacy Protection Service / Sprout Ltd., mamoru shiga, Cazul OMPI nr. D2012-1496. 61. De asemenea, Pârâta a folosit marca RACING PLANET a Reclamantei în întregime, iar marca este recunoscută ca atare în numele de domeniu în dispută. Aceasta creează o posibilitate de confuzie cu privire la sponsorizarea, afilierea cu sau aprobarea Reclamantei a website-ului la care conduce numele de domeniu în dispută. Această posibilitate de confuzie este o dovadă de folosire cu rea-credință a numelui de domeniu în dispută. Supercell Oy v. Jason M Jordan, Cazul OMPI nr. D2017-0540. 62. Pârâta a înregistrat numele de domeniu în dispută fără a avea acordul Reclamantei și a continuat să îl dețină în pofida solicitării Reclamantei de a nu folosi marca Reclamantei pentru magazinul online al Pârâtei precum și în pofida notificării transmise de către Reclamantă. Într-un caz similar s-a decis că„[..] dovezile arată că Pârâta a folosit mărcile Reclamantei pentru a promova produse concurente, și se pare că numele de domeniu în dispută a fost înregistrat în mod deliberat în pofida cunoașterii
  11. 11. 11 drepturilor anterioare ale Reclamantei. Acesta este un indiciu specific de rea- credință în temeiul paragrafului 4(b)(iv) din Politică. [..]Este prin urmare evident că Pârâta a înregistrat și folosește numele de domeniu în dispută cu rea-credință”. Wal-- Mart Stores, Inc. v. Nolen Thorn, Cazul OMPI nr. D2007-0365. 63. Pârâta a depus la înregistrare la OSIM o marca identică cu numele de domeniu în dispută imediat după primirea notificării Reclamantei. O altă dovadă de folosire cu rea- credință este și faptul că Pârâta a solicitat invalidarea mărcii noastre comunitare întemeiat pe presupuse drepturi exclusive anterioare asupra domeniului în dispută. 64. În aceste condiții, Pârâta a înregistrat și folosește cu rea-credință numele de domeniu în dispută, în sensul paragrafului 4(a)(iii), 4(b) din Politică. VII. Reparații Solicitate (Regulile, Paragraful 3(b)(x)) 65. În conformitate cu alineatul 4(b)(i) din Politică, din motivele descrise în Secţiunea V de mai sus, Reclamanta solicită Completului Administrativ numit în această procedură administrativă pronunţarea unei decizii conform căreia numele de domeniu în dispută <racing-planet.ro> să fie transferat Reclamantei. VIII. Completul Administrativ (Regulile, Paragraful 3(b)(iv); Regulile Suplimentare, Paragraful 8(a)) 66. Reclamanta optează pentru ca litigiul să fie soluţionat de un Complet Administrativ format dintr-un singur membru. IX. Jurisdicție Mutuală (Rules, Paragraph 3(b)(xii)) 67. Conform alineatului 3(b)(xiii), Reclamanta convine, numai cu privire la orice contestaţie care poate fi formulată de către Pârâtă împotriva unei decizii a Completului Administrativ privind transferarea sau anularea numelui de domeniu care face obiectul prezentei Plângeri, să se supună jurisdicţiei instanţelor de judecată de la sediul registratorului vizat, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică. X. Alte proceduri juridice (Regulile, Paragraful 3(b)(xi)) 68. Nu a mai fost instituită sau finalizată nicio altă procedură juridică în legătură cu sau cu privire la numele de domeniu care face obiectul Plângerii. XI. Comunicări (Regulile, Paragraful 3(b), Regulile Suplimentare, Paragrafele 3,4,12) 69. Această Plângere a fost trimisă Centrului în format electronic, cu includerea anexelor în formatul apropiat. 70. Un exemplar al prezentei Plângeri a fost trimis sau transmis registratorului vizat la data de 16.08.2018 în format electronic potrivit paragrafului 4(c) din Regulile Suplimentare. XII. Plata (Regulile, Paragraful 19, Regulile Suplimentare, Paragraful 10, Anexa D)
  12. 12. 12 71. Conform prevederilor Regulilor şi Regulilor de completare, plata în valoare de 1.500$ a fost efectuată prin transfer bancar. XIII. Certificare (Regulile, Paragraful 3(b)(xiii), Regulile Suplimentare, Paragraful 15) 72. Reclamanta convine că aceasta este o reclamaţie şi reclamaţiile privind înregistrarea numelui de domeniu sau soluționării litigiilor vor fi îndreptate exclusiv împotriva titularului de nume de domenii şi renunţă la orice astfel de reclamaţii şi reparaţii împotriva (a) Centrului de Arbitraj şi Mediere şi Membrilor Completului OMPI, cu excepţia cazului unui delict, (b) registratorului/registratorilor vizaţi, (c) administratorului registrului, (d) Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, precum şi altor directori, cadre executive, ofiţeri, angajaţi şi agenţi. 73. Reclamanta certifică faptul că informaţiile conţinute în prezenta Plângere sunt conform informaţiilor deţinute de Reclamantă complete şi precise, că prezenta Plângere nu este prezentată în niciun scop neadecvat, precum hărţuirea şi că aserţiunile din prezenta Cerere sunt garantate conform Regulilor şi legii aplicabile, aşa cum există în prezent sau cum pot fi extinse printr-un argument cu bună credinţă şi rezonabil. Cu considerație, RACING PLANET OHG Prin SCA Leaua si Asociatii Av. Mihaela Maravela ___________________ Data: 16 august 2018

×