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Las marcas de éxito y los factores de riesgo que las amenazan

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Las marcas de éxito y
los factores de riesgo
que las amenazan

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Trabajo de Fin de Grado presentado por Alberto Díaz Hurtado, estudiante del Grado en
Derecho, para optar al Título de Grad...

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RESUMEN: Hoy en día vivimos en una sociedad globalizada, por lo que disponer de
una marca de éxito que diferencie determin...

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Trabajo titulado «Las marcas de éxito y los factores de riesgo que la amenazan». En él analizaremos los diferentes factores de riesgo existentes y las posibles acciones a ejercitar por el titular de una marca notoria o renombrada frente a terceros que intenten perjudicarlas o aprovecharse ilícitamente de su fuerte carácter distintivo.

Trabajo titulado «Las marcas de éxito y los factores de riesgo que la amenazan». En él analizaremos los diferentes factores de riesgo existentes y las posibles acciones a ejercitar por el titular de una marca notoria o renombrada frente a terceros que intenten perjudicarlas o aprovecharse ilícitamente de su fuerte carácter distintivo.

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Las marcas de éxito y los factores de riesgo que las amenazan

  1. 1. Las marcas de éxito y los factores de riesgo que las amenazan
  2. 2. Trabajo de Fin de Grado presentado por Alberto Díaz Hurtado, estudiante del Grado en Derecho, para optar al Título de Graduado en Derecho de la Universidad de Málaga. © Alberto Díaz Hurtado (Autor). Junio de 2014.
  3. 3. RESUMEN: Hoy en día vivimos en una sociedad globalizada, por lo que disponer de una marca de éxito que diferencie determinados productos o servicios de la competencia es lo que convierte a una empresa en líder de mercado. Como consecuencia de ello, dichas marcas alcanzan un elevado valor en el mercado, lo que genera que terceros intenten perjudicarlas o aprovecharse ilícitamente de su fuerte carácter distintivo. Estas conductas constituyen los denominados factores de riesgo. Por ello, el objetivo fundamental de este trabajo es analizar los diferentes factores de riesgo existentes y las posibles acciones a ejercitar por el titular de una marca notoria o renombrada. PALABRAS CLAVE: Marca notoria, marca renombrada, capacidad distintiva, principio de especialidad, elementos cuantitativos, elementos cualitativos, dilución, semejanza de las marcas, riesgo de confusión, riesgo de asociación, degradación, parasitismo, free-riding, vulgarización.
  4. 4. ÍNDICE ÍNDICE DE ABREVIATURAS 1.- INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………..1 2.- CONSIDERACIONES GENERALES PREVIAS SOBRE LAS MARCAS Y SU RELACIÓN CON LA NOTORIEDAD Y EL RENOMBRE………………………..3 2.1.- Concepto de marca, funciones y adquisición de los derechos 2.2.- Principios del derecho marcario 2.3.- El registro de la marca 3.- MARCA NOTORIA VERSUS MARCA RENOMBRADA……………………...9 3.1.- Delimitación conceptual 3.2.- Protección especial de las marcas notorias y renombradas. Relevancia del registro en la protección de estas marcas 4.- FACTORES DE RIESGO DE LA MARCA DE ÉXITO……………………….21 4.1.- Dilución 4.2.- Degradación 4.3.- Parasitismo o “free-riding” 4.4.- Vulgarización de la marca 5.- CONCLUSIONES…………………………………………………………………40 INDICE DE SENTENCIAS BIBLIOGRAFÍA
  5. 5. ÍNDICE DE ABREVIATURAS CEE Comunidad Económica Europea DM Directiva de Marcas 2008/95/CE CUP Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de 1883 EEE Espacio Económico Europeo FIFA Fédération Internationale de Football Association LM Ley de Marcas española de 2001 OAMI Oficina de Armonización del Mercado Interior OEPM Oficina Española de Patentes y marcas OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual RMC Reglamento (CE) 207/2009 TJCE Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas UE Unión Europea
  6. 6. 1 1.- INTRODUCCIÓN En las últimas décadas se ha venido dando un proceso de globalización a nivel mundial que ha afectado de manera importante al derecho de marcas. Como consecuencia de ello, desde el Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de 1883 (CUP)1 , que fue el primer texto importante a nivel internacional en lo que a propiedad industrial se refiere, se han venido sucediendo una gran cantidad de normas y jurisprudencia sobre marcas tanto a nivel comunitario e internacional como nacional. En el ámbito comunitario este período se ha culminado con la actual Directiva 95/2008/CE (DM)2 y el Reglamento (CE) 207/2009 (RMC)3 . En lo que respecta a nuestro país, es necesario destacar la Ley española de Marcas de 2001 (LM)4 . Pese a que históricamente se han dictado una gran cantidad de normas sobre la materia, la legislación comunitaria apenas ha hecho referencia expresa a la marca notoria ni a la renombrada. En ella no se ha dado un concepto de marca notoria, mientras que la marca renombrada ni siquiera aparecía. Unicamente se reconocía una protección especial o reforzada para las marcas que gozaban de cierta difusión entre el público. Ello justificaría la confusión y la indeterminación que ha venido acompañando a estos dos conceptos de manera tradicional en el ámbito europeo, donde se usaban como sinónimos. El primer documento, a nivel europeo, en el que se trata en profundidad la marca notoria, es la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas5 . Mediante esta recomendación la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) pretendía adaptarse a los cambios producidos en el ámbito de la propiedad industrial, incorporando nuevas opciones que acelerasen la elaboración de principios internacionales comunes y armonizados, estableciendo las principales funciones que desempeña la marca y recogiendo los derechos exclusivos que se conceden a su titular respecto de las mismas6 . Con anterioridad no se tuvo un concepto de marca notoria7 , encontrándose los orígenes de la protección en el derecho europeo en los Tribunales alemanes, que con varias sentencias dictadas en los años veinte iniciaron en Europa una corriente jurisprudencial que les otorgaba, en algunos casos, una protección reforzada que sobrepasaba la regla de la especialidad8 . 1 Revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Whashington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979. 2 Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. 3 Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria. 4 Ley 17/2001, de 7 diciembre, de Marcas (BOE núm. 294 de 08 de Diciembre de 2001). 5 Aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI (20 a 29 de septiembre de 1999). 6 Estos principios básicos de la propiedad intelectual, y más concretamente de las marcas, son puestos de manifiesto en la publicación de la OMPI Nº 895(S), ISBN 978-92-805-1615-9, pp. 14-16. 7 Hasta el año 1999 con la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas de la OMPI. 8 FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., Estudios sobre la protección de la marca renombrada, Ed. Marcial Pons, 2014, p.15.
  7. 7. 2 En lo que respecta al ordenamiento jurídico español, la primera norma dedicada exclusivamente a las marcas es la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, que fue derogada por la actual Ley de Marcas de 2001. La citada Ley de Marcas de 1988, en concordancia con las diferentes normativas europeas, no recogía de manera expresa las marcas notorias ni las renombradas, sino que se limitaba a hacer referencia a ellas de manera indirecta en varios artículos9 . Será la vigente Ley de Marcas la que regule y distinga entre las marcas notorias y renombradas, derivada de la trasposición de la Directiva 89/104/CEE. Así la propia LM en su exposición de motivos reconoce que se establece por primera vez en nuestro ordenamiento, una definición legal del concepto de marca notoria y renombrada y además se fija el alcance de su protección. Sin embargo, en la protección de las marcas de éxito, por notorias o renombradas, persiste cierta confusión a pesar de una mayor concreción legal. El objetivo de este trabajo es analizar en profundidad los factores de riesgo que amenazan a las marcas notorias y renombradas, ya que el conocimiento de los mismos es fundamental para poder evitar que pierdan su valor en el mercado o, incluso, que se extingan definitivamente a pesar del esfuerzo, trabajo e inversión realizada por el titular de estas marcas. La importancia de este punto radica en que todos los factores de riesgo de la marca tienen un elemento común, y es que todos ellos suponen un perjuicio para las marcas notorias y renombradas, por lo que todo titular de una marca de este tipo debería evitar que se den. Por ello, cuando se realice el estudio de cada uno de los factores de riesgo de la marcas de éxito, se aportarán una serie de comportamientos y acciones que el propietario de la marca puede llevar a cabo para proteger su signo y evitar que éste pierda fuerza en el mercado. La especial dedicación y tratamiento de gran parte de este trabajo a dichos factores está más que justificada si observamos la complejidad de los conceptos, en los que se integran gran cantidad de figuras cuya definición y contornos son debatidos en la doctrina, con posturas en ocasiones opuestas y contradictorias. Para poder analizar cada uno de los factores de riesgo de las marcas notorias y renombradas, nos hemos aproximado previamente a ambos conceptos, a los rasgos que las caracterizan y a los requisitos que deben poseer para alcanzar dicho estatus. Como hemos visto, la diferenciación entre ambas no es clara ni en las normas, ni en la doctrina, ni en la jurisprudencia. Disponiendo ya de las pautas para delimitar ambos conceptos, veremos cómo se protege este tipo de marcas. Para ello realizaremos una comparativa de los diferentes tipos de protección que reciben las marcas ordinarias, las marcas notorias y las marcas renombradas, haciendo hincapié en las consecuencias y repercusión que tendría el no registro de una marca. En lo que respecta a la metodología, para el estudio y análisis los diferentes conceptos y figuras que aparezcan, se utilizará en la medida de lo posible un patrón similar: en primer lugar, veremos la regulación de las figuras en la ley; posteriormente, se conceptuarán las figuras; más tarde se expondrá la postura que respecto de las mismas han adoptado los diferentes autores; y por último se analizará la jurisprudencia a la que han dado lugar esas figuras. Las marcas ordinarias, en general, y las marcas de éxito, en particular, se caracterizan por haber dado lugar a una casuística rica y variada, por lo que conforme se han ido analizando las diferentes figuras se han introducido, en 9 Véase artículos 12.1.c) y 13.c) LM 1988.
  8. 8. 3 la medida de lo posible, ejemplos recogidos en jurisprudencia reciente que ilustren el tema tratado y faciliten su comprensión. Actualmente, el núcleo legislativo del derecho de marcas está integrado por la Ley 17/2001, la Ley de Marcas, siendo objeto de desarrollo reglamentario por el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio. En lo que respecta al ámbito comunitario, coincide la ley española con la Primera Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre y el Reglamento de la marca comunitaria 40/94, de 20 de diciembre de 199310 . Tanto la Primera Directiva 89/104/CEE como el Reglamento de la marca comunitaria 40/94 (RMC) han sido codificados por la Directiva 2008/95/CE y el Reglamento (CE) 207/2009. Por ser estos los más actuales, será a los que se haga referencia a lo largo del trabajo, aunque hay que señalar que estos dos nuevos textos no introdujeron cambios relevantes en lo que a las marcas notorias y renombradas se refiere, siendo sus predecesores los que introdujeron cambios significativos y en los que está inspirada la norma española. Como normas básicas, al analizar los diferentes conceptos en este trabajo se usarán tanto la normativa europea como la LM y la ya derogada Ley de Marcas de 1988. Esta alusión a la anterior Ley de Marcas es necesaria en ocasiones en la medida en que la actual Ley de Marcas mantiene los principios fundamentales de la anterior11 , por lo que en ocasiones será interesante la comparación de ambos textos legales para señalar las posibles semejanzas y diferencias entre ellos. 2.- CONSIDERACIONES GENERALES PREVIAS SOBRE LAS MARCAS Y SU RELACIÓN CON LA NOTORIEDAD Y EL RENOMBRE 2.1.- Concepto de marca, funciones y adquisición de los derechos Como ya se ha hecho referencia, el objetivo primordial de este trabajo es analizar los factores de riesgo que afectan, de especial manera, a las marcas notorias y a las renombradas, así como las posibles estrategias o acciones que podría llevar a cabo un empresario propietario de una marca para su adecuada protección. Todo empresario, al constituir su empresa, necesita disponer de una serie de instrumentos tanto reales como personales que le permitan realizar la actividad que se propone y dar a conocer en el mercado sus productos y servicios. En un lugar destacado dentro de esos elementos de la organización empresarial, se encuentra la marca, que es un signo distintivo que se va a encargar fundamentalmente de estimular la competencia empresarial. De manera general, cuando hablamos de marca, no hacemos referencia simplemente a un signo que se asocia a un determinado producto o servicio. Es necesario, además, que esa relación entre el signo y el producto o servicio sea percibida por los consumidores. Por tanto, para que podamos hablar de marca, será necesaria tanto la actuación del empresario como de los consumidores. El primero deberá llevar a cabo todo aquello que sea necesario para que se produzca la unión entre el signo y el producto, mientras que a los segundos corresponderá comprender y guardar en su mente 10 PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, A., Derecho de la propiedad industrial, intelectual y de la competencia, Ed. Marcial Pons, 2008, p. 24. 11 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Consideraciones generales sobre la nueva Ley de Marcas de 2001”, en AA.VV, Comentarios a la Ley de Marcas, Ed. Aranzadi, p. 71.
  9. 9. 4 la unión que el empresario pretendía12 . Que la unión entre el signo y el producto o servicio sea percibida por los consumidores es un elemento fundamental, ya que de lo contrario no se podría conferir al mismo la protección jurídica de las Marcas. Es necesario que dicho signo sea capaz de distinguir una clase de productos o servicios del resto, siendo éste el único requisito exigible. Pero este requisito no dependerá exclusivamente de la labor llevada a cabo por el empresario, sino también de la posición que adopte el público hacia la marca. Y dicha posición del público adquiere una mayor importancia si cabe en las marcas de éxito. Desde el punto de vista jurídico, la Marca ha sido definida de manera similar tanto en la DM como en la LM, ya que la normativa española para la regulación de las marcas se ha basado en las reglas comunitarias. Así, se entiende por marca todo signo que sea susceptible de representación gráfica y que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra (artículo 4 LM). Si observamos esta definición, la marca estaría definida por dos elementos fundamentalmente, uno de carácter formal (representación gráfica) y otro de índole subjetiva (capacidad distintiva). Aunque la referencia a productos o servicios idénticos o similares no se recoja en la definición legal, tiene un importante significado, ya que con ella se destaca la especialidad propia de la marca. Así, si se trata de productos o servicios de naturaleza diferente pueden distinguirse con el mismo signo, aunque pertenezca a empresarios independientes. No obstante, como posteriormente veremos, esto no siempre se cumple en las marcas que alcanzan cierto éxito, ya sean notorias o renombradas, cuyo ámbito de exclusividad va más allá del producto genuino al que se entiende referido13 . Dentro de este concepto general de marca, podemos encontrar una gran cantidad de signos con distinta naturaleza que pueden constituir marcas protegidas. Así, y en lo que a nosotros nos interesa, dependiendo del grado de difusión de las marcas se pueden distinguir por un lado las marcas ordinarias y por otro las marcas notorias y las renombradas, siendo estas dos últimas aquellas que han alcanzado cierto éxito entre el público. En lo que respecta a las primeras, se podían definir como aquellas que no tienen un especial conocimiento ni dentro del sector económico al que pertenecen ni entre el público en general. Las marcas notorias y las renombradas serán objeto de análisis más detallado a continuación, ya que su éxito y difusión entre el público las hace merecedoras de una especial protección. En suma, el signo asociado a los productos por el empresario se convierte en una verdadera marca cuando la contemplación del mismo desata en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos. Por ello, es innegable que la marca no puede surgir sin la colaboración de los consumidores. Y esta colaboración se hace todavía más relevante si cabe en las marcas notorias y renombradas, donde la adquisición de dicho estatus dependerá exclusivamente del mayor o menor conocimiento de la marca por parte del público14 . Una vez que está en el mercado y es conocida por los consumidores, toda marca desempeña en mayor o menor medida cuatro funciones básicas: la indicadora de la 12 FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid, Ed. Marcial Pons, 2004, pp. 28-29. 13 PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, A., Derecho de la propiedad industrial…, Op. Cit., p. 24. 14 FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., Tratado sobre Derecho…, Op. Cit., p. 30.
  10. 10. 5 procedencia empresarial, la función indicadora de la calidad, la condensadora del goodwill o reputación y la publicitaria. Estas cuatro funciones de la marca obtienen una mayor relevancia cuando se manifiestan en marcas notorias o renombradas, ya que se potencian. Además, las funciones están estrechamente relacionadas con los factores de riesgo de la marca, que veremos en los siguientes apartados, en la medida en que dichos factores ponen en peligro las funciones de la marca. a) La función indicadora de la procedencia empresarial de los productos y servicios es la más destacada. Así, cuando un consumidor observa una marca plasmada en un producto o servicio, inmediatamente piensa que el mismo procede de una determinada empresa, por lo que la marca sirve para informar que todos los productos que poseen ese signo han sido fabricados o distribuidos por una misma empresa15 . Este carácter informativo de la marca ha tenido una gran importancia durante épocas anteriores, ya que para el consumidor era muy importante conocer la procedencia del producto. Hoy en día, debido a la globalización y las nuevas tecnologías, esta función ha perdido importancia, ya que a menudo los consumidores no conocen la identidad del fabricante. No obstante, aunque actualmente no se reconozca con tanta nitidez como antaño la identidad de quien fabrica los productos debido a que las transacciones eran más locales, la propia marca garantiza a los consumidores que los productos que van a obtener pertenecen a la misma empresa que los productos de la misma marca que adquirieron con anterioridad. b) Función indicadora de calidad. Hay que tener presente que la práctica habitual en el mercado nos advierte que cuando un producto o servicio aparece asociado a una determinada marca, automáticamente el consumidor lo relaciona con una serie de características y por lo tanto con su calidad. Pueden ser características buenas o malas, simples o complejas, pero lo que es indudable es que cuando el consumidor observa en un producto o servicio una marca y los relaciona, éste piensa que la totalidad de los productos o servicios de esa marca tienen la misma calidad, ya sea alta o baja. En este sentido se ha planteado en la doctrina un debate acerca de si la cuestión de la función indicadora de la calidad es o no relevante en la esfera jurídica. Así, la jurisprudencia y doctrina norteamericanas abogan por reconocer el reconocimiento jurídico de la función indicadora de la calidad, mientras que en países como Alemania e Italia la doctrina defiende que la función indicadora de la calidad no debería tener dicho reconocimiento jurídico16 . Parece indudable que la función indicadora de la calidad por parte de la marca es jurídicamente relevante, aunque dentro de ciertos límites17 . Nosotros debemos posicionarnos a favor de la tesis que defiende que la función indicadora de la marca sí tendría relevancia desde el punto de vista jurídico. Esto es así porque si no existiese una protección jurídica de la marca, los empresarios no tendrían una motivación para fabricar productos de una mayor calidad o mantener la misma en los que ya tienen, lo que perjudicaría el progreso económico y el interés de los consumidores. Por tanto, para que la marca pueda desempeñar correctamente su función, es necesario que se garantice que todos los productos que se relacionan con la misma han sido fabricados por una única empresa frente a la cual se podría exigir responsabilidad por su calidad. c) La función condensadora del eventual goodwill o reputación es vital para el titular de la marca, ya que su objetivo primordial será conseguir una buena fama para su marca 15 FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., Tratado sobre Derecho…, Op. Cit., p. 70. 16 Esta dualidad de posiciones en la jurisprudencia ha sido investigada por el profesor FERNÁNDEZ- NOVOA en su obra Tratado sobre Derecho de Marcas. 17 FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., Tratado sobre Derecho…, Op. Cit., p. 73.
  11. 11. 6 que haga a los consumidores decidirse por sus productos o servicios antes que por los de la competencia. Pero esta función de la marca no solo hará que los consumidores se decanten en un principio por una marca determinada, sino que cuando una marca goce de una buena reputación o prestigio, tendrá asegurado un determinado nivel de ventas, ya que el público escogerá repetidamente sus productos o servicios18 . Esta función condensadora de la reputación es especialmente relevante desde el punto de vista jurídico en lo que a nosotros nos interesa, ya que el hecho de que una marca goce de buena reputación y prestigio es uno de los factores imprescindibles para otorgar a la misma el estatus de notoria o renombrada, como posteriormente veremos. d) La función publicitaria de la marca. Se ha discutido si ésta es autónoma y jurídicamente relevante, surgiendo dos corrientes contrapuestas: algunos autores afirman que la función publicitaria de la marca es relevante y autónoma, ya que dicha marca constituye un medio efectivo por el que crear goodwill. Otros, en cambio, mantienen que la función publicitaria de la marca no es autónoma, sino que sería encuadrable dentro de las funciones vistas anteriormente. Si atendemos a la primera corriente, la marca constituye un medio para crear y perpetuar el goodwill, lo cual es especialmente relevante en las instituciones del Derecho de marcas al regular por ejemplo la marca renombrada. Parte de la doctrina más cualificada se inclina por la primera corriente y estima como indudable la autonomía y el relieve de esta función19 . Nosotros creemos que lo más acertado sería considerar autónoma la función publicitaria de la marca. Esto es así porque en una sociedad globalizada como es la actual, la publicidad goza de una mayor importancia que antaño si cabe, ya que en un mercado en el que hay una gran variedad de productos similares y la competencia es tan alta, la labor publicitaria del empresario acaba siendo un elemento fundamental a la hora de dotar a una marca de una extraordinaria difusión o aceptación entre el público y conseguir diferenciarla de sus competidores. Es por ello que no consideraríamos acertado defender que la función publicitaria sería encuadrable dentro de las anteriores. Una vez definida la marca y vistas las funciones de la misma, debemos abordar el tema de la adquisición de los derechos sobre la marca. En el derecho marcario español, y más concretamente en lo que respecta al nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca, destacan dos principios20 : a) Principio de prioridad en el uso. Conforme a él, la adquisición del derecho sobre la marca se produciría con la utilización efectiva del signo en el mercado, por lo que este derecho pertenecería a quien usara el signo por primera vez aplicado a sus productos. Por tanto, si lo que determina la adquisición del derecho sobre la marca es la utilización del signo, la inscripción en el registro de la marca tendría un valor declarativo y no constitutivo. Como consecuencia de ello, los conflictos entre el usuario anterior de la marca y el titular registral posterior deben resolverse siempre a favor del primero de ellos. Este principio de prioridad en el uso está especialmente relacionado con la notoriedad del signo, debido a que normalmente no sólo se requiere el mero uso del mismo para que nazca el derecho sobre la marca, sino que también ha de darse una cierta notoriedad como consecuencia de su uso. 18 FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., Tratado sobre Derecho…, Op. Cit., p. 76. 19 FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., Tratado sobre Derecho…, Op. Cit., p. 79. En el mismo sentido AERÁN LALÍN, ADI, 8, 1982, pp. 57 y ss. 20 FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., Tratado sobre Derecho…, Op. Cit., pp. 79-80.
  12. 12. 7 b) Principio de inscripción registral. En este caso, el derecho sobre la marca surgiría con la inscripción de la misma en el Registro de Marcas. Es decir, la única manera de que el titular de una marca estuviese legitimado para prohibir a los terceros el uso de signos idénticos o similares es mediante la inscripción, momento a partir del cual surgiría un derecho de exclusiva sobre la marca. Cuando rige este principio el uso anterior del signo en el mercado para diferenciar productos no tiene relevancia, ya que la inscripción en el registro tiene carácter constitutivo y supone que se genere el derecho de exclusiva sobre la marca. En lo que respecta a las marcas notorias y renombradas, la inscripción en el Registro garantizará al empresario una protección de su marca, aunque como tendremos ocasión de comprobar posteriormente, el hecho de que una marca de éxito no esté registrada no tiene como consecuencia quedar exenta de protección en caso de posibles perjuicios. 2.2.- Principios del derecho marcario Este punto lo dedicaremos a analizar los principios que rigen en el derecho marcario. Así, en la medida en que estos principios afectan en mayor o menor medida a todas las marcas, también inciden sobre las marcas notorias y renombradas, si bien de forma peculiar. Es por ello que pasamos a analizarlos a continuación. En primer lugar, y fruto de la diferenciación entre marca comunitaria y marca nacional, nos encontramos el principio de territorialidad, que tendrá importancia a la hora de fijar el ámbito territorial sobre el cual despliega sus efectos la marca. Normalmente los derechos que confiere una marca están limitados a un Estado determinado. Por ello, cuando se creó el mercado único en la Unión Europea se estableció un espacio económico libre para el intercambio de mercancías y productos, lo que hizo necesario un sistema que garantizase ese intercambio, no afectando a la competencia entre las empresas pertenecientes al espacio económico europeo y facilitando la solicitud y la protección de las marcas en todo el Espacio Económico Europeo (EEE). De esa necesidad surgió la marca comunitaria. No obstante, hay que dejar claro que la marca comunitaria es totalmente compatible con las marcas nacionales, siendo la única diferencia que la primera abarca un mayor territorio que el registro nacional. No obstante su compatibilidad, el sistema de la marca comunitaria se asienta básicamente sobre tres principios que son exclusivos de éste: el principio de unidad, el principio de autonomía y el principio de coexistencia. Estos tres principios están totalmente justificados si tenemos en cuenta que el objetivo de la legislación europea en lo que a marcas se refiere es promover un sistema en el que las empresas puedan identificar sus productos o sus servicios de manera idéntica en toda la Comunidad, sin consideración de fronteras21 . Para conseguir este objetivo, el sistema de la marca comunitaria da la posibilidad de registrar una misma marca en todo el territorio comunitario, mediante una sola solicitud y a través de una única oficina de marcas. Es el denominado principio de unidad. Además, la marca comunitaria se regirá por lo que disponga el RMC22 , los Reglamentos de desarrollo, y los demás textos legales comunitarios o con efectos en la Unión Europea (UE) que hayan sido adoptados o que se adopten posteriormente, lo cual denota su autonomía y autosuficiencia. Por último, rige en el sistema comunitario el principio de coexistencia, según el cual la marca comunitaria no sustituye ni reemplaza a los sistemas internacionales o nacionales. En 21 Así se establece en el considerando segundo del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria. 22 Que codifica el anterior Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.
  13. 13. 8 efecto, la marca comunitaria deberá actuar conjuntamente con la marca nacional e internacional. Ejemplo de ello es el artículo 8 del RMC, al establecer que una marca nacional anterior puede impedir el acceso al registro de una solicitud de marca comunitaria y viceversa. Llegados a este punto, hecha la diferenciación entre marca comunitaria y nacional y conectando con el principio de territorialidad, podríamos plantearnos si es necesaria que la notoriedad o el renombre de la marca nacional o comunitaria se extienda sobre todo el territorio o solamente sobre una parte del mismo para ser reconocido. Para apreciar la notoriedad o el renombre debemos tener en cuenta una parte relevante del territorio comunitario y no su totalidad. Además, el principio de unidad exige que la marca comunitaria se comporte dentro de la Unión Europea como lo haría una marca nacional en un Estado miembro, por lo que habría que tomar como referencia una parte sustancial del público comunitario global. En suma, como norma general, la notoriedad y el renombre de una marca comunitaria deberán traspasar las fronteras del Estado miembro23 . Esto es así porque si tuviésemos en cuenta para apreciar la notoriedad o el renombre la totalidad del territorio comunitario, muy pocas marcas lograrían conseguir la suficiente fama como para reunir los requisitos cuantitativos de notoriedad y renombre necesarios para adquirir el estatus de marca notoria o renombrada. No obstante, y sin restar importancia a los anteriores principios citados, el que a nosotros más nos interesa es el principio de especialidad, debido a la influencia que éste tiene sobre las marcas notorias y renombradas. Al aplicar el principio de especialidad se permite que varias marcas que sean idénticas o similares se apliquen a productos diferentes. Así se consigue: delimitar la facultad que corresponde al titular de un signo anterior para impedir el registro de otro signo posterior confundible; establecer los límites del ámbito de actuación que tiene el titular de una marca y por último dar la posibilidad al titular de la marca de impedir la utilización de la misma a terceros que pretendan utilizarla en productos o servicios para los que ya haya sido registrado signo distintivo. Como tendremos ocasión de analizar posteriormente, hay ocasiones en las que no cabe aplicar este principio de especialidad (por ejemplo con las marcas que son objeto de nuestro estudio), por lo que se prohibirá la convivencia de signos idénticos o similares, aunque estos signos identifiquen productos diferentes. Pero para que se pueda dejar de aplicar el principio de especialidad y no se permita que varias marcas idénticas se apliquen a productos diferentes, son necesarios tres requisitos fundamentales: que los signos sean idénticos o similares; que los productos sean también idénticos o similares y que además se produzca en los consumidores un riesgo de confusión o asociación con la marca anterior. Especialmente en el caso de las marcas notorias o renombradas, la protección que se les da a las mismas va más allá del principio de especialidad, por lo que no es necesario que se produzca el riesgo de identidad o semejanza entre los signos, siempre y cuando el riesgo de confusión con la marca anterior ponga en peligro su buen nombre. 23 MARCO ÁRCALA, L.A., “Notoriedad y renombre de las marcas nacionales en la primera directiva sobre marcas a la luz de la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XX., 1999, p 7.
  14. 14. 9 2.4.- El registro de la marca Como ya tuvimos ocasión de ver anteriormente, hay dos formas de obtener el derecho sobre la marca y acceder así a su protección: mediante el uso de la misma y mediante su registro. Aunque puedan parecer sistemas opuestos, ambos están estrechamente conectados tanto en la legislación europea como en la española24 , ya que como norma general junto al registro de la marca se exige el uso de la misma, por lo que solamente las marcas que se usen en el mercado pueden subsistir y dan derecho a ejercitar las acciones que correspondan25 . No obstante, el principio general tanto en derecho español como en el comunitario es que para adquirir el derecho exclusivo sobre la marca es necesario su registro. En lo que respecta al derecho comunitario, esto queda plasmado en el artículo 6 RMC, siendo dicha adquisición por el registro uno de las piedras angulares del sistema jurídico de la marca comunitaria26 . En lo que respecta al ordenamiento jurídico español, esta preferencia por el sistema del registro se recoge en el artículo 2.1 LM. En suma, el derecho exclusivo sobre la marca se adquiere por su registro, ya sea en la Oficina Española de Patentes y marcas (OEPM) en el caso de marcas españolas, o en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) en el caso de marcas comunitarias. En resumen, el sistema de adquisición del derecho de la marca mediante el registro tiene una ventaja fundamental respecto al del uso: la seguridad jurídica que el primero ofrece. En efecto, al usar el sistema del registro, la persona que quiera adquirir el derecho sobre una marca puede comprobar con facilidad acudiendo al Registro de marcas si existe una marca anterior que sea incompatible con la que se desea registrar. Esta posibilidad se esfuma en el sistema de uso, donde generalmente será más complicado averiguar si existe alguna marca anterior que impida registrar una nueva27 . En apartados posteriores veremos cómo afectan estos dos sistemas de adquisición del derecho a las marcas de éxito, ya que en ellas dichos sistemas presentan peculiaridades. 3.- MARCA NOTORIA VERSUS MARCA RENOMBRADA 3.1. Delimitación conceptual Como tuvimos ocasión de ver anteriormente, las marcas genéricas podían ser definidas como aquellas que no tienen un especial conocimiento ni dentro del sector económico al que pertenecen ni entre el público en general. En este tipo de marcas se dan las funciones apuntadas anteriormente, y se encuentran sometidas a los principios de territorialidad y especialidad, además de ser necesario su registro para poder adquirir los derechos sobre las mismas. No obstante, distintas de estas marcas genéricas son las marcas notorias y las marcas renombradas, que cuentan con un conocimiento relevante dentro del sector económico al que pertenecen o entre el público en general. Como 24 Véase en este sentido los artículos 39 y 55 LM y 15, 43.2 y 50.1 a) RMC. 25 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico, Ed. Aranzadi, 2002, p. 119. 26 BOTANA AGRA, M., “Derecho de marcas. Artículo 6”, en AA.V. Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria, Ed. La ley, 2000, p. 71. 27 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Consideraciones generales sobre la nueva Ley de Marcas… Op. Cit., p. 102.
  15. 15. 10 consecuencia de esta especial difusión presentan ciertas particularidades que veremos a continuación. El factor fundamental para diferenciar entre una marca genérica, notoria o renombrada es el grado o difusión de su conocimiento entre el público. Así, en términos generales y a modo de introducción, cuando el público de un determinado sector del mercado conozca una marca, estaremos ante una marca notoria. Por otro lado, cuando la marca sea conocida por el público con carácter general y no sólo en un determinado ámbito o sector, estaremos ante una marca renombrada. En otras palabras, el factor determinante a tener en cuenta es el conocimiento generalizado, sin importar si dicho conocimiento se debe o no a una buena calidad de los productos o servicios. Pero medir ese conocimiento generalizado no resulta una tarea fácil, por lo que tanto el legislador como la jurisprudencia se han esforzado en fijar una serie de pautas para saber cuándo se ha alcanzado ese conocimiento generalizado y que analizaremos más adelante. De lo dicho hasta ahora podría pensarse que aunque existe una gran proximidad conceptual entre la marca notoria y la renombrada, la distinción entre ambas es poco compleja. No obstante, trazar la línea a partir de la cual la difusión y la aceptación de la marca sobrepasan la notoriedad para convertirse en una marca renombrada es sumamente complicado en la práctica. Y trazar dicha línea tiene una vital importancia, ya que las consecuencias de aplicar a una marca uno u otro estatus son diferentes28 . Pese a que las marcas notorias y renombradas son actualmente una pieza importante dentro del Derecho de marcas, tradicionalmente ambos conceptos nunca han estado bien delimitados y diferenciados. A ello hay que añadir que el concepto de «marca renombrada» ha sido creado fundamentalmente por la doctrina y no se hacía referencia al mismo en los textos legales hasta hace pocos años. Esto significa que anteriormente, como ocurría con la Ley de Marcas de 1988, sólo aparecía el concepto de «marca notoria», y bajo ese término se englobaban los dos conceptos. Como consecuencia de esta situación se han generado una serie de problemas en lo que respecta a los conceptos, distinción y tratamiento jurídico que debían recibir tanto la marca notoria como la renombrada. A día de hoy, no existe una definición como tal del concepto de marca notoria en la legislación comunitaria. Tanto la DM29 como el RMC se limitan a hacer referencia a la marca notoriamente conocida cuando aluden a los motivos de denegación del registro de una marca y a los derechos exclusivos que confiere30 . Esto sucede en el artículo 8.5 RMC, donde se establece como motivo de denegación de una marca comunitaria la existencia anterior de una marca notoriamente conocida. Hay que apuntar que este artículo puede dar lugar a confusión, ya que en la versión española del mismo se hace referencia a la marca «notoriamente conocida», mientras que en la versión inglesa se habla de la marca «que tiene reputación»31 . Esta confusión sería consecuencia de la diversidad de términos utilizados en las distintas traducciones utilizadas en los textos europeos para hacer referencia a las marcas de éxito, que no hacen más que generar una 28 Entre otras, la marca renombrada goza de una mayor protección que la marca notoria, ya que cuando una marca alcanza dicho estatus se puede llegar a prohibier su utilización para denominar cualquier otro tipo de producto o servicio. 29 Codifica la Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 (89/104/CEE). 30 Artículo 4.1.d) DM y artículos 8.5 y 9.1.c) RMC. 31 OTERO LASTRES, J.M., “Derecho de Marcas. Artículo 8”, en AA.VV. Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria, Ed. La ley, 2000, p. 109.
  16. 16. 11 incertidumbre en torno a los límites de las mismas. Por otra parte, el artículo 9.1 c) RMC protege la marca notoria con el límite del principio de especialidad. Es decir, el titular de una marca solo puede impedir su uso por un tercero si la marca comunitaria es una marca renombrada y notoriamente conocida32 . Sí que encontramos esa definición de marca notoria en la actual Ley de Marcas española, que entiende por marca o signo comercial notorio el que «por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial» (artículo 8.2 LM). Es una cuestión pacífica el hecho de que una marca se considerará notoria cuando sus productos sean conocidos de manera general por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, ya que así lo establece la ley. La problemática surge a la hora de fijar los criterios o elementos que se van a tener en cuenta para medir ese conocimiento por parte del público. Pese a la gran importancia de los mismos, en la ley se alude a ellos de una manera muy superficial, y en base a la definición antes dada podrían clasificarse en dos tipos33 :  Elementos cuantitativos: como son el volumen de ventas, la publicidad de la marca, su tiempo de uso, el alcance geográfico o los resultados obtenidos a través de encuestas y sondeos.  Elementos cualitativos: aquí se tienen en cuenta una serie de factores sociales o emocionales asociados a la marca, como por ejemplo el prestigio o valor alcanzado por ésta en el mercado. Aunque es más que evidente la insuficiencia con la que se regulan estos elementos en la LM, el texto español se inspiró para incluir los mismos en la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas34 . Con este texto, la OMPI intentó adaptarse a los cambios producidos en el ámbito de la propiedad industrial, incorporando nuevas opciones que acelerasen la elaboración de principios internacionales comunes y armonizados. Es un texto breve, que consta de seis artículos y está dividido en dos partes. En su primera parte, se enumeran una serie de factores o elementos que deberían considerarse a la hora de otorgar a una marca el estatus de notoria en un Estado miembro35 (artículo 2), y que son los siguientes:  El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público  La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca 32 GÓMEZ MONTERO, J., “Derecho de Marcas. Artículo 9”, en AA.VV. Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria, Ed. La ley, 2000, p. 125. 33 Así se establece en la Sentencia del Tribunal Supremo 505/2012, de 23 de julio, en su fundamento jurídico 5. 34 Aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI celebrado del 20 a 29 de septiembre de 1999. 35 Actualmente la OMPI cuenta con 187 estados miembros repartidos por los cinco continentes.
  17. 17. 12  La duración, magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca  La duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca  La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes  El valor asociado a la marca Hay que dejar claro que esta Recomendación de 1999 elaborada por la OMPI no es más que una guía que proporciona a los jueces y tribunales una serie de pautas para determinar cuándo una marca alcanza la categoría de notoria. Por tanto, el hecho de que una marca no reúna alguno de estos elementos no será obstáculo para que pueda ser calificada como notoria. Ejemplo de la utilización de estas pautas es la Sentencia del Tribunal Supremo 2330/2013, de 6 de mayo. En la citada sentencia, el tribunal consideró acreditada la notoriedad de la marca AQUABONA en el sector de las aguas minerales debido a la gran comercialización y al patrocinio de determinados eventos deportivos, así como la publicidad y la inversión de un importante presupuesto en promoción de la marca mediante canales, propaganda exterior y divulgación en revistas. La escasez de una regulación pormenorizada del concepto y de los elementos a tener en cuenta para determinar los casos en los que estamos ante una marca notoria o renombrada, ha hecho necesario que los tribunales se pronuncien en repetidas ocasiones sobre la cuestión. En el ámbito europeo destaca la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 6 de octubre de 200936 . En ella el Tribunal establece que el concepto «notoriamente conocida» supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente, es decir, aquel que esté interesado por la marca, que dependerá del producto o servicio comercializado. Es por esta razón que no puede exigirse que la marca sea conocida por un determinado porcentaje fijo del público así definido, sino que para examinar si se alcanza o no la notoriedad, el juez nacional tiene que tener en cuenta todos los elementos pertinentes de los autos, correspondiendo al mismo comprobar si la marca objeto de controversia es conocida por una parte significativa del público interesado en los productos que ampara. En España, en el mismo sentido que la anterior, hay que hacer referencia a la Sentencia del Tribunal Supremo 505/2012, de 23 julio. En esta sentencia el Supremo recoge la doctrina sentada en la anterior europea, aunque la española incluye un elemento al que no hacía referencia la europea, como es la Recomendación de la OMPI de 1999 citada anteriormente. Así, tras hacer referencia literal a los criterios de la misma que fueron expuestos anteriormente, se hace hincapié en que éstos son pautas que sirven para ayudar a la autoridad competente a la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida. En suma, no es necesario que concurran todos ellos y, además, pueden ser tenidos en cuenta otros factores distintos a los recogidos por la 36 Véase en este mismo sentido la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas; Caso General Motors Corporation contra Yplon SA. Sentencia de 14 septiembre 1999.
  18. 18. 13 Recomendación de la OMPI. En este mismo sentido se ha pronunciado la Audiencia Provincial de Alicante en su Sentencia 390/2013 de 10 de octubre37 . El hecho de que a la hora de valorar si una marca goza de notoriedad en un determinado sector no se pueda determinar un porcentaje fijo del púbico ha generado una gran diversidad en las resoluciones que calificarán una marca de una manera u otra dependiendo de cada caso concreto. Veamos dos supuestos referentes al sector de la moda. En el primero de ellos, el Tribunal Supremo en su Sentencia 6092/2013, de 19 de diciembre, se inclinó por reconocer la notoriedad de la marca BOSS dentro del sector específico de la ropa y los complementos, ya que goza de un alto nivel de ventas y prestigio en el sector. Para dicho tribunal, los productos de esta marca son considerados de lujo, y son expuestos en el mercado con un diseño singular que les impone un estilo propio y común a toda la gama. Caso contrario lo encontramos en la Sentencia del Tribunal Supremo 2535/2014, de 30 de junio. En ella, la conocida artista Bimba Bosé pretendía que se reconociese la notoriedad de su marca BIMBA para identificar productos del mundo de la moda. Sin embargo, el tribunal no consideró acertado calificar dicha marca como notoria en el referido sector, ya que en todo caso el conocimiento público que se alegaba se refería a la persona que utiliza el nombre de Bimba bosé, y no a la marca BIMBA. Al igual que ocurría con la marca notoria, la definición del concepto de marca renombrada ha generado muchísimos debates y problemas entre la jurisprudencia y la doctrina especializada. Estos problemas tienen su origen entre otros factores en la gran variedad terminológica que se usa en las diferentes versiones lingüísticas de los textos comunitarios cuando se refieren al tipo de marcas que merecen una protección ampliada con respecto a las marcas ordinarias38 . En Europa no existe en los textos legales ninguna definición de marca renombrada, por lo que nuevamente debemos acudir a la legislación española para encontrar la primera definición de estas marcas que gozan de renombre. Más concretamente, esta definición se encuentra en el artículo 8.3 LM, al establecer que «cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades». Esta distinción entre marca notoria y renombrada realizada por la LM tiene su origen en la tradicional distinción que había dominado en la doctrina española, que era apoyada por las normas internacionales y la jurisprudencia del TJCE39 . Como se puede observar en la definición, no existen apenas diferencias respecto a la marca notoria, por lo que ya se pone de manifiesto en la propia ley que no se puede establecer una distinción clara y absoluta entre la notoriedad y el renombre de una marca. El único elemento que varía es su grado de difusión o conocimiento entre el público. En la noción de marca notoria que vimos anteriormente se incluyen en la ley 37 En esta sentencia se aborda la cuestión de la notoriedad del signo y confirma la doctrina recogida en las dos sentencias anteriormente citadas. En resumen, se remite a los criterios establecidos en la Recomendación de la OMPI y afirma que corresponderá al juez nacional tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla. 38 CURTO POLO, M., “Artículo 8. Marcas y nombres comerciales, notorios y renombrados registrados”, en AA.VV, Comentarios a la Ley de Marcas, Ed. Aranzadi, 2003, p. 242. 39 CURTO POLO, M., “Artículo 8. Marcas y nombres comerciales, notorios y… Op. Cit., p. 247.
  19. 19. 14 referencias a otros datos aparte de dicha difusión, como son el volumen de ventas, duración, intensidad, etc. Sin embargo, cuando se define la marca renombrada, sólo se refiere la ley al conocimiento por el público. Es decir, el dato fundamental que define una marca como renombrada, es su alto nivel de difusión entre el público en general. Es cierto que para probar esa alta difusión se pueden tener en cuenta elementos como el volumen de ventas o el alcance geográfico de su uso, pero la misma también se puede probar por cualquier otro método. Así, aunque una determinada marca no tenga un nivel de ventas alto, puede ser considerada como renombrada si a pesar de ello es conocida por el público en general40 . No obstante, este supuesto es excepcional, ya que normalmente un elevado nivel de ventas lleva aparejado un alto nivel de difusión y conocimiento por parte del público. Así, para determinar cuándo estamos ante una marca renombrada, se deben usar como guía los elementos o criterios que se citaron en el punto anterior para las marcas notorias, solo que para que una marca pueda alcanzar la consideración de renombrada ha de ser conocida suficientemente por una parte significativa del público relevante para los productos o servicios amparados por la marca en el territorio considerado, público que será mayor o menor en función de los productos o servicios diferenciados por la marca. Esto se traduce en que en algunos casos se exigirá que la marca sea conocida por la generalidad del público y en otros por un público algo más especializado, aunque dentro de esa generalidad que caracteriza a las marcas renombradas. Lo afirmado anteriormente se puso de manifiesto en la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 22 junio 199941 , donde se estableció que para determinar el carácter distintivo de una marca, el tribunal nacional debe apreciar de manera global la mayor o menor aptitud de cualquier marca para identificar los productos o servicios para los que fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y distinguiéndolos de los de otras empresas. Pero para llevar a cabo la apreciación del carácter distintivo de la marca, se pueden tomar en consideración las cualidades intrínsecas de la misma. Por tanto, se llega a la conclusión de que no puede indicarse de forma general un porcentaje determinado a partir del cual se considere que una marca tiene un fuerte carácter distintivito en lo que se refiere al grado de conocimiento de la marca entre los consumidores, observando aquí una similitud con la marca notoria. Un ejemplo de marca renombrada lo encontramos en la española ZARA, perteneciente a la entidad mercantil INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX). Así, en su Sentencia 2156/2014, de dos de junio, el Tribunal Supremo consideró como renombrada a la citada marca, ya que goza de una gran importancia económica y un conocimiento generalizado por su difusión en el mercado tanto nacional como internacional. Este conocimiento se extiende más allá del ámbito de la moda debido al amplio número de clases de productos y servicios a que se extiende y al amplio sector de consumidores actuales o potenciales de la misma. Además, el Tribunal consideró que la marca reunía todas las circunstancias para que pueda ser considerada como renombrada, ya que en ella confluyen tanto elementos cuantitativos (amplia difusión y conocimiento) como cualitativos (relación diseño/calidad/precio de los 40 DE LA FUENTE GARCÍA, E., “Las Marcas”, en AA.VV. La propiedad industrial. Teoría y práctica; Tercera parte. Signos distintivos, Ed. Editorial Universitaria Ramón Areces, 2004, p. 28. 41 Caso Lloyd Schuhfabrik Meyer and Co. GmbHcontra Klijsen Handel BV.
  20. 20. 15 productos). Es por ello que el prestigio, reputación y conocimiento de que goza la convierte en una marca renombrada. La falta de determinación de unos contornos claros y precisos en la legislación y la gran complejidad de los conceptos, ha provocado que los distintos autores especializados se pronuncien e intenten diferenciar ambos tipos de marcas. Para algunos, la marca notoriamente conocida constituye una categoría superior o genus en el que se encuadra (como species calificada) la marca renombrada, siendo ésta un tipo individualizado de la marca notoriamente conocida. La renombrada sería aquella que además de ser conocida por los círculos interesados correspondientes, suscita en los mismos fundadas y razonables expectativas acerca de la buena calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca. Es decir, la marca renombrada se caracteriza precisamente por ser portadora de un elevado goodwill que se apoya en el alto nivel de calidad de los productos o servicios, en la eficaz política publicitaria de su titular y en la propia fuerza atractiva o selling power del signo constitutivo de la marca42 . En suma, afirman los defensores de esta tesis que para delimitar de manera adecuada las figuras de marca notoria y marca renombrada hay que conjugar dos criterios: un criterio cuantitativo consistente en establecer si el signo es notoriamente conocido por el público interesado, y un criterio cualitativo consistente en determinar si el signo goza de prestigio o buena fama entre dicho público. En lo que a nosotros respecta, consideramos como la más adecuada la teoría expuesta anteriormente, considerando las marcas renombradas como un subtipo especializado de las marcas notorias43 . Esto es así porque una marca notoria no tiene porqué ser siempre una marca renombrada, pero una marca renombrada si tiene que ser siempre una marca notoria. Es decir, el hecho de que una marca sea conocida por la generalidad del público implica que ésta a su vez también sea conocida por el sector del público pertinente al que va dirigida. A esta postura se han opuesto otros autores, para quien el elemento cualitativo existe y merece protección jurídica, pero es discutible su idoneidad para distinguir la marca renombrada de la notoria (en la que también concurren aspectos cualitativos, aunque de menor intensidad) y como requisito para reconocer el renombre. Es decir, los elementos cualitativos de la marca renombrada no deben formar parte de su delimitación, que debería basarse en elementos más bien cuantitativos, sin ignorar por ello la importancia de los aspectos cualitativos de la marca renombrada, ni limitar su protección a las exigencias de la función indicadora de la precedencia empresarial. En suma, esta faceta cualitativa, acreditada por la dimensión cuantitativa, se protegerá prestando atención a su intensidad, y en atención a las otras funciones de la marca44 . Al respecto nosotros creemos que para que una marca sea conocida por la generalidad del público, además de alcanzar una cantidad considerable de ventas y realizar una buena labor publicitaria, debe reunir una serie de elementos cualitativos positivos como son la calidad y fiabilidad de los productos, ya que éstos son elementos indispensables a la hora de despertar en los consumidores ese conocimiento generalizado de la marca. 42 FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., Tratado sobre Derecho…, Op. Cit., p. 405. 43 Véase en este mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo 8236/2004, de 20 de diciembre, para la cual la marca renombrada «viene a ser así una especie del género “marca notoria” pues, además del conocimiento por el público al que se dirige, suscita en el público en general la idea de los productos o servicios diferenciados con la marca». 44 MARCO ÁRCALA, L.A., “Notoriedad y renombre de las marcas…, Op. Cit., p. 5.
  21. 21. 16 Aunque la marca renombrada se caracterice por tener un importante grado de difusión en el público y alcanzar un alto prestigio debido a la calidad de los productos o servicios que identifica, esto no siempre es así, ya que hay casos en los que el renombre no siempre tiene que vincularse a la calidad de los productos45 . Esto es así porque la vinculación de la difusión de la marca a la calidad del producto dependerá del tipo de producto con el que se identifica la misma. Es decir, si la marca identifica productos de gran consumo, esos productos no siempre denotan un alto grado de calidad, pero al tratarse de productos de consumo masivo, la marca que los identifica goza de un algo grado de conocimiento en el público, y esta última circunstancia provoca el renombre de la marca. Caso opuesto es el de los productos de coste superior y que tienen un coste más restringido. En estos casos, la fuerza atractiva de la marca es de vital importancia y aunque el signo se destine a un público minoritario por tratarse de productos de alto coste, las marcas gozan de fama y prestigio en el mercado. Estos dos supuestos específicos apuntados anteriormente llaman especialmente la atención, ya que son excepciones a la regla general, por lo que creemos oportuno resaltarlos. Aquí observamos como ya no sólo los elementos cuantitativos y cualitativos a los que se ha hecho referencia son determinantes a la hora de otorgar el estatus de renombrada a una marca, sino que también pueden intervenir otros factores. Esto acrecienta la complejidad a la hora de fijar los contornos de ambos conceptos y confirma la necesidad de estar a cada caso concreto para ver si nos encontramos ante una marca notoria o renombrada. 3.2.- Protección especial de las marcas notorias y renombradas. Relevancia del registro en la protección de las marcas notorias y renombradas El derecho que un empresario obtiene sobre una marca es un derecho de exclusiva que tiene unas características peculiares si se compara con el de otras creaciones industriales. El titular de la marca no ejerce un señorío absoluto sobre el signo, sino que lo que ejerce es un señorío sobre los productos o servicios para los que está registrada la marca46 . Es decir, no puede oponerse frente a todos en la utilización de la marca, sino que solamente puede oponerse frente a los que utilicen la marca en productos idénticos o semejantes. Por tanto, y como norma general, el ius prohibendi que otorga la ley al propietario de la marca para impedir la utilización de la misma se extiende sólo a una determinada clase de productos o servicios, no a todos los productos que se identifiquen con la misma marca. Es el denominado principio de especialidad, que rige de manera general en el derecho de marcas, y al que ya hemos hecho referencia anteriormente. Por tanto, el ius prohibendi dependerá de la regla de la especialidad. En otras palabras, el titular de la marca puede ejercitar las acciones que le otorga la Ley de Marcas para la protección de su derecho cuando se ha producido por parte de un tercero la utilización de marcas semejantes que induzcan a error. Esta sería la regla general para las marcas ordinarias. No obstante, cabría preguntarse llegados a este punto si las marcas que gozan de una mayor difusión y conocimiento por el público que las ordinarias, como son las notorias o renombradas, merecen una protección que vaya más allá del principio de especialidad. 45 DE LA FUENTE GARCÍA, E., “Las Marcas…, Op. Cit., p. 28. 46 DE LA FUENTE GARCÍA, E., “Las Marcas…, Op. Cit., pp. 21 y ss.
  22. 22. 17 Efectivamente, es aceptado de manera unánime en la doctrina y la jurisprudencia47 que tanto la marca notoria como la renombrada, al gozar de una aceptación y difusión superiores a las de las marcas ordinarias, requieren un mayor grado y alcance de protección. No obstante, aunque se reconoce la necesidad de sobreproteger las marcas que han obtenido cierto éxito, la protección de las mismas históricamente ha sido nula o muy escasa en los textos legales. Es por ello que tuvieron que ser los tribunales los que se encargasen de proteger este tipo de marcas. La protección reforzada de estas marcas está más que justificada, ya que se hace necesario amparar la mayor capacidad distintiva de las mismas con el objetivo de que no se pueda llevar a error a los consumidores. Cuanto más fuerte sea una marca, mayor probabilidad hay de que el empleo de la misma o de marcas semejantes produzca una confusión a los consumidores. Y esa confusión se produciría cuando un tercero no autorizado usa la marca, ya que puede hacer pensar al público que los bienes y servicios proceden de la empresa titular de la marca renombrada o que los productos tienen una determinada calidad que realmente no poseen. A esto se le suma el hecho de que la utilización fraudulenta de una marca que goce de cierto prestigio puede perjudicar enormemente a los consumidores, ya que éstos no van a tener la correspondiente garantía posventa e indemnización por daños que tendrían los productos pertenecientes a las marcas notorias o renombradas. Lo que principalmente se tiene en cuenta por el ordenamiento jurídico a la hora de proteger este tipo de marcas es el valor que la misma se ha ganado en el mercado como consecuencia de su uso continuo y su buen hacer, ya que normalmente esto conlleva realizar importantes inversiones en publicidad y para garantizar la calidad de sus productos. Con ello se pretende evitar el aprovechamiento indebido por parte de terceros de la notoriedad o renombre de la marca. En suma, la protección reforzada de las marcas que gozan de notoriedad o renombre se justifica por tres razones48 :  Para proteger al consumidor, evitando el riesgo de confusión o error sobre el origen del producto  Para proteger al empresario o titular de la marca, impidiendo que el tercero que hace uso ilícito de la marca obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la misma  Para proteger el sistema de marcas, intentando que la marcas notorias y renombradas puedan cumplir las funciones que se le otorgan a las mismas Ahora bien, aunque tanto la marca notoria como la renombrada gozan de la protección reforzada a la que se hacía referencia anteriormente, tienen distintos niveles de protección dentro de la misma, por lo que se analizarán por separado. En lo que respecta a la marca notoria, la cuestión es si su protección abarca los productos o servicios para los cuales está registrada o si también se extiende a productos o servicios que no están recogidos por ella. La respuesta a esta cuestión la encontramos en el artículo 8.3 LM, donde se establece que la protección alcanzará productos de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados. Por tanto, se admite 47 Véase en este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 2008. 48 DE LA FUENTE GARCÍA, E., “Las Marcas…,Op. Cit., p. 31.
  23. 23. 18 que la protección de la marca notoria no sólo se limite a los productos o servicios que ampara la marca, sino que también abarcará productos y servicios relacionados. Incluso podría llegar a abarcar todo tipo de productos o servicios, pero esto dependería del grado de conocimiento de la marca notoria. Por su parte, en la marca renombrada la protección siempre va más allá de la regla de la especialidad. Es decir, no habrá que estar a la simple identidad de los productos o servicios, sino que por la mera posibilidad de que exista riesgo de confusión ya es suficiente para que peligre su buen nombre o su fama49 . La protección reforzada de las marcas notorias y renombradas goza de una gran importancia. Esta cuestión se puso de manifiesto cuando, ante la falta de una regulación que protegiera de manera efectiva este tipo de marcas en la anterior Ley de 1988, se empezó a acudir a la Ley de Competencia Desleal50 , ya que algunas de sus disposiciones permitían al titular de una marca defender sus intereses. Hemos visto que las marcas de éxito gozan de una mayor protección que las ordinarias, protección que está justificada por el mayor riesgo de confusión entre el público. Pero, ¿cómo afecta el registro a esta protección especial de las marcas notorias y renombradas? De manera general, y como se establece en el artículo 2.1 LM, el derecho de propiedad sobre la marca se adquiere una vez se ha realizado el registro válidamente y de conformidad con las disposiciones de la Ley. Esto quiere decir que el titular de una marca ordinaria no tendrá ningún derecho sobre un determinado signo si no lleva a cabo el registro, tanto a efectos de oposición a una solicitud de registro por tercero como para la nulidad de una marca posterior o para establecer la violación del derecho exclusivo51 . Una de las consecuencias de la protección reforzada de las marcas de éxito es que se rompe con el principio de especialidad52 y se las protege aunque no estén registradas, supliendo así la notoriedad o el renombre el requisito del registro para adquirir el derecho exclusivo sobre la misma. Esta protección que se le da a la marca notoria no registrada se fundamenta en el artículo 6 bis CUP, al que hacen referencia los artículos 6.2.d) y 34.5 LM. En el primero de los artículos la LM recoge una causa de denegación relativa del registro de la marca, consistente en prohibir el registro de las marcas que a la fecha de solicitud de la marca en examen puedan generar riesgo de confusión con otras que sean notoriamente conocidas en España, aunque no estén registradas. Por tanto, en base a este artículo, la notoriedad de una marca en el sentido del artículo 6 bis CUP incide en la nulidad del derecho sobre la marca, pudiéndose invocar dicha nulidad relativa de una marca igual o semejante posteriormente registrada para los mismos productos o servicios. Pero además, el artículo 34.5 de la LM53 otorga un derecho que 49 Así se establece en la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de enero de 2010. 50 Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (BOE de 11 de Enero de 1991). 51 «Esté registrada o no, el signo que distingue en el mercado a unos productos o servicios de otros es una marca. Lo que ocurre es que la protección jurídica de la marca es muy distinta según esté registrada o no». BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., Comentarios a la Ley de Marcas, Ed. Aranzadi, 2003, p. 103. 52 Dicho principio de especialidad se rompe siempre que nos encontremos ante marcas de éxito. No obstante, en el caso de las marcas notorias, la mayor o menor intensidad con la que se manifieste el principio de especialidad dependerá del grado de difusión de la marca notoria entre el público. En lo que respecta a la marca renombrada, siempre se dará el principio de especialidad en su máxima intensidad debido a su gran difusión entre el público en general. 53 CURTO POLO, M., “Artículo 6. Marcas anteriores”, en AA.VV. Comentarios a la Ley de Marcas, Ed. Aranzadi, 2003, pp. 220-221.
  24. 24. 19 el titular de una marca notoria puede hacer valer mediante el ejercicio de las acciones de defensa del derecho sobre la marca. Por tanto, el titular de una marca notoriamente conocida o renombrada no registrada podrá: oponerse a que una marca posterior idéntica o semejante para productos idénticos o similares acceda al registro; reclamar ante los tribunales la nulidad de la marca incompatible con la suya; y prohibir que los terceros utilicen en el tráfico económico un signo idéntico o semejante para productos o servicios similares54 sin su consentimiento. Esta protección que se otorga a las marcas de éxito aunque no estén registradas se pone de manifiesto en varias sentencias de nuestro Tribunal Supremo. En primer lugar, la Sentencia del Tribunal Supremo 850/2005, de 11 noviembre, que afirmó que en lo que respecta al nacimiento del derecho sobre la marca, en España existe un sistema mixto. Es decir, que dicho derecho se adquiere bien por el registro válidamente efectuado, bien por determinadas situaciones que no necesitan tener acceso registral. Y una de esas situaciones se darían cuando se disponga de una marca notoriamente conocida en España, dándose la posibilidad al titular de la misma a «rectificar el registro, mediante el ejercicio, en determinado plazo, de una acción de nulidad de la marca registrada posteriormente, en caso de riesgo de confusión y dentro del principio de especialidad. Para que la acción de nulidad pudiese triunfar con ese apoyo era preciso, entre otros requisitos, que quien pretendiese la anulación del registro confundible fuera usuario de una marca anterior y que la misma fuera notoriamente conocida, en España, por los sectores interesados»55 . La doctrina apuntada serviría para sintetizar en grandes rasgos la actual situación en lo que a la protección de las marcas notorias y renombradas se refiere. Como consecuencia del sistema mixto utilizado en la legislación española, no sólo podrá defender su derecho sobre la marca aquel que la haya registrado, sino que también se da la posibilidad al titular de la marca de defender su signo cuando, aún sin haberlo registrado, éste goza de una especial difusión o grado de aceptación entre el público, es decir, cuando nos encontremos ante una marca notoria o renombrada. Y ello se puso de manifiesto en la Sentencia del Tribunal Supremo 1107/2014, de 11 de marzo, que enfrentó a Bacardí España S.A. y a la entidad Dinsa World Wide Destillers S.A. Entre otras pretensiones, la primera de las entidades, titular de la marca BOMBAY SAPPHIRE (cuya notoriedad quedó probada), pretendía que se estimase que el color azul zafiro constituía una marca notoria no registrada a su favor, vulnerada por la segunda de las entidades nombradas, que había llevado a cabo la comercialización de una botella de ginebra llamada GOA con el mismo color. Sin embargo, y pese a reconocer el tribunal que el color azul zafiro puede llegar a adquirir el carácter distintivo por el uso, finalmente no lo estimó en este caso concreto por no haber quedado probada la adquisición de la notoriedad que se pretende de ese color azul zafiro como elemento de la marca BOMBAY SAPPHIRE. Además de poder acudir a la normativa de marcas para defender los derechos sobre la marca notoria y renombrada no registrada, también se podría optar por la Ley de 54 En el caso de las marcas notorias, volver a hacer hincapié en que los productos o servicios similares a los que afecte la prohibición dependerá del grado de difusión que tenga la marca entre el público especializado. Cuanto mayor sea esa difusión, más cantidad de productos o servicios podrá abarcar la prohibición. 55 Esta doctrina es recogida por la Sentencia del Tribunal Supremo 219/2008, de 18 marzo.
  25. 25. 20 Competencia Desleal. Así, una de estas vías la encontramos en el artículo 12 de dicha norma, en el que se recogen los actos de explotación de reputación ajena. El titular de una marca renombrada podría acudir a este artículo cuando un tercero usase un signo similar al suyo, ya que es evidente que ese tercero se está aprovechando en beneficio propio e ilícitamente de la reputación obtenida en el mercado por dicho titular. También podrá proteger sus intereses el titular de una marca de éxito acudiendo al artículo 17 de la Ley de Competencia Desleal, que regula la venta a pérdida. Esto quiere decir que la conducta llevada a cabo por un tercero consistente en la venta que tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o un establecimiento ajeno mediante la venta a bajo coste o bajo precio de adquisición, se considerará desleal. La protección de la marca ante esta conducta está totalmente justificada, ya que la misma puede ver perjudicado su prestigio ante los consumidores, que piensan que la bajada del precio es debido a una reducción de su calidad o que simplemente vinculan el prestigio de la fama a su alto precio56 . Esta defensa de la marca mediante la Ley de Competencia Desleal también la observamos en la citada Sentencia 1107/2014, de 11 de marzo, en la que la entidad Bacardí España S.A. entendió que las normas sobre competencia desleal tienen carácter complementario respecto de la legislación especial reguladora de la propiedad industrial, siendo aplicable en supuestos en que no lo sea esta. A ello respondió el tribunal con una doctrina que, a nuestro juicio, resulta aclaradora de la relación entre ambas normas (Ley de Marcas y Ley de Competencia Desleal), por lo que la expondremos a continuación. Según el tribunal, la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa. Dicho principio de complementariedad relativa nos sitúa entre dos puntos: por un parte, la mera infracción de estos derechos no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco debemos guiarnos por un principio simplista de especialidad legislativa57 . Bajo nuestro punto de vista, sólo se debería acudir a la Ley de Competencia desleal para combatir determinadas conductas que la legislación marcaria no comprenda de manera plena. Por ello, acudir a la legislación de competencia desleal debería reservarse para casos en los que se produce un perjuicio que por presentar unos caracteres específicos es distinto al que se regula como infracción en la legislación de marcas. Con esta relación entre ambas normas se conseguiría una mayor protección para los titulares de las marcas y se les garantizaría una mayor seguridad jurídica, incentivando el esfuerzo por crear marcas de éxito. Por último nos parece interesante hacer referencia a un supuesto especial que está estrechamente relacionado con la especial protección de las marcas notorias y renombradas, acontecido a raíz del mundial de fútbol celebrado recientemente en Brasil. Así, como requisito para acoger el trofeo organizado por la Fédération Internationale de Football Association (en adelante FIFA), dicho organismo impuso la modificación de la legislación del país organizador con el objetivo de proteger las marcas y los 56 FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., Reflexiones preliminares sobre la ley de competencia desleal”; Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XIV, 1991-92, pp. 5 y ss. 57 Como bien afirma la Sentencia del Tribunal Supremo 586/2012, de 17 de octubre: «en definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme a alguna de ellas o ambas a la vez».
  26. 26. 21 patrocinios, que suponen más del 90% de los ingresos que se obtienen por la citada competición. Esta modificación legal ya se llevó a cabo en Brasil en el año 2012, donde se aprobó un texto legal que establecía medidas relacionadas con las marcas pertenecientes a la FIFA. Concretamente, mediante la ley aprobada, los patrocinadores adquirieron una protección legal especial consistente en otorgar el estatus de marca renombrada a todos los signos registrados que sean propiedad del máximo organismo del fútbol mundial. Además, las empresas que patrocinaban la competición adquirieron automáticamente la categoría de marcas notorias sin necesidad de tener registrados sus nombres comerciales o emblemas en Brasil, obteniendo una categoría especial frente a sus competidores. Todo ello sin que se descarte la consideración de delito del uso indebido de las marcas pertenecientes a la FIFA58 . Bajo nuestro punto de vista, el supuesto comentado en el párrafo anterior supone un comportamiento totalmente injusto y que atenta contra la competencia en el mercado. Esto es así porque como hemos tenido ocasión de comprobar las marcas notorias y renombradas gozan de una alta difusión o grado de conocimiento entre el público, ya sea por su alta calidad o por cualquier otro condicionante que desate en el consumidor una serie de sensaciones positivas, lo que denominábamos elementos cualitativos. Normalmente, este alto grado de conocimiento o difusión es consecuencia de una ardua labor del titular de la marca, que con su esfuerzo y dedicación consigue dotar a sus productos de una calidad que tenga como recompensa una buena acogida entre los consumidores. Este esfuerzo y dedicación es merecedor de una protección legal reforzada, y por ello se han venido recogiendo en los diferentes textos legales una serie de mecanismos para asegurar esa sobreprotección. Sin embargo, al otorgar automáticamente mediante imperativo legal el estatus de marca notoria a un signo por el mero hecho de pertenecer a la FIFA se está produciendo un acto tremendamente injusto respecto de aquellos titulares que han conseguido que su marca alcance esa notoriedad con su buena labor. 4.- FACTORES DE RIESGO DE LA MARCA DE ÉXITO Como ya se ha señalado, toda marca en mayor o menor medida cumple una serie de funciones. La función básica de cualquier marca es indicar la procedencia empresarial de sus productos o servicios, aunque no hay que dejar de mencionar la función indicadora de la calidad, la función publicitaria y la función condensadora del goodwill o reputación59 . Las marcas notorias y renombradas obtienen una gran difusión que provoca un incremento del valor que alcanzan en el mercado, lo que incita a terceros a realizar acciones encaminadas a obtener un aprovechamiento ilícito de su prestigio o a perjudicar su imagen y reputación. Dichas acciones son llamados factores de riesgo de la marca, y están íntimamente relacionados con las funciones de la misma, ya que cada 58 SAINZ, S., Leyes a medida para proteger las marcas en el Mundial 2014, Expansión jurídico, Ed. La Ley, 16 de abril de 2014, p. 1. 59 El tema de las funciones de la marca ha sido objeto de un amplio debate en la doctrina española, destacando el análisis realizado por FERNÁNDEZ-NOVOA, C., en su obra Tratado sobre derecho de Marcas.
  27. 27. 22 una de ellos afectará a una función específica de la marca. Así, podemos diferenciar fundamentalmente cuatro acciones que ponen en peligro las funciones de la marca60 :  Aprovechamiento ilícito del carácter distintivo  Aprovechamiento ilícito de la reputación o goodwill que condensa la marca notoria o renombrada  Perjuicio para el carácter distintivo de la marca notoria o renombrada  Perjuicio para la reputación o renombre de la marca Es muy importante que los titulares de marcas de éxito traten de evitar estas conductas, ya que pueden ocasionar pérdidas importantes, suponiendo en algunas ocasiones incluso la muerte de la marca. Estas conductas que ponen en riesgo la marca han sido tratadas fundamentalmente en la jurisprudencia y la doctrina. De cada uno de los factores de riesgo de la marca nos ocuparemos en los siguientes puntos, abordando su concepto y tratamiento tanto doctrinal como jurisprudencial. 4.1.- Dilución En la medida en que la dilución afecta o produce un perjuicio al carácter distintivo de la marca, y siendo ésta su función más importante, será el primero de los factores de riesgo que analizaremos. Esta es una conducta que produce un perjuicio al carácter distintivo de la marca, y que ha sido conceptuada por la importante sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en su sentencia 18 de junio de 2009. La sentencia define la dilución como un perjuicio que consiste en el debilitamiento de la capacidad que tiene la marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró. Y esto se produce como consecuencia de la acción de un tercero, que usa un signo idéntico o similar, teniendo como efecto la dispersión de la identidad de la marca y su presencia en la mente del público. Es decir, una marca que antes producía una asociación inmediata con los productos o servicios para los que se había registrado, tras la acción del tercero deja de tener ese efecto. Esta conducta llevada a cabo por un tercero y que supone un perjuicio al carácter distintivo de la marca la observamos en la Sentencia del Tribunal Supremo 6110/2012, de 23 de julio. En ella el Instituto de los Hermanos Maristas de la Enseñanza (HERMANOS MARISTAS), titular de una marca comunitaria para productos y servicios relacionados con la enseñanza y actividades asistenciales, consideró vulnerada su marca por Reyal Urbis S.A., que desarrolló una promoción inmobiliaria de viviendas en un barrio de Alicante, a la que denominó RESIDENCIAL MARISTAS, denominación que empleó también en la publicidad de la promoción inmobiliaria. Hay que destacar que la marca HERMANOS MARISTAS goza de una amplia difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por la marca, por lo que quedó acreditada su notoriedad. Es por ello que el tribunal entendió que si el signo “Maristas” refiere o evoca inmediatamente la actividad docente y religiosa desarrollada por los HERMANOS MARISTAS, su empleo por un tercero para identificar una promoción inmobiliaria es perjudicial para el carácter distintivo de la marca, en la medida en que, si no cesara dicho uso, se diluiría y dejaría de asociarse con carácter 60 GALÁN CORONA, E. “Artículo 34. Derechos conferidos por la marca”, en AA.VV. Comentarios a la Ley de Marcas, Ed. Aranzadi, 2003, pp. 510-511.
  28. 28. 23 exclusivo a la actividad del titular de la marca, esto es, daría lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público. En otras palabras, vemos como a través de la dilución, un tercero utiliza un signo idéntico o similar y crea confusión o asociación haciendo que la marca anterior pierda su poder de identificar productos o servicios. Es por ello fundamental saber de qué acciones disponen los titulares de las marcas de éxito para evitar que se dé la conducta descrita, entre las que destacan: a) En primer lugar, el titular de la marca de éxito podría solicitar que se prohíba al tercero el uso del signo que está llevando a cabo sin su consentimiento en el tráfico económico en virtud de los artículos 9.1 c) RMC y 34.2 c) LM. Así, el derecho del titular de la marca para solicitar que se prohíba el acceso de otra posterior surge cuando concurren unos determinados requisitos: que el uso del signo en conflicto pueda indicar una conexión entre los bienes o servicios para los que se usa, que ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada o que dicho uso pueda implicar un menoscabo del aludido carácter distintivo, notoriedad o renombre61 b) En segundo lugar, por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro contenida en el artículo 101 RMC, se podría acudir también a los artículos 40 y 41 LM, que faculta al titular de la marca cuyo derecho haya sido lesionado a reclamar en la vía civil una serie de medidas para evitar el perjuicio, entre las que destacan: 1) La cesación de los daños que violen su derecho; 2) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos; 3) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación; 4) La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor; 5) La atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados cuando sea posible. En lo que respecta a la acción de cesación de los daños que violen el derecho del titular de la marca, hay que destacar que la estimación de la misma procede si se dan dos simples requisitos objetivos: la infracción del derecho exclusivo y el riesgo de repetición de la misma. Por tanto, los conceptos de dolo, culpa e incluso de daño efectivo, carecen de importancia en este caso. En cuanto a la indemnización de los daños y perjuicios, responderán las personas que realicen actos de violación de la marca. Sin embargo, esta acción no tiene tanta importancia como la acción de cesación, aunque desde un punto de vista práctico sirve para evitar nuevos actos de violación del derecho de la marca. Por último, las demás medidas enumeradas tienden a evitar que prosiga la violación, ya que van dirigidas a eliminar los efectos residuales en los que se materializó la violación del derecho, así como a intentar que no se repitan en el futuro. Esto es así porque el titular de la marca no sólo tiene interés en obtener la cesación de la violación de su derecho, sino también en que se retire del mercado todo aquello que habiendo servido para la violación de su derecho pueda continuar produciendo efectos perjudiciales62 . Dentro de la figura de la dilución nos encontramos con tres elementos que aparecen recogidos y relacionados en la actual LM cuando en su artículo 6.b) se establece que no 61 GALÁN CORONA, E. “Artículo 34. Derechos conferidos… Op. Cit, p. 507. 62 GARCÍA LUENGO, R.B., “Artículos 40 y 41”, en AA.VV. Comentarios a la Ley de Marcas, Ed. Aranzadi, 2003, pp. 613-631.
  29. 29. 24 pueden registrarse como marcas los signos «que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión con el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior»63 . Por marca anterior se entiende: 1) Las marcas registradas que tienen una solicitud con una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud de la nueva marca que se está examinando; 2) Las marcas comunitarias que estén registradas y que, con arreglo al Reglamento Comunitario, reivindiquen válidamente la antigüedad de una marca que sea española o internacional; 3) Las solicitudes de una marca nacional, internacional o comunitaria siempre y cuando esa solicitud se registre; 4) Por último, y en lo que a nosotros nos interesa, se considerarán como marcas anteriores las que, aún sin estar registradas cuando se presente la solicitud, sean notoriamente conocidas64 . En suma, de la definición de dilución se pueden extraer tres elementos fundamentales que han de ser objeto de análisis: la semejanza de las marcas, el riesgo de confusión y el riesgo de asociación A.- La semejanza de las marcas La Ley de Marcas establece en su artículo 6.1.b) que la semejanza en las marcas es una causa de prohibición de acceso al registro. Es decir, la prohibición de registro de una marca queda condicionada por el riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación. Por ello, cuando se produzca una identidad absoluta de signos y de productos o servicios, estaremos ante el supuesto del artículo 6.1 a), mientras que, cuando exista una variación, aunque sea mínima, en relación con los signos o con los productos o servicios, o ambos a la vez, nos encontraremos con un supuesto del artículo 6.1 b)65 . Un ejemplo de la variación mínima a la que hacíamos referencia anteriormente la encontramos en la Sentencia del Tribunal Supremo 6413/2012, de 11 de octubre. En ella la sociedad mercantil EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA pretendía la concesión de la marca EROSKI NEXO para usarla en una revista de difusión interna dirigida a los consumidores. A ello se opuso la mercantil NEXO EDITORES, SRL, por estimar que existía riesgo de confusión con su marca, dedicada al mismo sector. En este caso el tribunal estimó la imposibilidad de que ambas marcas conviviesen, ya que podrían generar confusión entre el público pertinente en la adquisición de dichos productos, que percibe normalmente la marca como un todo. Esto es así porque las marcas citadas están configuradas por un elemento distintivo idéntico, y distinguen productos afines, aunque la marca aspirante (EROSKI NEXO) se limite a amparar publicaciones relacionadas con la difusión de actividades del Grupo Empresarial Eroski. Vemos por tanto la importancia de la figura de la semejanza de las marcas, hasta el punto de poder impedir el registro de una marca posterior. Y es una cuestión compleja, ya que la semejanza de las marcas opera de una triple perspectiva: fonética, gráfica y conceptual. Cada uno de estos elementos se deberán analizar aisladamente, pero bastará con que se dé uno solo de ellos para apreciar riesgo de confusión si posteriormente se dan los requisitos del mismo. 63 Idéntica redacción encontramos en el artículo 8.1 b) RMC. 64 De conformidad con el artículo 6 de la LM. 65 CURTO POLO, M., “Artículo 6. Marcas anteriores… Op. Cit., pp. 223 y ss.
  30. 30. 25 En suma, como bien puso de manifiesto la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 1990, haciéndose eco de la doctrina existente, «la confrontación de marcas ha de ser global y no fragmentaria, de suerte que la literalidad de las denominaciones y los gráficos o diseños no pueden ser cotejados por separado y el enfrentamiento ha de ser en su triple vertiente, visual, auditiva o fonética y literaria». Esta doctrina ha sido confirmada en repetidas ocasiones por la jurisprudencia, como puede comprobarse igualmente en la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 2009, en la que se afirma que la valoración debe hacerse de manera globalizada y no por separado66 . Ello ocurrió en la Sentencia del Tribunal Supremo 5991/2013, de 20 de diciembre, donde se defendió que la marca ESTRELLA AGUA MINERAL NATURAL 1,5L podría generar un riesgo de confusión con la ya existente ESTRELLA GALICIA. En esta sentencia se llevó a cabo un análisis desde la triple perspectiva. En primer lugar, en lo que respecta a los elementos fonéticos y conceptuales, el tribunal consideró que la marca aspirante ESTRELLA AGUA MINERAL 1,5 L no sólo coincidía con la marca oponente ESTRELLA GALICIA en el producto que las dos trataban de identificar (el agua mineral) sino que también se asemejaba en su denominación a ésta última. Los hipotéticos elementos diferenciadores no pudieron ser determinantes en el análisis comparativo, ya que en ambos signos el vocablo relevante es “estrella”. Por tanto, debido a esa relevancia del vocablo “estrella”, ambas marcas tienen una fonética muy parecida, próxima a la identidad, por lo que el alto tribunal estimó que podría darse un riesgo de confusión en los consumidores. En lo que respecta al elemento gráfico tampoco apreció el tribunal diferencias significativas, ya que en ambas marcas aparecía resaltado el mismo vocablo. La leyenda “estrella” incluida en la marca aspirante con el dibujo de una estrella no incorporaba una diferencia suficiente como para distinguir ambos signos de manera que se evite la confusión o asociación entre ambas, ya que ambos signos contienen la misma palabra y el diseño de una estrella. Finalmente, el tribunal acabó estimando que las similitudes fonéticas, denominativas y gráficas de ambas marcas y la identidad del producto al que se referían podían provocar un riesgo de confusión entre el público consumidor, ya que los usuarios de estos productos podrían ser inducidos a pensar que las nuevas marcas no son sino extensión de la anterior registrada o amparan productos cuyo origen empresarial es el mismo. B.- El riesgo de confusión El riesgo de confusión es una figura que goza gran importancia. Prueba de ello es que no solo se regula en la normativa de marcas, sino que también hace referencia al riesgo de confusión tanto la Ley General de Publicidad como la Ley de Competencia Desleal. Por tanto, ante un posible riesgo de confusión también sería posible acudir a estos textos legales para defender la marca de este fenómeno. Centrándonos ya en el derecho marcario, el riesgo de confusión es una figura clave y tiene importancia en diversos sectores del sistema de marcas. En lo que respecta a su regulación, tanto la DM como la LM67 coinciden en establecer dicho riesgo de 66 Véase en este mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril de 2005. 67 Apartado b) del artículo 4.1 de la Directiva 2008/95/CE y apartado b) del artículo 6.1 la Ley de Marcas española de 2001. En lo que respecta a la directiva europea, ésta no introdujo ningún cambio con la anterior Directiva 89/104/CEE. En cambio, este conflicto entre las marcas no se recogía expresamente en la anterior Ley de Marcas de 1988, aunque se recogía implícitamente en su artículo 12.1 a).
  31. 31. 26 confusión como una de las causas básicas que pueden prohibir el acceso de una marca al Registro. El riesgo de confusión ha generado una larga lista de sentencias emanada fundamentalmente de los tribunales europeos, que han defendido posturas enfrentadas al respecto. En un primer momento, los Tribunales europeos se inclinaron por afirmar que correspondía únicamente a los Tribunales nacionales de los países miembros la apreciación de un riesgo de confusión entre marcas, con el único requisito de no producir una discriminación entre los ciudadanos nacionales y los ciudadanos de los demás países pertenecientes a la CEE68 . Posteriormente, la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de noviembre de 1997, recaída en el caso Sabel, inició una línea jurisprudencial que formuló un concepto unitario del riesgo de confusión69 . En otras palabras, esta segunda tendencia jurisprudencial implica una relación entre la semejanza de los signos y la similitud de los productos o servicios, pudiéndose compensar un alto grado de similitud de los primeros con un bajo grado de similitud de los segundos y viceversa. Esta doctrina es la que sigue actualmente vigente, y prueba de ello es la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de junio de 2011, recaída en el caso “Union Investment”, que afirma que la existencia de un riesgo de confusión por parte del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (apartado 55). A esta doctrina que apuesta por un concepto unitario de riesgo de confusión, es decir, apreciado globalmente y considerando todos los factores pertinentes, la Sentencia de 22 de junio de 1999 recaída en el caso “Lloyd” aportó dos elementos importantes: el concepto de consumidor medio europeo y las pautas a tener en cuenta a la hora de establecer el carácter distintivo de una marca. Definir el concepto de consumidor medio es fundamental, ya que la existencia o no de riesgo de confusión debe determinarse siempre teniendo en cuenta a los consumidores de los productos o servicios protegidos por la marca70 . En lo que respecta al derecho español, tradicionalmente el consumidor medio se ha considerado que es una persona que no tiene unos conocimientos avanzados, pero que tampoco es un completo ignorante. Es decir, es una persona que posee un raciocinio y facultades perceptivas normales. Si partiésemos de la base del consumidor medianamente atento y reflexivo, que predomina en el derecho español para determinar el riesgo de confusión, se reducirían los casos en los que el titular de la marca anterior posee el ius prohibendi. Es por ello que lo más correcto sería usar para determinar el riesgo de confusión la figura del mismo usada en el derecho europeo, y que pasaremos a analizar a continuación71 . En el ámbito europeo el concepto de consumidor medio vino dado por la anteriormente citada Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, en la que se define como un consumidor «normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz» (apartado 26). Sin embargo, el propio Tribunal puntualiza en ese mismo apartado que «debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara 68 Como se pone de manifiesto en la Sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de noviembre de 1993. Caso Deutsche Renault AG contra Audi AG. 69 FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., Tratado sobre Derecho…, Op. Cit., pp. 274 y ss. 70 Esto se pone de manifiesto en el artículo 4.1.b) de la Directiva 2008/95/CE y en el artículo 6.1.b) de la Ley española de Marcas de 2001 al hacer referencia al «riesgo de confusión en el público». 71 FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., Tratado sobre Derecho…, Op. Cit., p. 279.

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