Petrone incipit 2011 (1)

  • 362 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
362
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
6
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. La tutela della proprietà intellettuale: il brevetto Michele Petrone Technology Transfer Consultant Basilicata Innovazione www.basilicatainnovazione.it1 Michele Petrone
  • 2. Contenuti Il brevetto nella competizione attuale I requisiti di base per la brevettazione Le procedure di brevettazione Brevetto italiano Brevetto con Procedura presso lo European Patent Office Brevetto con Procedura PCT Le ricerche brevettuali L’utilizzo della Banca dati Espacenet (ed i suoi limiti) Decisioni strategico - operative relative ai brevetti Backup slides I brevetti dei ricercatori universitari 2 Michele Petrone
  • 3. Il brevetto nella competizione attuale3 Michele Petrone
  • 4. Il brevetto: caratteri introduttivi Il brevetto attribuisce un diritto esclusivo a produrre, utilizzare, vendere, importare una determinata invenzione. Tale diritto esclusivo viene rilasciato da Autorità nazionali e sovranazionali (UIBM in Italia, European Patent Office), rispettando determinate procedure. Il diritto esclusivo viene concesso per un periodo pari a 20 anni. L’invenzione è brevettabile se risolve un problema tecnico (un nuovo prodotto, un processo che fornisce un nuovo modo di realizzare qualcosa, un metodo, una nuova soluzione tecnica per un problema. Occorre realizzare il cosiddetto ‘effetto tecnico’). 4 Michele Petrone
  • 5. Il brevetto: caratteri introduttivi (2) 5 Michele Petrone
  • 6. I brevetti … nella vita quotidianaTrade marks: Made by "Nokia" Product "N95"Patents: Data-processing methods Semiconductor circuits Chemical compounds …Copyrights: Designs: Software code Form of overall phone Instruction manual Arrangement of buttons in oval shape Ringtone Three-dimensional wave form of buttons … Trade secrets: ? 6 Michele Petrone
  • 7. I brevetti … nella vita quotidiana Supermercato, San Diego (Giugno 2010) 7 Michele Petrone
  • 8. I brevetti … per le imprese Microsoft è stata condannata da un giudice del Texas al pagamento di 106 milioni di dollari di risarcimento, per aver violato due brevetti depositati dall’azienda californiana VirnetX, relativi a tecnologie di sicurezza per reti VPN (www.patnet.it, 18 Marzo 2010). Nel 2008, Johnson & Johnson ha acquistato Amic, start-up svedese, per un controvalore di 40 milioni di dollari. Amic è una società di R&S nell’ambito della diagnostica. Nel marzo 2005 RIM (Research in Motion) ha ratificato un accordo con la società NTP sulla base di 612.5 milioni di dollari per chiudere la vertenza sulla presunta violazione di 5 brevetti sulla gestione wireless delle email alla base del Blackberry (www.patnet.it). 8 Michele Petrone
  • 9. I brevetti … per le imprese (2)Se analizziamo il valore totale degli assets di grandi multinazionali risulta che: Microsoft ha il 95% di intangible assets ed il 5% di tangible assets; Amazon ha il 93% di intangible assets ed il 7% di tangible assets; Procter & Gamble ha l’84% di intangible assets ed il 16% di tangible assets.Se consideriamo l’indice S&P 500 (che raccoglie le 500 imprese maggiormente capitalizzate negliStati Uniti), risulta che: Nel 1979 gli asset intangibili pesavano solo per il 20%. Nel 1997, gli asset intangibili pesavano per ben il 73% del totale valore degli assets. Fonte: Scellato (2010) 9 Michele Petrone
  • 10. I brevetti … per gli Atenei L’Università della California, nel 2000 ha ricevuto 61,5 milioni di dollari da royalties su propri brevetti (Fonte: The Scientist, 2002). L’Università di Yale ha costruito una nuova struttura di ricerca medicale attraverso un’operazione di finanziamento basata sulle royalties dal brevetto sullo Zerit, un farmaco HIV (Fonte: The Economist). Le Università italiane disponevano di un portafoglio di 2.541 brevetti al dicembre 2009 (Fonte: Netval, 2011). 10 Michele Petrone
  • 11. I brevetti … per i broker di tecnologie Ocean Tomo, nel corso dell’asta per la vendita di brevetti tenutasi a San Francisco nella primavera del 2008, ha rilevato un volume di vendite cumulato per quasi 20 miliardi di dollari (www.oceantomo.net). 11 Michele Petrone
  • 12. I brevetti … nei rapporti tra Università ed ImpreseStanford v. Roche Questions Bayh-Dole LegislationMarch 02, 2011GenomeWeb staffNEW YORK (GenomeWeb News) – The Supreme Court of the United States heard oral argumentsthis week in a case involving PCR patents between Stanford University and Roche MolecularSystems that could have implications for federally funded research institutions and businessesnationwide. The decision in the Stanford University v. Roche Molecular Systems case may hingeon a potential hole in the University and Small Business Patent Procedures Act — also known asthe Bayh-Dole Act — and could lead universities, institutes, and small businesses to adjust theircontracts procedures in order to protect intellectual property that was developed using federalfunding.http://www.genomeweb.com/stanford-v-roche-questions-bayh-dole-legislation 12 Michele Petrone
  • 13. Brevetti depositati in ambito internazionale Fonte: EPO (2011) 13 Michele Petrone
  • 14. I rapporti tra Inventore e Ufficio Brevetti Inventor/Applicant Patent Office Rivela Concede INVENZIONE ESCLUSIVITA’ Requisiti Procedure 14 Michele Petrone
  • 15. I requisiti di base per la brevettazione15 Michele Petrone
  • 16. I requisiti di base European Patent Convention (art. 52 Patentable Inventions): ‘European Patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, which are suscettible of industrial applications, which are new and which involve an inventive step’. Codice della Proprietà Industriale in Italia (2005) (Oggetto del brevetto - art. 45): ‘Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione, le invenzioni nuove che implicano unattività inventiva e sono atte ad avere unapplicazione industriale’. Il brevetto è concesso per un’invenzione che presenti i requisiti di: a) novità b) attività inventiva c) applicabilità industriale 16 Michele Petrone
  • 17. a) La novità European Patent Convention (art. 54 - Novelty): 1. An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art. 2. The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application. 3. Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Codice della Proprietà Industriale in Italia (2005) (art. 46 – la novità): 1. Uninvenzione e considerata nuova se non e compresa nello stato della tecnica. 2. Lo stato della tecnica e costituito da tutto ciò che e stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o allestero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. 3. E pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionali designanti e aventi effetto per lItalia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi. 17 Michele Petrone
  • 18. b) Lo step inventivo La European Patent Convention (art. 56 – Inventive step): ‘An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art’.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Il Codice della Proprietà Industriale in Italia (2005) (art. 48 - Attività inventiva): ‘Uninvenzione e considerata come implicante unattività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica’. 18 Michele Petrone
  • 19. b) Lo step inventivo (2) ‘Person skilled in the art’: Persona che risulta esperta in quel ramo, pur senza una specifica abilità inventiva Possiede una generale conoscenza dello stato dell’arte Utilizza le normali metodologie di sperimentazione Potrebbe essere un team ‘Obvious ’: Non oltre il normale progresso tecnologico Segue logicamente e linearmente la prior art Non richiede abilità che vanno oltre quelle possedute da una persona esperta nel ramo 19 Michele Petrone
  • 20. b) Lo step inventivo (3)Indizi di Altezza Inventiva: Il progresso tecnico (ipotesi di miglioramento di rendimento o di sicurezza, semplificazione della struttura di un prodotto o di un procedimento, riduzione di costi). il cd. sinergismo (quando la combinazione di due caratteristiche note determini un risultato tecnicamente superiore a quello che il tecnico medio si poteva attendere dalla somma delle peculiarità note considerate separatamente). il superamento di particolari difficoltà o di effettivi ostacoli tecnici.Indizi di Ovvietà: la semplice sostituzione di materiali. le mere modifiche di parti, i mutamenti di forma e proporzioni, le inversioni di fasi. il mero adattamento dell’invenzione altrui ad un campo diverso. l’ipotesi di equivalenza, ossia quando al posto di uno o più elementi di un’invenzione se ne pongono altri già noti come equivalenti che non ne modificano il risultato tecnico ed economico.Fonte: Colangelo (2011) 20 Michele Petrone
  • 21. c) Applicabilità industrialeEuropean Patent Convention (art. 57):‘An invention shall be considered as susceptible of industrial application if it can be made orused in any kind of industry, including agriculture”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Codice della Proprietà Industriale in Italia (2005) (art. 48. Industrialità):‘Uninvenzione e considerata atta ad avere unapplicazione industriale se il suo oggetto puòessere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola’. 21 Michele Petrone
  • 22. Se avete intenzione di brevettare … NON PUBBLICATE prima del deposito non pubblicate articoli/non inviate in referaggio per la pubblicazione, non fate comunicazioni di stampa, presentazioni a conferenze, poster, proceedings, blog, ecc. NON VENDETE prodotti che incorporano l’invenzione prima del deposito del brevetto. NO Presentazioni o Lectures prima del deposito eccetto sotto non-disclosure agreement (NDA) Cercate assistenza degli Studi di Consulenza Brevettuale Depositate prima di rendere nota l’invenzione! 22 Michele Petrone
  • 23. Se avete intenzione di brevettare … (2) CONSERVATE la ‘Novità’ della vostra Invenzione. Non pubblicate e non divulgate (presentazioni, ecc.) la vostra invenzione. Eventuali presentazioni riservate a partner industriali e finanziarie vanno gestiti con appositi Accordi di Riservatezza. VERIFICATE la ‘Novità’ della vostra Invenzione. Verificato lo stato dell’arte rispetto alla vostra invenzione. Quello che vi può apparire ‘Nuovo’, potrebbe essere già in uso, pubblicato, brevettato da altri. È opportuno interrogare Banche Dati (gratuite - Espacenet) per una prima valutazione. INTERROGATEVI sull ‘Altezza Inventiva’ della vostra Invenzione. Si tratta del requisito più difficile da verificare. Alcuni Indizi di ‘Altezza Inventiva’ vs ‘Indizi di Ovvietà’ possono guidarvi (slide 19). 23 Michele Petrone
  • 24. Le procedure di brevettazione24 Michele Petrone
  • 25. Le procedure di brevettazione Brevetto italiano Brevetto con Procedura presso l’EPO (European Patent Office) Brevetto con Procedura PCT (Patent Cooperation Treaty) 25 Michele Petrone
  • 26. Il brevetto in Italia26 Michele Petrone
  • 27. La domanda di brevetto italiana La domanda di brevetto italiana può essere depositata presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) oppure presso le Camere di Commercio provinciali . Le Camere di Commercio entro i successivi dieci giorni trasmettono all’UIBM gli atti depositati. L’UIBM innanzitutto verifica: a) il rispetto dei requisiti formali; b) l’oggetto della domanda affinché non riguardi uno dei tipi di invenzioni non brevettabili (ai sensi dellart. 45 c.p.i. - le teorie scientifiche e i metodi matematici; i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; le presentazioni di informazioni); c) l’oggetto della domanda affinché non riguardi materia contraria all’ordine pubblico o al buon costume. 27 Michele Petrone
  • 28. La domanda di brevetto italiana (2) L’Ufficio italiano inizialmente non svolgeva un esame sostanziale relativo ai requisiti di novità, attività inventiva, applicabilità industriale, a meno che la loro assenza non risultasse assolutamente evidente. Un recente intervento di legge prevede che l’UIBM effettui un esame sostanziale delle domande italiane. A partire da Marzo 2011, l’UIBM invia rapporti di ricerca ed opinioni scritte accompagnate da una lettera ministeriale in cui si invita il richiedente a prendere posizione sulla validità della domanda di brevetto alla luce della ricerca di anteriorità (vale a dire la verifica dello stato dell’arte), con segnalazione dei documenti che potrebbero invalidare la domanda italiana sul piano della mancanza di novità e di livello inventivo. L’art. 1 del decreto ministeriale ha stabilito che la ricerca di novità per domande presentate presso l’UIBM sia svolta dall’Ufficio Europeo Brevetti (EPO) come avviene per altri paesi, quali la Francia. Questa ricerca è gratuita per il richiedente grazie all’accordo tra l’EPO e l’UIBM. L’unico obbligo per il richiedente è quello di tradurre le rivendicazioni in inglese oppure di pagare una tassa per la traduzione. 28 Michele Petrone
  • 29. Numero Annuo delle domande di brevetto in Italia (2000-2010) 29 Michele Petrone
  • 30. La domanda di brevetto italiana: considerazioni e suggerimenti Attenzione: Il deposito italiano ha un basso costo (tasse di deposito molto basse). La tentazione è di scrivere il brevetto da soli. Il Brevetto è l’asset principale della vostra Azienda. Fatevi assistere da uno Studio di consulenti brevettuale nella stesura del brevetto. Esistono precise ‘technicalities’ nella scrittura di un brevetto che ne rafforzano ed ampiano la tutela. Quanto depositato non può essere successivamente modificato (se non nei limiti di quanto già descritto nel brevetto). Quanto rivendicato nel brevetto è la vostra tutela! Opportunità: Il deposito italiano ha un basso costo. Può essere opportuno depositare dapprima il brevetto italiano. Si hanno 12 mesi per estenderlo a livello internazionale mantenendo la priorità sull’invenzione. 30 Michele Petrone
  • 31. Brevetto con procedura presso l’EPO (European Patent Office)31 Michele Petrone
  • 32. Brevetto con Procedura presso l’EPO (European Patent Office) La European Patent Convention definisce una procedura centralizzata di brevettazione presso un Ente unico (EPO – European Patent Office). L’EPO è regolato dalla European Patent Convention del 1973. Ha sedi a Monaco, l’Aja, Berlino. È suddiviso in 5 Divisioni (DG1, DG2, DG3, DG4, DG5). L’intero iter di brevettazione viene seguito da un unico Ente, garantendo così uniformità di procedure, criteri e limitando i costi (si evita la moltiplicazione di procedure nazionali). Il brevetto può essere richiesto ed ottenuto per i singoli Stati dell’Unione Europea indicati nella domanda, a discrezione del titolare. Il brevetto presso l’EPO non è un brevetto di carattere sovranazionale, bensì può essere considerato come un fascio di brevetti nazionali ottenuti attraverso una procedura unica (l’eventuale annullamento del brevetto in una causa nazionale non pregiudica la validità nei rimanenti Paesi membri). 32 Michele Petrone
  • 33. Rapporti tra procedure nazionali ed internazionali:il diritto di prioritàLa Convenzione di Parigi (1883) stabilisce che chiunque abbia depositato in un Paese dell’Unionedi Parigi (vi aderiscono quasi tutti i Paesi del mondo) una domanda di brevetto potrà effettuareun corrispondente deposito nei rimanenti Paesi dell’Unione entro 12 mesi, mantenendo inquesti Paesi un diritto di priorità decorrente dalla data del primo deposito.Il requisito della novità viene valutato alla data del primo deposito nazionale, non rilevandoaltri documenti che sopravvengono nei dodici mesi successivi (tempo disponibile perestendere il brevetto in altri Paesi). 33 Michele Petrone
  • 34. Overview della procedura europea (1) Deposito (Inventor/Applicant) Esame formale della domanda Pubblicazione della domanda Search Report/Writing Opinion (dopo 18 mesi dal deposito) Risposta al Search Report / Richiesta di esame 34 Michele Petrone
  • 35. Overview della procedura europea (2) Richiesta di esame Divisione di Esame Decisione di rifiuto Brevetto (Granted) Opposizione (entro 9 mesi presso EPO) Contraffazione (Tribunali nazionali) 35 Michele Petrone
  • 36. Overview della procedura europea: i tempi 36 Michele Petrone
  • 37. I numeri dell’EPO Fonte: EPO (2011) 37 Michele Petrone
  • 38. Struttura del brevetto e procedimento presso lo European Patent Office38 Michele Petrone
  • 39. La struttura del brevetto Front Page Description Claims (rivendicazioni) Design 39 Michele Petrone
  • 40. Front Page (deposito) 40 Michele Petrone
  • 41. Front Page (2) Inventor: è colui a cui spetta la paternità dell’idea innovativa (diritti morali). Applicant: è il soggetto che richiede il rilascio del brevetto (può coincidere o meno con l’inventor). Se la richiesta viene accolta, diventa, l’assignee (assegnatario) (diritti commerciali). Priority: diritto di anteriorità garantito al momento del primo deposito (priority date). Designated contracting States: Paesi in cui si intende far valere il brevetto Rappresentative / Attorney: Mandatario Int. Cl. (International classification): Codice internazionale di classificazione del brevetto 41 Michele Petrone
  • 42. International Classification: codici A Human necessities B Performing operations; Transporting C Chemistry; Metallurgy D Textiles; Paper E Fixed constructions F Mechanical engineering; Lighting; Heating, Weapons; Blasting G Physics H Electricity 42 Michele Petrone
  • 43. Description La domanda di brevetto deve contenere la descrizione e i disegni necessari alla sua comprensione. Linvenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo, affinchè ogni persona esperta del ramo possa attuarla (art. 51 ‘Sufficiente descrizione’ Codice Proprietà Industriale). La descrizione deve comprendere: l’ambito tecnico di riferimento lo stato dell’arte il problema da risolvere la generale esposizione della soluzione proposta La proprietà intellettuale è concessa sui claim. La descrizione ed eventuali disegni possono essere utilizzati per meglio interpretare i claim. 43 Michele Petrone
  • 44. Claim (le rivendicazioni) La protezione dell’invenzione è definita dai claims (definiscono l’ambito di tutela). I claim devono essere scritti: in termini di caratteristiche tecniche; in maniera chiara e coincisa. I claim possono riguardare: prodotto, processo, metodo, uso, sistema. L’obiettivo nella scrittura del claim è ricercare quel trade off che: assicuri la differenziazione dalla prior art; ottenga la più ampia protezione possibile. 44 Michele Petrone
  • 45. Claim (le rivendicazioni) (2) 45 Michele Petrone
  • 46. Caratteristiche dei Claim La rivendicazione si compone di due parti: Preambolo Caratteristiche tecniche che già esistono nella prior art Parte caratterizzante Le caratteristiche tecniche che definiscono l’invenzione (novità e step inventivo) 46 Michele Petrone
  • 47. Caratteristiche dei Claim (2) Claim indipendente Caratteristiche essenziali, quelle caratteristiche che risolvono il problema tecnico. Definizione che dichiara l’invenzione in senso generale. Claim dipendenti Definiscono i dettagli. Dettagli che potrebbero essere utilizzati durante la vita utile del brevetto. 47 Michele Petrone
  • 48. Caratteristiche dei Claim (3): la struttura ad albero Claim 1 (indipendente) Claim 2 Claim 3 (dipendente) (dipendente) Claim 4 Claim 5 (dipendente dal 2) (dipendente dal 2) 48 Michele Petrone
  • 49. Il ‘gergo’ nella scrittura dei Claim writing instrument = pen electrical power source for = battery electronic circuits energy-storing means = spring 49 Michele Petrone
  • 50. Il Search Report 50 Michele Petrone
  • 51. Come si legge il Search Report Documento contrassegnato con una X: documento di particolare rilevanza. Il claim non può essere considerato nuovo o non può essere considerato inventivo quando è presente questo documento. Documento contrassegnato con una Y: documento di particolare rilevanza. Il claim non comporta uno step inventivo se il documento è combinato con uno o più altri documenti, tale combinazione risultando ovvia ad una persona skilled nel settore. Documento contrassegnato con una A: documento che definisce lo stato dell’arte in generale, ma che non viene considerato di particolare rilevanza rispetto alla specifica domanda di brevetto. 51 Michele Petrone
  • 52. La writing opinion Il search report è accompagnato da una writing opinion, in cui l’esaminatore dell’EPO chiarisce, in relazione ai claim contestati, le motivazioni (mancanza dei requisiti di novità, step inventivo, unità del concetto inventivo). La writing opinion non viene pubblicato. Si tratta di un documento riservato destinato soltanto ad Applicant/ Mandatario. 52 Michele Petrone
  • 53. Cosa fare una volta ottenuto il search report e la writing opinion? Con riferimento ad alcuni claim, gli esaminatori hanno trovato una totale sovrapposizione con altri documenti (X o Y nel Search Report). L’Applicant se intende continuare nel processo di brevettazione deve agire sui claim (se possibile), sostanzialmente restringendo il brevetto. 53 Michele Petrone
  • 54. La concessione del brevetto 54 Michele Petrone
  • 55. La concessione del brevetto (2): modifiche apportate nei claim 55 Michele Petrone
  • 56. La concessione del brevetto (3): ripercorrendo i passaggi L’inventore/applicant ha depositato la domanda di brevetto. Il Search Report, prodotto dall’EPO, ha individuato documenti contrassegnati da una X (documento di particolare rilevanza ai fini della novità/step inventivo) con riferimento al claim 1 (claim indipendente). Così definito il brevetto non sarebbe stato concesso. L’Applicant (il Mandatario) hanno modificato il claim 1, aggiungendo ulteriori caratteristiche (quindi restringendo l’ambito di tutela). Il brevetto è stato concesso. 56 Michele Petrone
  • 57. Esemplificazione: Deposito Claim 1 Claim 2 Claim 3 Claim 4 A A A A B B B B C C1 C D 57 Michele Petrone
  • 58. Esemplificazione: Stato dell’arte Stato dell’arte Claim 1 Claim 2 Claim 3 Claim 4 A A A A A B B B B B C C C1 C D Quali dei claim può considerarsi nuovo? 58 Michele Petrone
  • 59. Esemplificazione: Il search report Stato dell’ arte Claim 1 Claim 2 Claim 3 Claim 4 A A A A A B B B B B C C C1 C D Search report X X Non nuovo Nuovo Non nuovo Nuovo 59 Michele Petrone 59
  • 60. Esemplificazione: il brevetto concesso Claim 1 Claim 2 Claim 3 A A A B B B C1 C2 C D 60 Michele Petrone
  • 61. La procedura PCT61 Michele Petrone
  • 62. PCT: Patent Cooperation Treaty Il Patent Cooperation Treaty (PCT) è un accordo per la cooperazione internazionale in materia di brevetti. Il PCT non prevede la concessione di brevetti, bensì ne centralizza le fasi di deposito ed esame preliminare, al fine di semplificare le procedure e di ridurre i costi delle domande di brevetto. La procedura viene gestita dalla WIPO (World Intellectual Property Organisation) e può essere opportuno intraprenderla soprattutto qualora si intenda tutelare a livello mondiale l’invenzione. La Procedura si divide in due fasi: Fase Internazionale e Fasi Nazionali o Regionali. 62 Michele Petrone
  • 63. PCT: Patent Cooperation Treaty (2)La Fase Internazionale prevede: (Chapter 1 - obbligatorio). Il deposito di un’unica domanda di brevetto internazionale (PCT Application) presso la sede WIPO di Ginevra o altro Ufficio brevetti ricevente, compilata su apposito modulo (PCT request); l’emissione di un rapporto di ricerca internazionale (International search report) con annessa un’opinione scritta sulla brevettabilità (written opinion). (Chapter 2 - facoltativo). Un esame della domanda (International Preliminary Examination) richiesto tramite apposita domanda, con il quale si ottiene un rapporto completo sulla brevettabilità dell’invenzione. L’utilizzo del Chapter 2 è funzionale all’ottenimento di un rapporto preliminare positivo, da far valere nella prosecuzione della domanda nelle diverse fasi nazionali. Tale parere è, tuttavia, non vincolante per le autorità nazionali.Seguono le Fasi Nazionali che prevedono: il deposito di domanda presso i vari Uffici Brevetti dei Paesi di interesse. In Europa, per la maggior parte dei Paesi, la Fase nazionale deve essere obbligatoriamente effettuata tramite lo European Patent Office.Fonte: Pallini D. (2008) 63 Michele Petrone
  • 64. PCT: Patent Cooperation Treaty (3) 64 Michele Petrone
  • 65. Le ricerche brevettuali65 Michele Petrone
  • 66. La ricerca brevettuale Esistono banche dati che registrano i brevetti (nelle varie fasi del procedimento). Individuare i brevetti esistenti in un determinato campo è importante per l’Azienda al fine di: conoscere lo stato dell’arte nel settore in cui opera, analizzare le strategie dei concorrenti, modificare la direzione degli investimenti in R&S, evitare inutili costi di brevettazione, ecc. 66 Michele Petrone
  • 67. La ricerca su: http://worldwide.espacenet.com/ 67 Michele Petrone
  • 68. La ricerca su: http://worldwide.espacenet.com/. Advanced Search 68 Michele Petrone
  • 69. Esemplificazione (1): Sanofi Aventis - Applicant 69 Michele Petrone
  • 70. Esemplificazione (2): Sanofi Aventis - Applicant 70 Michele Petrone
  • 71. Esemplificazione (3): Sanofi Aventis - Applicant 71 Michele Petrone
  • 72. Esemplificazione (4): Sanofi Aventis - Applicant 72 Michele Petrone
  • 73. Esemplificazione (5): Sanofi Aventis – Applicant/Cardiovascular 73 Michele Petrone
  • 74. Esemplificazione (6): Sanofi Aventis – Applicant/Cardiovascular 74 Michele Petrone
  • 75. Esemplificazione (7): Sanofi Aventis – Applicant/Cardiovascular 75 Michele Petrone
  • 76. Esemplificazione (8): Sanofi Aventis – Legal Status 76 Michele Petrone
  • 77. Esemplificazione (1): Politecnico Milano – Applicant 77 Michele Petrone
  • 78. Esemplificazione (2): Politecnico Milano – Applicant 78 Michele Petrone
  • 79. Esemplificazione (1): Keywords - Tecnologia 79 Michele Petrone
  • 80. Esemplificazione (2): Keywords - Tecnologia 80 Michele Petrone
  • 81. Esemplificazione (3): Keywords – Tecnologia + Pub. Date 81 Michele Petrone
  • 82. Esemplificazione (4): Keywords – Tecnologia + Pub. Date 82 Michele Petrone
  • 83. Decisioni strategico-operative relative ai brevetti83 Michele Petrone
  • 84. Brevettare? E Cosa? Tra i vantaggi … Esclusività Vantaggio competitivo rispetto ai competitors Valore dell’Azienda Immagine Tra gli aspetti da valutare / monitorare… Costi di deposito e di mantenimento del portafoglio brevetti La pubblicazione della domanda (dopo 18 mesi) (si rende nota l’invenzione) Su quali elementi dell’invenzione è opportuno costruire la tutela brevettuale (cosa brevettare) 84 Michele Petrone
  • 85. Quando brevettare? idea sviluppo soluzione prototipo prodotto vendita PRIMA DOPO Il deposito consente di ottenere la Un deposito precoce potrebbe non consentire di priorità. inserire aspetti nella domanda, che non potranno più rivendicarsi. Con la priorità nazionale (costi bassi), per un anno si può decidere se estendere la Per essere depositato un brevetto deve essere protezione in ambito internazionale, sufficientemente descritto (non si può depositare mantenendo la priorità. un’idea). Consente pubblicazione scientifica ai Il deposito rende nota dopo 18 mesi l’invenzione ricercatori 85 Michele Petrone
  • 86. Dove brevettare?Richiede: Analisi del mercato (in quali mercati geografici opera l’Azienda?) Analisi della concorrenza (dove operano i principali concorrenti?) Analisi dei costi del portafoglio brevetti (tanto più se consideriamo start-up/spin-off) 86 Michele Petrone 86
  • 87. Cosa mantenere in vita?Fonte: Granieri M. (2009) 87 Michele Petrone 87
  • 88. Come valutare i brevetti? (1) Metodi valutazione Cost – based quanto è costato sviluppare il brevetto? Market – based quale è il valore di brevetti analoghi? Income - based quale è il valore attuale dei flussi futuri attesi? Real option quale è il grado di flessibilità ed il livello di incertezza? Fonte: F. Munari (2008) – EvPat Project 88 Michele Petrone 88
  • 89. Come valutare i brevetti? (2) Fonte: Gambardella et al. (2008) 89 Michele Petrone 89
  • 90. Come valutare i brevetti? (3)Criticità delle valutazioni Alti livelli di incertezza tecnica sui risultati attesi Incertezza di mercato Incertezza legale (azioni future di concorrenti che limitano la freedom of operation) Dipendenza del brevetto dal know-how sottostante Difficoltà di individuare transazioni comparabili Necessità di competenze multi-disciplinari per effettuare la valutazione 90 Michele Petrone 90
  • 91. Le Decisioni relative al Portafoglio Brevetti Generazione di Protezione invenzioni Mantenimento dell’invenzione Abbandono Exploitation come Exploitation Licensing / Cessione asset individuale nel core business IP asset Imprese Spin-off backed finance già esistenti aziendaleFonte: Ns. adattamento da Granieri M. (2009) 91 Michele Petrone
  • 92. Backup Slides ‘la tutela del software’92 Michele Petrone
  • 93. La tutela del software (1)Art. 52 Convenzione di Monaco sul Brevetto (European Patent Convention)1. European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step.2. The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1: (a) discoveries, scientific theories and mathematical methods; (b) aesthetic creations; (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers.3. The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the subject-matter or activities referred to in that provision only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such. 93 Michele Petrone 93
  • 94. La tutela del software (2)Art. 45 Codice della proprietà industriale1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano unattività inventiva e sono atte ad avere unapplicazione industriale.2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore.3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali. 94 Michele Petrone 94
  • 95. La tutela del software (3): tramite il diritto di autore Sono comprese nella protezione accordata dalla Legge sul Diritto di Autore i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’’autore. Il diritto d’autore sorge nel momento in cui l’opera è realizzata. Per facilitare lazionamento dei propri diritti esclusivi ai sensi dalla legge sul diritto dautore, è consigliabile avere a disposizione atti di "presunzione": la registrazione SIAE. 95 Michele Petrone 95
  • 96. La tutela del software (4): la brevettabilità Decisione del Technical Board of Appeal dell’Ufficio Brevetti Europeo (caso IBM) “further technical effect” Il software non può essere considerato provvisto di carattere tecnico solo per fatto di essere in grado di comandare un hardware. Per essere brevettabile deve presentare un “further technical effect”. L’effetto tecnico “ulteriore” può essere riscontrato sia all’esterno del computer su cui è caricato il software, sia all’interno del computer stesso. 96 Michele Petrone 96
  • 97. La tutela del software (5): la brevettabilità Effetto Tecnico Ulteriore Interno, ovvero prodotto dal programma all’interno dell’elaboratore in cui è fatto girare. Ad esempio come miglioramento del funzionamento dell’elaboratore stesso. Casi specifici possono riguardare: ‘metodi per ricercare oggetti in una libreria’, ‘interoperabilità tra moduli di programma’, ‘trasformazioni tra sistemi di accesso a basi dati’, ‘funzionalità di applicazioni specifiche’, ecc.. Effetto Tecnico Ulteriore Esterno, ovvero qualora il programma produce effetti tecnici distinti dal funzionamento dell’elaboratore, ad esempio comandando apparati o procedimenti industriali. Esempi possono essere: sistemi di controllo di processi industriali (sistemi per manovrare robot industriali); sistemi di controllo elettronico (sistema di controllo per centralina elettronica di un veicolo, per il funzionamento di apparecchiature, ecc.); sistemi di elaborazione e/o conversione di segnali elettrici o elettronici (sistemi di elaborazione nella diagnostica medica, sistemi di elaborazione nella telefonia, ecc.) 97 Michele Petrone 97
  • 98. Backup Slides ‘i brevetti di ricercatori universitari’98 Michele Petrone
  • 99. I brevetti dei ricercatori universitari (1)Art. 65.Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca Il ricercatore e‘ titolare esclusivo dei diritti derivanti dallinvenzione brevettabile di cui e autore. … Linventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione allamministrazione. Le Università, nellambito della loro autonomia, stabiliscono limporto massimo del canone, relativo a licenze a terzi per luso dellinvenzione, spettante alla stessa università. In ogni caso, linventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dellinvenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nellambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dalluniversità, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore. 99 Michele Petrone 99
  • 100. Backup Slides ‘licensing di brevetti’100 Michele Petrone
  • 101. LicensingLicensingAcquisire/concedere l’uso del brevetto. La licenza può essere esclusiva o non esclusiva. L’esclusivapuò riguardare un tempo determinato, un determinato territorio, un campo di applicazione.Cross licensingLicenza reciproca tra Aziende. Strategia che viene messa in atto quando le Aziende dispongono dibrevetti tra loro dipendenti, che ne limiterebbero reciprocamente la freedom of operation.Free licensingLicenza gratuita. L’obiettivo è quello di far affermare la propria tecnologia, fin verso un vero eproprio standard. 101
  • 102. Per approfondimenti Sul tema delle procedure di brevettazione: D. Pallini, ‘Brevetti e Impresa’, Ipsoa 2008. Sul tema dei contratti per trasferimento ed utilizzo di brevetti: M. Granieri, G. Colangelo, F. De Michelis, ‘Introduzione ai contratti per il trasferimento di tecnologia. Profili contrattuali e diritto della concorrenza’, Cacucci 2009. 102 Michele Petrone 102
  • 103. GRAZIE Contatti: michele.petrone@basilicatainnovazione.it103 Michele Petrone
  • 104. 104 Michele Petrone