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Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano
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Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

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  • 1. Laboratorio Start-up just do it INTRODUZIONE ALLA TUTELA DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE Lecce 19-20 settembre 2013 Ing. Gabriele Conversano
  • 2. Presentazioni Ing. Gabriele Conversano • Ingegnere Meccanico, laureato presso l’Università del Salento • Consulente in Proprietà Industriale – Sezione Brevetti abilitato presso l’UIBM • European Patent Attorney abilitato presso l’EPO • Riferimenti: conversano@laforgiabruni.it
  • 3. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 3 L’INNOVAZIONE L'Enciclopedia Treccani adotta la seguente definizione di innovazione tecnologica « L'attività deliberata delle imprese e delle istituzioni tesa a introdurre nuovi prodotti e nuovi servizi, nonché nuovi metodi per produrli, distribuirli e usarli.» ":
  • 4. I risultati dell’innovazione sono un bene prezioso per l’azienda e vanno tutelati adeguatamente…
  • 5. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 5 LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE Con il termine “Proprietà Intellettuale” si intende un insieme di beni immateriali frutto dell’inventiva e dell’ingegno umano che possono essere oggetto di tutela secondo una o più delle forme previste dalla legge
  • 6. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 6 LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE • La legge attribuisce a creatori ed inventori l’esclusività dello sfruttamento delle loro creazioni/invenzioni e fornisce loro gli strumenti legali per tutelarsi da eventuali abusi da parte di soggetti non autorizzati.
  • 7. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 7 IL VALORE LEGATO ALLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE L’innovazione conferisce un primo vantaggio competitivo, ma poi … • apre la strada all’inseguimento dei concorrenti • spesso può essere facilmente copiata • se può essere copiata, probabilmente può anche essere migliorata dai concorrenti in tempi più brevi e con costi inferiori Per questi motivi “Per un imprenditore non è importante soltanto realizzare un’innovazione, o essere il primo a realizzarla; è altrettanto importante essere l’unico”
  • 8. I risultati dell’innovazione sono un bene prezioso per l’azienda e vanno tutelati adeguatamente… …come???
  • 9. • DIRITTO D’AUTORE • MARCHI ED ALTRI SEGNI DISTINTIVI • DISEGNI E MODELLI • BREVETTO • SEGRETO AZIENDALE FUNZIONE ASPETTO ESTETICO ESPRESSIONE ARTISTICA IDENTIFICAZIONE
  • 10. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 10 COME SI TUTELA L’INNOVAZIONE - INNOVAZIONE TECNICA - BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE O PER MODELLO DI UTILITA’ L’INVENZIONE VIENE DIVULGATA, MA IN CAMBIO SI OTTIENE UN’ESCLUSIVA PER UN PERIODO LIMITATO NEL TEMPO SEGRETO INDUSTRIALE L’INVENZIONE RIMANE SEGRETA, MA SE SCOPERTA DIVIENE DI LIBERA ATTUAZIONE
  • 11. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 11 COME SI TUTELA L’INNOVAZIONE - INNOVAZIONE ESTETICA - MODELLO DI DESIGN Garantisce l’esclusiva su tutte le forme «identiche» o «simili» alla forma oggetto del modello
  • 12. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 12 COME SI TUTELA L’INNOVAZIONE - CREAZIONE ARTISTICA - E’ tutelata dalle norme sul Diritto d’Autore opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali, opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, opere dell'architettura; opere dell'arte cinematografica programmi per elaboratore banche di dati opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. NOTA: Per le opere del Disegno Industriale la tutela derivante dal diritto d’autore è cumulabile con la tutela derivante dalla registrazione di un modello.
  • 13. 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata SEGNI DISTINTIVI DELL’IMPRESA La legge prevede la tutela della Proprietà Intellettuale anche al fine di garantire all’azienda di poter distinguere i propri prodotti da quelli della concorrenza …ed ai consumatori di distinguere tra i prodotti provenienti dalle diverse aziende…
  • 14. 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata I segni distintivi dell’impresa (artt. 2563 ss. c.c.) Sono mezzi di individuazione dell’impresa. Qualunque entità capace di caratterizzare un prodotto/servizio e di distinguerlo dagli altri analoghi di diversa provenienza presenti sul mercato (es. parole, figure, numeri, lettere, suoni, forma, confezione, etc.)
  • 15. 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata I segni distintivi dell’impresa - Quali sono • Ditta (è il nome sotto il quale l’imprenditore svolge la sua attività; individua l’impresa in quanto tale) • Marchio (è il segno distintivo del prodotto > attesta la provenienza del prodotto da una determinata impresa) • Insegna (è il segno distintivo della sede = luogo fisico nel quale l’impresa svolge la sua attività) • Domain name (è il nome che corrisponde e individua il sito internet dell’impresa)
  • 16. 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata I segni distintivi dell’impresa - Caratteristiche • Funzione distintiva: lo svolgimento leale della competizione richiede che il consumatore possa attribuire meriti e demeriti dei prodotti/servizi all’impresa da cui realmente provengono • Riconoscimento di un diritto esclusivo: al titolare del segno distintivo è attribuito un diritto di uso esclusivo sul segno stesso
  • 17. Overview of intellectual property Legal right What for? How? Copyright Original creative or artistic forms Trade marks Distinctive identification of products or services Use and/or registration Registered designs Registration* Patents New inventions Application and examination Exists automatically Trade secrets External appearance Valuable information not known to the public Reasonable efforts to keep secret
  • 18. Some IP found in a mobile phone Trade marks: • Made by "Nokia" • Product "N95" • Software "Symbian", "Java" Patents: • Data-processing methods • Semiconductor circuits • Chemical compounds • … Copyrights: • Software code • Instruction manual • Ringtone Trade secrets: ? Designs (some of them registered): • Form of overall phone • Arrangement of buttons in oval shape • Three-dimensional wave form of buttons © Nokia
  • 19. Innovazione e invenzione L’innovazione è un arma per fare concorrenza non sul prezzo. Ovviamente affinché l’innovazione sia un fattore distintivo rispetto alla concorrenza, è necessario che l’applicazione dell’invenzione sia preclusa agli altri imprenditori
  • 20. Innovazione e invenzione Affinché una innovazione di carattere tecnico sia preclusa alla concorrenza - Deve rimanere segreta Oppure - Deve essere pubblica e godere di una tutela legale
  • 21. PROPRIETA’ INTELLETTUALE TECNOLOGICA SEGRETO INDUSTRIALE BREVETTO KNOW-HOW ESTETICA ARTISTICA Valorizzazione economica
  • 22. Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata Il segreto industriale – Rischi Il segreto non è in grado di coprire qualunque innovazione, in particolare quelle che attengono alla struttura di un prodotto. Difatti la messa in commercio del primo esemplare consente lo smontaggio e la copiatura (Il reverse engineering non è, in generale, vietato…)
  • 23. Il segreto industriale –Tutela Art. 98 CPI Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali […]ove tali informazioni: a) siano segrete […]; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
  • 24. Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata IL BREVETTO PER INVENZIONE Una volta che il segreto industriale sia stato rivelato, tutelarlo giuridicamente è molto problematico… L’alternativa alla tutela dell’innovazione a mezzo di segreto industriale è il deposito di una domanda di BREVETTO per Invenzione Industriale e/o per Modello di utilità
  • 25. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 25 IL BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE Il brevetto per invenzione industriale è un accordo tra la società ed il richiedente: Il richiedente descrive e spiega la propria invenzione, con ciò contribuendo al progresso tecnico. La società, in cambio, gli concede un monopolio temporaneo (eccezione al libero mercato) sullo sfruttamento dell’invenzione.
  • 26. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 26 IL BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE Il brevetto per invenzione industriale garantisce l’inventore contro il rischio di distruzione del segreto La presenza del brevetto in un sistema di libero mercato costituisce un apparente paradosso, perché il brevetto crea una situazione di monopolio, che è il contrario della concorrenza.
  • 27. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 27 IL BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE (cfr Vanzetti – Di Cataldo – MANUALE DI DIRITTO INDUSTRIALE) L’idea che il brevetto favorisca il progresso tecnico si basa sui seguenti presupposti: 1) La presenza del sistema brevettuale, promettendo il diritto di esclusiva, è stimolo e incentivo all’attività inventiva 2) La presenza del sistema brevettuale è stimolo alla divulgazione delle invenzioni 3) La presenza del sistema brevettuale è stimolo alla diffusione delle invenzioni, consentendo una circolazione dietro compenso del diritto sulle invenzioni
  • 28. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 28 IL BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE (cfr Vanzetti – Di Cataldo – MANUALE DI DIRITTO INDUSTRIALE) Per contro chi obietta l’utilità del sistema brevettuale sostiene che: 1) Lo stimolo all’innovazione è insito nel regime concorrenziale (l’imprenditore è costretto ad innovare) 2) Le invenzioni gestibili in regime di segreto sarebbero, comunque, assai poche 3) La diffusione delle innovazioni sarebbe ancora più rapida e completa in assenza del sistema brevettuale
  • 29. Patents are all around us Optional
  • 30. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 30 DIRITTI CONFERITI DA UN BREVETTO – Art. 66 C.P.I. a) se oggetto del brevetto e' un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, […], di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto e' un procedimento, il diritto di vietare ai terzi[…], di applicare il procedimento, nonchè di usare, […] il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. L’ottenimento del brevetto NON IMPLICA il diritto di commercializzare il prodotto.
  • 31. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 31 Il problema dei brevetti dipendenti A ciascuna invenzione descritta in un brevetto corrisponde una certa regione G di possibili modi di realizzazione. Se consideriamo la regione G come una porzione limitata di spazio all’interno del piano delle possibili soluzioni di un problema tecnico, il contenuto dell’invenzione può essere associato ai punti all’interno della regione G. Se l’inventore del brevetto che copre la regione G avesse una completa conoscenza di tutti i possibili modi di realizzazione contenuti in questa regione, egli ne sarebbe senza dubbio il proprietario.
  • 32. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 32 Il problema dei brevetti dipendenti Nella vita reale però l’inventore non ha mai una completa conoscenza di tutti i modi di realizzazione della propria invenzione. In altre parole egli non conosce tutti i punti che ricadono all’interno della regione G, ma solo un sottoinsieme limitato. Potrebbero tuttavia esserci modi di realizzazione cui l’inventore stesso non ha pensato, che sono nuovi ed hanno carattere inventivo. In questo caso si può parlare di invenzione dipendente Riadattata da: The collected papers of Albert Einstein, Volume 7, The Berlin Years: Writings, 1918-1921, doc. 21
  • 33. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 33 DIRITTI CONFERITI DA UNA DOMANDA DI BREVETTO – Art. 53 C.P.I. 2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico. 4. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto per invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica. DOMANDA PUBBLICAZIONE CONCESSIONE
  • 34. Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata L’invenzione Non esiste una definizione positiva di invenzione.
  • 35. Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata L’invenzione Art. 2585 c.c. - Oggetto del Brevetto Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali - un metodo o un processo di lavorazione industriale, - una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, - un prodotto o un risultato industriale e - l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali . In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.
  • 36. Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata L’invenzione – Definizione è una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico atta ad essere realizzata e applicata in campo industriale
  • 37. Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata Non sono invenzioni Scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici Trattamenti chirurgici, terapeutici e di diagnosi Metodi per attività intellettuali, giochi e attività commerciali Razze animali
  • 38. Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata I programmi per elaboratore Il divieto di brevettazione del software fu previsto originariamente nella Convenzione Europea sul Brevetto (1973) per varie ragioni, tra le quali la scarsa conoscenza della materia, all’epoca giovanissima, e l’opposizione dei produttori di hardware.
  • 39. Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata I programmi per elaboratore L’enorme crescita di programmi per elaboratore e la grande facilità di copiatura dei programmi hanno dato vita ad una forte domanda di protezione del software
  • 40. Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata I programmi per elaboratore Secondo la giurisprudenza dell’EPO sono brevettabili due categorie di invenzioni basate sul software - Le invenzioni nelle quali il programma produce un effetto tecnico interno al computer (es. migliorare l’utilizzo delle memorie del computer, consentendo l’esecuzione contemporanea di più programmi)
  • 41. Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata I programmi per elaboratore Secondo la giurisprudenza dell’EPO sono brevettabili due categorie di invenzioni basate sul software - Le invenzioni nelle quali il programma produce un effetto tecnico esterno al computer (es. miglior controllo di un processo industriale)
  • 42. US6285999 (B1) – Inventor PAGE, Lawrence
  • 43. Può essere oggetto di invenzione un prodotto, un metodo o un processo di lavorazione, uno strumento o un dispositivo meccanico un nuovo uso medico di un prodotto già noto (solo per i farmaci). Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata L' Invenzione
  • 44. Il modello di utilità – art. 82 C.P.I. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti..
  • 45. Requisiti di brevettabilità NUOVA INVENTIVA (ORIGINALE) NON CONTRARIA ALL’ORDINE PUBBLICO ED ALLA MORALE (LICEITA’) APPLICABILE INDUSTRIALMENTE INVENZIONE BREVETTABILE
  • 46. Secondo la legge un'invenzione è nuova quando al momento del deposito della domanda di brevetto non è compresa nello stato della tecnica. Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata Quando un'invenzione presenta il requisito della novità? Stato della tecnica: comprende tutto ciò che è reso accessibile al pubblico prima della data di deposito della domanda originaria
  • 47. Quando un'invenzione presenta il requisito dell'originalità? Un'invenzione presenta il requisito dell'originalità ("attività inventiva") quando non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica; La soluzione che l’invenzione presenta non deve cioè apparire ovvia ad una persona esperta del ramo cui l'invenzione attiene.
  • 48. Un’invenzione è applicabile industrialmente se è riproducibile con caratteri costanti ed è tecnicamente realizzabile, a prescindere dalla convenienza economica dell'operazione. Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata Quando un'invenzione presenta il requisito dell'industrialità?
  • 49. Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata Quando un'invenzione presenta il requisito della liceità? Un'invenzione è ritenuta illecita quando la sua attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume. La nozione di buon costume è variabile nel tempo e viene individuata e concretizzata dai giudici di volta in volta, caso per caso. E’ la base legale per la quale sono esclusi dalla brevettazione alcuni metodi genetici applicati all’essere umano
  • 50. LO STATO DELLA TECNICA Una questione fondamentale nella valutazione dei requisiti di brevettabilità è l’istante temporale in cui si valuta lo stato della tecnica. Fanno parte dello stato della tecnica i documenti pubblici prima del deposito della domanda originaria. PUBBLICAZIONE D1 DEPOSITO PUBBLICAZIONE D2 D1 FA PARTE DELLO STATO DELLA TECNICA D2 NO
  • 51. LO STATO DELLA TECNICA E’ evidente quindi che, una volta che si sia conseguita un’invenzione per la quale si intende depositare domanda di brevetto, è opportuno farlo il prima possibile PUBBLICAZIONE D1 DEPOSITO PUBBLICAZIONE D2 D1 FA PARTE DELLO STATO DELLA TECNICA D2 NO
  • 52. IL CONCETTO DI PRIORITA’ Una domanda di brevetto successiva per la stessa invenzione può ereditare la data di deposito della prima domanda se - è depositata entro 12 mesi dalla prima; - ne rivendica correttamente la priorità PUBBLICAZIONE D1 PRIMO DEPOSITO (ad esempio Italiano…) PUBBLICAZIONE D2 SECONDO DEPOSITO (ad esempio Europeo…)
  • 53. IL CONCETTO DI PRIORITA’ La pubblicazione D2 non fa parte dello Stato dell’arte per il secondo deposito se rivendica correttamente la priorità del primo deposito PUBBLICAZIONE D1 PRIMO DEPOSITO (ad esempio Italiano…) PUBBLICAZIONE D2 SECONDO DEPOSITO (ad esempio Europeo…)
  • 54. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 54 VALIDITA’ TERRITORIALE Gli effetti derivanti da un brevetto sono limitati allo Stato nel quale il brevetto è concesso Esiste la possibilità di ottenere la protezione in diversi Stati: - Presentando più domande, una per ciascuno stato - Estendendo, a determinate condizioni, una domanda di brevetto nazionale - Presentando una domanda in accordo ad una Convenzione Internazionale (CBE, PCT…)
  • 55. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 55 POSSIBILI PERCORSI BREVETTUALI PER UN DEPOSITANTE ITALIANO Brevetto NAZIONALE (In Italia disciplinato dal CPI) Brevetto EUROPEO Disciplinato dalla CBE Domanda di Brevetto Internazionale PCT
  • 56. ITER BREVETTUALE TIPO ESAME FORMALE RICERCA ANTERIORITA’ E PRIMA OPINIONE ESAME SOSTANZIALE CONCESSIONE
  • 57. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 57 BREVETTO ITALIANO BASE LEGALE Codice Proprietà Industriale (dLgs 30/2005) ESTENSIONE TERRITORIALE ITALIA DURATA 20 ANNI DALLA DATA DI DEPOSITO LINGUA DELLA DOMANDA Italiano, ma almeno le rivendicazioni devono essere tradotte in inglese per permettere all’EPO (European Patent Office) di effettuare la ricerca di anteriorità
  • 58. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 58 BREVETTO ITALIANO - ITER DEPOSITO L’UIBM invia la domanda all’EPO REDAZIONE DI RAPPORTO DI RICERCA DA PARTE DELL’EPO (6-9 MESI) PUBBLICAZIONE (18 MESI) TIME LIMIT PER RISPONDERE AL RAPPORTO DI RICERCA (21 MESI) CONCESSIONE (24-30 MESI)
  • 59. ITER BREVETTUALE TIPO – BREVETTO ITALIANO ESAME FORMALE RICERCA ANTERIORITA’ E PRIMA OPINIONE ESAME SOSTANZIALE CONCESSIONE
  • 60. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 60 BREVETTO EUROPEO BASE LEGALE Convenzione Europea sul Brevetto (CBE) - Non è un brevetto della Comunità Europea - ESTENSIONE TERRITORIALE Stati aderenti alla CBE (vedi slide successiva) DURATA 20 ANNI DALLA DATA DI DEPOSITO LINGUA DELLA DOMANDA Inglese, Francese o Tedesco (Ma si può depositare inizialmente in italiano, a condizione di mandare successivamente una traduzione)
  • 61. EPC CONTRACTING STATESAlbania Austria Belgium Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland Yugoslav Republic of Macedonia France Germany Greece Hungary Iceland Ireland Italy Latvia Liechtenstein Lithuania Luxembourg Malta Monaco Netherlands Norway Poland Portugal Romania Serbia San Marino Slovak Republic Slovenia Spain Sweden Switzerland Turkey United Kingdom In grassetto gli stati non membri UE al 15/09/2013
  • 62. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 62 BREVETTO EUROPEO DEPOSITO RAPPORTO DI RICERCA (6-9 MESI) PUBBLICAZIONE (18 MESI) TIME LIMIT RISPOSTA AL RAPPORTO DI RICERCA (24 MESI) ESAME CONCESSIONE CONVALIDA NEGLI STATI
  • 63. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 63 BREVETTO EUROPEO Il Brevetto Europeo NON è un brevetto unico con valenza in tutti gli Stati. E’ un titolo che può essere convalidato, senza ulteriori esami o verifiche, negli Stati di interesse. Per convalidare il titolo è necessario: - pagare la relativa tassa - Depositare una traduzione (totale o parziale) nella lingua dello Stato
  • 64. Convalida del brevetto Europeo - OGGI Ricerca, esame e concessione (presso EPO) Convalida IT Convalida DE Convalida FR Convalida …..
  • 65. Arrivo del Brevetto Unitario - Cosa cambia per il depositante Ricerca, esame e concessione (presso EPO) Iscrizione nel registro dei Brevetti Unitari (25 Stati aderenti) Convalida in Italia e/o Spagna? Il richiedente, con un’unica operazione ottiene tutela in 25 Stati. I Brevetti Unitari garantiranno una tutela uniforme su tutto il territorio europeo (Ad eccezione di Italia e Spagna).
  • 66. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 66 DOMANDA DI BREVETTO INTERNAZIONALE - PCT BASE LEGALE PATENT COOPERATION TREATY(CBE) ESTENSIONE TERRITORIALE 144 Stati aderenti al PCT (vedi slide successiva) DURATA 30 MESI DALLA PRIORITA’ LINGUA DELLA DOMANDA Arabic, Chinese, English, French, German, Japanese, Korean, Portuguese, Russian or Spanish (Ma si può depositare inizialmente in italiano, a condizione di mandare successivamente una traduzione)
  • 67. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 67 PAESI ADERENTI AL PCT
  • 68. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 68 PAESI NON ADERENTI AL PCT Argentina Libano Pakistan Taiwan Myanmar Bangladesh Iran Afghanistan Arabia Saudita Somalia South Sudan Yemen Iraq Eritrea Etiopia Congo Burundi Nepal Suriname Guyana Venezuela Paraguay Bolivia Uruguay
  • 69. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 69 PROCEDURA PCT DEPOSITO RICEZIONE DEL RAPPORTO DI RICERCA INGRESSO NELLE FASI NAZIONALI ENTRO 30 MESI DALLA PRIORITA’ EUROPA USA CINA … La procedura PCT non consente di ottenere un «brevetto internazionale», ma di posticipare a 30 mesi la maggior parte delle spese
  • 70. ITER BREVETTUALE TIPO – DOMANDA PCT ESAME FORMALE RICERCA ANTERIORITA’ E PRIMA OPINIONE ESAME SOSTANZIALE CONCESSIONE Nella Procedura PCT sono unificate le fasi di deposito e ricerca. La fase di esame si effettua in ciascuno Stato o Regione di interesse
  • 71. Durata privative 20 anni dalla data di deposito per le invenzioni 10 anni per i modelli di utilità Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata
  • 72. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 72 IPOTESI DI STRATEGIA BREVETTUALE DEPOSITO ITALIANO RAPPORTO DI RICERCA COMPLETAMENT E NEGATIVO? -> FINE ESTENSIONE INTERNAZIONAL E PCT CON PRIORITA’ (ENTRO 12 MESI DAL PRIMO DEPOSITO) INGRESSO NELLE FASI NAZIONALI ENTRO 30 MESI DALLA PRIORITA’ EUROPA CONVALIDA SINGOLI STATI USA
  • 73. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 73 TASSE DI DEPOSITO (circa) 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 ITALIANO EUROPEO PCT €
  • 74. TASSE FINO ALLA CONCESSIONE DI UN BREVETTO EUROPEO Le tasse da pagare per l’ottenimento di un Brevetto Europeo sono (nel migliore dei casi…) Filing Fee 200,00 Search Fee 1.165,00 Examination Fee 1.555,00 Designation Fee 555,00 Fee for Grant and Publishing 875,00 Renewal Fee (3rd year) 445,00 Renewal Fee (4th year) 555,00 ------------------ TOTALE 5.350,00 (Nell’arco di 3-4 anni)
  • 75. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 76 FONTI DI INFORMAZIONE TECNICA PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE RIVISTE TECNICHE DI SETTORE DOCUMENTI BREVETTUALI
  • 76. Funzioni del brevetto Tutela e sfruttamento economico delle invenzioni Fonte di informazioni tecniche, scientifiche, commerciali accessibili al pubblico
  • 77. L’utilità dell’informazione brevettuale Qualcuno ha già sviluppato ciò che io sto per sviluppare? Posso evitare di duplicare gli sforzi di ricerca? Chi sono i soggetti potenzialmente interessati al mio business? Chi sono i miei futuri concorrenti? Pianificazione di un progetto di R&D R&D RISULTATI SVILUPPO PRODOTTO FINITO
  • 78. L’utilità dell’informazione brevettuale A questo stadio della ricerca in generale ho interesse ad avere un ventaglio di risultati piuttosto ampio (poche decine), organizzati in modo da essere utilizzabili come riferimento durante lo sviluppo della ricerca. Sono di interesse sia i brevetti che le domande di brevetto. Pianificazione di un progetto di R&D R&D RISULTATI SVILUPPO PRODOTTO FINITO
  • 79. L’utilità dell’informazione brevettuale • Posso tutelare ciò che ho sviluppato? - NOVITA’ - ATTIVITA’ INVENTIVA Rispetto allo Stato dell’arte Pianificazione di un progetto di R&D R&D RISULTATI SVILUPPO PRODOTTO FINITO
  • 80. L’utilità dell’informazione brevettuale A questo stadio dello sviluppo si ha interesse ad ottenere un ristretto numero di risultati (minore di 5, idealmente circa di 3) che sono di particolare rilevanza in quanto molto simili ai risultati della mia ricerca. Sono di interesse sia i brevetti che le domande di brevetto Pianificazione di un progetto di R&D R&D RISULTATI SVILUPPO PRODOTTO FINITO
  • 81. L’utilità dell’informazione brevettuale • Posso commercializzare liberamente il mio prodotto? - Diritti di terzi e loro estensione territoriale - Il problema dei brevetti dipendenti Pianificazione di un progetto di R&D R&D RISULTATI SVILUPPO PRODOTTO FINITO
  • 82. L’utilità dell’informazione brevettuale In questo caso ho interesse a conoscere solo: - i brevetti concessi e validi nello Stato in cui voglio commercializzare - le domande di brevetto ancora in fase di esame che hanno validità per lo Stato di interesse Pianificazione di un progetto di R&D R&D RISULTATI SVILUPPO PRODOTTO FINITO
  • 83. Qualunque documento inerente lo specifico settore tecnico, pubblicato in qualsiasi lingua ed in qualsiasi parte del mondo toglie novità e/o attività inventiva ad una invenzione. (Lo stato dell’arte è un concetto assoluto) NOTA SULL’ESTENSIONE TERRITORIALE
  • 84. Un brevetto valido garantisce un monopolio solo negli Stati per i quali è stato validamente concesso. NOTA SULL’ESTENSIONE TERRITORIALE
  • 85. IL REGIME DI SEGRETEZZA Sono pubbliche tutte le domande di brevetto aventi data di priorità più vecchia di 18 mesi ed i brevetti concessi BREVETTI E DOMANDE PUBBLICI DOMANDE IN REGIME DI SEGRETEZZA T = 0 RICERCA DI ANTERIORITA’ T = -18 mesi
  • 86. Informazione brevettuale – In che lingua La «lingua di pubblicazione» è: DOMANDE PCT: una tra cinese, francese, arabo, giapponese, inglese, russo, spagnolo e tedesco BE: inglese, francese o tedesco BREVETTI NAZIONALI: lingua ufficiale dello Stato
  • 87. Le banche dati in generale sono liberamente accessibili. Alcuni servizi di ricerca sono a pagamento (Es. PISE dell’EPO, Delphion.com….) Informazione brevettuale: DOVE
  • 88. www.espacenet.com - > EPO
  • 89. http://www.wipo.int/patentscope/en/ - > WIPO
  • 90. www.google.com/patents
  • 91. http://www.uspto.gov/patft/ - > USPTO
  • 92. http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl - > Ufficio brevetti Giapponese
  • 93. www.uibm.gov.it -> UIBM (solo riferimenti bibliografici dei brevetti e delle domande di brevetto italiane, testi completi scaricabili solo per le ultime annate solo a pagamento)
  • 94. Pubblicazione delle domande di brevetto Dati bibliografici Titolo Date (Deposito, Pubblicazione, Priorità, Concessione) Titolare, Inventore Classificazione Stati designati Tipo di pubblicazione A1 – Prima pubblicazione senza rapporto di ricerca A2 – Prima pubblicazione con rapporto di ricerca A3 – Pubblicazione del solo rapporto di ricerca B1 – Brevetto concesso Contenuto tecnico Descrizione Rivendicazioni Disegni Riassunto
  • 95. Domanda di Brevetto USA
  • 96. N°, Tipo e data di pubblicazione TITOLO Inventore N° domanda Data deposito
  • 97. Riassunto Classificazione
  • 98. Disegno di copertina
  • 99. Domanda Internazionale PCT
  • 100. Classificazione N° domanda Data deposito Richiedente Priorità
  • 101. Stati designati Inventore N° Pubblicazione Data di pubblicazione
  • 102. Riassunto Titolo
  • 103. Domanda di Brevetto Europeo
  • 104. Domanda di Brevetto Italiano N° domanda Data deposito
  • 105. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 109 Utilità della classificazione Inserire esempio su relè elettromeccanico
  • 106. Classificazioni • Tutti i documenti brevettuali sono classificati mediante uno o più simboli che indicano l’appartenenza ad un determinato settore tecnologico. • La classificazione dei brevetti è uno strumento di ricerca ed accesso ai documenti brevettuali indispensabile.
  • 107. IPC – International Patent Classification STRUTTURA sezioni, classi, sotto-classi, gruppi SCHEMA 8 sezioni Es. A 120 classi Es. A23 700 sotto-classi Es. A23L1 70000 gruppi Es. A23L1/16
  • 108. IPC - SEZIONI A Human necessities B Performing operations; Transporting C Chemistry; Metallurgy D Textiles; Paper E Fixed constructions F Mechanical engineering; Lighting; Heating Weapons; Blasting G Physics H Electricity
  • 109. SECTION F — MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING IPC – ESEMPIO – Motore 4 cilindri in linea F01 - MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES F01B - MACHINES OR ENGINES, IN GENERAL OR OF POSITIVE-DISPLACEMENT TYPE, egSTEAM ENGINES F01B1 Reciprocating-piston machines or engines characterised by number or relative disposition of cylinders or by being built-up from separate cylinder-crankcase elements F01B1/02 with cylinders all in one line
  • 110. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 114 Altri esempi… Ferro da stiro Penna a sfera …
  • 111. Classificazioni principali IPC: International Patent Classification – E’ un sistema gerarchico in cui tutte le tecnologie sono suddivise in sezioni, classi, sottoclassi e gruppi. Contiene circa 70000 gruppi. http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8/ ECLA: European Classification – E’ utilizzata dagli esaminatori dell’Ufficio Europeo Brevetti. E’ costruita sulla base della IPC e contiene circa 132200 gruppi. http://v3.espacenet.com/eclasrch
  • 112. Classificazioni USPCL: United States Patent Classification – E’ utilizzata dagli esaminatori dell’Ufficio Statunitense Brevetti. Contiene circa 450 classi e 150000 sottoclassi. – “function-oriented” http://www.uspto.gov/go/classification/ FI/FTERMS: Japanese Patent Classification – Due sistemi indipendenti – FI: basata sulla IPC. Contiene circa 190.000 suddivisioni, particolarmente nelle sezioni G e H – Fterms: sviluppati dal JPO dal 1980; coprono tuttI i campi tecnici; 340.000 suddivisioni http://search.p4.patolis.co.jp/search_en.html
  • 113. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 117 Ricerche di anteriorità – SINOTTICO Riceche di stato dell'arte o bibliografiche Ricerche di brevettabilità RICERCHE PER LIBERA ATTUAZIONE Ricerche per validità ed opposizione QUANDO PRIMA di un progetto R&D DURANTE o DOPO un progetto di R&D PRIMA della commercializzazione OPPOSIZIONE ad un brevetto o CONTENZIOSO SCOPO Informazioni generali su un settore tecnologico e sullo stato dell'arte relativo ad uno scpecifico problema Valutare la brevettabilità dei risultati della ricerca Domande di brevetto o brevetti non scaduti in un determinato Stato, in un determinato settore tecnilogico Trovare arte nota non considerata dagli esaminatori BANCHE DATI BREVETTUALE + TECNICO-SCIENTIFICA BREVETTUALE + TECNICO-SCIENTIFICA BREVETTUALE BREVETTUALE + TECNICO- SCIENTIFICA…MEGLIO SE TESTI SCIENTIFICI E MANUALI RISULTATI AMPI ED ESAUSTIVI (TITOLO E RIASSUNTO DI QUALCHE DECINA DI DOCUMENTI) SPECIFICI (MENO DI 10 DOCUMENTI, TESTO INTEGRALE) SPECIFICI (rilevanti quelli che rivendicano il prodotto o processo di interesse) AMPI (POCHE DECINE) EVIDENZA DELLE PARTI DEL TESTO RILEVANTI PER INVALIDARE LE RIVENDICAZIONI
  • 114. Esercitazione pratica Si vuole verificare se è brevettabile la seguente invenzione: Bicicletta elettrica a pedalata assistita, configurata in modo da ricaricare le batterie in frenata Nel caso in cui l’invenzione non sia brevettabile, valutare se è liberamente attuabile in Europa
  • 115. Esercitazione pratica - scaletta Organizzare le informazioni di base NON sono noti depositanti, inventori o documenti, ma solo la descrizione del trovato Scegliere le banche dati La ricerca verrà condotta sulla banca dati libera ESPACENET.com NOTA: si sarebbe potuto scegliere di condurre la ricerca su altre banche dati (Wipo, JP office, USPTO, Google…)
  • 116. Esercitazione pratica - scaletta Individuare: parole chiave, sinonimi e codici di classificazione Le parole chiave ed i sinonimi sono: Parola chiave Traduzione e sinonimi Bicicletta bike, bicycle, cycle Bicicletta elettrica electric bike ricarica charge, recharge frenata brake, braking
  • 117. Su espacenet è possibile effettuare una ricerca per parole chiave all’interno della classificazione europea Codici di classificazione
  • 118. Nota lessicale: non «bycicle» ma «rider propelled cycle»!!!
  • 119. Ci aspettiamo che i documenti saranno trovati nel gruppo B62M6/40 – 45 - 50. Al fine di non omettere risultati interessanti possiamo effettuare la ricerca in B62M6 o anche in B62M
  • 120. Il primo risultato non contiene esplicitamente la caratteristica da noi cercata…
  • 121. Ma il secondo si...
  • 122. Evidentemente la nostra «invenzione» non è brevettabile. Può però essere liberamente attuata? Per rispondere a questa domanda è opportuno notare che l’invenzione è descritta, secondo le nostre conoscenze, in un documento pubblicato nel 1975 (oltre 20 anni fa). Per questo motivo nessuna domanda di brevetto depositata dopo quella data può essere stata validamente concessa per questa invenzione, a meno che non contenesse del contenuto tecnico ulteriore L’invenzione pertanto è, in linea di principio, liberamente attuabile.
  • 123. Al termine di una ricerca di anteriorità si ha in genere a disposizione un ristretto numero di documenti considerati rilevanti rispetto alla propria invenzione Il parere di brevettabilità
  • 124. Sulla base di questi documenti è quindi necessario verificare la presenza dei requisiti di brevettabilità Il parere di brevettabilità
  • 125. Requisiti di brevettabilità NUOVA INVENTIVA (ORIGINALE) NON CONTRARIA ALL’ORDINE PUBBLICO ED ALLA MORALE (LICEITA’) APPLICABILE INDUSTRIALMENTE INVENZIONE BREVETTABILE
  • 126. E’ una invenzione? NO scoperte (es. nuovo minerale o microorganismo presente in natura), NO teoria scientifica NO metodo matematico. Il parere di brevettabilità
  • 127. E’ applicabile industrialmente? NO moto perpetuo, macchine a rendimento > 1…. Il parere di brevettabilità
  • 128. E’ contraria all’ordine pubblico ed alla morale? Rilevante per alcune invenzioni BIO-TECH (clonazione umana, sofferenza su animali, utilizzo di embrioni…) Il parere di brevettabilità
  • 129. E’ NUOVA? Una invenzione è considerata nuova se non forma parte dello «stato dell’arte». Lo stato dell’arte rilevante per l’invenzione è stato definito dalla ricerca di anteriorità. Il parere di brevettabilità
  • 130. Nel considerare la novità, il contenuto di un documento dovrebbe essere considerato in maniera isolata dal contenuto degli altri documenti rilevati Il parere di brevettabilità
  • 131. Un documento è rilevante ai fini di novità rispetto alla mia invenzione se descrive la totalità degli elementi tecnici contenuti nel trovato, nella medesima combinazione Il parere di brevettabilità
  • 132. Se gli elementi dell’invenzione sono presenti nel documento, ma non nella combinazione rivendicata, quella combinazione è nuova. Il parere di brevettabilità
  • 133. Un’invenzione manca di novità se e solo se c’è una completa conformità di caratteristiche tra l’invenzione e il documento anteriore. L’utilizzo di caratteristiche tecniche equivalenti ma non identiche non toglie novità all’invenzione. L’equivalenza andrà valutata con riferimento all’attività inventiva Il parere di brevettabilità
  • 134. Esempio di possibile invenzione Gli impianti ad aria compressa sono dotati di valvole di sfiato. Queste spesso sono provviste di dispositivi di silenziamento in materiale poroso che possono essere otturati polvere e sporco provenienti dall’esterno Il parere di brevettabilità - Esempio
  • 135. Soluzione del problema Dispositivo silenziatore comprendente - un involucro (1) collegabile alla valvola da proteggere, - un elemento silenziatore (2) interno all’involucro (1), - un otturatore (3) vincolato ad un elemento elastico (5) Il parere di brevettabilità - Esempio
  • 136. Requisiti di brevettabilità NUOVA ? INVENTIVA (ORIGINALE) ? NON CONTRARIA ALL’ORDINE PUBBLICO ED ALLA MORALE (LICEITA’) APPLICABILE INDUSTRIALMENTE INVENZIONE BREVETTABILE
  • 137. Il parere di brevettabilità - Esempio Closest prior art individuata Dispositivo silenziatore comprendente - un involucro (11) collegabile alla valvola da proteggere, - un elemento silenziatore (35) esterno rispetto all’involucro (1), - un otturatore (36) vincolato ad un elemento elastico (51)
  • 138. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 142 CONFRONTO INVENZIONE ARTE NOTA INVENZIONE . Involucro collegabile alla valvola da proteggere un elemento silenziatore interno all’involucro un otturatore vincolato ad un elemento elastico e ad un mezzo di contrasto D1 . OK OK L’elemento silenziatore è esterno ok
  • 139. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 143 CONFRONTO INVENZIONE ARTE NOTA Sebbene in D1 siano contenuti tutti gli elementi che definiscono l’invenzione, la loro combinazione è differente, pertanto la valvola descritta è nuova rispetto a D1. Se un’invenzione non è inequivocabilmente ricavabile dagli insegnamenti contenuti in un unico documento, allora l’invenzione è nuova.
  • 140. Requisiti di brevettabilità NUOVA INVENTIVA (ORIGINALE) ? NON CONTRARIA ALL’ORDINE PUBBLICO ED ALLA MORALE (LICEITA’) APPLICABILE INDUSTRIALMENTE INVENZIONE BREVETTABILE
  • 141. Una volta che si sia appurato che l’invenzione è nuova, è necessario verificare se la stessa è «originale» o «inventiva» Un’invenzione presenta il requisito dell’originalità quando non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica, ovvero non è ovvia a una persona esperta del ramo a cui l’invenzione appartiene (tecnico medio del settore). Ha senso verificare la presenza di attività inventiva solo in presenza di novità Il test di Attività inventiva
  • 142. Sorgono pertanto almeno due domande: - Chi è il tecnico medio del settore? - Cosa significa, nella pratica, «risulta in modo evidente dallo stato della tecnica»? Il test di Attività inventiva
  • 143. L’attività inventiva è un requisito più difficile da verificare della novità. L’approccio codificato dall’EPO è quello di utilizzare il «problem and solution approach», che è un test in tre passi utile a determinare, in maniera oggettiva, la presenza o meno di attività inventiva. Il test di Attività inventiva
  • 144. Problem and solution approach Identificare l’ARTE NOTA PIU’ VICINA Definire il PROBLEMA TECNICO OGGETTIVO verificare se la soluzione fornita dall’invenzione è INDICATA O SUGGERITA nell’arte nota
  • 145. 1. Identificare l’arte nota più vicina L’arte nota più vicina è la combinazione di caratteristiche, contenute in un solo documento, che costituisce il punto di partenza più promettente per uno sviluppo ovvio in direzione dell’invenzione. L’arte nota più vicina dovrebbe essere indirizzata alla soluzione dello stesso problema tecnico o per lo meno appartenere allo stesso campo tecnico dell’invenzione Problem and solution approach
  • 146. 2. Definire il PROBLEMA TECNICO OGGETTIVO Il problema tecnico oggettivo è il compito del tecnico medio del settore che deve modificare la closest prior art per ottenere l’invenzione Problem and solution approach Il problema tecnico oggettivo è definito dagli effetti tecnici causati dalle differenze tra l’invenzione e l’arte nota
  • 147. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 151 CONFRONTO INVENZIONE ARTE NOTA INVENZIONE . Involucro collegabile alla valvola da proteggere un elemento silenziatore interno all’involucro un otturatore vincolato ad un elemento elastico e ad un mezzo di contrasto l’otturatore in condizioni di riposo protegge dallo sporco il silenziatore D1 . OK OK L’elemento silenziatore è esterno ok L’otturatore non può proteggere dallo sporco il silenziatore
  • 148. 2. Definire il PROBLEMA TECNICO OGGETTIVO Il problema tecnico oggettivo in questo caso può essere definito come: Problem and solution approach Fornire un silenziatore per una valvola di scarico che sia protetto dalla polvere quando l’otturatore è nella sua posizione di riposo
  • 149. 3. Partendo dall’arte nota più vicina e dal problema tecnico oggettivo verificare se la soluzione fornita dall’invenzione sarebbe stata ovvia per il tecnico del settore Uno sviluppo ovvio generalmente si può trovare in un secondo documento di arte nota nello specifico campo dell’invenzione. L’invenzione è ovvia se l’insegnamento ottenuto dal secondo documento di arte nota avrebbe indirizzato il tecnico medio del settore a modificare o adattare la «closest prior art» per ottenere l’invenzione Problem and solution approach
  • 150. L’invenzione è ovvia se l’insegnamento ottenuto dal secondo documento di arte nota avrebbe indirizzato il tecnico medio del settore a modificare o adattare la «closest prior art» per ottenere l’invenzione Problem and solution approach D2 D1
  • 151. Nel caso di esempio la modifica proposta non è suggerita né indicata dagli ulteriori documenti di anteriorità rilevati Problem and solution approach D2D1 D3
  • 152. EPO final opinion
  • 153. Requisiti di brevettabilità NUOVA INVENTIVA (ORIGINALE) NON CONTRARIA ALL’ORDINE PUBBLICO ED ALLA MORALE (LICEITA’) APPLICABILE INDUSTRIALMENTE INVENZIONE BREVETTABILE
  • 154. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 158 DOCUMENTI NECESSARI PER UNA DOMDANDA DI BREVETTO Contiene le informazioni necessarie ad indentificare il richiedente, il mandatario e la domanda DOMANDA Contiene le informazioni necessarie ad indentificare gli inventori DESIGNAZIONE DI INVENTORE Deve descrivere in maniera compiuta l’invenzione permettendo al tecnico del settore che la legga di replicare l’invenzione (enabling disclosure) DESCRIZIONE Definiscono precisamente l’ambito di tutela richiesto RIVENDICAZIONI Se necessari (in genere si…) DISEGNI Utile a fini bibliografici e di ricerca RIASSUNTO
  • 155. Structure of the description • Prior art – Teapot with one spout • Drawback of prior art – Time-consuming • Problem to solve – Reduce filling time • Solution – Provide a second spout • Advantage of the invention – The time needed to fill multiple cups is reduced
  • 156. La Descrizione costituisce una «dichiarazione di scienza» del richiedente il brevetto. • In essa deve essere descritta compiutamente l’invenzione in relazione al problema risolto, e dovrebbero essere discussi uno o più modi di realizzazione della stessa. • Nella descrizione deve essere contenuto e spiegato tutto quanto rivendicato (Le rivendicazioni devono essere «supportate dalla descrizione»)
  • 157. • Le rivendicazioni costituiscono una «dichiarazione di volontà». • In esse deve essere chiaramente definito l’ambito di tutela richiesto per il proprio brevetto. • Dal momento che il brevetto concede un monopolio (seppure temporaneo) i limiti di estensione di questo monopolio devono essere chiaramente definiti
  • 158. STRUTTURA DI UNA RIVENDICAZIONE - Rule 43 EPC The claims shall define the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention. Wherever appropriate, claims shall contain: • (a) a statement indicating the designation of the subject-matter of the invention and those technical features which are necessary for the definition of the claimed subject-matter but which, in combination, form part of the prior art; • (b) a characterising portion, beginning with the expression "characterised in that" or "characterised by" and specifying the technical features for which, in combination with the features stated under sub-paragraph (a), protection is sought.
  • 159. Struttura delle rivendicazioni Le rivendicazioni contengono quindi - un preambolo che definisce l’ambito della tecnica in cui si inserisce l’invenzione - una parte caratterizzante, che definisce il contributo alla tecnica fornito dall’invenzione e per il quale si chiede protezione
  • 160. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 164 Struttura di una rivendicazione "A double pipe comprising: an outer pipe; and an inner pipe having a spiral or wavy shape configured to be held by an inner circumferential face of the outer pipe, characterised in that the diameter of the spiral or an amplitude of the wavy shape of the inner pipe is equal to or less than an inner diameter of the undeformed outer pipe; and the outer pipe has locally crushed parts extending inwardly in a diametrical direction to hold the inner pipe at each crushed part." PREAMBOLO CARATTERIZZANTE
  • 161. • La protezione è conferita per la parte caratterizzante in abbinamento a tutte le caratteristiche contenute nel preambolo. • E’ evidente quindi che è opportuno inserire nel preambolo «tutte e sole le caratteristiche tecniche strettamente necessarie a realizzare un modo di realizzazione funzionante secondo lo stato dell’arte»
  • 162. Nella parte caratterizzante devono essere inserite le caratteristiche tecniche che: • differenziano l’invenzione dallo stato dell’arte e • producono un effetto utile a risolvere in maniera non ovvia un problema tecnico.
  • 163. RIVENDICAZIONI DIPENDENTI • Il richiedente ha l’interesse di ottenere la protezione più ampia possibile per la propria invenzione. • Per questo motivo si deposita in generale una prima rivendicazione il più ampia possibile
  • 164. Il rischio nel depositare rivendicazioni molto ampie è che durante la fase di esame (o, peggio, in giudizio) venga trovata arte nota non conosciuta all’inventore. In quel caso, se il brevetto ha una sola rivendicazione molto ampia che viene distrutta dall’arte nota trovata, potrebbe non rimanere alcuna protezione.
  • 165. 169 La funzione delle rivendicazioni dipendenti 1 2 3 4 Arte nota In questo caso l’arte nota è sicuramente invalidante per le rivendicazioni 1 e 2, ma non per la 3 e la 4
  • 166. Le rivendicazioni indipendenti descrivono l‘invenzione in termini molto generali, in modo da consentire una interpretazione ampia nei procedimenti giudiziari. Le rivendicazioni dipendenti invece descrivono specifici modi di realizzazione dell’invenzione che l’inventore considera economicamente attrattivi.
  • 167. 171 Processo di stesura di una rivendicazione 1 • Identificare l’invenzione e le anteriorità rilevanti 2 • Scomporre l’invenzione in elementi, ed evidenziare le relazioni tra gli elementi 3 • Identificare la funzione svolta da ciascun elemento
  • 168. 172 Processo di stesura di una rivendicazione 4 • Verificare la presenza di ciascun elemento in ciascun documento di arte nota 5 • Identificare l’arte nota più vicina (quella che ha in comune il maggior numero di elementi con l’invenzione) 6 • Scrivere una prima volta il preambolo della rivendicazione, inserendo tutti gli elementi in comune tra l’invenzione e l’arte nota
  • 169. 173 Processo di stesura di una rivendicazione 7 • Scrivere una prima volta la parte caratterizzante della rivendicazione inserendo tutti gli elementi/caratteristiche presenti nell’invenzione ma non nell’arte nota
  • 170. TABELLA DI LAVORO INVENZIONE Elemento tecnico D1 D2 D3 ARTE NOTA
  • 171. Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata La tutela giudiziaria dei brevetti • L’azione giudiziaria a tutela delle privative sui brevetti viene definita “azione di contraffazione”. • Per contraffazione si intende l’uso non autorizzato, da parte di terzi, dell’invenzione brevettata. • Dal punto di vista processuale la legge stabilisce una presunzione di validità per il brevetto e, dunque, esonera il titolare - che agisce per contraffazione - dall’onere di provare tale validità.
  • 172. Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata Le misure cautelari L’azione di contraffazione può essere preceduta dalle misure cautelari: Descrizione Sequestro Inibitoria La loro concessione può essere condizionata al versamento di una cauzione a carico del ricorrente, oltre che all’accertamento del fumus boni iuris e del periculum in mora.
  • 173. Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata La descrizione • E’ rivolta all’acquisizione della prova della contraffazione, soprattutto in relazione alle invenzioni di procedimento, quando cioè tale prova non è desumibile dal prodotto finale. • E’ eseguita dall’Ufficiale giudiziario, con l’ausilio di periti e mezzi tecnici (fotografici). • Ha lo scopo di descrivere gli oggetti lesivi delle privative del titolare.
  • 174. Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata Il sequestro • Ha lo scopo di impedire la circolazione del prodotto in contraffazione, mediante l’affidamento in custodia allo stesso proprietario o detentore. • Possono essere oggetto di sequestro:  gli oggetti costituenti violazione del diritto  i mezzi per la loro produzione  gli elementi di prova
  • 175. Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata L’inibitoria (cautelare) • Scopo dell’inibitoria cautelare è quello di inibire al contraffattore:  la fabbricazione  il commercio  l’uso dei prodotti coperti da brevetto • Può essere richiesta prima o durante il giudizio di merito.
  • 176. Le principali sanzioni previste in caso di accertamento della contraffazione sono: L’inibitoria Il risarcimento del danno Sanzioni secondarie Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata Le sanzioni
  • 177. • L’inibitoria consiste nell’ordine di cessare (o non riprendere, qualora interrotto) il comportamento lesivo del diritto di cui si chiede la tutela. • L’inibitoria prescinde dal dolo o dalla colpa del contraffattore. • L’inosservanza di tale provvedimento comporta l’applicazione di una sanzione penale. • Nel pronunciare l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. I prodotti realizzati con la condotta illecita possono essere (alternativamente), secondo le disposizioni del giudice:  rimossi o distrutti  assegnati in proprietà al titolare del brevetto  sequestrati, a spese del contraffattore, per la durata del brevetto  aggiudicati al titolare del brevetto mediante il versamento di una somma Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata L’inibitoria (sanzione)
  • 178. • Il risarcimento del danno sottende il dolo o la colpa del contraffattore e la esistenza di un danno nei confronti del soggetto leso. • Tra i criteri utilizzati dalla giurisprudenza per la quantificazione del danno vanno menzionati: il canone di licenza ed il mancato utile netto. Esso può essere determinato anche in via equitativa. • E’, inoltre, prevista la possibilità dell’emissione di una condanna generica, cui è sottesa la prova ontologica del danno e che rimette la quantificazione ad un futuro giudizio. Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata Il risarcimento del danno
  • 179. • La pubblicazione della sentenza di contraffazione o del dispositivo a spese del convenuto. • La c.d. condanna in futuro, e cioè il pagamento di una somma per l’ipotesi di mancata cessazione o ripresa della contraffazione. Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata Sanzioni secondarie
  • 180. 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 184 Diritti nascenti dall’invenzione • Diritto ad essere riconosciuto autore: – Morale – Inalienabile – Privo di contenuto patrimoniale • Diritto al brevetto (= legittimazione alla domanda di brevetto): – Patrimoniale – Alienabile – Diritto di/sul brevetto (= diritto esclusivo all’utilizzo dell’invenzione): – Patrimoniale – Alienabile
  • 181. 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 185 Brevettazione del non avente diritto A) Brevetto già concesso al non avente diritto: Il vero inventore non può presentare domanda di brevetto ma: Far valere la nullità del brevetto Rivendicare il brevetto = ottenerne il trasferimento a proprio nome
  • 182. 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 186 Invenzione di gruppo • Invenzione realizzata da più operatori che lavorano insieme sulla base di un progetto unitario • Art. 6 CPI: i diritti nascenti da un’invenzione di gruppo spettano a tutti i coinventori e sono disciplinati, salvo patto contrario, dalle norme sulla comunione, in quanto compatibili
  • 183. 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 187 Invenzione di gruppo e diritto al brevetto • Decisione se brevettare o meno > maggioranza dei coinventori • Domanda presentata da uno solo o dalla minoranza dei coinventori senza menzionare gli altri o senza consenso: domanda del non avente diritto?
  • 184. 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 188 Invenzione di gruppo e gestione dei diritti di brevetto • Presunzione (relativa) di eguaglianza delle quote • Libera cedibilità delle quote • Diritto di prelazione
  • 185. 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 189 Invenzione di gruppo e cessione dei diritti di brevetto • Licenze non esclusive: maggioranza dei 2/3 • Licenze esclusive: unanimità
  • 186. 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 190 Invenzione del lavoratore subordinato - Art. 64 CPI • Diritto (morale) ad essere riconosciuto autore > dipendente • Diritto (patrimoniale) al rilascio del brevetto > azienda • Remunerazione per il dipendente – Invenzione di servizio – Invenzione d’azienda – Invenzione occasionale
  • 187. 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 191 Invenzione di servizio - Art. 64 CPI • L’attività inventiva è prevista come oggetto della prestazione lavorativa • Per tale attività è prevista apposita remunerazione Al Datore di lavoro: Spetta il diritto (patrimoniale) al rilascio del brevetto Al Dipendente: Nessun diritto patrimoniale
  • 188. 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 192 Invenzione d’azienda - Art. 64 CPI • L’invenzione è realizzata in esecuzione di un rapporto di lavoro ma … • L’attività inventiva non è prevista come oggetto del rapporto di lavoro = manca un nesso funzionale tra l’attività prevista e l’invenzione
  • 189. 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 193 Invenzione d’azienda - Art. 64 CPI  Al datore di lavoro: Diritto (patrimoniale) al rilascio del brevetto  Al dipendente Spetta un equo premio, in base a: • Importanza dell’invenzione • Retribuzione percepita dal dipendente • Tipo di attività del dipendente • Contributo dell’organizzazione aziendale
  • 190. 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 194 Invenzione occasionale - Art. 64 CPI • Pur rientrando nel campo di operatività dell’azienda … • … non ha alcun rapporto con l’attività del dipendente
  • 191. 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 195 Invenzione occasionale - Art. 64 CPI  Al dipendente: Diritto (patrimoniale) al rilascio del brevetto  Al datore di lavoro Spetta un diritto di opzione su: • Acquisto del brevetto • Concessione di una licenza • Diritto al rilascio di brevetti stranieri
  • 192. 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 196 Invenzioni dei ricercatori • Legge n. 383/2001 - Nuove regole sulla titolarità dei diritti brevettuali per invenzioni industriali Art. 7 Modificazioni al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127: dopo l’art. 24 è inserito l’art. 24-bis • Codice della Proprietà Industriale Art. 65
  • 193. 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 197 Invenzioni dei ricercatori - Art. 65 CPI 1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.
  • 194. 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 198 Invenzioni dei ricercatori - Art. 65 CPI 2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.
  • 195. 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 199 Invenzioni dei ricercatori - Art. 65 CPI 3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del 50% per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il 30% dei proventi o canoni.
  • 196. 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 200 Invenzioni dei ricercatori - Art. 65 CPI 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.
  • 197. 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 201 I contratti di ricerca • Contratti mediante i quali un soggetto (committente) affida dietro compenso lo svolgimento dell’attività inventiva a lavoratori autonomi o a gruppi organizzati di ricercatori • Contratti atipici (appalto, contratto d’opera, misto, altro)
  • 198. 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 202 I contratti di ricerca a committenza privata • La commessa proviene da un soggetto privato che intende utilizzare i risultati dell’attività di ricerca • Il diritto ad essere riconosciuto inventore spetta sempre al ricercatore o al gruppo di ricercatori • Il diritto al rilascio del brevetto è di solito attribuito al committente, che sostiene i costi della brevettazione • Clausole contrattuali possono prevedere una distribuzione dei ricavi derivanti dallo sfruttamento del brevetto: – Diritto di ottenere una licenza a condizioni particolarmente favorevoli (clausola della licenza) – Diritto di ottenere una % degli introiti (clausola del tasso di partecipazione agli utili)
  • 199. 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 203 La circolazione dei diritti al brevetto e dei diritti di brevetto
  • 200. 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 204 Diritti trasferibili • Art. 2598 c.c. I diritti nascenti dalle invenzioni, tranne il diritto ad esserne riconosciuto autore, sono trasferibili (inter vivos o mortis causa) Cosa è trasferibile: • Diritto al rilascio del brevetto • Diritti di privativa derivanti dal rilascio del brevetto: – Cessione – Licenza
  • 201. 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 205 Cessione di brevetto • Il titolare del brevetto si spoglia della titolarità dell’attestato a favore di un altro soggetto attraverso un atto traslativo: – Vendita – Permuta – Donazione
  • 202. 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 206 Licenza di brevetto • Il titolare del brevetto (licenziante), pur conservandone la titolarità, concede ad un altro soggetto (licenziatario) l’autorizzazione all’utilizzo dell’invenzione verso il pagamento di un corrispettivo (royalty).