Panorama geral e atual da propriedade intelectual - na Carolina Del Bianco e Carlos Eduardo Eliziário de Lima
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Apresentação de Ana Carolina Del Bianco e Carlos Eduardo Eliziário de Lima da Dannemann Siemsen Advogados para a mesa “Panorama atual da propriedade intelectual” durante a VI Semana de ...

Apresentação de Ana Carolina Del Bianco e Carlos Eduardo Eliziário de Lima da Dannemann Siemsen Advogados para a mesa “Panorama atual da propriedade intelectual” durante a VI Semana de Biblioteconomia ECA-USP. O evento ocorreu de 26 a 30 de setembro de 2011.

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    Panorama geral e atual da propriedade intelectual - na Carolina Del Bianco e Carlos Eduardo Eliziário de Lima Panorama geral e atual da propriedade intelectual - na Carolina Del Bianco e Carlos Eduardo Eliziário de Lima Presentation Transcript

    • PANORAMA GERAL E ATUAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
      Ana Carolina Lee Barbosa Del Bianco
      Carlos Eduardo Eliziário de Lima
      26.09.2011
    • Pontos a serem abordados
      Propriedade Intelectual e Propriedade Industrial
      Propriedade industrial: conceitos básicos
      Patentes
      Desenhos industriais
      Marcas
      Segredo de fábrica
      Segredo de negócio
      Concorrência desleal
      Contratos envolvendo propriedade industrial
      “Trade secret”
    • Propriedade Intelectual x Propriedade Industrial
      • Propriedade Industrial – Trata exclusivamente das invenções e criações de caráter industrial. É um dos ramos da propriedade intelectual.
      • Propriedade Intelectual – Conceito mais amplo – propriedade industrial + direito de autor (propriedade literária e artística), programas de computador, cultivares.
    • Propriedade Industrial
      • Art. 2º da Lei nº 9.279/96 (ou Lei da Propriedade Industrial (LPI)) – a proteção dos direitos efetua-se mediante:
      “I-concessão depatentes de invenção e de modelo de utilidade;
      II-concessão de registro de desenho industrial;
      III–concessão de registro de MARCA;
      IV–repressão as falsas indicações geográficas; e
      V-repressão a concorrência desleal.”
      • nomes de domínio
    • Propriedade Industrial
      • Os direitos são bens móveis – art. 5º, LPI:
      Sujeitos aos institutos de Direito das Obrigações: locação (licença), compra/ venda (cessão), condomínio, troca, doação, usufruto, a sucessão legítima ou testamentária, os quais são títulos legais de transmissão de direitos de propriedade.
      Integram o patrimônio de seus titulares, constituindo-se elementos de fundo de comércio das pessoas, podendo ser dados em garantia de empréstimos ou utilizados na formação de capital social de empresas de diversos tipos.
      • Estratégia: a proteção do bem é um investimento. Gera tranqüilidade, segurança jurídica e rendimento.
    • Patentes - Função
      Visam a proteção das criações de caráter técnico e asseguram a seu titular a exclusividade sobre o invento protegido e o direito temporário de impedir terceiros de praticar diversos atos com a invenção patenteada, tais como produzir, usar ou vender sem o seu consentimento.
    • Patentes - Objetivos Principais
      Do titular:
      proteger o investimento feito em pesquisa e desenvolvimento
      obter retorno financeiro
      Do Estado:
      tornar acessível à sociedade a informação sobre novas tecnologias  As patentes são uma importante fonte de informação tecnológica
    • Patentes - O que pode ser patenteado?
      A patente visa a proteger inovações que, via de regra, proporcionam um melhoramento funcional de um produto ou processo ou tragam uma melhoria em sua utilidade prática.
      Os 3 requisitos básicos que devem ser preenchidos para que um invento seja patenteado são:
    • Patentes - O que pode ser patenteado?
      novidade absoluta: o invento não pode ter sido tornado disponível ao público em lugar algum do mundo, exceto em caso de divulgação feita pelo próprio inventor nos casos previstos em lei
      atividade inventiva: além de ser meramente diferente, preenchendo o requisito de novidade, o invento não pode ser considerado como uma decorrência óbvia daquilo que já se conhece
      aplicação industrial: o invento deve se prestar para ser produzido ou utilizado em qualquer ramo da indústria, entendendo-se por “indústria” qualquer ramo produtivo, por exemplo a agricultura.
    • Patentes – Inventos já revelados
      A lei brasileira admite a divulgação prévia desde que o depósito do pedido de patente não ultrapasse 1 ano (período de graça) a partir da primeira divulgação.
      Poucos países dispõem de um período de graça como a lei brasileira - a divulgação feita antes do depósito pode prejudicar e impedir a obtenção de patente em outros países.
    • Patentes - Exemplos
      Dispositivos mecânicos, elétricos e eletrônicos
      Ferramentas e máquinas
      Produtos alimentícios e farmacêuticos
      Produtos químicos em geral
      Processos e métodos de fabricação
    • PI 9903324-0
    • U.S. 821.393 dep. em 23/03/1903
    • Patentes – direitos do titular
      Direito de exclusividade temporário;
      Confere ao titular o direito de impedir terceiros de produzir, usar, vender, colocar à venda:
      Produto objeto de patente, e
      Processo ou produto obtido por processo patenteado.
      Proteção conferida pela patente é determinada pelo teor das reivindicações.
    • Patentes - Sanções contra os infratores
      Sanções na Esfera civil
      Visam a estabelecer a obrigação de cessar a infração e a possível condenação ao pagamento de perdas e danos decorrentes da infração.
       
      Sanções na esfera criminal
      Objetivam a condenação do infrator a penas de detenção e multa.
    • Patentes – Validade
      A patente tem efeitos territoriais, isso é, ela tem validade apenas no território em que concedida (20 anos para patentes de invenção e 15 anos para modelos de utilidade).
      Para obter proteção fora do Brasil é necessário depositar pedidos correspondentes nos países onde se deseja obter proteção.
    • Patentes - Sistemas de depósito no exterior
      (1) Sistema Tradicional de patentes
      Depósitos nos outros países de interesse
      Data de depósito no Brasil
      (2) Sistema PCT
      Entrada nas fases nacionais
      30
      Data de depósito no Brasil
      Depósito do pedido internacional
    • Patentes – questões atuais
      Patentes de segundo-uso médico; patentes para polimorfos
      Acesso à saúde (licenças compulsórias)
      Patentes x direito concorrencial
    • Desenhos Industriais - Simplicidade para obtenção
      Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.
    • Desenhos Industriais - Características principais
      Simplicidade e agilidade para obtenção
      Agilidade para medidas judiciais
      Vigência e manutenção
      Proteção conferida pelo Registro
      Agilidade para medidas judiciais
      Simplicidade para proteção no exterior
    • Desenhos Industriais - Simplicidade para obtenção
      Requisitos de registrabilidade:
      Novidade: O desenho industrial é novo quando tiver sido tornado público no Brasil ou no exterior antes da data de depósito do pedido.
      Originalidade: O desenho industrial é considerado original quando dele resulta uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores, podendo-se combinar elementos conhecidos.
    • Desenhos Industriais - Simplicidade para obtenção
      Restrições
      A forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.
    • Desenhos Industriais - Agilidade para obtenção
      • Relatório descritivo
      • Reivindicações
      • Desenhos ou fotografias
      • Sendo permitido apresentar uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações.
      • O desenho deverá representar clara e suficientemente o objeto e suas variações, se houver, de modo a possibilitar sua reprodução por técnico no assunto.
      Depósito
    • Desenhos Industriais - Agilidade para obtenção
      Expedição do Certificado de Registro
      Parecer de registrabilidade
      Depósito
      Publicação e concessão
      Requerimento de exame de mérito
      Exame preliminar
      Busca e Exame
      2 a 3 meses
      3 a 4 meses
      1 a 2 meses
    • Desenhos Industriais - Exemplos
    • Desenhos Industriais - Vigência e manutenção
      Vigência: 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.
      Manutenção: Pagamento de retribuição qüinqüenal, a partir do segundo qüinqüênio da data do depósito.
    • Desenhos industriais – questões atuais
      Restrição de uso dos desenhos industriais no chamado mercado secundário (o caso das peças de reposição de automóveis)
    • Marcas - Introdução
      Definição
      Validade
      Direitos atribuídos ao titular do registro
      Limitações aos direitos do titular
      Formas de Apresentação
      Tipo/ finalidade
      Princípio da Especialidade das marcas
    • MARCAS – Definição e Validade
      (i) Definição: Sinal distintivo, visualmente perceptível, destinado a distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.
      (ii) Validade: 10 anos contados da concessão do registro de marca, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos.
      Obs.: A propriedade da marca adquire-se com o registro validamente expedido pelo INPI – sistema atributivo – artigo 129 da Lei 9279/96
    • Marcas – Direitos do titular
      Direito ao uso exclusivo da marca em todo o território nacional, para identificar os produtos/ serviços cobertos pelo registro ou afins (artigo 129, caput, da LPI)
      Ceder o registro ou pedido de registro*
      Licenciar seu uso*
      Zelar pela integridade material ou reputação da marca*
      *os três últimos direitos descritos acima (artigo 130 da LPI) também são atribuídos ao depositante da marca - titular de pedido de registro apenas
    • Marcas: limitações impostas ao titular
      O titular da marca não pode impedir:
      O uso da marca por comerciantes ou distribuidores, juntamente com suas próprias marcas, para a promoção e comercialização do produto – ex.: supermercados
      Uso da marca por fabricantes de acessórios para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência – ex.: cartucho de impressoras;
      Livre circulação do produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento;
      A citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.
    • Marcas – Classificação (quanto à forma de apresentação)
      • Nominativas: USP
      • Mistas:
      • Figurativas:
      • Tridimensionais:
    • Marcas – Classificação (quanto ao tipo/ finalidade)
      • Marcas de produto:
      • Marcas de serviço:
      • Marcas de certificação:
      • Marca coletiva:
    • Marcas – O princípio da Especialidade
      O direito ao uso exclusivo da marca restringe-se aos produtos/ serviços reivindicados/ afins
      Portanto, marcas idênticas podem coexistir desde que se destinem a identificar produtos/ serviços distintos.
    • Marcas – Questões atuais
      Marcas de Alto renome
      Proteção especial em todos os ramos de atividade – artigo 125 da LPI
      Definição: As marcas de alto renome são aquelas que conquistaram fama e prestígio incontestáveis, em virtude de diversos fatores como, por exemplo, aceitação excepcional pelo público, tradição e maciços investimentos em marketing.
      Exemplos: “COCA-COLA”, “O BOTICÁRIO”, “LAND ROVER”, “BIC”, “CHICLETS”, “ITAÚ”, “HAVAIANAS”, “BOMBRIL”, “TRAMONTINA”; “DERBY”, e “PLAYBOY.
    • Marcas – Questões atuais
      Marcas de Alto renome
      Declaração pode ser obtida apenas pela via incidental mediante a apresentação de oposição ou de processo administrativo de nulidade
      Procedimento regulado pela Resolução nº 121/2005, que regulamenta o artigo 125 da LPI
    • Marcas – Questões atuais
      Marcas não tradicionais
      O que são? São sinais que também destinam-se a distinguir produtos ou serviços, mas não são os tradicionais, visualmente perceptíveis, formados por letras, desenhos ou outra representação gráfica.
      Exemplos: marcas sonoras, olfativas, halográficas, gestuais, gustativas, táteis, etc.
      • Brasil – marcas tridimensionais
      • Halograma: registrado pelo INPI como marca FIGURATIVA – reg. 800.243.056 - Visa
    • Marcas – Questões atuais
      Marcas Sonoras (exemplos):
      Grito do TARZAN - Registro nos E.U.A. nº 2210506, de 15/12/1998, de Edgar Rice Burroughs, Inc.
      Rugido do leão da MGM - Registro nos E.U.A. nº 1395550, de 03/06/1986, de MGM/UA Entertainment Co.
    • Marcas – Questões atuais
      Marcas olfativas:
      "o cheiro de grama recém-cortada",
      identificando bolas de tênis” – União Européia - CTM 428870, R 156/1998-2, de Vennootschaponder Firma Senta Aromatic Marketing
      “Cheiro de uva” para identificar “lubrificantes” - Registro nos E.U.A. nº 2568512, de 07/05/2002, de Mike Mantel, comercializando como Manhattan Oil
    • Marcas – Questões atuais
      E-marcas
      é o sistema de depósito de pedidos e petições de marcas pela internet. 
      Integra o “e-INPI”, que é a plataforma em que o INPI disponibiliza o acesso eletrônico a seus serviços, por meio do sistema de geração da Guia de Recolhimento da União (GRU) eletrônica.
      Ainda em 2011 será lançado o e-marcas II
      Ainda é permitido o depósito por papel
    • Marcas – Questões atuais
      E-marcas
      O sistema "Push-INPI" permite que o usuário faça um cadastro para receber, via e-mail, as principais informações do(s) seu(s) processo(s), como datas de publicação e despachos, publicadas na RPI.
    • Marcas – Questões atuais
      • O Protocolo de Madri
      • Definição: Proteção de marca, através de um sistema único de registro, em quantos países membros do Protocolo forem designados pelo requerente, detentor de pedido de registro ou registro de marca base em país membro de origem
      • Característica principal: dependência do registro internacional ao pedido ou ao registro de base no país de origem (5 anos)
    • Protocolo de Madri
      • Quem pode requerer?
      pessoas físicas ou jurídicas com estabelecimento industrial ou comercial, ou com domicílio ou nacionalidade em país membro do Protocolo ou de organização intergovernamental membro do Protocolo
    • Protocolo de Madri
      • Onde requerer?
      Perante o órgão administrativo local no país do pedido ou do registro de base (Administração de origem) - INPI
      • Quem administra?
      Secretaria Internacional da OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual)
      • Quais os idiomas?
      Inglês, francês e espanhol
    • Protocolo de Madri
      Requisitos básicos do pedido internacional
      - reprodução da marca objeto de pedido de registro ou registro base no país de origem
      - indicação dos produtos e/ ou serviços e respectiva classificação internacional (Classificador Internacional de Nice)
      - designação dos países
    • Protocolo de Madri
      • Validade: 10 anos – prorrogáveis
      • Prorrogação – procedimento administrativo único
      • Anotação centralizada
      - Transferência
      - Alteração de nome e/ ou sede
      • Cessionário deve ser país membro do Protocolo
    • Protocolo de Madri
      • O Protocolo de Madri propõe a desburocratização e harmonização do sistema de requerimento de registro de marcas entre os países membros
      • Mais de 80 países já aderiram ao sistema (Comunidade Européia, Estados Unidos, Japão, China, Austrália, Coréia, etc.)
      • Na América Latina, Cuba é o único país que aderiu.
    • Protocolo de Madri
      • O Protocolo de Madri é via alternativa de registro de marca no exterior
      • Via de mão dupla: os benefícios do Protocolo poderão ser usufruídos tanto pelos nacionais como pelos estrangeiros
      • Já estamos preparados?
    • Segredo de fábrica e segredo de negócio = trade secret
      Segredo de fábrica: É todo e qualquer informação relativa à fabricação que é mantida em sigilo, por exemplo, parâmetros de processos industriais. Um segredo de fábrica pode se relacionar com algo passível de patenteamento ou não. O segredo deixa de existir uma vez divulgado, quer voluntariamente, quer por intermédio de terceiros não autorizados para tanto.
      Segredo de negócio: Sob essa denominação podem ser abrigadas as mais variadas informações relativas ao negócio, e que, via de regra, propiciam a seu detentor algum tipo de vantagem frente a seus concorrentes. Por exemplo, uma lista de fornecedores ou de clientes ou planos de comercialização podem constituir segredos de negócio.
    • Concorrência desleal
      Diversas situações que configuram atos de concorrência desleal, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.
    • Repressão à Concorrência Desleal
      • Pressupõe sempre competição, uso de meios desonestos ou desleais para obter vantagem frente ao concorrente/ angariar clientela alheia
      • Também são protegidos pelo mecanismo de repressão à concorrência desleal:
      nome empresarial;
      expressão de propaganda (slogan);
      formato e envoltório de um produto ou mercadoria (apresentação comercial “trade-dress”); e
      informações confidenciais (os segredos de fábrica e de negócios).
    • Medidas Judiciais
      Infrações sujeitas a sanções penais e cíveis - Base legal – LPI, CPP e CPC
      • Dos Crimes contra as Marcas - artigos 189 e 190, da LPI.
      • Dos Crimes de Concorrência Desleal - artigo 195, da LPI.
      Vale citar os incisos III (desvio de clientela), IV (expressão de propaganda), V (nome empresarial).
    • Concorrência Desleal – exemplos de violação de “trade dress”
      Indústrias Anhembi vs. Polisul Ind. e Com.
    • Concorrência Desleal – exemplos de violação de “trade dress”
      Leite de Rosas vs. HS Ind. e Com. de Cosméticos e Lojas Brasileiras S/A
    • Concorrência Desleal – exemplos de violação de “trade dress”
      Sakura x Hinomoto
    • Exemplos de proteção múltipla
      Design do telefone
      Proteção: Desenho Industrial
      Proteção: Marca
      Circuito integrado Proteção: Patente
      Detalhes secretos de fabricação
      Proteção: Sigilo
      Manual do telefone e registro de software Proteção: Direito autoral
    • Contratos de Transferência de Tecnologia
      Fornecimento de Knowhow
      Prestação de Serviços de Assistência Técnica
      Licença de Exploração de Patentes
      Licença de Uso de Marcas
      Franquia
    • Necessidade de aprovação governamental
      Efeitos da averbação do Contrato perante o INPI:
      Legitimar pagamentos para o exterior (efeito cambial)
      Permitir, quando for o caso, a dedutibilidade fiscal dos pagamentos contratuais efetuados (efeito tributário)
      Efeitos perante terceiros – oponibilidade:
      Exclusividade
      Legitimação do licenciado para figurar como parte em ações judiciais, seja isoladamente, se o contrato assim permitir, seja como litisconsorte do licenciante
      Registro no Banco Central (declaratório)
    • Principais regras atualmente aplicadas pelo INPI:
      O conceito de licença de tecnologia não é aceito, mas apenas o de “venda”/ “transferência definitiva” da tecnologia
      O prazo máximo dos contratos de transferência de knowhow é de 5 anos, prorrogáveis por mais 5 anos
      A prorrogação pelo segundo período de 5 anos depende da comprovação da necessidade da empresa brasileira continuar recebendo a tecnologia
      Em alguns raros casos, o INPI aceitou a manutenção de um vínculo tecnológico por um prazo superior a 10 anos
    • Principais regras atualmente aplicadas pelo INPI:
      Em contratos que envolvam mais de uma categoria (por exemplo: licença de uso de marcas e patentes; transferência de knowhow e licença de uso de marcas), é necessário concentrar o pagamento em apenas uma delas
      A remuneração em contratos firmados entre empresas que mantêm relação acionária (matriz-subsidiária; controladora-controlada) não pode exceder os limites de dedução fiscal estabelecidos na Portaria Nº 436/58 (ou seja, deve se situar entre 1% e 5% sobre a receita líquida de venda dos produtos contratuais)
    • Principais regras atualmente aplicadas pelo INPI:
      Matérias-primas e quaisquer outros insumos e componentes importados da fornecedora de tecnologia (ou de fonte a ela vinculada) devem ser deduzidos da base de cálculo dos pagamentos
      Cláusulas de confidencialidade devem ser limitadas no tempo, podendo vigorar por um prazo máximo de 5/10 anos após o término regular ou rescisão do contrato, entre outras
    • Tributação dos Contratos de Transferência de Tecnologia
      Contratos entre empresas nacionais e estrangeiras:
      IRRF
      CIDE
      ISS
      PIS/ COFINS - Importação
      IOF
    • Contratos – questões atuais
      Intervenção do INPI nos contratos – discussões judiciais
    • Obrigado.
      Ana Carolina Lee Barbosa Del Bianco
      analee@dannemann.com.br
      Carlos Eduardo E. de Lima
      carlos.eduardo@dannemann.com.br
      http://www.dannemann.com.br
      Tel.: 55 11 2155 9500