Legislación de patentes en Chile J. Alzamora

Propiedad Intelectual: Patentes Jorge Alzamora Jefe Departamento Legislativo e Internacional INAPI jalzamora@inapi.cl

Propiedad Industrial Rama de la propiedad intelectual en general que protege las creaciones de carácter industrial. industrial. Comprende las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, protección de circuitos integrados, signos distintivos y competencia desleal. desleal.

Propiedad Industrial Implica derechos que tienen un marcado contenido económico. económico. Se regula mediante legislaciones independientes para cada país, pero existen múltiples acuerdos y convenciones relacionados. relacionados.

Teorías acerca la naturaleza de las patentes •Teoría del derecho natural- propiedad del inventor •Teoría de la remuneración •Teoría del incentivo •Teoría de la publicación

Marco Legal Vigente •Constitución Política: artículos 24 y 25. •Código Civil Art. 584 y 585 •Ley 19.039 del 25 de enero de 1991 y modificaciones: •Ley 19.996-> ADPIC (TRIPs) •Ley 20.160-> ajustó ley 19.039 a obligaciones TLC con EUA.

Acuerdos y Tratados Internacionales relevantes en el caso chileno •Acuerdo sobre los ADPIC •Acuerdo de Asociación Chile - Unión Europea •TLC Chile - Estados Unidos •Convenio de París •Tratado PCT

Propiedad Artística y Literaria Derechos de Autor Derechos Conexos Software Propiedad Industrial Patentes de Invención Modelo de Utilidad Dibujos y Diseños Industriales Topografía de Circuitos Integrados Marcas Comerciales Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen Otras formas de protección Secretos Empresariales Información No Divulgada Derechos de Obtentor de Variedades Vegetales

Estrategias de protección para una creación (invención) Mantener en Secreto Patentar No se hace público el Se debe hacer público “invento” o la forma de el “invento” y la forma reproducirlo. de reproducirlo. No se tiene un Se obtiene un monopolio frente a los monopolio temporal y competidores. regional. No se tiene protección Se tiene protección frente a la copia. legal frente a la copia.

Derecho de Patentes Principios: •Territorialidad •Derecho negativo a que otro no utilice el invento sino esta licenciado •Publicación es el quid pro quo por el monopolio de tiempo limitado que entrega el Estado, en contraste a esconder y acaparar información, entregándole un incentivo y premio al inventor

Patente Derecho de propiedad que concede el Estado para el uso exclusivo del objeto bajo protección. (Art. 31, protección. (Art. 31, Ley 19.039) 19.039) Uso exclusivo y excluyente (monopolio) para producir, vender o comercializar y, en general, realizar cualquier tipo de explotación del objeto protegido. Uso exclusivo limitado en el tiempo y limitado a una región geográfica.

Objeto de Protección Ley de Propiedad Industrial Chilena establece 3 objetos de protección mediante registro de patentes. (Art. 1, Ley) Invenciones Modelos de Utilidad Diseños Industriales

Invención Art. 31: Solución a un problema de la Art. 31: técnica, que origina un quehacer industrial. técnica, industrial. •Limitación temporal de la patente: 20 años, desde fecha de presentación. •Podrá ser un producto o un procedimiento. •Independiente de la factibilidad o conveniencia económica de ponerla en práctica.

Clases de Patentes Patentes de segundo uso > excepcional requisitos exigentes Art. 37 e). Patentes Precaucionales y Patentes de Reválida Existencia previa a modificación ley 19.996.

Clases de Patentes Procedimientos y Productos -> Art. 31 Art. LPI. LPI. Patente de procedimientos -> proceso destinado a la obtención o aplicación de un producto. producto. Patente sobre productos -> aquellas que recaen en el objeto en si, su estructura, composición, forma, etc. etc.

Requisitos legales de Protección Novedad (Art. 33) Nivel inventivo (Art. 35) Aplicación Industrial (Art. 36)

Novedad Una invención se considera nueva si no existe con anterioridad en el estado de la técnica. Análisis formal comparativo de la solicitud con los documentos del estado de la técnica. Dado que las reivindicaciones contienen la materia a proteger, la comparación se realiza entre éstas y los documentos del estado de la técnica.

Novedad Estado de la técnica: Comprende todo aquello que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación tangible, comercialización, uso u otro medio, antes de la fecha de primera presentación de una solicitud.

En la práctica... Solicitud Documentación pública de patentes. CL Fecha de Fechas de primera publicación presentación tiempo ESTADO DE LA TÉCNICA

Novedad y Prioridad Prioridad es el día de presentación de la solicitud y es determinante para la novedad de la invención. invención. Día que fija el estado de la técnica Excepciones: Excepciones: divulgación inocua (art. 42) (art. 42)

En la práctica... Solicitud E.T. S= D1= D3= A A D2= A Solicitud es B B R C D A F Z Novedosa G Solicitud E.T. S= D1= D3= A’ A D2= A Solicitud no F B’ C’ B D A’ B’ G es Novedosa C’

Nivel Inventivo Una invención tiene nivel inventivo si, para un experto en la materia, ella no se obtiene de manera evidente a partir del Estado de la Técnica. La actividad inventiva debe ser un salto inventivo, es decir, que no pertenezca a la actividad rutinaria de una persona versada en la materia.

Nivel Inventivo El término evidente hace referencia a todo aquello que es una consecuencia lógica del estado de la técnica y que no refleja el salto inventivo. El experto en la materia se determina de acuerdo a ámbito técnico (División de Examen).

En la práctica... Sinergismo, S=A+B estado de la + Solicitud técnica E.S. tiene Nivel Solicitud Inventivo D1=A D2=B Novedosa Yuxtaposición, S=A+B Solicitud no tiene Nivel Inventivo E.S.= Efecto Sorprendente

Aplicación Industrial Una invención se considera susceptible de aplicación industrial cuando puede ser reproducida o utilizada en la industria. El término industrial debe ser entendido términos amplios: cualquier empresa o actividad. El sistema de patentes incentiva el desarrollo tecnológico a través de la actividad industrial.

Exclusiones de patentabilidad Artículo 37 (a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. (b) Las variedades vegetales y las razas animales.

Exclusiones de patentabilidad Artículo 37 (c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.

Exclusiones de patentabilidad Artículo 37 (d) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal (...).

Exclusiones de patentabilidad Artículo 37 (e) El nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados en determinados fines y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado (...).

Exclusiones de patentabilidad Artículo 37 (f) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquél que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma. Sin embargo

Exclusiones de patentabilidad Artículo 37 (f) serán susceptibles de protección los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos antes enunciados y

Exclusiones de patentabilidad Artículo 37 (f) los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente ley, que el material biológico esté adecuadamente descrito y

Exclusiones de patentabilidad Artículo 37 (f) que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente.

Exclusiones de patentabilidad Artículo 38 Invenciones contrarias a la ley, al orden público, a la seguridad del estado, a la moral y a las buenas costumbres. Invenciones presentadas por quien no es su legítimo dueño.

Criterios Comparados Patentabilidad Biotecnología Primera pregunta: ¿A quien le corresponde determinar que es o que no es patentable? Respuesta: A nivel comparado no ha sido la oficina de patentes:

Criterios Comparados Patentabilidad Biotecnología Ej.1: Diamond v. Chakrabarty -> EUA Mr. Diamond era el Director de la USPTO. Bacteria modificada genéticamente capaz de descomponer petróleo. Se reivindicaba el metodo para producir la bacteria, el metodo de aplicación de la bacteria, y la bacteria en si misma.

Criterios Comparados Patentabilidad Biotecnología Comienza en 1972, USPTO rechaza la reivindicación sobre la bacteria por considerarla un ser vivo ya existente y por lo tanto no contemplado como “patentable subject matter” de acuerdo a 35 U.S.C S. 101.24 de la Ley de Patentes de 1952.

Criterios Comparados Patentabilidad Biotecnología • Chakrbarty apela ante el mismo USPTO y este le da la razón en que la bacteria era nueva pero rechaza de todos modos por ser un ser vivo. • Chakabarty apela ante la Corte Federal de Apelaciones en materia de aduanas y patentes la que le da la razón en todo.

Criterios Comparados Patentabilidad Biotecnología • USPTO apela a decisión de la Corte Federal. • Resuelto por la Corte Suprema de EUA en 1980 por un fallo 5-4. 5-

Criterios Comparados Patentabilidad Biotecnología • Ej.2: Harvard Mouse, patente sobre proceso de producción y sobre animal transgenico. • En USA: 1984 se solicita la patente y se otorga la patente 4,736,866 en 1988. • También se otorga sin problemas en Australia, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, España, U.K., Japón y Nueva Zelanda.

Criterios Comparados Patentabilidad Biotecnología • Canadá: President and Fellows of Harvard College v. Canada (Commisioner of Patents) • Se solicita en 1985 y en 1993, después de larga discusión en la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual, son rechazadas las reivindicaciones sobre el ratón y aceptadas sobre el proceso.

Criterios Comparados Patentabilidad Biotecnología • Apelaciones en todas las instancias posibles. • En 2000 la Corte Federal de Apelaciones da razón a Harvard. • El 5 de Diciembre de 2002 Corte Suprema rechaza la patentabilidad de “formas de vida superior”.

Criterios Comparados Patentabilidad Biotecnología • Fallo 5-4. Common Law v. Civil Law. 5- • Señala que Parlamento debe legislar porque ellos no están llamados a decidir esto. • No hay proyecto de ley al respecto al día de hoy.

Criterios Comparados Patentabilidad Biotecnología • Europa: • Rechazado por Oficina Europea de Patentes en 1985 porque interpretó que articulo 53 (b) de la Convención Europea de Patentes rechazaba patentar “variedades animales”. • Se revierte decisión en 1992 basado en diferencias en significado del concepto entre el ingles, francés y alemán.

Procedimiento de Protección Depósito de Examen de Búsqueda y Solicitud de Formalidade Publicación Examen Concesión Patente s Sustantivo REQUISITOS FORMALES REQUISITOS SUSTANTIVOS NOVEDAD ANTECEDENTES LEGALES NIVEL INVENTIVO ESTRUCTURA FORMAL APLICACIÓN INDUSTRIAL DOCUMENTOS TECNICOS EXCLUSIONES

Procedimiento de Protección SISTEMA TRADICIONAL Mes 1 Mes 12 Requisitos formales múltiples. Presentación Búsquedas múltiples. Extranjero Publicaciones múltiples. Oficinas Primera Nacionales Exámenes múltiples. Presentación Traducciones y tasas Nacionales.

Procedimiento de Protección SISTEMA PCT Requisitos formales únicos. Mes 1 Mes 12 Mes 30 Búsqueda Internacional. Presentación Publicación Internacional. Extranjero Oficinas Examen preliminar internacional Nacionales si el solicitante lo desea. Primera Presentación PCT Traducciones y tasas al cabo de los 30 meses si el solicitante lo desea. El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) es un acuerdo internacional que busca racionalizar y poner bajo el signo de cooperación la presentación de solicitudes de patente, la búsqueda, examen formal y la divulgación tecnológica.

Presentación de una solicitud de Patente Comprende: Hoja Solicitud. Hoja Técnica. Memoria Descriptiva. Dibujos y/o Ejemplos. Pliego de Reivindicaciones. Diseño Industrial incluye solo Hoja Solicitud, Memoria Descriptiva y Dibujos.

Hoja de Solicitud Datos Generales de la solicitud: Número, fecha de presentación, datos de prioridad, objeto de protección. Título de la invención. Datos del Inventor, solicitante y representante legal.

Hoja Técnica Carátula de la solicitud. Datos Generales de la solicitud. Datos del Inventor, solicitante y representante legal. Título de la invención. Resumen y figura representativa de la invención.

Memoria Descriptiva Comprende: Descripción de lo conocido en la materia. Campo de Aplicación de la invención. Problema Técnico que se aborda. Soluciones previas a dicho Problema Técnico. Descripción de los Dibujos. Descripción detallada de la invención. Descripción clara con referencia a los dibujos. Debe permitir la reproducción de la invención.

Dibujos y/o ejemplos Dibujos: Esquemas, diagramas de flujo o gráficos. Trazado técnico convencional, líneas en color negro, sin marcos ni rótulos. Sin cotas. Solo referencias numéricas, debidamente explicadas en la Memoria Descriptiva. Ejemplos: Como parte de la Memoria Descriptiva. Descripción detallada de un forma de realización de la invención.

Pliego de Reivindicaciones Secuencia enumerada de características de la invención que quedarán protegidas por el registro de patente. Debe estar sustentado en la Memoria Descriptiva. Debe ser autosuficiente, preciso y conciso. Debe contener una reivindicación principal (reivindicación 1), independiente, que defina la invención y sus características principales. Puede contener reivindicaciones secundarias o dependientes que entreguen detalles de la invención.

Ejemplo de Reivindicaciones REIVINDICACIONES 1. Portador de artículos del tipo canasta que comprende: paredes laterales opuestas; paredes extremas opuestas contiguas a las paredes laterales; una estructura de mango que se extiende entre dichas paredes extremas opuestas; paneles ascendentes que se extienden entre los paneles de dicha estructura de mango y las paredes extremas opuestas; medios formadores de celdas que se extienden entre cada pared lateral opuesta y la estructura de mango; y una pared de fondo que tiene cada uno de sus lados unidos en forma plegable con una respectiva pared lateral opuesta, CARACTERIZADO dicho portador porque una juntura de cada pared lateral opuesta y la respectiva pared de extremo opuesto es achaflanada. 2. Portador de artículos de acuerdo a la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque cada pared lateral opuesta incluye una porción recortada que define una banda inferior y una banda superior. 3. Portador de artículos de acuerdo a la reivindicación 2, CARACTERIZADO porque dicha porción recortada define además un elemento central que se extiende entre dicha banda inferior y la banda superior.

Estructura del pliego de reivindicaciones 1. Preámbulo CARACTERIZADO Caracterización •Define el invento. •Indica Problema Técnico a Define elementos solucionar. que tienen méritos •Elemento comunes entre la Número para otorgar una invención y la técnica existente. Arábico. patente. 2. Preámbulo......según la reivindicación 1 CARACTERIZADO Caracterización Detalles no esenciales.

Ejemplo de Reivindicaciones REIVINDICACIONES 1. Procedimiento para la producción de un mosto fermentable, CARACTERIZADO porque comprende las etapas de: a) licuación del material de cereal, con la ayuda de actividad alfa-amilasa y/o endoproteasa, para obtener una pasta licuada, b) sacarificación de dicha pasta licuada en presencia de alfa-amilasa, c) filtración de la pasta licuada y sacarificado para obtener un mosto fermentable, en que al menos unas de las etapas a) y b) se efectúan en presencia de una enzima que tiene actividad de exopeptidasa. 2. Un proceso de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque el material de cereal comprende al menos 20% de cereal malteado.

Reivindicaciones independientes múltiples El pliego de reivindicaciones deberá tener al menos 1 reivindicación independiente, pudiendo tener 2 o más. Por ejemplo, es posible reivindicar un aparato y un procedimiento asociado. Deben estar unidas por un único concepto inventivo. UNIDAD DE INVENCIÓN.

Ejemplo de Reivindicaciones REIVINDICACIONES 1. Microorganismo derivado de Bordella, CARACTERIZADO porque es capaz de desarrollarse en condiciones de ..... 2. Microorganismo de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque esta depositado bajo el numero de deposito ATCC 1212. 5. Uso del microorganismo según la reivindicación 1-4, CARACTERIZADO porque sirve para obtener ...... 10. Composición en polvo establece, CARACTERIZADA porque comprende el microorganismos descrito en las reivindicaciones 1-4.

Solicitud CL 2086-2001 10/10/03 PUBLICACION Réplica Presentaciones Nov-08 IP 1 IP 2 IP 3 Respuesta Oposición Dic-04 Oct-05 Abr-07 27/08/01 31/07/03 Enero-04 Dúplica IP3 05/11/01 Año de Prioridad Instancia de Examen Estado del arte Argumentos de Patentabilidad Técnico-Jurídicos INAPI ejecuta análisis solicitante responde a las observaciones de dicho análisis

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