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  • 1. US patenting procedures (2) Massimo Barbieri E-mail: massimo.barbieri@polimi.it
  • 2. Post-Grant ReviewPost-Grant Review:Può essere presentata da qualsiasi terzo interessato (entro 9 mesi dallaconcessione del brevetto) sulla base di un motivo di nullità (mancanza dinovità, mancanza di attività inventiva, mancanza di chiarezza e insufficienzadi descrizione, preuso, vendita).È il richiedente a dover dimostrare la nullità.Autorità competente: Patent Trial and Appeal Board (PTAB)Decisione sul merito: entro un anno (proroga di 6 mesi)Appello: Court of Appeal of the Federal CircuitDimostrare che almeno una rivendicazione è nulla («more likely than not»)Non può essere instaurata dopo una causa di nullità (che viene sospesa)Il titolare può instaurare una causa di contraffazione contro un terzo, chepuò presentare una post-grant review e una riconvenzionale di nullità (ll).Le misure cautelari (richieste entro 3 mesi dalla concessione del brevetto)non sono sospese se è stata richiesta una post-grant review M. Barbieri © 2013
  • 3. Inter Partes ReviewInter Partes Review:Consente di attaccare la validità d un brevetto nel periodo successivo aiprimi 9 mesi dalla concessioneIl richiedente deve dimostrare che almeno una rivendicazione è sicuramentenulla («reasonable likelihood»)Gli unici motivi di nullità sono novità e attività inventiva (le prove adducibilisono anteriorità brevettuali e pubblicazioni scientifiche) M. Barbieri © 2013
  • 4. Confronto US - EPOConfronto con la procedura europea USPTO EPO Mancanza di chiarezza Sì No Estensione dell’oggetto del brevetto oltre il No Sì (art. contenuto della domanda iniziale 100 EPC) Esame formale No* Sì [R 77(1)] Procedura ulteriore Sì No • Tre giudici brevettuali amministrativi (US), il primary examiner fa parte della Divisione di Opposizione (EPO) • Ammissibilità *decide il direttore dell’USPTO (la decisione non è appellabile) M. Barbieri © 2013
  • 5. Confronto US - EPO• Il reperimento delle prove è più facile negli Stati Uniti (il PTAB può disporre la «discovery»; per l’opposizione europea è in capo all’opponente il compito di procurarsi tutte le prove, senza la possibilità di costringere il titolare del brevetto a fornire prove di nullità solo in suo possesso).Interazione con cause di meritoPost-Grant Review e Inter Partes Review hanno la precedenza su eventualicause in meritoIn Europa Germania Non si può instaurare una causa di nullità finché dura il periodo di opposizione Gran Il tribunale può procedere autonomamente senza aspettare Bretagna l’esito dell’opposizione Italia La causa di nullità può essere sospesa o prolungata al fine di tener conto dell’esito M. Barbieri © 2013
  • 6. First to fileCon il first to file viene abbandonata la «Hilmer Rule»: non si teneva conto diuna priorità estera ma solo della data di deposito della domanda negli StatiUnitiRimane invariata la «Wertheim doctrine»: è sufficiente che almenorivendicazione della domanda successiva sia supportata dal documento diprioritàPreuso*Non priva più di novità il successivo deposito di un altro inventoreDifferenze rispetto alla procedura EPLe domande di brevetto non ancora pubblicate fanno parte dello stato dellatecnica e sono utilizzate per valutare la non-ovvietà*Il preutente deve dimostrare di aver usato commercialmente l’invenzione almeno un anno prima delladata della prima divulgazione da parte dell’inventore M. Barbieri © 2013
  • 7. First to fileLo stato della tecnica è costituito da quattro categorie di nozioni:• le comuni conoscenze generali• le conoscenze potenziate• le conoscenze nascoste• domande di brevetto anteriori pubblicati successivamenteConcetto di novità assoluta (lo stato della tecnica comprende tutte leconoscenze, ovunque esse siano state rese accessibili al pubblico, con qualunquemezzo)Valutazione attività inventiva all’EPO (esclusioni)• le conoscenze nascoste (perché non facilmente accessibili a un tecnico del settore);• le domande di brevetto ancora segrete alla data di deposito della domanda in valutazione;• le anteriorità particolarmente datate, evitando di combinarle con altre anteriorità recenti. M. Barbieri © 2013
  • 8. Grace periodHa un effetto difensivo rispetto a qualsiasi altra divulgazione (anche di unadomanda di priorità).Cumulabile con il diritto di prioritàSistema US: definito «first to publish», in quanto la predivulgazione garantisceuna priorità di un anno opponibile a chiunqueUtilizzando il «grace period» si perde la possibilità di estendere la domanda dibrevetto in quei paesi che non prevedono un’analoga disciplina M. Barbieri © 2013
  • 9. First inventor to fileLa domanda del non avente diritto non costituisce un diritto anterioreopponibileNessun termine fissato per l’avente diritto (quando la prima domanda saràpubblicata, si applicherà il «grace period» a beneficio dell’inventoreNuova procedura denominata «derivation proceeding» (PTAB): entro un annodalla pubblicazione della domandaSe il brevetto è stato concesso all’usurpatore, il vero inventore puòpromuovere un’azione civile di derivation (entro un anno dalla concessione) M. Barbieri © 2013
  • 10. ConclusioniPost-Grant ReviewInter Partes ReviewNovità assolutaFirst to filePreuso«Best mode» non più richiesto (almeno da fase PCT)Sconto del 75% per «micro-entities»Aumento delle tasse (15%) M. Barbieri © 2013
  • 11. BibliografiaMicaela Modiano – Le nuove procedure di revisione dei brevettistatunitensi e loro confronto con l’opposizione europea (Rivista diDiritto Industriale 2012 – pp. 244 – 257)Giovanni Guglielmetti – La riforma della legge americana sui brevettiadotta la regola del first to file (Rivista di Diritto Industriale 2012 –pp. 120 – 132) M. Barbieri © 2013