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1) prima di ricevere il rapporto di ricerca;
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non è vincolante ai fine...
Giappone, Cina (con alcune limitazioni) e Russia (6 mesi).
V. Conclusioni
In un mondo ideale ci si aspetterebbe che la dec...
[Jensen, 05] P. Jensen, A. Palangkaraya, E, Webster - Patent application outcomes across the
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Procedure e strategie brevettuali

  1. 1. Alcune considerazioni sulle procedure e le strategie brevettuali Massimo Barbieri1 Procedure e strategie brevettuali pagina 1 di 10 1 Politecnico di Milano Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico - Servizio Valorizzazione della Ricerca e-mail: massimo.barbieri@polimi.it
  2. 2. I. Premessa Le procedure per tutelare un’invenzione tramite brevetto sono essenzialmente di due tipologie: nazionali o internazionali. Ciascuna delle due può essere liberamente intrapresa (senza vincoli legislativi o di priorità dell’una rispetto all’altra) e la scelta dipende da vari fattori, tra cui il tipo di prodotto che s’intende tutelare, il mercato potenziale, la concorrenza e altro. A parte il nostro Paese che è forse uno dei pochi ad aver mantenuto un sistema di registrazione, molti Stati (tra cui per esempio l’Olanda e la Germania), nonché i tre principali uffici brevettuali internazionali (EPO - Ufficio Europeo Brevetti, USPTO - Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti e JPO - Ufficio Brevetti del Giappone) hanno adottato un sistema di esame dei requisiti di brevettabilità (novità, attività inventiva e applicazione industriale). Tuttavia, pur applicando gli stessi criteri di valutazione per stabilire se un’invenzione merita la tutela brevettuale e nonostante i summenzionati uffici abbiano cercato di armonizzare i protocolli d’esame, esiste una certa variabilità nella concessione di un brevetto per la stessa invenzione [Webster, 07]. La scelta della procedura deve tener conto anche di questa sostanziale disarmonia nelle decisioni dei principali uffici brevettuali internazionali. II. Differenze tra i vari sistemi Come già accennato nella premessa, i tre principali uffici brevetti internazionali (EPO, USPTO e JPO) utilizzano differenti procedure d’esame, che possono influenzare la concessione delle domande di brevetto. Per esempio presso l’USPTO sono in vigore regole (quali “Duty of Disclosure”, “Candor”, e “Good Faith”), che impongono al richiedente di divulgare e citare tutti i documenti di tecnica nota di cui è a conoscenza [Li, 2007]. All’Ufficio Europeo Brevetti non vi è una regola simile e la maggior parte delle citazioni brevettuali2 presenti nel rapporto di ricerca è dovuto all’esaminatore. Fino al 2001 la legge brevettuale giapponese concedeva un termine piuttosto lungo per decidere se richiedere o meno l’esame della domanda di brevetto (ben sette anni, ora ridotto a tre anni), mentre la Convezione sul Brevetto Europeo (EPC) stabilisce un termine di sei mesi dal ricevimento del rapporto di ricerca. In questo modo per una stessa invenzione può risultare un brevetto europeo concesso e l’abbandono della fase nazionale giapponese se, alla fine dei tre anni, non è emerso alcun potenziale valore commerciale. Procedure e strategie brevettuali pagina 2 di 10 2 Per questo motivo i brevetti US presentano un maggior numero di citazioni rispetto ad altri.
  3. 3. Esistono, inoltre, differenze legislative3, da ciò che è considerato brevettabile4 alla regola del “first to invent” v. “first to file”, all’ambito di tutela di un brevetto e all’interpretazione del requisito dell’utilità nelle biotecnologie. Anche fattori istituzionali possono influenzare l’esito dell’esame, tra cui, per esempio, il numero di esaminatori assunti, il tempo dedicato alla loro formazione, eventuali incentivi oppure la valutazione dei requisiti di brevettabilità, in particolare l’attività inventiva. Gli esaminatori dell’EPO applicano il cosiddetto “problem & solution approach”, che consiste nei seguenti passaggi: - identificare la tecnica nota più simile (“closest prior art”, tipicamente e idealmente costituita da un documento); - verificare se vi sono differenze tra l’invenzione rivendicata e la tecnica nota più simile (se non viene individuata alcuna differenza l’invenzione non è nuova); - identificare l’effetto tecnico di tale differenza; - dedurre da quella differenza il problema tecnico oggettivo (in modo che la differenza sia la soluzione al problema tecnico); - valutare se il problema oggettivo è di tipo tecnico (se non è verificata questa condizione, non è presente alcun contributo tecnico rispetto alla tecnica nota e quindi neppure attività inventiva); - stabilire se vi sono indicazioni nello stato della tecnica che inducano l’esperto del settore a risolvere quel problema tecnico come nell’invenzione (se esistono non vi è attività inventiva) [Postiglione, 07]. Gli esaminatori dell’USPTO applicano, invece, il cosiddetto TSM (“Teaching, Suggestion, Motivation”) test, che è diretto a verificare la presenza o meno nella tecnica nota di una motivazione per combinare gli insegnamenti ivi contenuti, al fine di evitare che sia dedotta ex post. Pertanto gli esaminatori statunitensi tengono conto dell’insegnamento dello stato della tecnica nella sua interezza e non di un solo documento (ossia quello di closest prior art), valutano la direzione di tale Procedure e strategie brevettuali pagina 3 di 10 3 La Legge brevettuale US consente il deposito delle cosiddette “continuation” e tale pratica rende più difficile rifiutare una domanda di brevetto. La continuation è una procedura che consente di ridepositare una domanda ancora “pending”, conservando la data di deposito di quest’ultima, ma che porta a sostanziali ritardi nell’esame. Due importanti modifiche legislative (dal 1995 un brevetto US non ha più una durata di 17 anni dalla data di concessione ma di 20 dal deposito, mentre dal 1999 le domande devono essere pubblicate dopo 18 mesi dalla priorità e non più dalla concessione, a meno che non rimangano domande solo US) hanno consentito di ridurre le cosiddette “submarine patent applications” [Graham, 04; Graham, 05]. Secondo alcuni Autori [Quillen, 02] parte del lavoro realizzato all’USPTO è dedicato ad esaminare ciò che già stato valutato, con la conseguenza che le nuove domande saranno analizzate in un tempo minore. L’articolo di Quillen è ricco di dati interessanti: dal 1980 al 2000 il numero di “continuation” è aumentato del 419%, mentre il numero di nuove domande del 137%; inoltre, il numero di domande che sono continuazioni di altre è passato dal 15% nel 1980 al 28% nel 2000. Depositando una serie di continuation un richiedente può non solo posticipare la decisione finale (di concessione o di rifiuto) ma soprattutto ricalibrare le rivendicazioni della propria domanda sui prodotti messi in commercio. 4 Secondo la Convenzione sul Brevetto Europeo e la legge brevettuale giapponese un’invenzione è considerata brevettabile se soddisfa i requisiti di novità, attività inventiva e applicazione industriale, mentre secondo la legge statunitense “Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title”.
  4. 4. insegnamento (se allontana dall’invenzione) e se tale insegnamento suggerisce di modificare o combinare i vari riferimenti di prior art5 [Bruno, 07]. Tra i criteri di brevettabilità, anche la valutazione della novità è differente: infatti, la legge brevettuale giapponese6 e statunitense prevedono un periodo di grazia, rispettivamente di 6 e 12 mesi, in cui l’inventore può divulgare l’invenzione (tramite una comunicazione scritta od orale, una pubblicazione su riviste tecnico - scientifiche o su Internet e altro) senza inficiare il requisito della novità, mentre in base alla Convenzione sul Brevetto Europeo, una qualsiasi divulgazione, avvenuta anteriormente alla data di deposito sarà opponibile, rendendo l’invenzione non brevettabile per carenza di novità [Cattaneo, 05]. Anche il comportamento del richiedente nelle comunicazioni con l’esaminatore è un altro fattore importante: una decisione di concessione è più probabile se il richiedente non si lascia “intimorire” dal numero e dal contenuto di queste comunicazioni ricevute durante l’esame della domanda ed è disponibile alla revisione delle rivendicazioni e/o della descrizione. Infine le stesse caratteristiche delle domande di brevetto possono influenzarne l’esito; alcuni Autori [Jensen, 05] ne hanno individuato quattro: l’area tecnologica (soprattutto nel caso di settori emergenti quali, per esempio, le nanotecnologie), l’incremento di originalità rispetto allo stato della tecnica (stimabile ex post con il numero di citazioni7 che riceve un brevetto), la complessità dell’invenzione e il Paese in cui è stata depositata la domanda di priorità. Procedure e strategie brevettuali pagina 4 di 10 5 La Corte suprema statunitense, nella sentenza sul caso KSR v. Teleflex, ha respinto la rigida applicazione del test TSM, senza tuttavia rifiutarlo in toto. Attenersi, nella valutazione dell’ovvietà, al problema tecnico soggettivo, ossia quello indicato nel brevetto, può essere un errore, perché può essere solo uno dei tanti problemi tecnici collegabili alla materia tecnica del brevetto [Firmati, 07]. La Corte invita a tenere in considerazione i bisogni sentiti dal mercato e il “common sense”, il senso comune. Grazie a questa sentenza gli esaminatori dell’USPTO potrebbero d’ora in poi non essere tenuti a motivare più di tanto le loro obiezioni. 6 È più restrittiva rispetto a quella US, in quanto la pubblicazione di un articolo scientifico su una rivista internazionale non è contemplata nell’elenco delle divulgazioni consentite. Inoltre, tale periodo di grazia può essere correttamente rivendicato solo depositando una domanda di brevetto internazionale (senza più la necessità di designare il Giappone, dal momento che con la riforma del PCT, ora tutti gli Stati sono indicati) oppure una domanda di brevetto JP. Non è, invece, consentito effettuare entro i 6 mesi un altro deposito nazionale e nel contempo, entro l’anno di priorità, estendere tale domanda in Giappone. 7 Le citazioni brevettuali non sono gli unici fattori da considerare per la valutazione di un brevetto. In effetti non ha senso discutere di citazioni brevettuali se, per esempio, un brevetto è stato riconosciuto non valido in sede giudiziale: il suo valore sarà nullo anche se il numero di citazioni è elevato. Wang [Scientometrics, Vol. 71, No. 3 (2007), p. 509 - 522] individua altri fattori, quali: le decisioni dei tribunali sulla validità di un brevetto, la stesura delle rivendicazioni (da cui dipende l’ampiezza della tutela giuridica), eventuali estensioni [per es. continuation, continuation in part (C-I-P), ove applicabili] e depositi esteri. Anche la verifica dello status legale di un brevetto è importante per la valutazione, nonché il portafoglio brevettuale su una tecnologia. In questo caso l’analisi basata sugli inventori può fornire informazioni utili. Se tutte le domande di brevetto provengono da un solo inventore o da un gruppo ristretto di ricercatori, non è chiaro se i brevetti sono davvero di valore per l’azienda, specialmente se si tratta di una multinazionale con molte risorse a disposizione. Se l’azienda fosse davvero interessata a quella tecnologia, più persone sarebbero coinvolte nello sviluppo.
  5. 5. Negli ultimi 20 anni risulta in costante crescita la voluminosità8 dei brevetti e questa evoluzione determina, ovviamente, un impatto sul carico di lavoro degli esaminatori degli uffici brevetti internazionali e quindi anche sulla qualità della procedura di concessione. Da una ricerca [Archontopoulos, 07] è emerso che le domande US sono mediamente più ampie, sia per numero di pagine (tra 35 e 50) sia per numero di rivendicazioni (tra 25 e 30), mentre le domande EP sono scritte con una decina di rivendicazioni in meno ed un numero di pagine variabile da 13 a 20. Dal 1996 si registra una diminuzione media del numero di pagine dei brevetti concessi nei confronti delle corrispondenti domande: questo potrebbe suggerire che minore è il numero di pagine, più rapida sarà la concessione del brevetto. La voluminosità è influenzata anche dallo stile e dalla modalità di stesura delle domande (dipendente dal Paese di priorità) e dal settore tecnologico (brevetti nei settori biotecnologie, informatica e chimica organica hanno mediamente più pagine). Da una ricerca [Webster, 07] effettuata su 70.250 domande di brevetto (non PCT e aventi una singola priorità) depositate presso USPTO, EPO e JPO, è emerso che il Paese di priorità possiede, per esempio, un forte effetto sulle decisioni del JPO ed in misura minore dell’EPO. Il 10% dei brevetti concessi da EPO e USPTO sono respinti dal JPO, mentre solo lo 0,98% dei brevetti concessi da USPTO e JPO non sono approvati dall’EPO. I dati ottenuti dall’analisi suggeriscono che il risultato dell’esame varia in funzione sia del settore tecnologico di appartenenza dell’invenzione (per esempio le domande di brevetto aventi ad oggetto le biotecnologie9 possiedono una maggiore probabilità di concessione) sia dello Stato in cui è stata depositata la domanda di priorità (è più facile che al JPO siano concesse domande JP, mentre la probabilità di concessione di una domanda con priorità EP è ridotta del 27,6%). A differenza del JPO, l’EPO non mostra differenze sistematiche nel trattamento delle domande, anche se è minore la percentuale di concessione per quelle aventi una priorità US. In media, negli ultimi 20 anni, l’Ufficio Europeo Brevetti ha ufficialmente respinto il 3 - 5% delle domande depositate. Questa percentuale potrebbe essere stimata come piuttosto bassa, specialmente se confrontata con quella relativa ai brevetti concessi (circa il 65%) e ai ritiri (circa il 30%). Alcuni Autori [Lazaridis, 07] suggeriscono di considerare anche il numero di “ritiri indotti” dal lavoro degli esaminatori, per esempio dopo il ricevimento del rapporto di ricerca o dopo le comunicazioni che avvengono durante l’esame sostanziale. Dall’analisi è risultato che il 54% di tutti i ritiri di domande di brevetto può essere considerato come indotto dal lavoro degli esaminatori. Tali ritiri possono avvenire in qualsiasi momento della procedura di ricerca e d’esame. Le fasi della procedura in cui si può verificare l’abbandono di una domanda sono le seguenti (come esemplificato nella figura 1): Procedure e strategie brevettuali pagina 5 di 10 8 La voluminosità è riferita all’incremento del numero di pagine e di rivendicazioni. Due casi degni di nota: il primo riguarda la domanda EP20000301439 con 283 priorità, 80.259 sequenze e circa 50.000 pagine di testo, il secondo la domanda US20050182468 depositata con 13.305 rivendicazioni (l’USPTO ha chiesto una tassa pari a 1.249.075 $ [Archontopoulos, 07]. 9 Le decisioni di concessione appaiono piuttosto lunghe nei settori delle biotecnologie (5,7 anni), dei semiconduttori (5,6 anni) e dell’informatica (6,2 anni) se confrontate con il tempo medio (4,3 anni) di concessione delle domande EP [Harhoff, 06].
  6. 6. 1) prima di ricevere il rapporto di ricerca; 2) dopo l’ottenimento del rapporto di ricerca ma prima della richiesta dell’esame; 3) prima della prima comunicazione dell’esaminatore; 4) dopo la prima comunicazione; 5) dopo la seconda comunicazione; 6) in qualsiasi momento della procedura d’esame; 7) dopo il ricevimento della notifica della concessione. I “ritiri indotti” (fasi 2, 4 e 5) costituiscono il 18% del numero totale di domande. Pertanto la somma complessiva dei “ritiri indotti” e dei respinti si attesta al 23%. Figura 1 - Schema della procedura di brevettazione all’EPO La percentuale di domande abbandonate varia con la tipologia di procedura scelta: maggiore nel caso di un primo deposito EP (35%) rispetto al PCT (cap. I o II). Domande con un maggior numero di rivendicazioni presentano minori probabilità di concessione. Il tempo di durata della fase d’esame dipende anche dal numero di comunicazioni ricevute10 (come esplicitato nella tabella 1). N° di comunicazioni Tempo di concessione (n° di mesi dal deposito della priorità) 0 30 1 42 ≥ 2 55 Tabella 1 - Correlazione tra numero di comunicazioni inviate dall’esaminatore e il tempo di concessione della domanda Procedure e strategie brevettuali pagina 6 di 10 10 Un numero elevato di rivendicazioni aumenta la probabilità di ricevere una o più comunicazioni da parte dell’esaminatore. Fase di ricerca Fase di esame dei requisiti Deposito della domanda Rapporto di ricerca Concessione Richiesta esame Notifica concessione 1 2 6 3 4 5Verifica formale 1a com. 2a com. 7
  7. 7. La concessione di un brevetto europeo avviene più facilmente se la corrispondente domanda è stata effettuata dopo una fase PCT - cap. II; le domande EP dirette e quelle derivanti da una fase PCT - cap. I sono concesse meno facilmente [Guellec, 2000]. Gli esaminatori dell’EPO tengono in considerazione il rapporto di ricerca e l’esame preliminare11, sebbene questo non sia legalmente vincolante. La complessità tecnica è un altro fattore che provoca un impatto negativo sulla probabilità di concessione. Maggiore è il numero di sottogruppi IPC elencati in una domanda di brevetto, minore è la possibilità di ottenere un brevetto concesso: è, infatti, presumibile che un elevato numero di sottogruppi rifletta non solo la complessità di un’invenzione, ma anche la perplessità dell’esaminatore che deve valutare una tecnologia poco comprensibile. III. Vantaggi e svantaggi Ciascuna procedura di brevettazione presenta vantaggi e svantaggi. Per esempio la procedura PCT è vantaggiosa perché consente di: espandere la tutela brevettuale in un ampio numero di Paesi senza incorrere nei costi e nella complessità dei depositi nazionali12; ricevere un rapporto di ricerca (che elenca documenti rilevanti rispetto ai requisiti di brevettabilità) ed un’opinione di brevettabilità in tempi ragionevoli; questi documenti sono importanti per la prosecuzione della domanda di brevetto, perché consentono al richiedente di potersi meglio orientare nelle fasi successive o comunque di poter modificare le rivendicazioni in modo tale da semplificare l’ottenimento di un brevetto nazionale; posticipare l’ingresso nelle fasi nazionali (e quindi i costi maggiori) fino a 30/31 mesi dalla data di deposito della domanda di priorità (ora anche senza aver richiesto l’esame preliminare). Procedure e strategie brevettuali pagina 7 di 10 11 “[...] è opportuno segnalare che è prassi comune, una volta avviate le procedure nazionali, che la maggior parte delle nazioni tengano per buono l’esame preliminare internazionale (ovviamente se è positivo!) e rilascino rapidamente la domanda, senza ulteriori intoppi o, al massimo, richiedendo delle modifiche formali del testo, legate alle differenze legislative che ancora permangono tra le varie nazioni aderenti alla procedura. Questo avviene, per esempio, per noi europei quando si deposita come fase nazionale “europea” una domanda europea di brevetto: trattandosi, in pratica, dello stesso ufficio che ha già eseguito la procedura interna. Lo stesso avviene per un richiedente statunitense, quando nazionalizza la domanda nel proprio paese in quanto, in tal caso, la fase PCT viene seguita dall’ufficio brevetti americano. Quest’ultimo, invece, nei confronti di richiedenti non USA che depositino una fase nazionale USA da PCT, riesegue sempre l’esame di merito, ripetendo anche la ricerca, in quanto non “si fida” degli altri uffici “stranieri”. Per contro, i richiedenti USA che depositino un euro-PCT (cioè una fase nazionale europea da PCT che è stata sottoposta, dunque, all’esame preliminare in USA) ricevono tendenzialmente un analogo trattamento” [Costa, 03]. 12 In alcuni Stati esiste la possibilità di effettuare un esame differito (per es. in Germania entro 7 anni e in Giappone entro 3 anni dalla data di deposito): in tale periodo la domanda sarà esaminata solo su richiesta del titolare o di un terzo interessato, che però si dovrà far carico del pagamento della relativa tassa. In altri casi (per es. in Inghilterra) la ricerca è separata dalla fase d’esame, che deve essere richiesta dal titolare entro 6 mesi dalla data di ricevimento del “search report”. In altri casi ancora viene eseguito solo un esame di novità e non di brevettabilità: per es. in Francia viene effettuata una ricerca di novità ed emesso un rapporto di ricerca; il richiedente è tenuto solo a modificare le rivendicazioni in funzione delle anteriorità oppure presentare una relazione di commento sui documenti elencati nel search report. La domanda viene poi accolta d’ufficio.
  8. 8. Uno degli svantaggi della procedura PCT consiste nel fatto che l’esame preliminare internazionale non è vincolante ai fine della concessione della domanda nei vari Stati [Harhoff, 03]. La procedura del brevetto europeo è garanzia di qualità e imparzialità [Stevnsborg, 05] ma produce un titolo che è un fascio di brevetti nazionali (con costi proporzionali al numero di Paesi selezionati). IV. Strategie Il fattore costo è da tenere in considerazione. I costi brevettuali possono essere suddivisi in quattro categorie principali [van Pottelsberghe, 06]: costi di procedura (tasse di deposito, ricerca, esame, designazione degli Stati, concessione e convalida); costi di traduzione (principalmente dopo la concessione del brevetto e dipendenti dal numero di pagine e degli Stati in cui convalidare il brevetto); costi esterni (per la stesura della domanda di brevetto, la fase di prosecuzione e il monitoraggio delle varie scadenze); costi di mantenimento (pagamento delle varie tasse annuali per mantenere in vita il brevetto); costi legali. Rispetto ad un brevetto US o JP, a quello europeo sono associati costi di gran lunga più elevati, soprattutto dopo la fase concessione ed in funzione del numero di Stati in cui s’intende nazionalizzare il titolo di privativa (negli Stati Uniti o in Giappone non si hanno costi di convalida o di traduzione ma solo quelli associati alle tasse di rinnovo). L’adozione del brevetto comunitario potrebbe essere una soluzione per diminuire sensibilmente tutte queste spese. Almeno dal punto di vista economico, quindi, conviene effettuare il deposito di una domanda di brevetto italiano e poi usufruire del periodo di priorità per valutare l’opportunità di estensione all’estero, che dipenderà da fattori quali, per esempio, lo stadio dell’invenzione, il suo potenziale valore economico o l’eventuale interesse di terzi verso il brevetto. L’estensione all’estero può avvenire nei seguenti modi: mediante depositi nazionali (conveniente economicamente se non sono più di 2); mediante il deposito di una domanda di brevetto europeo (conveniente se gli Stati designati sono almeno tre); mediante il deposito di una domanda di brevetto internazionale (vantaggioso per posticipare l’ingresso nelle fasi nazionali e quindi avere a disposizione più tempo per studiare il potenziale tecnologico dell’invenzione, eventualmente abbandonando la domanda prima di entrare in fase regionale europea). In alternativa è possibile effettuare un deposito direttamente all’estero, previa richiesta di autorizzazione all’UIBM, oppure direttamente all’UIBM con testo o traduzione italiana. Nel caso in cui si verifichi la predivulgazione dell’invenzione (tramite la pubblicazione di un articolo oppure una comunicazione ad un convegno) prima del deposito della domanda di brevetto, non resta che brevettare negli Stati la cui legislazione prevede il cosiddetto “periodo di grazia”: Stati Uniti, Canada, Australia (1 anno); Procedure e strategie brevettuali pagina 8 di 10
  9. 9. Giappone, Cina (con alcune limitazioni) e Russia (6 mesi). V. Conclusioni In un mondo ideale ci si aspetterebbe che la decisione di concedere oppure respingere una domanda di brevetto sia la stessa, indipendentemente dall’ufficio che la esamina. Invece non è così! EPO e USPTO sembrano seguire filosofie piuttosto differenti [Harhoff, 03] e adottano protocolli d’esame differenti, che danno luogo, in alcuni caso, ad esiti diversi. Dei tre uffici internazionali più rappresentativi, l’EPO risulta il più selettivo nella procedura di concessione (perché maggiore è la durata della fase d’esame13 e minore la percentuale di brevetti concessi14) [van Pottelsberghe, 06]. VI. Bibliografia [Webster, 07] E. Webster, A. Palangkaraya, P. H. Jensen - Characteristics of international patent application outcomes, “Economics Letters”, 95 (2007), p. 362 - 368 [Li, 07] X. Li, Y. Lin, H. Chen, M. C. Roco - Worldwide nanotechnology development: a comparative study of USPTO, EPO and JPO patents (1976 - 2004), “Journal of Nanoparticle Research”, 9 (2007), p. 977 - 1.002 [Lazaridis, 07] G. Lazaridis, B. van Pottelsberghe de la Potterie - The rigour of EPO’s patentability criteria: An insight into the “induced withdrawals”, “World Patent Information”, 29 (2007), p. 317 - 326 [Postiglione, 07] F. Postiglione - Brevetti in campo elettronico: protezione delle invenzioni relative al software e al business, Corso in consulenza in proprietà industriale - brevetti - MIP, Milano 18 dicembre 2007 [Bruno, 07] E. Bruno - Prosecuzione brevettuale: nuove direzioni nella Legge U.S.A. Più vicini o più lontani dall’Europa?, Giornata di aggiornamento organizzata da AICIPI su nuove regole USPTO e recenti decisioni US Supreme Court e CAFC, Milano, 14 novembre 2007 [Archontopoulos, 08] E. Archontopoulos, D. Guellec, N. Stevnsborg, B. van Pottelsberghe de la Potterie, N. van Zeebroeck - When small is beautiful: Measuring the evolution and consequences of the voluminosity of patent applications at the EPO, “Information Economics and Policy”, 19 (2007), p. 103 - 132 [Guellec, 2000] D. Guellec, B. van Pottelsberghe de la Potterie - Applications, grants and the value of patents, “Economics Letters”, 69 (2000), p. 109 - 114 Procedure e strategie brevettuali pagina 9 di 10 13 In media la fase d’esame dura 49 mesi all’EPO, 31 al JPO e 27 all’USPTO. Uno dei motivi è il tempo dedicato dagli esaminatori EPO a ciascuna ricerca (circa 3 giorni rispetto alle 3-4 ore dedicate dai loro colleghi al JPO e USPTO. L’esame è più veloce al JPO, in parte perché le ricerche sono gestite da una società esterna e poi perché il numero medio di rivendicazioni è inferiore. Gli esaminatori USPTO dedicano solo 18 ore per l’intera procedura d’esame [van Pottelsberghe, 06]. 14 Per l’USPTO la percentuale di concessione delle domande di brevetto è superiore di un 30% rispetto agli altri due uffici.
  10. 10. [Jensen, 05] P. Jensen, A. Palangkaraya, E, Webster - Patent application outcomes across the Trilateral Patent Offices, “Melbourne Institute Working Paper Series”, Working Paper n. 5/05 (April 2005) [Firmati, 07] L. Firmati - KSR v. Teleflex, ovvero una sentenza storica (forse), “Notiziario dell’Ordine dei Consulenti in proprietà Industriale”, (Giugno 2007), p. 17 - 20 [Cattaneo, 05] E. Cattaneo - La protezione dei procedimenti biotecnologici, presentazione al Convegno AIDIC, Milano, febbraio 2006 [Graham, 04] S. J. H. Graham, D. C. Mowrey - Submarines in software? Continuations in US software patenting in the 1980s and 1990s, “Economics of Innovation and New Technology”, Vol. 13 No. 5, (2004), p. 443 - 456 [Graham, 05] S. J. H. Graham, D. C. Mowrey - The use of USPTO “continuation” applications in the patenting of software: implications for free and open source, “Law & Policy” , Vol. 27, No. 1 (2005), p. 128 - 151 [Harhoff, 03] D. Harhoff, S. Wagner - Modeling the duration of patent examination at the European Patent Office, EPIP 2 Conference, Maastrict 24/25 Novembre 2003, p. 1 - 31 [van Pottelsberghe, 06] B. van Pottelsberghe de la Potterie, D. Francois - The cost factor in patent systems, Working paper: WP-CEB 06-002 [Stevnsborg, 05] N. Stevnsborg, R de Roeck - EPO patenting procedure and applicant’s patenting strategies. From innovative idea to valid patent rights, 5th EPIP Conference European Policy for Intellectual Property, Roskilde University, Copenaghen (10th - 11th March 2005) [Quillen, 02] C. D. Quillen, O. H. Webster, R. Eichmann - Continuing patent applications and performance of the U.S. Patent and Trademark Office - Extended, “The Federal Circuit Bar Journal”, Vol. 12, No. 1 (August 2002), p. 35 - 55 [Harhoff, 06] D. Harhoff, S. Wagner - Modeling the duration of patent examination at the European Patent Office, GESY - Discussion Paper N. 170 (October 2006), p. 1 - 35 [Costa, 03] C. Costa, C. Baldini, R. Plebani - Guida pratica Marchi, brevetti, know-how e licensing, IIIa Edizione 2003, Studio Torta S.r.l., p. 133 - 134. Procedure e strategie brevettuali pagina 10 di 10

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