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Le invenzioni dei dipendenti

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Le invenzioni dei dipendenti (azienda ed enti di ricerca), l'equo premio e la distinzione tra inventore e co-inventore

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  • 1. Le invenzioni dei dipendenti, l’equopremio e la distinzione tra inventore ecoinventoreDott. Massimo BarbieriServizio Valorizzazione della Ricerca(TTO) – Politecnico di Milanomassimo.barbieri@polimi.it
  • 2. Dott.MassimoBarbieriArt. 631. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali,tranne il diritto ad essere riconosciuto autore,sono alienabili e trasmissibili2. Il diritto al brevetto per invenzione industrialespetta all’autore dell’invenzione e ai suoi aventicausa
  • 3. Dott.MassimoBarbieriArt. 641. Quando linvenzione industriale è fatta nellesecuzione onelladempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro odimpiego, in cui lattività inventiva è prevista come oggetto delcontratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivantidallinvenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il dirittospettante allinventore di esserne riconosciuto autore.2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compensodellattività inventiva, e linvenzione è fatta nellesecuzione onelladempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o diimpiego, i diritti derivanti dallinvenzione appartengono al datore dilavoro, ma allinventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciutoautore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causaottengano il brevetto o utilizzino linvenzione in regime disegretezza industriale, un equo premio per la determinazione delquale si terrà conto dellimportanza dellinvenzione, delle mansionisvolte e della retribuzione percepita dallinventore, nonché delcontributo che questi ha ricevuto dallorganizzazione del datore dilavoro. Al fine di assicurare la tempestiva conclusione delprocedimento di acquisizione del brevetto e la conseguenteattribuzione dellequo premio allinventore, può essere concesso, surichiesta dellorganizzazione del datore di lavoro interessata, lesameanticipato della domanda volta al rilascio del brevetto.Invenzioni diservizioInvenzioni d’azienda
  • 4. Dott.MassimoBarbieriArt. 643. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e sitratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività deldatore di lavoro, questultimo ha il diritto di opzione per luso,esclusivo o non esclusivo dellinvenzione o per lacquisto del brevetto,nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesimainvenzione, brevetti allestero verso corresponsione del canone o delprezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agliaiuti che linventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro perpervenire allinvenzione.Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesidalla data di ricevimento della comunicazione dellavvenuto depositodella domanda di brevetto.I rapporti costituiti con lesercizio dellopzione si risolvono di diritto,ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivodovuto.Invenzionioccasionali
  • 5. Dott.MassimoBarbieriArt. 644. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa allaccertamentodella sussistenza del diritto allequo premio, al canone o al prezzo, se nonsi raggiunga laccordo circa lammontare degli stessi, anche se linventoreè un dipendente di amministrazione statale, alla determinazionedellammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tremembri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato daiprimi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezionespecializzata del Tribunale competente dove il prestatore doperaesercita abitualmente le sue mansioni.Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e seguenti,del codice di procedura civile.5. Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza delgiudizio di accertamento della sussistenza del diritto allequo premio, alcanone o al prezzo, ma, in tal caso, lesecutività della sua decisione èsubordinata a quella della sentenza sullaccertamento del diritto. Ilcollegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se ladeterminazione è manifestamente iniqua od erronea la determinazione èfatta dal giudice.6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante lesecuzionedel contratto o del rapporto di lavoro o dimpiego linvenzione industrialeper la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando linventoreha lasciato lazienda privata o lamministrazione pubblica nel cui campodi attività linvenzione rientra.
  • 6. Dott.MassimoBarbieriArt. 651. In deroga allarticolo 64, quando il rapporto di lavorointercorre con un università o con una pubblicaamministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità diricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivantidallinvenzione brevettabile di cui è autore. In caso di piùautori, dipendenti delle università, delle pubblicheamministrazioni predette ovvero di altre pubblicheamministrazioni, i diritti derivanti dallinvenzione appartengonoa tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. Linventorepresenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazioneallamministrazione.2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nellambitodella loro autonomia, stabiliscono limporto massimo delcanone, relativo a licenze a terzi per luso dellinvenzione,spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazioneovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulterioreaspetto dei rapporti reciproci.
  • 7. Dott.MassimoBarbieriArt. 653. In ogni caso, linventore ha diritto a non meno del cinquantaper cento dei proventi o dei canoni di sfruttamentodellinvenzione.Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche nonprovvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stessecompete il trenta per cento dei proventi o canoni.4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualoralinventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato losfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da causeindipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cuilinventore era dipendente al momento dellinvenzione acquisisceautomaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttarelinvenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farlisfruttare da terzi, salvo il diritto spettante allinventore di essernericonosciuto autore.5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelleipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggettiprivati ovvero realizzate nellambito di specifici progetti di ricercafinanziati da soggetti pubblici diversi dalluniversità, ente oamministrazione di appartenenza del ricercatore.
  • 8. Dott.MassimoBarbieriEquo premioColl. arb., 28-11-1986, Giur. dir. ind., 1987, 326Quando il brevetto indichi come inventori due dipendenti, il premioda determinare ex art. 23, 2º comma, l. i. spetta ad ognuno nellamisura del cinquanta per cento e non è ammissibile un’indaginediretta ad accertare una diversa percentuale di partecipazioneall’invenzione stessa.I = V x PI = indennità (equo premio)V = valore dell’invenzioneP = indice che misura il contributo inventivo del dipendente = P1 + P2+ P3P1 = autonomia del dipendente nella soluzione del problema tecnicoP2 = contributo dell’aziendaP3 = mansioni del dipendente
  • 9. Dott.MassimoBarbieriEquo premioT. Catania 25 febbraio 2010, in Annali it. dir. autore, 2011, 691L’elemento distintivo tra la c.d. invenzione di servizio e la c.d.invenzione di azienda - entrambe presupponenti lo svolgimento daparte del dipendente di una attività lavorativa di ricerca voltaall’invenzione – risiede principalmente nella presenza o meno di unaesplicita previsione contrattuale di una speciale retribuzionecostituente corrispettivo dell’attività inventiva.T. Ferrara, 29 giugno 2007, in Giur. dir. ind., 2008, 522Il giudice può trarre argomenti di prova del fatto che una società,munita d’un bagaglio tecnico scaltrito, decida di chiedere ed ottengaun brevetto per un’invenzione realizzata da un proprio dipendenteche ritiene fornita di requisiti di legge, metta a frutto questainvenzione in modo continuativo e poi, ex abrupto, in singolareconcomitanza con la proposizione d’una domanda giudiziale daparte del dipendente inventore volta al riconoscimento del dirittoall’equo premio, si ravveda e perori la tesi della nullità del brevettoche essa stessa ha chiesto e conseguito.Fonte: M. Granieri – Appartenenza dei risultati della ricerca nei rapporti tra datore di lavoro e dipendentelavoratore. Dal lavoro subordinato alle forme flessibili – http://www.ilopuglia.it/
  • 10. Dott.MassimoBarbieriEquo premioCaso Montedison – dott. CaporiccioIl pretore del lavoro di Milano accoglie la domanda del dott. Caporiccioche conveniva in giudizio la società Montedison S.p.A. (13/03/1991) peril riconoscimento di un equo premio su un’attività di ricerca & sviluppoin merito a poliesteri fluorurati (49 brevetti)Appello – tribunale di Milano (sentenza del 16/07/1994): esclude ibrevetti acquisiti dalle società consociate (Ausimont)Cassazione (sentenza n. 10851/1997): ricorso Montedison respinto!Pretore del lavoro nominato per la quantificazione dell’equo premio(riconosciuto anche nei confronti dell’Ausimont) ha stabilito:I = 730 milioni di lireFatturato = 486 miliardi di lireFonte: S. Sandri – Anche il ricercatore può avere diritto all’equo premio – “Il Diritto Industriale”, n. 2(1998), p. 112 – 120Non è sufficiente che il dipendente lavori presso l’ufficio ricerche perchésia escluso dall’equo premio – l’attività inventiva deve essere oggetto dellaprestazione lavorativa
  • 11. Dott.MassimoBarbieriSoftwareT. Roma, 24 settembre 2008, in Annali it. dir. autore, 2010, 747Il datore di lavoro ha la titolarità esclusiva dei diritti disfruttamento di software realizzato dal lavoratore in costanza dirapporto lavorativo, laddove sia provata l’esistenza del rapportoe la pacifica utilizzazione da parte del datore di lavoro di taleprogramma sino all’insorgere di contrasti tra le parti, e inmancanza di elementi rilevanti in senso contrario forniti dallavoratore; pertanto configura violazione del diritto esclusivo diutilizzazione ex art. 12 bis l. 633/41 la condotta del dipendenteche abbia criptato i codici sorgente, offerto il software allaclientela di altra società e registrato a proprio nome alcunevarianti dello stesso.
  • 12. Dott.MassimoBarbieriInventore /coinventoreStati UnitiDue sono gli aspetti da considerare:1. ideazione2. realizzazione praticaLa partecipazione alla sola realizzazione pratica non conferisce iltitolo di inventore.Colui che ha esegue le disposizioni di un supervisore, senza fornire uncontributo all’idea, non può essere considerato un inventore.«The claims determine the inventorship»L’elenco degli inventori/co-inventori deve essere modificato infunzione della prosecuzione della domanda di brevetto.«A sole inventor must have conceived the ideas in all of the patent’s claims; a co-inventor must have conceived the idea in at least one of the patent’s claims»http://www.umass.edu/research/system/files/CVIP_Co-inventors_Who_they_are_arent.pdf«A sole inventor must have conceived the ideas in all of the patent’s claims; a co-inventor must have conceived the idea in at least one of the patent’s claims»http://www.umass.edu/research/system/files/CVIP_Co-inventors_Who_they_are_arent.pdfA joint inventor “must contribute in some significant manner to the conceptionof the invention” (F. Michaud – Who is the inventor and why does it matter?)
  • 13. Dott.MassimoBarbieriEuropaLa CBE non fornisce una definizione di «invenzione» o di «inventore»Inventore /coinventoreInventor: “a person who has recognized the inventive idea and developedinstructions for a technical action in a creative act and must have realized forwhich technical application the invention can be used”.Co-inventor: “any person who made a creative contribution to the invention”Il contributo fornito dal coinventore non è quello ordinario di untecnico del settoreNon esegue semplicemente le istruzioni fornite da un supervisoreContributi considerati non significativi:• una variante dell’invenzione (già completa)• compilare l’elenco dell’arte nota• l’aiuto nella stesura della domanda di brevettoFonte: F. J. Zimmer, S. Sethmann – What makes a co-worker a co-inventor? –http://www.grunecker.de/files/inventor.pdf