I requisiti di brevettabilità

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Analisi dei requisiti di brevettabilità (novità, attività inventiva e applicazione industriale)

Analisi dei requisiti di brevettabilità (novità, attività inventiva e applicazione industriale)

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  • 1. I requisiti di brevettabilitàMassimo BarbieriE-mail: massimo.barbieri@polimi.it
  • 2. Massimo Barbieri © 2013Requisito di novità (1)Tutto ciò che è accessibile al pubblico e fa parte dellostato della tecnica.Articolo 46 CPI – Articolo 54 CBE Uninvenzione è considerata nuova se non è compresa nello statodella tecnica. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato resoaccessibile al pubblico nel territorio dello Stato o allesteroprima della data del deposito della domanda di brevetto,mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o unqualsiasi altro mezzo.NOVITA’ (documenti presi singolarmente non devono anticiparel’invenzione)
  • 3. Massimo Barbieri © 2013Requisito di novità (2)Il requisito della novità ha lo scopo di non consentire la brevettazione diciò che è già noto.I concetti fondamentali sono la nozione di novità assoluta (lo stato dellatecnica comprende tutte le conoscenze, ovunque esse siano state reseaccessibili al pubblico, con qualunque mezzo) e la “non accessibilità alpubblico”.Lo stato della tecnica è costituito da quattro categorie di nozioni:• le comuni conoscenze generali• le conoscenze potenziate• le conoscenze nascoste• domande di brevetto anteriori pubblicati successivamente
  • 4. Massimo Barbieri © 2013Requisito di novità (3)La divulgazione, per essere distruttiva del requisito di novità, deve essereeffettuata a persone competenti in grado di comprendere ed attuarel’invenzione.Un’invenzione non è considerata divulgata se viene comunicate a personelegalmente vincolate al segreto sia per legge (dipendenti d’azienda) siacontrattualmente (perché hanno sottoscritto un accordo diriservatezza).In pratica quando manca il requisito di novità? Quando in un unicodocumento viene riprodotta l’invenzione, o meglio le caratteristichetecniche essenziali.
  • 5. Massimo Barbieri © 2013Valutazione inventività (1)Articolo 48 CPI – Articolo 56 CBE Uninvenzione è considerata come implicanteunattività inventiva se, per una persona esperta delramo, essa non risulta in modo evidente dallo statodella tecnica.ATTIVITA’ INVENTIVA (l’informazione ottenibile dallacombinazione di due o più documenti non deve renderel’invenzione facilmente deducibile)
  • 6. Massimo Barbieri © 2013Valutazione inventività (2)Un’invenzione è nuova quando è differente dalla tecnica nota e nonovvia quando è sostanzialmente differente.Il requisito dell’inventività ha lo scopo di escludere la brevettazione ditutto ciò che, seppur nuovo, non è altro che una estrinsecazione delnormale progresso tecnico.Rispetto alla novità, lo stato della tecnica considerato per valutarel’attività inventiva non comprende le domande di brevetto ancorasegrete.Un trovato manca di inventività se riproduce sostanzialmente la stessafunzione o il medesimo risultato di un documento di tecnica nota.Non è originale quella soluzione a cui sarebbe arrivato il tecnico delsettore senza uno sforzo intellettivo particolare, ovvero attraversouna banale e ovvia combinazione di due o più anteriorità.
  • 7. Massimo Barbieri © 2013Valutazione inventività (3)Per valutare il requisito di attività inventiva occorre porsi alcunedomande e precisamente:come estrapolare i documenti rilevanti?ma soprattutto, come si combinano tra loro?L’estrapolazione di anteriorità non può essere svolta senza limiti.Si dovrebbero escludere:• le conoscenze nascoste (perché non facilmente accessibili a untecnico del settore);• le domande di brevetto ancora segrete alla data di deposito delladomanda in valutazione;• le anteriorità particolarmente datate, evitando di combinarle conaltre anteriorità recenti.Applicando il cosiddetto “Problem & Solution Approach” (PSA), sidovrebbero considerare solo le anteriorità che risolvono lo stessoproblema tecnico.Fonte: V. Jandoli– L’esame dell’altezza inventiva, “Rivista di Diritto Industriale” (2003), p. 280 - 293
  • 8. Massimo Barbieri © 2013Valutazione inventività (4)Il PSA è il seguente:• identificare la tecnica nota più simile (“closest prior art” - CPA,tipicamente e idealmente costituita da un documento);• verificare se vi sono differenze tecniche tra l’invenzione rivendicatae la tecnica nota più simile (se non viene individuata alcuna differenzal’invenzione non è nuova);• identificare l’effetto tecnico causato da tale differenza;• dedurre da quella differenza il problema tecnico oggettivo (in modoche la differenza sia la soluzione al problema tecnico);• valutare se il problema oggettivo è di tipo tecnico (se non è verificataquesta condizione, non è presente alcun contributo tecnico rispettoalla tecnica nota e quindi neppure attività inventiva);• stabilire se vi sono indicazioni nello stato della tecnica che inducanol’esperto del settore a risolvere quel problema tecnico comenell’invenzione (se esistono non vi è attività inventiva).
  • 9. Massimo Barbieri © 2013Valutazione inventività (5)La tecnica nota più simile deve essere nello stesso settore tecnicodell’invenzione: la scelta cade sul documento che descrive la maggiorparte di caratteristiche tecniche in comune o funzioni e/o proprietàsimili.Dopo aver individuato le anteriorità rilevanti, ora il problema è comedevono essere combinate le anteriorità.L’EPO applica il “could/would approach”: l’esperto del settore sarebbearrivato (would) all’invenzione o avrebbe potuto (could) realizzarla?Già nei documenti considerati deve essere presente l’insegnamento acombinate le anteriorità trovate.Da considerare che la persona esperta del settore è una figura ideale: sitratta di un tecnico, con conoscenze generali nel settore diriferimento dell’invenzione, dotato di normali capacità lavorative masenza estro inventivo. In taluni casi si tratta di un gruppo diricercatori (in settori multidisciplinari quali le nanotecnologie adesempio).
  • 10. Massimo Barbieri © 2013Valutazione inventività (6)Esempio 1L’invenzione rivendica:una lega avente composizione ABC per l’utilizzo come materialeresistente alla corrosione in dispositivi esposti in ambienti salini.Il documento D1 descrive una lega ABD che possiede buona resistenzaalla corrosione (senza specificare che funziona in ambienti salini). Ladifferenza è la sostituzione di C con D nella lega.Il documento D2 divulga una composizione adatta per l’utilizzo nellafabbricazione degli scafi delle imbarcazioni comprendente B in legacon C, D o E.D2 insegna che gli elementi C e D possono essere in miscela con AB,mentre C, D ed E sono elementi intercambiabili con B.Pertanto un tecnico del settore sarebbe motivato a sostituire l’elementoD con C (oppure E) per ottenere una buona resistenza alla corrosionein un ambiente salino.
  • 11. Massimo Barbieri © 2013Fonte: J.A. Stellmach – A graphical representation of the problem-solution approach (PSA) to the assessmentof inventive step, “World Patent Information”, 31 (2009), p. 4 - 10La sostituzione è ovvia se in un documento di prior art è descritta unastruttura simile che possiede la stessa attività ed i sostituenti sono glistessiValutazione inventività (7)Esempio 2
  • 12. Massimo Barbieri © 2013Applicazione industrialeApplicazione industriale (art. 57 – EPC)An invention shall be considered as susceptible of industrial applicationif it can be made or used in any kind of industry, includingagriculture.Art. 49 (D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30)Un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale seil suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere diindustria, compresa quella agricola.CommentiIl requisito dell’industrialità è adatto ad escludere la brevettabilitàdelle invenzioni tecnicamente non realizzabili (ad esempio motoperpetuo, macchina del tempo), che violano principi fisici o comunquenon tecnicamente fattibili al momento del deposito della domanda dibrevetto.