Jornada patentes 12 11 2013
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Jornada patentes 12 11 2013 Jornada patentes 12 11 2013 Presentation Transcript

  • Jornada Cómo Proteger tu Idea Tecnológica 12 noviembre 2013
  • Con la financiación de:
  • JORNADA 12 NOVIEMBRE 2013 COMO PROTEGER TU IDEA TECNOLÓGICA ¿QUÉ PAPEL JUEGA EL REGISTRO DE PATENTES Y MARCAS EN LA PROTECCIÓN DE LA INNOVACIÓN? PONENTES: DIVISIÓN LEGAL  JAUME CASANOVAS Asesor / Consultor  ALFONS FEMENIA Agente Europeo de Patentes  JORDI LORENZO Abogado especializado en IP
  • CONCEPTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL La Propiedad Industrial se constituye en una de las ramas del derecho a través de la cual se protege el desarrollo intelectual e industrial de los autores o inventores, al cual se le atribuye un derecho exclusivo de carácter inmaterial.
  • OBJETOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL * INVENCIONES o Patentes o Modelos de Utilidad * CREACIONES DE FORMA o Diseño Industrial * SIGNOS DISTINTIVOS o Marcas o Nombres comerciales 3
  • PROTECCIÓN EN EL EXTRANJERO DE UNA MARCA TRES VIAS POSIBLES: - Marca Internacional - Marca Comunitaria - Vía Directa
  • EJEMPLOS MARCAS 5
  • EJEMPLOS DISEÑOS INDUSTRIALES 6
  • EJEMPLOS MANIFESTACIONES PROPIEDAD INDUSTRIAL 7
  • DISEÑOS INDUSTRIALES Tipos de solicitud: -Diseños nacionales - Diseño comunitario: Toda la Unión Europea 20 AÑOS - Diseño internacional (Acuerdo de La Haya): Excepto la Unión Europea son países poco interesantes (por ejemplo, no se puede designar Estados Unidos o China). http://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf
  • INVENCIONES CONCEPTO Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, invención es la acción y efecto de inventar, que consiste en hallar o descubrir una cosa nueva o no conocida; es decir, es un concepto general que recoge todo aquel descubrimiento de cosas o efectos nuevos cualesquiera que sea su naturaleza. 9
  • DEFINICIÓN DE PATENTE La Patente es un “título de propiedad industrial” que es otorgado por el Estado a una determinada persona (física o jurídica) – “el solicitante” – en virtud del cual se le concede el derecho de exclusiva para la explotación de dicha invención como “contraprestación” por haber hecho pública la invención. El derecho de explotación en exclusiva tiene un límite geográfico (el Estado/s para el que la Patente ha sido concedida) y temporal. 10
  • INVENCIONES NO PATENTABLES La Ley de Patentes española no dice qué invenciones son patentables sino, sólo aquéllas que no lo son. Así, no se considera invención (art. 4 LP): a) Los descubrimientos científicos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. b) Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas. [Estas obras son objeto de la Propiedad Intelectual]. c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenador. d) La forma de presentar informaciones. 11
  • INVENCIONES NO PATENTABLES II Además, no podrán ser objeto de patente (art. 5 LP): * Los procedimientos de clonación de seres humanos. * Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano. * La utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales. * Las invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al orden público o a las buenas costumbres. * Las variedades vegetales. * Las razas animales. 12
  • REQUISITOS DE PATENTABILIDAD 1. NOVEDAD. La invención debe ser nueva, no puede estar comprendida en el estado de la técnica. (Importante: no divulgación previa: solicitud de patente – publicación técnica/científica). 2. ACTIVIDAD INVENTIVA. La invención no puede ser obvia a partir del estado de la técnica. 3. APLICACIÓN INDUSTRIAL. La invención debe ser susceptible de aplicación y no puramente teórica. + SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN. La memoria de la Patente debe describir de manera suficiente tanto el problema técnico existente como la solución aportada por el invento, para que una persona con los conocimientos adecuados pueda reproducirla. 13
  • DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE Un principio básico del Derecho de Patentes es que confiere un derecho llamado NEGATIVO: un derecho a impedir que otros utilicen lo que es objeto de la patente (o modelo de utilidad), no dando, sin embargo, un derecho positivo, es decir, un derecho a usar, derecho positivo que sí se contempla para los signos distintivos (marcas/nombres comerciales). Lo que permite realmente la patente es impedir que un tercero fabrique o explote la invención o haga un uso comercial de su objeto. Es decir, una persona puede tener un título de patente y NO poder poner en práctica su contenido por infringir derechos ajenos. Ej: Patente de nuevo medicamento no puede ser comercializado si no se ha obtenido la autorización de la Agencia Española del Medicamento. 14
  • DURACIÓN DEL REGISTRO DE LAS INVENCIONES Las invenciones tienen una vida legal limitada en el tiempo; este plazo varía algo según los países, pero en la mayoría de los casos, se establece la duración del registro en: - PATENTES: 20 años desde la fecha de solicitud. - MODELOS DE UTILIDAD: 10 años desde la fecha de solicitud. A diferencia de los signos distintivos, en las invenciones NO es posible efectuar renovaciones para ampliar este plazo, de tal modo que cuando éste se ha cumplido, o antes si es que la patente ha sido abandonada por su titular, el objeto de la invención pasa a ser de DOMINIO PÚBLICO. 15
  • ¿PATENTAR/NO PATENTAR? Hay varios factores determinantes decisión. Lo primero que habría que que solicitar una patente es una estratégica y no estrictamente una técnica. en esta decir es decisión decisión Si el resultado de la I+R+i es susceptible de protección vía Patentes las posibilidades son dos: * Patentar * Secreto Industrial - Know-How A nivel estadístico se refleja que de los resultados de I+D susceptibles de ser patentados, el 75% es objeto de patente mientras que el 25% se decide mantener como secreto industrial. 16
  • ¿PATENTAR/NO PATENTAR? Si el resultado de la I+R+i no fuera susceptible de protección vía Patentes las posibilidades pueden ser: - Plantearse la protección vía Propiedad Intelectual. Mantener los resultados de la I+R+i como secreto industrial al objeto de “comercializar” el conocimiento en “servicios de consultoría” de la entidad. Identificación del proyecto/resultado mediante marca comercial. Idea básica: - en algún momento de la I+R+i el investigador debe plantearse si los resultados de su trabajo pueden ser protegidos. 17
  • PATENTAR VENTAJAS • • • • • • Se puede considerar como un activo (intangible) de la empresa, representando un incremento del valor de la empresa. Aumenta la imagen de la empresa (posicionamiento en ránkings solicitantes de patente). Visibilidad del “inventor”. Permite acceder a determinadas subvenciones y fondos de la UE. Al ser un derecho de exclusiva facilita la transferencia de tecnología (licencia o cesión). Otorga una protección más sólida ante copias e infracciones. INCONVENIENTES • • • • Se debe hacer público el contenido y objeto de la tecnología patentada. Tiene una duración limitada en el tiempo. Tiene un coste económico. Tiene un ámbito territorial limitado.
  • LAS PATENTES COMO FUENTE DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA Las solicitudes de patentes publicadas son una fuente de información tecnológica: - Sirven para saber qué hace la competencia; - Sirven para saber el riesgo de infracción de patentes de la competencia; - Sirven para saber si mi invención es patentable; - Permiten presentar oposiciones a otras patentes, con patentes o documentos propios o de terceros divulgados previamente. 20 AÑOS
  • TRAMITACIÓN DE UNA PATENTE Solicitud inicial: - Patente o modelo de utilidad español Extensión a otros países: - Patente internacional PCT Vía PCT, patente europea - Patente europea Mes 0 o directamente Misma fecha efectiva Mes 12 20 AÑOS Derecho de Prioridad (12 meses) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención (o modelo de utilidad) en alguno de los países de la Unión, o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante un plazo de doce meses. Convenio de París (1883)
  • SOLICITUD PCT 20 AÑOS Ventajas principales: - Protección durante 30 meses en casi todos los países del mundo - Sistema de presentación unificado (idioma, formatos, etc.) - Obtención de una opinión escrita sobre la patentabilidad de la solicitud realizada por una oficina de búsqueda internacional antes de decidir en qué países se continúa la tramitación
  • SOLICITUD PCT TRAMITACIÓN Fecha de presentación o de prioridad Publicación de la solicitud (mes 0) Entrada en fases nacionales (mes 18) (mes 30) Informe de búsqueda Petición examen preliminar (mes 8-9 si es solicitud directa) opcional (mes 16-18 si se reivindica prioridad) (mes 22) 20 AÑOS
  • PATENTE EUROPEA 20 AÑOS Ventajas principales: - Una única tramitación hasta la concesión (un agente, un idioma, un examinador, un solo criterio de actividad inventiva).
  • SOLICITUD PATENTE EUROPEA TRAMITACIÓN Fecha de presentación o de prioridad Publicación de la solicitud (mes 0) (mes 18) Concesión Informe de búsqueda Petición de examen (mes 8-9 si es solicitud directa) (mes 24) (mes 16-18 si se reivindica prioridad) Validaciones 20 AÑOS
  • SOLICITUD PATENTE ESPAÑOLA TRAMITACIÓN Fecha de presentación (mes 0) Publicación de la solicitud (a partir del mes 18) Concesión Petición Informe de búsqueda (IET) Traslado IET Petición de examen (opcional) 20 AÑOS
  • SOLICITUD MODELO DE UTILIDAD TRAMITACIÓN Fecha de presentación Publicación de la solicitud (mes 0) (mes 4-6) Concesión Posibles oposiciones de terceros Ley de Patentes: Artículo 143 1. Serán protegibles como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el presente título, las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. 2. En particular, podrán protegerse como modelos de utilidad los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos, que reúnan los requisitos enunciados en el apartado anterior. 3. No podrán ser protegidas como modelos de utilidad las invenciones de procedimiento y las variedades vegetales. 20 AÑOS
  • PATENTES DE SOFTWARE AMAZON: 1-CLICK 20 AÑOS
  • PATENTES DE SOFTWARE AMAZON 1-CLICK 20 AÑOS
  • PATENTES DE SOFTWARE APPLE: SLIDE TO UNLOCK 20 AÑOS
  • PATENTES DE SOFTWARE SLIDE TO UNLOCK 1. A method of controlling an electronic device with a touch-sensitive display, comprising: - detecting contact with the touch-sensitive display while the device is in a userinterface lock state; - moving an image corresponding to a user-interface unlock state of the device in accordance with the contact; - transitioning the device to the user-interface unlock state if the detected contact corresponds to a predefined gesture; and - maintaining the device in the user-interface lock state if the detected contact does not correspond to the predefined gesture. 20 AÑOS
  • EJEMPLOS DE EMPRENDEDORES Sant Cugat del Vallés 71 familias de patentes Primera solicitud: 20-9-1999 (WO200122528) 20 AÑOS
  • EJEMPLOS DE EMPRENDEDORES Castellar del Vallés 5 familias de patentes Primera solicitud: 17-9-1999 (WO0021048) 20 AÑOS
  • EJEMPLOS DE EMPRENDEDORES Barcelona 3 familias de patentes Primera solicitud: 31-8-2009 (EP2289886) 20 AÑOS
  • EJEMPLOS DE EMPRENDEDORES Barcelona 1 familia de patentes Solicitada: 13-11-2012 (no publicada) 20 AÑOS
  • EJEMPLOS DE EMPRENDEDORES Palma de Mallorca 1 familia de patentes Solicitud: 12-4-2006 (WO2007116087) 20 AÑOS
  • LA PATENTE COMO DERECHO DE PROPIEDAD Tanto la Patente como la solicitud de Patente son derechos de propiedad. Pueden ser objeto de toda clase de negocios jurídicos: - Cesión. - Licencias. - Garantías de cumplimento de obligaciones (hipoteca mobiliaria). Tanto la Patente como la solicitud de Patente pueden pertenecer a una sola persona (física o jurídica) o pertenecer “proindiviso” a varias personas. (Situaciones de “cotitularidad). La Patente es indivisible (Art. 74.3 LP). No es posible transmitir la propiedad de unas reivindicaciones a una persona y, otra parte de las reivindicaciones a otra persona
  • CONTRATOS (I) Formas contractuales habituales en transferencia de tecnología: • Compraventa de Patente (o de solicitud de Patente, adquisición del derecho de prioridad). • Licencia de Patente. • Opción de compra sobre la Patente. • Acuerdos de Confidencialidad (Non Disclosure Agreement - NDA). • Contratos de desarrollo conjunto (Material Transfer Agreements – MTA). 37
  • CONTRATOS (II) La Licencia es el contrato en virtud del cual una de las partes (el titular) autoriza a un tercero (el licenciatario) la explotación de todos o algunos de sus derechos exclusivos a cambio de una contraprestación. El titular (o licenciante) conserva la propiedad de la Patente. El licenciatario obtiene la autorización para explotar la Patente. 38
  • CONTRATOS (III) Tipos de Licencia: a) b) c) Licencias contractuales (o voluntarias). Licencias de Pleno Derecho: el titular declara a la OEPM que está dispuesto a autorizar a un tercero la explotación de la invención a cambio de una contraprestación económica (son licencias no exclusivas). Licencias Obligatorias: relacionadas con la obligación de explotar la invención. En este caso el titular de la patente se ve obligado a otorgar una licencia sobre su patente. En la práctica la mayoría de las licencias sobre patentes son “contractuales”. 39
  • CONTRATOS (IV) LICENCIAS CONTRACTUALES Quien transmita una Patente o una solicitud de patente, o conceda una licencia, está obligado a poner en disposición de la otra parte los conocimientos técnicos que posea y sean necesarios para una adecuada explotación de la invención (Art. 76 LP). Quien transmita una Patente o una solicitud de patente, o conceda una licencia, responde ante la otra parte si se deniega la solicitud, se retira la solicitud o la patente o, posteriormente, es declarara nula (Art. 77. 1 LP). Quien transmita una Patente o una solicitud de patente u otorgue una licencia sobre las mismas responde solidariamente con el adquirente de las indemnizaciones que tengan lugar como consecuencia de los daños y perjuicios causados a terceras personas por defectos inherentes a la invención objeto de la solicitud o de la patente (Art. 78.1 LP) 40
  • CONTRATOS (V) LICENCIAS CONTRACTUALES a) b) c) d) e) La licencia puede referirse a todas o a algunas de facultades que integran el derecho de exclusiva (la fabricación, la comercialización, la utilización, la importación, …). Pueden concederse para todo o parte del territorio en el que la Patente está concedida. Por su contenido la licencia puede ser EXCLUSIVA o NO EXCLUSIVA. Salvo que se indique lo contrario en el contrato se entiende que la licencia es no exclusiva (Art. 75.5 LP) La Licencia no puede cederse a un tercero, salvo pacto en contrario (Art. 75.4 LP). Salvo pacto en contrario el licenciatario tiene derecho a realizar todos los actos que integran la explotación de la patente, en todas sus aplicaciones, en todo el territorio nacional y durante toda la vida legal de la patente. 41
  • CONTRATOS (VI) LICENCIAS CONTRACTUALES: FORMALIDADES - El contrato de licencia debe ser escrito (contrato privado o escritura pública). Para que el contrato de licencia tenga eficacia ante terceros debe inscribirse en la OEPM (Art. 79.1). Para que el contrato tenga acceso a la OEPM debe estar otorgado en Escritura Pública o bien utilizar los Modelos Normalizados que la OEPM pone a disposición del público. - - No confundir: - Contrato de Licencia (acuerdo valido entre las Partes, crea obligaciones jurídicas entre ambas Partes). Inscripción de la Licencia en la OEPM (instrumento para dar publicidad formal a las condiciones básicas del acuerdo ante terceros de buena fe que consultan la base de datos de la OEPM). 42
  • CONTRATOS (VII): RECOMENDACIONES  No tomar decisiones sin información.  Antes de divulgar unos resultados: REGISTRAR.  Antes de compartir información: CONTRATO. 43
  • Conclusiones • Cualquier empresa tiene activos intangibles protegibles. • Son activos con valor que permiten la diferenciación. • La inteligencia competitiva pasa por la PI. • Hay que informarse antes de decidir. • Hay que proteger antes de que sea tarde. • Hay que ASESORARSE antes, durante y después. • Nuestra imagen, nuestra inversión no se puede dejar a la improvisación. • Para la transmisión de tecnología es preciso haberla protegido. • La PI es una inversión no un coste PI= Inversión, diferenciación e inteligencia, el verdadero I+D+I
  • Autodiagnóstico INVENTARIO.- AUTODIAGNÓSTICO I Marcas • Usamos o pensamos usar una marca (nombre, gráfico, etc.)? • La marca que he decidido puede ser registrada? • He registrado mi marca en España? • Uso mi marca en el extranjero? • He registrado mi marca en el extranjero? • He comprobado si un tercero o un competidor tiene la marca registrada o usa una similar? • Conozco el valor de mi marca? • Dejaríamos que un tercero usara sin nuestro consentimiento mi marca? • Negociaríamos con nuestra marca? Licencia, cesión, etc.
  • Autodiagnóstico INVENTARIO.- AUTODIAGNOSTICO II Invenciones • He desarrollado un producto o procedimiento novedoso? • Antes de invertir en I+D he comprobado lo que ya está patentado? • Me he asesorado de cómo proteger los resultados? • He tomado medidas de prevención para que la información no se divulgue? • He verificado dónde quiero registrar mi patente? • Donde hay probabilidades de comercializar el producto o el proceso? • Donde están los principales competidores? • Conozco los costes de patentar? • Conoce el valor de su inversión? • Permitiríamos que la innovación pasara al dominio público y cualquiera lo pudiera utilizar?
  • Autodiagnóstico INVENTARIO.- AUTODIAGNOSTICO III Diseños • • • • • • • • Mis productos llevan “packaging”? Continente/Contenido. Tengo productos con formas originales? He encargado la creación a un tercero? Quiero usar los diseños en el extranjero? Donde están los principales competidores? Conozco los costes de registrar un diseño? Permitiríamos que un competidor usara una presentación similar a la mía?
  • Autodiagnóstico INVENTARIO.- AUTODIAGNOSTICO IV Propiedad Intelectual • • • • • • • • • Estoy en las redes sociales? Tengo página web? He encargado el desarrollo a un tercero? Utilizo contenidos, fotos, textos, etc. ajenos? Tengo pruebas de que soy el autor? Los autores materiales son trabajadores o no? Me han cedido los derechos? Utilizo símbolos que advierten de mis derechos? Otras normativas; LOPD, comercio electrónico, etc.
  • Autodiagnóstico CONCLUSIONES AUTODIAGNÓSTICO • Todos tenemos intangibles • Una vez identificado nuestros intangibles debemos priorizar que proteger • Valorar que supondría no proteger los distintos elementos para la propia empresa y que ventaja damos a la competencia • Hay que registrarlo todo? No • Hay que proteger todo lo que sea importante? Si • Proteger NO es un coste ES una INVERSION
  • • Herrero & Asociados es una empresa líder de servicios plenos en Propiedad Industrial y en materias afines como Propiedad Intelectual, Competencia Desleal, Publicidad y Nuevas Tecnologías. • Asesoramos y defendemos los derechos de Propiedad Industrial en todo el mundo. Madrid • Bilbao Sevilla • Barcelona Valencia • Reus Gijón • Alicante Murcia • Santiago Portugal (Lisboa) México (México D.F.) Brasil (Río de Janeiro) Estados Unidos (Nueva York) China (Pekín)
  • Para cualquier consulta: HERRERO & ASOCIADOS Gran Via Carles III nº 86, 2ª planta Edif. TRADE, TORRE ESTE 08028 BARCELONA Tel. 932 388 700 www.herrero.es : 93.238.87.00 PONENTES:  JAUME CASANOVAS (jcasanovas@herrero.es)  ALFONS FEMENIA (afemenia@herrero.es)  JORDI LORENZO (jlorenzo@herrero.es) © Herrero & Asociados, Noviembre 2013