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Ldb start up conversano Ldb start up conversano Presentation Transcript

  • Laboratorio Start-up just do it INTRODUZIONE ALLA TUTELA DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE Lecce 19-20 settembre 2013 Ing. Gabriele Conversano
  • Presentazioni Ing. Gabriele Conversano • Ingegnere Meccanico, laureato presso l’Università del Salento • Consulente in Proprietà Industriale – Sezione Brevetti abilitato presso l’UIBM • European Patent Attorney abilitato presso l’EPO • Riferimenti: conversano@laforgiabruni.it
  • L’INNOVAZIONE L'Enciclopedia Treccani adotta la seguente definizione di innovazione tecnologica « L'attività deliberata delle imprese e delle istituzioni tesa a introdurre nuovi prodotti e nuovi servizi, nonché nuovi metodi per produrli, distribuirli e usarli.» ": Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 3 View slide
  • I risultati dell’innovazione sono un bene prezioso per l’azienda e vanno tutelati adeguatamente… View slide
  • LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE Con il termine “Proprietà Intellettuale” si intende un insieme di beni immateriali frutto dell’inventiva e dell’ingegno umano che possono essere oggetto di tutela secondo una o più delle forme previste dalla legge Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 5
  • LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE • La legge attribuisce a creatori ed inventori l’esclusività dello sfruttamento delle loro creazioni/invenzioni e fornisce loro gli strumenti legali per tutelarsi da eventuali abusi da parte di soggetti non autorizzati. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 6
  • IL VALORE LEGATO ALLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE L’innovazione conferisce un primo vantaggio competitivo, ma poi … • apre la strada all’inseguimento dei concorrenti • spesso può essere facilmente copiata • se può essere copiata, probabilmente può anche essere migliorata dai concorrenti in tempi più brevi e con costi inferiori Per questi motivi “Per un imprenditore non è importante soltanto realizzare un’innovazione, o essere il primo a realizzarla; è altrettanto importante essere l’unico” Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 7
  • I risultati dell’innovazione sono un bene prezioso per l’azienda e vanno tutelati adeguatamente… …come???
  • • BREVETTO • SEGRETO AZIENDALE • DISEGNI E MODELLI FUNZIONE IDENTIFICAZIONE • MARCHI ED ALTRI SEGNI DISTINTIVI ASPETTO ESTETICO ESPRESSIONE ARTISTICA • DIRITTO D’AUTORE
  • COME SI TUTELA L’INNOVAZIONE - INNOVAZIONE TECNICA - BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE O PER MODELLO DI UTILITA’ L’INVENZIONE VIENE DIVULGATA, MA IN CAMBIO SI OTTIENE UN’ESCLUSIVA PER UN PERIODO LIMITATO NEL TEMPO SEGRETO INDUSTRIALE L’INVENZIONE RIMANE SEGRETA, MA SE SCOPERTA DIVIENE DI LIBERA ATTUAZIONE Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 10
  • COME SI TUTELA L’INNOVAZIONE - INNOVAZIONE ESTETICA MODELLO DI DESIGN Garantisce l’esclusiva su tutte le forme «identiche» o «simili» alla forma oggetto del modello Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 11
  • COME SI TUTELA L’INNOVAZIONE - CREAZIONE ARTISTICA E’ tutelata dalle norme sul Diritto d’Autore opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali, opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, opere dell'architettura; opere dell'arte cinematografica programmi per elaboratore banche di dati opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. NOTA: Per le opere del Disegno Industriale la tutela derivante dal diritto d’autore è cumulabile con la tutela derivante dalla registrazione di un modello. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 12
  • SEGNI DISTINTIVI DELL’IMPRESA La legge prevede la tutela della Proprietà Intellettuale anche al fine di garantire all’azienda di poter distinguere i propri prodotti da quelli della concorrenza …ed ai consumatori di distinguere tra i prodotti provenienti dalle diverse aziende… 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata
  • I segni distintivi dell’impresa (artt. 2563 ss. c.c.) Sono mezzi di individuazione dell’impresa. Qualunque entità capace di caratterizzare un prodotto/servizio e di distinguerlo dagli altri analoghi di diversa provenienza presenti sul mercato (es. parole, figure, numeri, lettere, suoni, forma, confezione, etc.) 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata
  • I segni distintivi dell’impresa - Quali sono • Ditta (è il nome sotto il quale l’imprenditore svolge la sua attività; individua l’impresa in quanto tale) • Marchio (è il segno distintivo del prodotto > attesta la provenienza del prodotto da una determinata impresa) • Insegna (è il segno distintivo della sede = luogo fisico nel quale l’impresa svolge la sua attività) • Domain name (è il nome che corrisponde e individua il sito internet dell’impresa) 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata
  • I segni distintivi dell’impresa - Caratteristiche • Funzione distintiva: lo svolgimento leale della competizione richiede che il consumatore possa attribuire meriti e demeriti dei prodotti/servizi all’impresa da cui realmente provengono • Riconoscimento di un diritto esclusivo: al titolare del segno distintivo è attribuito un diritto di uso esclusivo sul segno stesso 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata
  • Overview of intellectual property Legal right What for? How? Patents New inventions Application and examination Copyright Original creative or artistic forms Exists automatically Trade marks Distinctive identification of products or services Use and/or registration Registered designs External appearance Registration* Trade secrets Valuable information not known to the public Reasonable efforts to keep secret
  • Some IP found in a mobile phone Trade marks: • Made by "Nokia" • Product "N95" • Software "Symbian", "Java" Patents: • Data-processing methods • Semiconductor circuits • Chemical compounds •… Trade secrets: ? Copyrights: • Software code • Instruction manual • Ringtone Designs (some of them registered): • Form of overall phone • Arrangement of buttons in oval shape • Three-dimensional wave form of buttons © Nokia
  • Innovazione e invenzione L’innovazione è un arma per fare concorrenza non sul prezzo. Ovviamente affinché l’innovazione sia un fattore distintivo rispetto alla concorrenza, è necessario che l’applicazione dell’invenzione sia preclusa agli altri imprenditori
  • Innovazione e invenzione Affinché una innovazione di carattere tecnico sia preclusa alla concorrenza - Deve rimanere segreta Oppure - Deve essere pubblica e godere di una tutela legale
  • PROPRIETA’ INTELLETTUALE TECNOLOGICA ESTETICA SEGRETO INDUSTRIALE BREVETTO KNOW-HOW Valorizzazione economica ARTISTICA
  • Il segreto industriale – Rischi Il segreto non è in grado di coprire qualunque innovazione, in particolare quelle che attengono alla struttura di un prodotto. Difatti la messa in commercio del primo esemplare consente lo smontaggio e la copiatura (Il reverse engineering non è, in generale, vietato…) Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata
  • Il segreto industriale –Tutela Art. 98 CPI Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali […]ove tali informazioni: a) siano segrete […]; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
  • IL BREVETTO PER INVENZIONE Una volta che il segreto industriale sia stato rivelato, tutelarlo giuridicamente è molto problematico… L’alternativa alla tutela dell’innovazione a mezzo di segreto industriale è il deposito di una domanda di BREVETTO per Invenzione Industriale e/o per Modello di utilità Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata
  • IL BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE Il brevetto per invenzione industriale è un accordo tra la società ed il richiedente: Il richiedente descrive e spiega la propria invenzione, con ciò contribuendo al progresso tecnico. La società, in cambio, gli concede un monopolio temporaneo (eccezione al libero mercato) sullo sfruttamento dell’invenzione. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 25
  • IL BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE Il brevetto per invenzione industriale garantisce l’inventore contro il rischio di distruzione del segreto La presenza del brevetto in un sistema di libero mercato costituisce un apparente paradosso, perché il brevetto crea una situazione di monopolio, che è il contrario della concorrenza. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 26
  • IL BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE (cfr Vanzetti – Di Cataldo – MANUALE DI DIRITTO INDUSTRIALE) L’idea che il brevetto favorisca il progresso tecnico si basa sui seguenti presupposti: 1) 2) 3) La presenza del sistema brevettuale, promettendo il diritto di esclusiva, è stimolo e incentivo all’attività inventiva La presenza del sistema brevettuale è stimolo alla divulgazione delle invenzioni La presenza del sistema brevettuale è stimolo alla diffusione delle invenzioni, consentendo una circolazione dietro compenso del diritto sulle invenzioni Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 27
  • IL BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE (cfr Vanzetti – Di Cataldo – MANUALE DI DIRITTO INDUSTRIALE) Per contro chi obietta l’utilità del sistema brevettuale sostiene che: 1) 2) 3) Lo stimolo all’innovazione è insito nel regime concorrenziale (l’imprenditore è costretto ad innovare) Le invenzioni gestibili in regime di segreto sarebbero, comunque, assai poche La diffusione delle innovazioni sarebbe ancora più rapida e completa in assenza del sistema brevettuale Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 28
  • Optional Patents are all around us
  • DIRITTI CONFERITI DA UN BREVETTO – Art. 66 C.P.I. a) se oggetto del brevetto e' un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, […], di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto e' un procedimento, il diritto di vietare ai terzi[…], di applicare il procedimento, nonchè di usare, […] il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. L’ottenimento del brevetto NON IMPLICA il diritto di commercializzare il prodotto. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 30
  • Il problema dei brevetti dipendenti A ciascuna invenzione descritta in un brevetto corrisponde una certa regione G di possibili modi di realizzazione. Se consideriamo la regione G come una porzione limitata di spazio all’interno del piano delle possibili soluzioni di un problema tecnico, il contenuto dell’invenzione può essere associato ai punti all’interno della regione G. Se l’inventore del brevetto che copre la regione G avesse una completa conoscenza di tutti i possibili modi di realizzazione contenuti in questa regione, egli ne sarebbe senza dubbio il proprietario. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 31
  • Il problema dei brevetti dipendenti Nella vita reale però l’inventore non ha mai una completa conoscenza di tutti i modi di realizzazione della propria invenzione. In altre parole egli non conosce tutti i punti che ricadono all’interno della regione G, ma solo un sottoinsieme limitato. Potrebbero tuttavia esserci modi di realizzazione cui l’inventore stesso non ha pensato, che sono nuovi ed hanno carattere inventivo. In questo caso si può parlare di invenzione dipendente Riadattata da: The collected papers of Albert Einstein, Volume 7, The Berlin Years: Writings, 1918-1921, doc. 21 Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 32
  • DIRITTI CONFERITI DA UNA DOMANDA DI BREVETTO – Art. 53 C.P.I. 2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico. 4. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto per invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica. DOMANDA CONCESSIONE PUBBLICAZIONE Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 33
  • L’invenzione Non esiste una definizione positiva di invenzione. Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata
  • L’invenzione Art. 2585 c.c. - Oggetto del Brevetto Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali - un metodo o un processo di lavorazione industriale, - una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, - un prodotto o un risultato industriale e - l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali . In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore. Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata
  • L’invenzione – Definizione è una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico atta ad essere realizzata e applicata in campo industriale Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata
  • Non sono invenzioni Scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici Razze animali Trattamenti chirurgici, terapeutici e di diagnosi Metodi per attività intellettuali, giochi e attività commerciali Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata
  • I programmi per elaboratore Il divieto di brevettazione del software fu previsto originariamente nella Convenzione Europea sul Brevetto (1973) per varie ragioni, tra le quali la scarsa conoscenza della materia, all’epoca giovanissima, e l’opposizione dei produttori di hardware. Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata
  • I programmi per elaboratore L’enorme crescita di programmi per elaboratore e la grande facilità di copiatura dei programmi hanno dato vita ad una forte domanda di protezione del software Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata
  • I programmi per elaboratore Secondo la giurisprudenza dell’EPO sono brevettabili due categorie di invenzioni basate sul software - Le invenzioni nelle quali il programma produce un effetto tecnico interno al computer (es. migliorare l’utilizzo delle memorie del computer, consentendo l’esecuzione contemporanea di più programmi) Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata
  • I programmi per elaboratore Secondo la giurisprudenza dell’EPO sono brevettabili due categorie di invenzioni basate sul software - Le invenzioni nelle quali il programma produce un effetto tecnico esterno al computer (es. miglior controllo di un processo industriale) Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata
  • US6285999 (B1) – Inventor PAGE, Lawrence
  • L' Invenzione Può essere oggetto di invenzione un prodotto, un metodo o un processo di lavorazione, uno strumento o un dispositivo meccanico un nuovo uso medico di un prodotto già noto (solo per i farmaci). Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata
  • Il modello di utilità – art. 82 C.P.I. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti..
  • Requisiti di brevettabilità NUOVA INVENTIVA (ORIGINALE) INVENZIONE BREVETTABILE NON CONTRARIA ALL’ORDINE PUBBLICO ED ALLA MORALE (LICEITA’) APPLICABILE INDUSTRIALMENTE
  • Quando un'invenzione presenta il requisito della novità? Secondo la legge un'invenzione è nuova quando al momento del deposito della domanda di brevetto non è compresa nello stato della tecnica. Stato della tecnica: comprende tutto ciò che è reso accessibile al pubblico prima della data di deposito della domanda originaria Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata
  • Quando un'invenzione presenta il requisito dell'originalità? Un'invenzione presenta il requisito dell'originalità ("attività inventiva") quando non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica; La soluzione che l’invenzione presenta non deve cioè apparire ovvia ad una persona esperta del ramo cui l'invenzione attiene.
  • Quando un'invenzione presenta il requisito dell'industrialità? Un’invenzione è applicabile industrialmente se è riproducibile con caratteri costanti ed è tecnicamente realizzabile, a prescindere dalla convenienza economica dell'operazione. Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata
  • Quando un'invenzione presenta il requisito della liceità? Un'invenzione è ritenuta illecita quando la sua attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume. La nozione di buon costume è variabile nel tempo e viene individuata e concretizzata dai giudici di volta in volta, caso per caso. E’ la base legale per la quale sono esclusi dalla brevettazione alcuni metodi genetici applicati all’essere umano Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata
  • LO STATO DELLA TECNICA Una questione fondamentale nella valutazione dei requisiti di brevettabilità è l’istante temporale in cui si valuta lo stato della tecnica. Fanno parte dello stato della tecnica i documenti pubblici prima del deposito della domanda originaria. PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE D1 D2 DEPOSITO D1 FA PARTE DELLO STATO DELLA TECNICA D2 NO
  • LO STATO DELLA TECNICA E’ evidente quindi che, una volta che si sia conseguita un’invenzione per la quale si intende depositare domanda di brevetto, è opportuno farlo il prima possibile PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE D1 D2 DEPOSITO D1 FA PARTE DELLO STATO DELLA TECNICA D2 NO
  • IL CONCETTO DI PRIORITA’ Una domanda di brevetto successiva per la stessa invenzione può ereditare la data di deposito della prima domanda se - è depositata entro 12 mesi dalla prima; - ne rivendica correttamente la priorità PUBBLICAZIONE D1 PUBBLICAZIONE D2 PRIMO DEPOSITO SECONDO DEPOSITO (ad esempio Italiano…) (ad esempio Europeo…)
  • IL CONCETTO DI PRIORITA’ La pubblicazione D2 non fa parte dello Stato dell’arte per il secondo deposito se rivendica correttamente la priorità del primo deposito PUBBLICAZIONE D1 PUBBLICAZIONE D2 PRIMO DEPOSITO SECONDO DEPOSITO (ad esempio Italiano…) (ad esempio Europeo…)
  • VALIDITA’ TERRITORIALE Gli effetti derivanti da un brevetto sono limitati allo Stato nel quale il brevetto è concesso Esiste la possibilità di ottenere la protezione in diversi Stati: - Presentando più domande, una per ciascuno stato - Estendendo, a determinate condizioni, una domanda di brevetto nazionale - Presentando una domanda in accordo ad una Convenzione Internazionale (CBE, PCT…) Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 54
  • POSSIBILI PERCORSI BREVETTUALI PER UN DEPOSITANTE ITALIANO Brevetto NAZIONALE Brevetto EUROPEO (In Italia disciplinato dal CPI) Disciplinato dalla CBE Domanda di Brevetto Internazionale PCT Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 55
  • ITER BREVETTUALE TIPO ESAME FORMALE RICERCA ANTERIORITA’ E PRIMA OPINIONE ESAME SOSTANZIALE CONCESSIONE
  • BREVETTO ITALIANO BASE LEGALE Codice Proprietà Industriale (dLgs 30/2005) ESTENSIONE TERRITORIALE ITALIA DURATA 20 ANNI DALLA DATA DI DEPOSITO LINGUA DELLA DOMANDA Italiano, ma almeno le rivendicazioni devono essere tradotte in inglese per permettere all’EPO (European Patent Office) di effettuare la ricerca di anteriorità Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 57
  • BREVETTO ITALIANO - ITER REDAZIONE DI RAPPORTO DI RICERCA DA PARTE DELL’EPO (6-9 MESI) DEPOSITO L’UIBM invia la domanda all’EPO CONCESSIONE (24-30 MESI) PUBBLICAZIONE (18 MESI) TIME LIMIT PER RISPONDERE AL RAPPORTO DI RICERCA (21 MESI) Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 58
  • ITER BREVETTUALE TIPO – BREVETTO ITALIANO ESAME FORMALE RICERCA ANTERIORITA’ E PRIMA OPINIONE ESAME SOSTANZIALE CONCESSIONE
  • BREVETTO EUROPEO BASE LEGALE Convenzione Europea sul Brevetto (CBE) - Non è un brevetto della Comunità Europea - ESTENSIONE TERRITORIALE Stati aderenti alla CBE (vedi slide successiva) DURATA 20 ANNI DALLA DATA DI DEPOSITO LINGUA DELLA DOMANDA Inglese, Francese o Tedesco (Ma si può depositare inizialmente in italiano, a condizione di mandare successivamente una traduzione) Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 60
  • Albania Austria Belgium Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland Yugoslav Republic of Macedonia France Germany Greece Hungary Iceland Ireland Italy Latvia Liechtenstein EPC CONTRACTING STATES Lithuania Luxembourg Malta Monaco Netherlands Norway Poland Portugal Romania Serbia San Marino Slovak Republic Slovenia Spain Sweden Switzerland Turkey United Kingdom In grassetto gli stati non membri UE al 15/09/2013
  • BREVETTO EUROPEO PUBBLICAZIONE DEPOSITO (18 MESI) RAPPORTO DI RICERCA (6-9 MESI) ESAME TIME LIMIT RISPOSTA AL RAPPORTO DI RICERCA CONCESSIONE CONVALIDA NEGLI STATI (24 MESI) Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 62
  • BREVETTO EUROPEO Il Brevetto Europeo NON è un brevetto unico con valenza in tutti gli Stati. E’ un titolo che può essere convalidato, senza ulteriori esami o verifiche, negli Stati di interesse. Per convalidare il titolo è necessario: - pagare la relativa tassa - Depositare una traduzione (totale o parziale) nella lingua dello Stato Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 63
  • Convalida del brevetto Europeo - OGGI Convalida IT Convalida DE Ricerca, esame e concessione (presso EPO) Convalida FR Convalida …..
  • Arrivo del Brevetto Unitario - Cosa cambia per il depositante Ricerca, esame e concessione (presso EPO) Iscrizione nel registro dei Brevetti Unitari (25 Stati aderenti) Convalida in Italia e/o Spagna? Il richiedente, con un’unica operazione ottiene tutela in 25 Stati. I Brevetti Unitari garantiranno una tutela uniforme su tutto il territorio europeo (Ad eccezione di Italia e Spagna).
  • DOMANDA DI BREVETTO INTERNAZIONALE - PCT BASE LEGALE PATENT COOPERATION TREATY(CBE) ESTENSIONE TERRITORIALE 144 Stati aderenti al PCT (vedi slide successiva) DURATA 30 MESI DALLA PRIORITA’ LINGUA DELLA DOMANDA Arabic, Chinese, English, French, German, Japanese, Korean, Portuguese, Russian or Spanish (Ma si può depositare inizialmente in italiano, a condizione di mandare successivamente una traduzione) Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 66
  • PAESI ADERENTI AL PCT Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 67
  • PAESI NON ADERENTI AL PCT Argentina Libano Pakistan Taiwan Myanmar Bangladesh Iran Afghanistan Arabia Saudita Somalia South Sudan Yemen Iraq Eritrea Etiopia Congo Burundi Nepal Suriname Guyana Venezuela Paraguay Bolivia Uruguay Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 68
  • PROCEDURA PCT EUROPA DEPOSITO RICEZIONE DEL RAPPORTO DI RICERCA INGRESSO NELLE FASI NAZIONALI ENTRO 30 MESI DALLA PRIORITA’ USA CINA … La procedura PCT non consente di ottenere un «brevetto internazionale», ma di posticipare a 30 mesi la maggior parte delle spese Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 69
  • ITER BREVETTUALE TIPO – DOMANDA PCT ESAME FORMALE RICERCA ANTERIORITA’ E PRIMA OPINIONE ESAME SOSTANZIALE CONCESSIONE Nella Procedura PCT sono unificate le fasi di deposito e ricerca. La fase di esame si effettua in ciascuno Stato o Regione di interesse
  • Durata privative 20 anni dalla data di deposito per le invenzioni 10 anni per i modelli di utilità Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata
  • IPOTESI DI STRATEGIA BREVETTUALE COMPLETAMENT E NEGATIVO? -> FINE DEPOSITO ITALIANO RAPPORTO DI RICERCA ESTENSIONE INTERNAZIONAL E PCT CON PRIORITA’ (ENTRO 12 MESI DAL PRIMO DEPOSITO) INGRESSO NELLE FASI NAZIONALI EUROPA ENTRO 30 MESI DALLA PRIORITA’ USA Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano CONVALIDA SINGOLI STATI 72
  • TASSE DI DEPOSITO (circa) 3500 3000 2500 € 2000 1500 1000 500 0 ITALIANO EUROPEO Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano PCT 73
  • TASSE FINO ALLA CONCESSIONE DI UN BREVETTO EUROPEO Le tasse da pagare per l’ottenimento di un Brevetto Europeo sono (nel migliore dei casi…) Filing Fee Search Fee Examination Fee Designation Fee Fee for Grant and Publishing Renewal Fee (3rd year) Renewal Fee (4th year) TOTALE 200,00 1.165,00 1.555,00 555,00 875,00 445,00 555,00 -----------------5.350,00 (Nell’arco di 3-4 anni)
  • FONTI DI INFORMAZIONE TECNICA PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE RIVISTE TECNICHE DI SETTORE Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano DOCUMENTI BREVETTUALI 76
  • Funzioni del brevetto Tutela e sfruttamento Fonte di informazioni economico tecniche, scientifiche, commerciali delle invenzioni accessibili al pubblico
  • L’utilità dell’informazione brevettuale Pianificazione di un progetto di R&D PRODOTTO FINITO RISULTATI R&D SVILUPPO Qualcuno ha già sviluppato ciò che io sto per sviluppare? Posso evitare di duplicare gli sforzi di ricerca? Chi sono i soggetti potenzialmente interessati al mio business? Chi sono i miei futuri concorrenti?
  • L’utilità dell’informazione brevettuale Pianificazione di un progetto di R&D PRODOTTO FINITO RISULTATI R&D SVILUPPO A questo stadio della ricerca in generale ho interesse ad avere un ventaglio di risultati piuttosto ampio (poche decine), organizzati in modo da essere utilizzabili come riferimento durante lo sviluppo della ricerca. Sono di interesse sia i brevetti che le domande di brevetto.
  • Pianificazione di un progetto di R&D L’utilità dell’informazione brevettuale PRODOTTO FINITO RISULTATI R&D SVILUPPO • Posso tutelare ciò che ho sviluppato? - NOVITA’ - ATTIVITA’ INVENTIVA Rispetto allo Stato dell’arte
  • Pianificazione di un progetto di R&D L’utilità dell’informazione brevettuale PRODOTTO FINITO RISULTATI R&D SVILUPPO A questo stadio dello sviluppo si ha interesse ad ottenere un ristretto numero di risultati (minore di 5, idealmente circa di 3) che sono di particolare rilevanza in quanto molto simili ai risultati della mia ricerca. Sono di interesse sia i brevetti che le domande di brevetto
  • L’utilità dell’informazione brevettuale Pianificazione di un progetto di R&D PRODOTTO FINITO RISULTATI R&D SVILUPPO • Posso commercializzare liberamente il mio prodotto? - Diritti di terzi e loro estensione territoriale - Il problema dei brevetti dipendenti
  • L’utilità dell’informazione brevettuale Pianificazione di un progetto di R&D PRODOTTO FINITO RISULTATI R&D SVILUPPO In questo caso ho interesse a conoscere solo: - i brevetti concessi e validi nello Stato in cui voglio commercializzare - le domande di brevetto ancora in fase di esame che hanno validità per lo Stato di interesse
  • NOTA SULL’ESTENSIONE TERRITORIALE Qualunque documento inerente lo specifico settore tecnico, pubblicato in qualsiasi lingua ed in qualsiasi parte del mondo toglie novità e/o attività inventiva ad una invenzione. (Lo stato dell’arte è un concetto assoluto)
  • NOTA SULL’ESTENSIONE TERRITORIALE Un brevetto valido garantisce un monopolio solo negli Stati per i quali è stato validamente concesso.
  • IL REGIME DI SEGRETEZZA Sono pubbliche tutte le domande di brevetto aventi data di priorità più vecchia di 18 mesi ed i brevetti concessi BREVETTI E DOMANDE PUBBLICI DOMANDE IN REGIME DI SEGRETEZZA T = -18 mesi T=0 RICERCA DI ANTERIORITA’
  • Informazione brevettuale – In che lingua La «lingua di pubblicazione» è: DOMANDE PCT: una tra cinese, francese, arabo, giapponese, inglese, russo, spagnolo e tedesco BE: inglese, francese o tedesco BREVETTI NAZIONALI: lingua ufficiale dello Stato
  • Informazione brevettuale: DOVE Le banche dati in generale sono liberamente accessibili. Alcuni servizi di ricerca sono a pagamento (Es. PISE dell’EPO, Delphion.com….)
  • www.espacenet.com - > EPO
  • http://www.wipo.int/patentscope/en/ - > WIPO
  • www.google.com/patents
  • http://www.uspto.gov/patft/ - > USPTO
  • http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl - > Ufficio brevetti Giapponese
  • www.uibm.gov.it -> UIBM (solo riferimenti bibliografici dei brevetti e delle domande di brevetto italiane, testi completi scaricabili solo per le ultime annate solo a pagamento)
  • Pubblicazione delle domande di brevetto Dati bibliografici Titolo Date (Deposito, Pubblicazione, Priorità, Concessione) Titolare, Inventore Classificazione Stati designati Tipo di pubblicazione A1 – Prima pubblicazione senza rapporto di ricerca A2 – Prima pubblicazione con rapporto di ricerca A3 – Pubblicazione del solo rapporto di ricerca B1 – Brevetto concesso Contenuto tecnico Descrizione Rivendicazioni Disegni Riassunto
  • Domanda di Brevetto USA
  • N°, Tipo e data di pubblicazione TITOLO Inventore N° domanda Data deposito
  • Classificazione Riassunto
  • Disegno di copertina
  • Domanda Internazionale PCT
  • Classificazione N° domanda Data deposito Priorità Richiedente
  • N° Pubblicazione Data di pubblicazione Inventore Stati designati
  • Titolo Riassunto
  • Domanda di Brevetto Europeo
  • Domanda di Brevetto Italiano N° domanda Data deposito
  • Utilità della classificazione Inserire esempio su relè elettromeccanico Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 109
  • Classificazioni • Tutti i documenti brevettuali sono classificati mediante uno o più simboli che indicano l’appartenenza ad un determinato settore tecnologico. • La classificazione dei brevetti è uno strumento di ricerca ed accesso ai documenti brevettuali indispensabile.
  • IPC – International Patent Classification STRUTTURA sezioni, classi, sotto-classi, gruppi SCHEMA 8 sezioni Es. A 120 classi Es. A23 700 sotto-classi 70000 gruppi Es. A23L1 Es. A23L1/16
  • IPC - SEZIONI A B C D E F Human necessities Performing operations; Transporting Chemistry; Metallurgy Textiles; Paper Fixed constructions Mechanical engineering; Lighting; Heating Weapons; Blasting G Physics H Electricity
  • IPC – ESEMPIO – Motore 4 cilindri in linea SECTION F — MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING F01 - MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES F01B - MACHINES OR ENGINES, IN GENERAL OR OF POSITIVE-DISPLACEMENT TYPE, egSTEAM ENGINES F01B1 Reciprocating-piston machines or engines characterised by number or relative disposition of cylinders or by being built-up from separate cylinder-crankcase elements F01B1/02 with cylinders all in one line
  • Altri esempi… Ferro da stiro Penna a sfera … Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 114
  • Classificazioni principali IPC: International Patent Classification – E’ un sistema gerarchico in cui tutte le tecnologie sono suddivise in sezioni, classi, sottoclassi e gruppi. Contiene circa 70000 gruppi. http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8/ ECLA: European Classification – E’ utilizzata dagli esaminatori dell’Ufficio Europeo Brevetti. E’ costruita sulla base della IPC e contiene circa 132200 gruppi. http://v3.espacenet.com/eclasrch
  • Classificazioni USPCL: United States Patent Classification – E’ utilizzata dagli esaminatori dell’Ufficio Statunitense Brevetti. Contiene circa 450 classi e 150000 sottoclassi. – “function-oriented” http://www.uspto.gov/go/classification/ FI/FTERMS: Japanese Patent Classification – Due sistemi indipendenti – FI: basata sulla IPC. Contiene circa 190.000 suddivisioni, particolarmente nelle sezioni G e H – Fterms: sviluppati dal JPO dal 1980; coprono tuttI i campi tecnici; 340.000 suddivisioni http://search.p4.patolis.co.jp/search_en.html
  • Ricerche di anteriorità – SINOTTICO Riceche di stato dell'arte o bibliografiche QUANDO SCOPO BANCHE DATI RISULTATI Ricerche di brevettabilità RICERCHE PER LIBERA ATTUAZIONE Ricerche per validità ed opposizione PRIMA di un progetto R&D DURANTE o DOPO un progetto di R&D PRIMA della commercializzazione OPPOSIZIONE ad un brevetto o CONTENZIOSO Valutare la brevettabilità dei risultati della ricerca Domande di brevetto o brevetti non scaduti in un determinato Stato, in un determinato settore tecnilogico Trovare arte nota non considerata dagli esaminatori Informazioni generali su un settore tecnologico e sullo stato dell'arte relativo ad uno scpecifico problema BREVETTUALE + TECNICOBREVETTUALE + BREVETTUALE + SCIENTIFICA…MEGLIO SE BREVETTUALE TECNICO-SCIENTIFICA TECNICO-SCIENTIFICA TESTI SCIENTIFICI E MANUALI AMPI (POCHE DECINE) AMPI ED ESAUSTIVI SPECIFICI (rilevanti SPECIFICI (MENO DI 10 EVIDENZA DELLE PARTI (TITOLO E RIASSUNTO quelli che rivendicano DOCUMENTI, TESTO DEL TESTO RILEVANTI PER DI QUALCHE DECINA DI il prodotto o processo INTEGRALE) INVALIDARE LE DOCUMENTI) di interesse) RIVENDICAZIONI Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 117
  • Esercitazione pratica Si vuole verificare se è brevettabile la seguente invenzione: Bicicletta elettrica a pedalata assistita, configurata in modo da ricaricare le batterie in frenata Nel caso in cui l’invenzione non sia brevettabile, valutare se è liberamente attuabile in Europa
  • Esercitazione pratica - scaletta Organizzare le informazioni di base NON sono noti depositanti, inventori o documenti, ma solo la descrizione del trovato Scegliere le banche dati La ricerca verrà condotta sulla banca dati libera ESPACENET.com NOTA: si sarebbe potuto scegliere di condurre la ricerca su altre banche dati (Wipo, JP office, USPTO, Google…)
  • Esercitazione pratica - scaletta Individuare: parole chiave, sinonimi e codici di classificazione Le parole chiave ed i sinonimi sono: Parola chiave Bicicletta Bicicletta elettrica ricarica frenata Traduzione e sinonimi bike, bicycle, cycle electric bike charge, recharge brake, braking
  • Codici di classificazione Su espacenet è possibile effettuare una ricerca per parole chiave all’interno della classificazione europea
  • Nota lessicale: non «bycicle» ma «rider propelled cycle»!!!
  • Ci aspettiamo che i documenti saranno trovati nel gruppo B62M6/40 – 45 - 50. Al fine di non omettere risultati interessanti possiamo effettuare la ricerca in B62M6 o anche in B62M
  • Il primo risultato non contiene esplicitamente la caratteristica da noi cercata…
  • Ma il secondo si...
  • Evidentemente la nostra «invenzione» non è brevettabile. Può però essere liberamente attuata? Per rispondere a questa domanda è opportuno notare che l’invenzione è descritta, secondo le nostre conoscenze, in un documento pubblicato nel 1975 (oltre 20 anni fa). Per questo motivo nessuna domanda di brevetto depositata dopo quella data può essere stata validamente concessa per questa invenzione, a meno che non contenesse del contenuto tecnico ulteriore L’invenzione pertanto è, in linea di principio, liberamente attuabile.
  • Il parere di brevettabilità Al termine di una ricerca di anteriorità si ha in genere a disposizione un ristretto numero di documenti considerati rilevanti rispetto alla propria invenzione
  • Il parere di brevettabilità Sulla base di questi documenti è quindi necessario verificare la presenza dei requisiti di brevettabilità
  • Requisiti di brevettabilità NUOVA INVENTIVA (ORIGINALE) INVENZIONE BREVETTABILE NON CONTRARIA ALL’ORDINE PUBBLICO ED ALLA MORALE (LICEITA’) APPLICABILE INDUSTRIALMENTE
  • Il parere di brevettabilità E’ una invenzione? NO scoperte (es. nuovo minerale o microorganismo presente in natura), NO teoria scientifica NO metodo matematico.
  • Il parere di brevettabilità E’ applicabile industrialmente? NO moto perpetuo, macchine a rendimento > 1….
  • Il parere di brevettabilità E’ contraria all’ordine pubblico ed alla morale? Rilevante per alcune invenzioni BIO-TECH (clonazione umana, sofferenza su animali, utilizzo di embrioni…)
  • Il parere di brevettabilità E’ NUOVA? Una invenzione è considerata nuova se non forma parte dello «stato dell’arte». Lo stato dell’arte rilevante per l’invenzione è stato definito dalla ricerca di anteriorità.
  • Il parere di brevettabilità Nel considerare la novità, il contenuto di un documento dovrebbe essere considerato in maniera isolata dal contenuto degli altri documenti rilevati
  • Il parere di brevettabilità Un documento è rilevante ai fini di novità rispetto alla mia invenzione se descrive la totalità degli elementi tecnici contenuti nel trovato, nella medesima combinazione
  • Il parere di brevettabilità Se gli elementi dell’invenzione sono presenti nel documento, ma non nella combinazione rivendicata, quella combinazione è nuova.
  • Il parere di brevettabilità Un’invenzione manca di novità se e solo se c’è una completa conformità di caratteristiche tra l’invenzione e il documento anteriore. L’utilizzo di caratteristiche tecniche equivalenti ma non identiche non toglie novità all’invenzione. L’equivalenza andrà valutata con riferimento all’attività inventiva
  • Il parere di brevettabilità - Esempio Esempio di possibile invenzione Gli impianti ad aria compressa sono dotati di valvole di sfiato. Queste spesso sono provviste di dispositivi di silenziamento in materiale poroso che possono essere otturati polvere e sporco provenienti dall’esterno
  • Il parere di brevettabilità - Esempio Soluzione del problema Dispositivo silenziatore comprendente - un involucro (1) collegabile alla valvola da proteggere, - un elemento silenziatore (2) interno all’involucro (1), - un otturatore (3) vincolato ad un elemento elastico (5)
  • Requisiti di brevettabilità NUOVA INVENTIVA (ORIGINALE) ? ? INVENZIONE BREVETTABILE NON CONTRARIA ALL’ORDINE PUBBLICO ED ALLA MORALE (LICEITA’) APPLICABILE INDUSTRIALMENTE
  • Il parere di brevettabilità - Esempio Closest prior art individuata Dispositivo silenziatore comprendente - un involucro (11) collegabile alla valvola da proteggere, - un elemento silenziatore (35) esterno rispetto all’involucro (1), - un otturatore (36) vincolato ad un elemento elastico (51)
  • CONFRONTO INVENZIONE ARTE NOTA INVENZIONE . D1 . Involucro collegabile alla valvola da proteggere OK un elemento silenziatore OK interno all’involucro L’elemento silenziatore è esterno un otturatore vincolato ad un elemento elastico e ad un mezzo di contrasto ok Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 142
  • CONFRONTO INVENZIONE ARTE NOTA Sebbene in D1 siano contenuti tutti gli elementi che definiscono l’invenzione, la loro combinazione è differente, pertanto la valvola descritta è nuova rispetto a D1. Se un’invenzione non è inequivocabilmente ricavabile dagli insegnamenti contenuti in un unico documento, allora l’invenzione è nuova. Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 143
  • Requisiti di brevettabilità INVENTIVA (ORIGINALE) NUOVA ? INVENZIONE BREVETTABILE NON CONTRARIA ALL’ORDINE PUBBLICO ED ALLA MORALE (LICEITA’) APPLICABILE INDUSTRIALMENTE
  • Il test di Attività inventiva Una volta che si sia appurato che l’invenzione è nuova, è necessario verificare se la stessa è «originale» o «inventiva» Un’invenzione presenta il requisito dell’originalità quando non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica, ovvero non è ovvia a una persona esperta del ramo a cui l’invenzione appartiene (tecnico medio del settore). Ha senso verificare la presenza di attività inventiva solo in presenza di novità
  • Il test di Attività inventiva Sorgono pertanto almeno due domande: - Chi è il tecnico medio del settore? - Cosa significa, nella pratica, «risulta in modo evidente dallo stato della tecnica»?
  • Il test di Attività inventiva L’attività inventiva è un requisito più difficile da verificare della novità. L’approccio codificato dall’EPO è quello di utilizzare il «problem and solution approach», che è un test in tre passi utile a determinare, in maniera oggettiva, la presenza o meno di attività inventiva.
  • Problem and solution approach Identificare l’ARTE NOTA PIU’ VICINA Definire il PROBLEMA TECNICO OGGETTIVO verificare se la soluzione fornita dall’invenzione è INDICATA O SUGGERITA nell’arte nota
  • Problem and solution approach 1. Identificare l’arte nota più vicina L’arte nota più vicina è la combinazione di caratteristiche, contenute in un solo documento, che costituisce il punto di partenza più promettente per uno sviluppo ovvio in direzione dell’invenzione. L’arte nota più vicina dovrebbe essere indirizzata alla soluzione dello stesso problema tecnico o per lo meno appartenere allo stesso campo tecnico dell’invenzione
  • Problem and solution approach 2. Definire il PROBLEMA TECNICO OGGETTIVO Il problema tecnico oggettivo è il compito del tecnico medio del settore che deve modificare la closest prior art per ottenere l’invenzione Il problema tecnico oggettivo è definito dagli effetti tecnici causati dalle differenze tra l’invenzione e l’arte nota
  • CONFRONTO INVENZIONE ARTE NOTA INVENZIONE . D1 . Involucro collegabile alla valvola da proteggere OK un elemento silenziatore OK interno all’involucro L’elemento silenziatore è esterno un otturatore vincolato ad un elemento elastico e ad un mezzo di contrasto ok l’otturatore in condizioni di riposo protegge dallo sporco il silenziatore L’otturatore non può proteggere dallo sporco il silenziatore Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 151
  • Problem and solution approach 2. Definire il PROBLEMA TECNICO OGGETTIVO Il problema tecnico oggettivo in questo caso può essere definito come: Fornire un silenziatore per una valvola di scarico che sia protetto dalla polvere quando l’otturatore è nella sua posizione di riposo
  • Problem and solution approach 3. Partendo dall’arte nota più vicina e dal problema tecnico oggettivo verificare se la soluzione fornita dall’invenzione sarebbe stata ovvia per il tecnico del settore Uno sviluppo ovvio generalmente si può trovare in un secondo documento di arte nota nello specifico campo dell’invenzione. L’invenzione è ovvia se l’insegnamento ottenuto dal secondo documento di arte nota avrebbe indirizzato il tecnico medio del settore a modificare o adattare la «closest prior art» per ottenere l’invenzione
  • Problem and solution approach L’invenzione è ovvia se l’insegnamento ottenuto dal secondo documento di arte nota avrebbe indirizzato il tecnico medio del settore a modificare o adattare la «closest prior art» per ottenere l’invenzione D1 D2
  • Problem and solution approach Nel caso di esempio la modifica proposta non è suggerita né indicata dagli ulteriori documenti di anteriorità rilevati D1 D2 D3
  • EPO final opinion
  • Requisiti di brevettabilità NUOVA INVENTIVA (ORIGINALE) INVENZIONE BREVETTABILE NON CONTRARIA ALL’ORDINE PUBBLICO ED ALLA MORALE (LICEITA’) APPLICABILE INDUSTRIALMENTE
  • DOCUMENTI NECESSARI PER UNA DOMDANDA DI BREVETTO DOMANDA Contiene le informazioni necessarie ad indentificare il richiedente, il mandatario e la domanda DESIGNAZIONE Contiene le informazioni necessarie ad indentificare gli DI INVENTORE inventori DESCRIZIONE RIVENDICAZIONI DISEGNI RIASSUNTO Deve descrivere in maniera compiuta l’invenzione permettendo al tecnico del settore che la legga di replicare l’invenzione (enabling disclosure) Definiscono precisamente l’ambito di tutela richiesto Se necessari (in genere si…) Utile a fini bibliografici e di ricerca Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 158
  • Structure of the description • Prior art – Teapot with one spout • Drawback of prior art – Time-consuming • Problem to solve – Reduce filling time • Solution – Provide a second spout • Advantage of the invention – The time needed to fill multiple cups is reduced
  • La Descrizione costituisce una «dichiarazione di scienza» del richiedente il brevetto. • In essa deve essere descritta compiutamente l’invenzione in relazione al problema risolto, e dovrebbero essere discussi uno o più modi di realizzazione della stessa. • Nella descrizione deve essere contenuto e spiegato tutto quanto rivendicato (Le rivendicazioni devono essere «supportate dalla descrizione»)
  • • Le rivendicazioni costituiscono una «dichiarazione di volontà». • In esse deve essere chiaramente definito l’ambito di tutela richiesto per il proprio brevetto. • Dal momento che il brevetto concede un monopolio (seppure temporaneo) i limiti di estensione di questo monopolio devono essere chiaramente definiti
  • STRUTTURA DI UNA RIVENDICAZIONE - Rule 43 EPC The claims shall define the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention. Wherever appropriate, claims shall contain: • (a) a statement indicating the designation of the subject-matter of the invention and those technical features which are necessary for the definition of the claimed subject-matter but which, in combination, form part of the prior art; • (b) a characterising portion, beginning with the expression "characterised in that" or "characterised by" and specifying the technical features for which, in combination with the features stated under sub-paragraph (a), protection is sought.
  • Struttura delle rivendicazioni Le rivendicazioni contengono quindi - un preambolo che definisce l’ambito della tecnica in cui si inserisce l’invenzione - una parte caratterizzante, che definisce il contributo alla tecnica fornito dall’invenzione e per il quale si chiede protezione
  • "A double pipe comprising: an outer pipe; and an inner pipe having a spiral or wavy shape configured to be held by an inner circumferential face of the outer pipe, PREAMBOLO Struttura di una rivendicazione the diameter of the spiral or an amplitude of the wavy shape of the inner pipe is equal to or less than an inner diameter of the undeformed outer pipe; and the outer pipe has locally crushed parts extending inwardly in a diametrical direction to hold the inner pipe at each crushed part." Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano CARATTERIZZANTE characterised in that 164
  • • La protezione è conferita per la parte caratterizzante in abbinamento a tutte le caratteristiche contenute nel preambolo. • E’ evidente quindi che è opportuno inserire nel preambolo «tutte e sole le caratteristiche tecniche strettamente necessarie a realizzare un modo di realizzazione funzionante secondo lo stato dell’arte»
  • Nella parte caratterizzante devono essere inserite le caratteristiche tecniche che: • differenziano l’invenzione dallo stato dell’arte e • producono un effetto utile a risolvere in maniera non ovvia un problema tecnico.
  • RIVENDICAZIONI DIPENDENTI • Il richiedente ha l’interesse di ottenere la protezione più ampia possibile per la propria invenzione. • Per questo motivo si deposita in generale una prima rivendicazione il più ampia possibile
  • Il rischio nel depositare rivendicazioni molto ampie è che durante la fase di esame (o, peggio, in giudizio) venga trovata arte nota non conosciuta all’inventore. In quel caso, se il brevetto ha una sola rivendicazione molto ampia che viene distrutta dall’arte nota trovata, potrebbe non rimanere alcuna protezione.
  • La funzione delle rivendicazioni dipendenti 1 2 3 Arte nota In questo caso l’arte nota è sicuramente invalidante per le rivendicazioni 1 e 2, ma non per la 3 e la 4 4 169
  • Le rivendicazioni indipendenti descrivono l‘invenzione in termini molto generali, in modo da consentire una interpretazione ampia nei procedimenti giudiziari. Le rivendicazioni dipendenti invece descrivono specifici modi di realizzazione dell’invenzione che l’inventore considera economicamente attrattivi.
  • Processo di stesura di una rivendicazione 1 • Identificare l’invenzione e le anteriorità rilevanti 2 • Scomporre l’invenzione in elementi, ed evidenziare le relazioni tra gli elementi 3 • Identificare la funzione svolta da ciascun elemento 171
  • Processo di stesura di una rivendicazione 4 5 6 • Verificare la presenza di ciascun elemento in ciascun documento di arte nota • Identificare l’arte nota più vicina (quella che ha in comune il maggior numero di elementi con l’invenzione) • Scrivere una prima volta il preambolo della rivendicazione, inserendo tutti gli elementi in comune tra l’invenzione e l’arte nota 172
  • Processo di stesura di una rivendicazione 7 • Scrivere una prima volta la parte caratterizzante della rivendicazione inserendo tutti gli elementi/caratteristiche presenti nell’invenzione ma non nell’arte nota 173
  • TABELLA DI LAVORO INVENZIONE Elemento tecnico D1 ARTE NOTA D2 D3
  • La tutela giudiziaria dei brevetti • L’azione giudiziaria a tutela delle privative sui brevetti viene definita “azione di contraffazione”. • Per contraffazione si intende l’uso non autorizzato, da parte di terzi, dell’invenzione brevettata. • Dal punto di vista processuale la legge stabilisce una presunzione di validità per il brevetto e, dunque, esonera il titolare - che agisce per contraffazione - dall’onere di provare tale validità. Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata
  • Le misure cautelari L’azione di contraffazione può essere preceduta dalle misure cautelari:  Descrizione  Sequestro  Inibitoria La loro concessione può essere condizionata al versamento di una cauzione a carico del ricorrente, oltre che all’accertamento del fumus boni iuris e del periculum in mora. Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata
  • La descrizione • E’ rivolta all’acquisizione della prova della contraffazione, soprattutto in relazione alle invenzioni di procedimento, quando cioè tale prova non è desumibile dal prodotto finale. • E’ eseguita dall’Ufficiale giudiziario, con l’ausilio di periti e mezzi tecnici (fotografici). • Ha lo scopo di descrivere gli oggetti lesivi delle privative del titolare. Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata
  • Il sequestro • Ha lo scopo di impedire la circolazione del prodotto in contraffazione, mediante l’affidamento in custodia allo stesso proprietario o detentore. • Possono essere oggetto di sequestro:  gli oggetti costituenti violazione del diritto  i mezzi per la loro produzione  gli elementi di prova Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata
  • L’inibitoria (cautelare) • Scopo dell’inibitoria cautelare è quello di inibire al contraffattore:  la fabbricazione  il commercio  l’uso dei prodotti coperti da brevetto • Può essere richiesta prima o durante il giudizio di merito. Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata
  • Le sanzioni Le principali sanzioni previste in caso di accertamento della contraffazione sono:  L’inibitoria  Il risarcimento del danno  Sanzioni secondarie Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata
  • L’inibitoria (sanzione) • L’inibitoria consiste nell’ordine di cessare (o non riprendere, qualora interrotto) il comportamento lesivo del diritto di cui si chiede la tutela. • L’inibitoria prescinde dal dolo o dalla colpa del contraffattore. • L’inosservanza di tale provvedimento comporta l’applicazione di una sanzione penale. • Nel pronunciare l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. I prodotti realizzati con la condotta illecita possono essere (alternativamente), secondo le disposizioni del giudice:  rimossi o distrutti  assegnati in proprietà al titolare del brevetto  sequestrati, a spese del contraffattore, per la durata del brevetto  aggiudicati al titolare del brevetto mediante il versamento di una somma Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata
  • Il risarcimento del danno • Il risarcimento del danno sottende il dolo o la colpa del contraffattore e la esistenza di un danno nei confronti del soggetto leso. • Tra i criteri utilizzati dalla giurisprudenza per la quantificazione del danno vanno menzionati: il canone di licenza ed il mancato utile netto. Esso può essere determinato anche in via equitativa. • E’, inoltre, prevista la possibilità dell’emissione di una condanna generica, cui è sottesa la prova ontologica del danno e che rimette la quantificazione ad un futuro giudizio. Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata
  • Sanzioni secondarie • La pubblicazione della sentenza di contraffazione o del dispositivo a spese del convenuto. • La c.d. condanna in futuro, e cioè il pagamento di una somma per l’ipotesi di mancata cessazione o ripresa della contraffazione. Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata
  • Diritti nascenti dall’invenzione • Diritto ad essere riconosciuto autore: – Morale – Inalienabile – Privo di contenuto patrimoniale • Diritto al brevetto (= legittimazione alla domanda di brevetto): – Patrimoniale – Alienabile – Diritto di/sul brevetto (= diritto esclusivo all’utilizzo dell’invenzione): – Patrimoniale – Alienabile 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 184
  • Brevettazione del non avente diritto A) Brevetto già concesso al non avente diritto: Il vero inventore non può presentare domanda di brevetto ma: Far valere la nullità del brevetto Rivendicare il brevetto = ottenerne il trasferimento a proprio nome 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 185
  • Invenzione di gruppo • Invenzione realizzata da più operatori che lavorano insieme sulla base di un progetto unitario • Art. 6 CPI: i diritti nascenti da un’invenzione di gruppo spettano a tutti i coinventori e sono disciplinati, salvo patto contrario, dalle norme sulla comunione, in quanto compatibili 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 186
  • Invenzione di gruppo e diritto al brevetto • Decisione se brevettare o meno > maggioranza dei coinventori • Domanda presentata da uno solo o dalla minoranza dei coinventori senza menzionare gli altri o senza consenso: domanda del non avente diritto? 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 187
  • Invenzione di gruppo e gestione dei diritti di brevetto • Presunzione (relativa) di eguaglianza delle quote • Libera cedibilità delle quote • Diritto di prelazione 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 188
  • Invenzione di gruppo e cessione dei diritti di brevetto • Licenze non esclusive: maggioranza dei 2/3 • Licenze esclusive: unanimità 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 189
  • Invenzione del lavoratore subordinato - Art. 64 CPI • Diritto (morale) ad essere riconosciuto autore > dipendente • Diritto (patrimoniale) al rilascio del brevetto > azienda • Remunerazione per il dipendente – Invenzione di servizio – Invenzione d’azienda – Invenzione occasionale 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 190
  • Invenzione di servizio - Art. 64 CPI • L’attività inventiva è prevista come oggetto della prestazione lavorativa • Per tale attività è prevista apposita remunerazione  Al Datore di lavoro: Spetta il diritto (patrimoniale) al rilascio del brevetto  Al Dipendente: Nessun diritto patrimoniale 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 191
  • Invenzione d’azienda - Art. 64 CPI • L’invenzione è realizzata in esecuzione di un rapporto di lavoro ma … • L’attività inventiva non è prevista come oggetto del rapporto di lavoro = manca un nesso funzionale tra l’attività prevista e l’invenzione 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 192
  • Invenzione d’azienda - Art. 64 CPI  Al datore di lavoro: Diritto (patrimoniale) al rilascio del brevetto  Al dipendente Spetta un equo premio, in base a: • • • • 20/09/2013 Importanza dell’invenzione Retribuzione percepita dal dipendente Tipo di attività del dipendente Contributo dell’organizzazione aziendale Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 193
  • Invenzione occasionale - Art. 64 CPI • Pur rientrando nel campo di operatività dell’azienda … • … non ha alcun rapporto con l’attività del dipendente 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 194
  • Invenzione occasionale - Art. 64 CPI  Al dipendente: Diritto (patrimoniale) al rilascio del brevetto  Al datore di lavoro Spetta un diritto di opzione su: • Acquisto del brevetto • Concessione di una licenza • Diritto al rilascio di brevetti stranieri 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 195
  • Invenzioni dei ricercatori • Legge n. 383/2001 Nuove regole sulla titolarità dei diritti brevettuali per invenzioni industriali Art. 7 Modificazioni al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127: dopo l’art. 24 è inserito l’art. 24-bis • Codice della Proprietà Industriale Art. 65 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 196
  • Invenzioni dei ricercatori - Art. 65 CPI 1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione. 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 197
  • Invenzioni dei ricercatori - Art. 65 CPI 2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci. 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 198
  • Invenzioni dei ricercatori - Art. 65 CPI 3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del 50% per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il 30% dei proventi o canoni. 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 199
  • Invenzioni dei ricercatori - Art. 65 CPI 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore. 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 200
  • I contratti di ricerca • Contratti mediante i quali un soggetto (committente) affida dietro compenso lo svolgimento dell’attività inventiva a lavoratori autonomi o a gruppi organizzati di ricercatori • Contratti atipici (appalto, contratto d’opera, misto, altro) 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 201
  • I contratti di ricerca a committenza privata • La commessa proviene da un soggetto privato che intende utilizzare i risultati dell’attività di ricerca • Il diritto ad essere riconosciuto inventore spetta sempre al ricercatore o al gruppo di ricercatori • Il diritto al rilascio del brevetto è di solito attribuito al committente, che sostiene i costi della brevettazione • Clausole contrattuali possono prevedere una distribuzione dei ricavi derivanti dallo sfruttamento del brevetto: – Diritto di ottenere una licenza a condizioni particolarmente favorevoli (clausola della licenza) – Diritto di ottenere una % degli introiti (clausola del tasso di partecipazione agli utili) 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 202
  • La circolazione dei diritti al brevetto e dei diritti di brevetto 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 203
  • Diritti trasferibili • Art. 2598 c.c. I diritti nascenti dalle invenzioni, tranne il diritto ad esserne riconosciuto autore, sono trasferibili (inter vivos o mortis causa) Cosa è trasferibile: • Diritto al rilascio del brevetto • Diritti di privativa derivanti dal rilascio del brevetto: – Cessione – Licenza 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 204
  • Cessione di brevetto • Il titolare del brevetto si spoglia della titolarità dell’attestato a favore di un altro soggetto attraverso un atto traslativo: – Vendita – Permuta – Donazione 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 205
  • Licenza di brevetto • Il titolare del brevetto (licenziante), pur conservandone la titolarità, concede ad un altro soggetto (licenziatario) l’autorizzazione all’utilizzo dell’invenzione verso il pagamento di un corrispettivo (royalty). 20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 206