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De rico gingras_présentation abc-quebec 2011-02-22 si
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De rico gingras_présentation abc-quebec 2011-02-22 si

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  • 1. Section Information, télécommunications et propriété intellectuelle La protection des marques de commerce  sur InternetJean‐François De Rico, avocat , associé Langlois Kronström Desjardins sencrlPatrick Gingras, avocat et agent de marques de commerce,  Ministère de la Justice du Québec
  • 2. Le contenu de cette présentation et les opinions  exprimées n’engagent que leur auteur.Elles ne constituent pas nécessairement celles de  LKD, du ministère de la Justice ou du gouvernement du Québec.
  • 3. Les marques de  commerce
  • 4. La dénomination socialeLa Régie de l’assurance maladie du Québec c. Patrice Drolet/Logiciels Info-Data Inc., litige n°D2008-1991, Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI,http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2008/d2008-1991.htmlLe Ministre du Revenu du Québec c. Le mouvement d’aide aux victimes de la crise d’Oka(MAVCO), litige n° DCA1189-CIRA, British Columbia International Commercial Arbitration Centre,www.cira.ca/assets/Uploads/00144-revenuquebec.ca.pdf 4
  • 5. La confusion (art. 6)« Les décisions Pink Panther et Lexus de la Cour d’appel fédérale ne doivent pas être suivies dans lamesure où elles laissent croire que, pour qu’il y ait confusion, il faut « une certaine ressemblance ouun certain lien avec les marchandises en question », c.‐à‐d. avec les marchandises visées par lademande d’enregistrement d’une marque de commerce. La ressemblance n’est manifestement pasune exigence prévue à l’art. 6. Au contraire, en ajoutant à la loi les termes « que ces marchandisesou ces services soient ou non de la même catégorie générale », le législateur a exprimé sonintention, non seulement de ne pas exiger une « ressemblance » avec les marchandises et servicesparticuliers en cause, mais encore de ne pas exiger que les marchandises ou services commercialiséspar l’opposante en liaison avec sa marque et les marchandises ou services commercialisés par larequérante en liaison avec la marque visée par sa demande appartiennent à la même catégoriegénérale. La notoriété d’une marque célèbre peut passer d’une gamme de produits à une autre alorsqu’une marque moins connue serait limitée à ses marchandises ou services traditionnels. Il fautjuger chaque situation en considérant l’ensemble de son contexte factuel. La différence entre lesmarchandises ou les services ne constitue pas un « atout propre à éliminer » les autres facteurs, maisla notoriété de la marque non plus. C’est l’ensemble des circonstances qui déterminera le poids àaccorder à chacun des facteurs. Dans le cas où l’emploi de la nouvelle marque aurait pour effet decréer de la confusion sur le marché, son enregistrement devrait être refusé, « que ces marchandisesou ces services soient ou non de la même catégorie générale » (par. 6(2)). [63‐65] [69‐72] »Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc., 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772 5
  • 6. Ce que l’on ne peut enregistrer (art. 12)• Quelques exemples: – Marque constituée d’un mot n’étant principalement que le nom ou le nom de famille d’un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes – Marque qui donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d’origine de ces marchandises ou services – Marque constituée du nom, dans une langue, de l’une des marchandises ou de l’un des services à l’égard desquels elle est employée, ou à l’égard desquels on projette de l’employer – Marque qui crée de la confusion avec une marque de commerce déposée – Marques interdites 6
  • 7. L’obtention des droits sur une marque• Territoriaux• Limités dans le temps, mais renouvelables – 15 ans• S’obtiennent – Par l’enregistrement de la marque auprès d’une autorité compétente • Canada – Office de la propriété intellectuelle du Canada • États‐Unis ‐ United States Patent and Trademark Office – Par l’emploi de la marque (Common Law) 7
  • 8. Enregistrée versus non‐enregistrée• Inscrite au Registre des marques de commerce – Base de données sur les marques de commerce canadiennes ‐ http://www.ic.gc.ca/app/opic‐cipo/trdmrks/srch/tmSrch.do?lang=fra• Droit exclusif dutiliser la marque dans tout le Canada• Preuve prima facie du droit de propriété 8
  • 9. • L’emploi d’une marque• Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est : – apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées (l’emballage); – si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point quavis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.• Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans lexécution ou lannonce de ces services. 9
  • 10. Nom de domaine  Qu’est‐ce que c’est ? IPv4 :  74.125.227.16 IPv6 : 2001:0db8:0000:85a3: www.google.com 0000:0000:ac1f:8001
  • 11. Quelques caractéristiques• Divers niveaux de domaine: – 1er : codes de pays (.ca, .fr, .us, etc.) versus génériques  (.com, .net., .org, etc.); – 2e, 3e, etc.• 1er arrivé, 1er servi• 1 seul nom de domaine par domaine de 1er niveau
  • 12. Quelques caractéristiques (2)• Nom accentué (www.bonjourquébec.com)• Autres langues/symboles• Exigence de présence;• Coût, durée, anonymat…
  • 13. Comment l’obtenir?… ……
  • 14. On s’engage notamment à … 8. The Registrant shall not, directly or indirectly, through registration or use of its Domain Name or otherwise: 8.1 violate or contribute to the violation of the intellectual property rights or other rights of any other Person; 8.2 defame or contribute to the defamation of any other Person; or 8.3 unlawfully discriminate or contribute to the unlawful discrimination of any other Person;.6. DOMAIN NAME DISPUTE POLICY. If you reserved or registered a domain namethrough us, you agree to be bound by ICANNs Uniform Domain‐Name Dispute‐Resolution Policy (the "ICANN UDRP" and others as applicable) that are incorporatedherein and made a part of this Agreement by reference. The current version of theICANN UDRP may be found at ICANNs Web site:http://www.icann.org/udrp/udrp.htm. Please take the time to familiarize yourselfwith that policy. http://www.internic.ca/TermsAndConditions.aspx
  • 15. Choisir et protéger ses noms de domaine
  • 16. Une porte d’entrée sur l’Internet• www.business.com +/‐ 7 000 000$ (1999)• www.porn.com +/‐ 9 500 000$ (2007)• www.fund.com +/‐ 10 000 000$ (2008)• www.toys.com +/‐ 5 000 000$ (2009)• www.insure.com +/‐ 16 000 000$ (2009)• www.sex.com 13 000 000$ (2010)
  • 17. Average Sales Price Average Sales Price Average Sales Price Average Sales Price Average Sales Price TLD Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Domain Sales Price.com 2,582 USD 2,373 USD 2,401 USD 2,511 USD Jerusalem.com 510,000 USD.net 1,467 USD 1,175 USD 1,673 USD 1,675 USD Lottery.net 220,000 USD.org 2,085 USD 3,376 USD 1,135 USD 2,763 USD Angels.com 200,000 USD.biz 3,377 USD 1,224 USD 694 USD 1,054 USD Sec.de 136,850 EUR.info 729 USD 877 USD 638 USD 926 USD Idol.com 120,000 EUR Average Sales Average Sales Average Sales Average Sales RedWine.com 150,000 USDccTLD Price Q4 2009 Price Q1 2010 Price Q2 2010 Price Q3 2009 E.co 81,000 USD.de 3,283 USD 2,283 USD 1,999 USD 1,449 USD AirTickets.com 80,000 USD.at 1,610USD 1,693 USD 1,383 USD 1,057 USD Devisen.de 55,930 EUR.fr 5,122 USD 11,382 USD 2,466 USD 4,819 USD OutdoorLiving.co 68,000 USD.es 2,001 USD 1,360 USD 1,725 USD 1,093 USD m.co.uk 850 USD 523 USD 909 USD 1,532 USD.eu 1,009 USD 1,436 USD 802 USD ---- USD http://www.sedo.com Valeur au 3e trimestre de 2010 : • .COM ‐ 2 511$ • .NET ‐ 1 675$ •.ORG ‐ 2 736$ 
  • 18. Une valeur basée sur …• Conformité, en tout ou en partie, à une  marque de commerce;• Confusion avec une marque de commerce; mikerowesoft.com
  • 19. Une valeur basée sur … (2)• Nom de domaine lui‐même : – Réception de pourriels; – « .com »; – Longueur; – Ne comprend pas de « ‐ »; – Erreur d’orthographe; – Singulier/Pluriel; – Préfixe; – Générique.• Référencement, achalandage, revenus, etc.
  • 20. Certains critères à considérer• Conforme à sa marque de commerce et … les  autres (confusion): – Similitude orthographique ou phonétique, marque  abrégée; – Traduction; – Internationalisé; – Utilisation d’un préfixe, d’un nom géographique, dun  terme générique; – Péjoratif; – Nom d’une personne.
  • 21. Le nom d’une personne
  • 22. Les critères (2)• Les domaines de 1er niveaux  (génériques et codes de pays);• Considérer aussi l’argent disponible, la durée  des enregistrements et … le référencement.
  • 23. Comment agir stratégiquement  en cas dusurpation?
  • 24. Peut survenir à la suite …• D’un oubli d’enregistrer le nom de domaine en  temps opportun• D’un conflit avec une marque de commerce  déjà existante
  • 25. Peut survenir à la suite … (2)• D’un oubli quant au renouvellement du nom  de domaine (information fausse ou invalide,  etc.)• De la décision de ne pas renouveler le nom de  domaine
  • 26. Contestation• Tribunaux de droit commun – Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T‐13);• Centres d’arbitrage en ligne – Notamment les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine : 1. Similitude entre le nom de domaine et la marque de commerce; 2. Détenteur na aucun droit ni aucun intérêt légitime; et 3. Enregistré et utilisé de mauvaise foi.
  • 27. http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm Arbitrage AsianDNDRC… CzechACID Domain Name Registration… Agreement […] 4. Dispute Resolution Policy You agree to be bound by our current Dispute Resolution Policy. This policy is incorporated herein and made a part of this Agreement. You can view the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy online. […]
  • 28. Quoi faire ? Arbitrage Tribunal• Mise en demeure; • Mise en demeure;• Plainte en vertu des • Recours en vertu de la  principes applicables Loi sur les marques de  (3 critères) auprès d’un commerce; centre reconnu;• Communication de la • Signification de la  décision à l’unité décision à l’unité  d’enregistrement et d’enregistrement et  transfert. transfert.
  • 29. Avantages/inconvénients Nom de domaine Transfert• Défendeur situé à  Oui Non l’étranger « walmartcanadasucks.com » « fucknetscape.com »• « Magasinage » du  forum et nouvel essai « wallmartcanadasucks.com »• Res judicata (autorité de la  « guinnessreallyreallysucks.com » chose jugée) burlingtonkillfactory.com » « fidelitybrokerageinvestmentsfraud. com » « fidelityinvestmenttheft.com »
  • 30. Avantages/inconvénients (2)• Preuve;• Rapidité;• Coût;• Réparation demandée (transfert, dommages‐intérêts,  etc.).
  • 31. Référencement et marques de commerce
  • 32. Loi sur les marques de commerce 7. Nul ne peut : a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l’entreprise, les marchandises ou les services d’un concurrent; b) appeler l’attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre; c) faire passer d’autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés; (…)
  • 33. Référencement et marques de commerce• Chocolat Lamontagne inc. c. Humeur Groupe‐conseil  inc., 2010 QCCS 3301 (CanLII)• Private Career Training Institutions Agency v.  Vancouver Career College (Burnaby) Inc., 2011 BCCA  69 (CanLII)• Google France SARL /Louis Vuitton Malletier SA ,  C.J.E.• LOréal e.a. / eBay, C.J.E.
  • 34. Chocolat Lamontagne inc. c. Humeur Groupe‐conseil inc., (2010‐07‐20)• fabrication et vente de chocolat, quelle offre à des consommateurs qui veulent généralement se procurer du financement.• plusieurs marques de commerce utilisée lexploitation de son entreprise.• site Internet pour la promotion de ses produits et services.• reproche à une compétitrice, davoir utilisé sa marque de commerce auprès du moteur de recherche de Google pour détourner sa clientèle vers son site Internet, ce qui constitue, selon elle, une forme de concurrence déloyale et illégale (article 7 b de la Loi sur les marques de commerce )
  • 35. Chocolat Lamontagne inc. c. Humeur Groupe‐conseil inc., (2010‐07‐20)« [125] La façon dutiliser Google AdWords, telle que faite par ladéfenderesse, pour safficher comme concurrente de la demanderesseaux internautes qui recherchent le site de cette dernière ne constitue pas,selon le Tribunal, une forme de concurrence déloyale qui la rendraitfautive à son endroit et justifierait loctroi de dommages à celle‐ci.[126] Lorsquune telle offre ne comporte rien de déloyal, linternaute faitun choix qui résulte de sa volonté, et lannonceur ne peut être fautifdavoir créé loccasion dêtre rejoint, comme en lespèce.[127] Les principes généraux de concurrence qui prévalent au paysninterdisent pas, selon le Tribunal, doffrir à linternaute qui recherche delinformation de se voir offrir loccasion daccéder à dautres informationsà propos dune société concurrente à celle quil cherche. »
  • 36. Private Career Training Institutions Agency v.  Vancouver Career College (Burnaby) Inc. (2011‐02‐11)Appellant’s Bylaw 29(1) : An institution must not engage in advertising or make a representation that is false, (…) has  the capability, tendency or effect of deceiving  or misleading a consumer.
  • 37. Private Career Training Institutions Agency v.  Vancouver Career College (Burnaby) Inc. • 1ere instance: The judge refused the injunction because he concluded the appellant had not satisfied him that the respondents’ use of their competitor’s names was misleading or was likely to mislead. He held it akin to a business paying to have its name placed next to a competitor’s name in the Yellow Pages of a telephone book.
  • 38. Cour d’appel (BC) • These propositions seek to analyze the legal implications of the use of modern technology with practice and technology that bears no resemblance to it. The Yellow Pages are based on topics, not names. The white pages contain names, but no choices. An Internet page gives choices, names and topics. It is information technology carried far beyond the traditional.
  • 39. Distinction“[31] In my view, cases that deal withconfusion in the trade‐mark context are not ofassistance in this case.[38] It is important to understand what thiscase concerns. It is not a dispute overintellectual property and the result should notbe considered in that context.”
  • 40. Jurisprudences américainesRescuecom Corp. v. Google Inc. 562 F.3d 123 (2nd Cir. 2009) Court of Appeals for the Second Circuit :Recommending a trademark for  keyword advertising = commercial use of the trademark,  Could constitute trademark infringement.J.G. Wentworth SSC Ltd v. Settlement Funding LLC d.b.a. Peachtree  Settlement Funding No. 06‐0597 (E.D. Pa. Jan. 4, 2007)  use of the competitor’s trademarks was entirely behind the scenes. trademarks were never displayed in search results or ad copy. consumers never have a chance to confuse the defendant’s services or  links for those of the plaintiff.
  • 41. Google France SARL /Louis Vuitton Malletier SA (origine: France) (2010‐03‐23)(…)lorsque l’internaute introduit une marque en tant que mot de recherche, le site d’accueil et promotionnel du titulaire de ladite marque va apparaître dans la liste des résultats naturels et cela, normalement, sur l’un des premiers rangs de cette liste. Cet affichage  a pour conséquence que la visibilité pour l’internaute des produits ou services du titulaire de la marque est garantie, indépendamment de la question de savoir si ce titulaire réussit ou non à faire également afficher, sur l’un des premiers rangs, une annonce dans la rubrique «liens commerciaux(…) il convient de conclure que l’usage d’un signe identique à une marque d’autrui dans le cadre d’un service de référencement (…) n’est pas susceptible de porter atteinte à la fonction de publicité de la marque.
  • 42. Le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot clé identique à ladite marque dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui‐ci ou, au contraire, d’un tiers.Le prestataire d’un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui‐ci, ne fait pas un usage de ce signe 
  • 43. LOréal e.a. / eBay (Conclusions de lavocat général)  (origine: Royaume Uni) (2010‐12‐11) Pour attirer de nouveaux clients, eBay a acheté des mots clés, tels que des  noms de marques très connues, auprès de services payants de  référencement sur Internet (AdWords de Google).  L’utilisation d’un mot clé sélectionné dans le moteur de recherche  déclenche l’affichage d’une annonce et d’un lien commercial menant  directement vers la place de marché électronique d’eBay. •
  • 44. LOréal e.a. / eBay (Conclusions de lavocat général)  (origine: Royaume Uni) (2010‐12‐11)L’usage des marques litigieuses en tant que mots‐clés par eBay n’aboutit pas nécessairement à induire les consommateurs en erreur quant à l’origine des produits proposés. (…)  La fonction de la marque consistant à indiquer l’origine du produit n’est pas susceptible d’être compromise. Si l’usage incriminé par le titulaire de la marque consiste en l’affichage du signe sur le site Internet d’un exploitant d’une place de marché électronique plutôt que dans un lien commercial d’un moteur de recherche, il peut être considéré comme un usage de la marque des produits non pas par l’exploitant de la place de marché, mais par les utilisateurs de celle‐ci.
  • 45. Indexation de sites web 
  • 46. Merci!Jean‐François De Rico, avocat, associé Langlois Kronström Desjardins sencrl418.650.7923jean‐francois.derico@lkd.caPatrick Gingras, avocat et agent de marques de commerce,  Ministère de la Justice du Québec418.649.2400Patrick.Gingras@mri.gouv.qc.ca

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