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DETERMINACIÓN DE LA NORMATIVA                    INTERNACIONAL RELEVANTE                     Diseños                     ...
2. Eficacia directa de                    dicha normativainfo@inmentor.netwww.inmentor.net
EFICACIA DIRECTA                    Requisitos para la eficacia directa de tratados                    internacionales (ST...
EFICACIA DIRECTA                    Eficacia y aplicabilidad del CUP                        Norma en vigor y publicada of...
EFICACIA DIRECTA                    Eficacia y aplicabilitat del acuerdo ADPIC                        Norma en vigor y pu...
EFICACIA DIRECTA                    Eficacia y aplicabilidad de los demás tratados                    internacionales     ...
3. Aplicación a                    conflictos en España –                    casos prácticosinfo@inmentor.netwww.inmentor....
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Aproximación a la normativa relevante en caso de conflictos entre las principales herramientas de propiedad industrial.
Determinación de la normativa internacional relevante - Eficacia directa de dicha normativa - Aplicación a conflictos en España: casos prácticos

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NORMATIVA INTERNACIONAL Y SU APLICACIÓN A CONFLICTOS DE MARCAS, PATENTES Y DISEÑOS�

  1. 1. NORMATIVA INTERNACIONAL Y SU APLICACIÓN A CONFLICTOS DE MARCAS, PATENTES Y DISEÑOS Montserrat García – Moncó Fuente Abogadainfo@inmentor.netwww.inmentor.net
  2. 2. PUNTOS A TRATAR 1. Determinación de la normativa internacional relevante. 2. Eficacia directa de dicha normativa. 3. Aplicación a conflictos en España – casos prácticos.info@inmentor.netwww.inmentor.net
  3. 3. 1. Determinación de la normativa internacional relevanteinfo@inmentor.netwww.inmentor.net
  4. 4. DETERMINACIÓN DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL RELEVANTE  Hay que distingir dos tipos de textos: 1. Textos de ámbito general – distintas modalidades de DPI. 2. Textos de ámbito sectorial – una única modalidad de DPI.info@inmentor.netwww.inmentor.net
  5. 5. DETERMINACIÓN DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL RELEVANTE  Textos de ámbito general: 1. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP) firmado el 20 de marzo de 1883. 2. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual vinculados con el Comercio (Acuerdo ADPIC) firmado el 15 de abril de 1994.info@inmentor.netwww.inmentor.net
  6. 6. DETERMINACIÓN DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL RELEVANTE  CUP:  174 miembros  Acuerdo administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).  Contiene normas generales o comunes a todas las modalidades de DPI y también normas específicas de marcas, patentes y diseños.  Principios fundamentales: I. Trato nacional (art. 2 y 3 CUP) II. Prioridad unionista (art. 4 CUP)info@inmentor.netwww.inmentor.net
  7. 7. DETERMINACIÓN DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL RELEVANTE  CUP  Reglas comunes de derecho sustantivo:  Patentes  Independencia de las patentes (art. 4bis CUP)  Derecho del inventor a constar como tal en la patente (art. 4 ter CUP)  Marcas  Uso obligatorio de las marcas (art. 5 c CUP)  Independencia de las marcas (art. 6 CUP)  Protección de las marcas notorias no registradas (art. 6bis CUP)  Protección de los nombres comerciales sin obligación de registro (art. 8 CUP)  Diseños  Obligación de los estados de proteger los diseños (art. 5 quinquies CUP)info@inmentor.netwww.inmentor.net
  8. 8. DETERMINACIÓN DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL RELEVANTE  Acuerdo ADPIC  158 miembros  Acuerdo de mínimos que comprende todas las modalidades de derechos de propiedad industrial e intelectual.  Extiende las obligaciones previstas en los art. 1-12 y 19 CUP a todos los miembros OMC (art. 2 Acuerdo ADPIC).  Principios fundamentales I. Trato nacional (art. 3 Acuerdo ADPIC). II. Trato de nación más favorecida (art. 4 Acuerdo ADPIC).info@inmentor.netwww.inmentor.net
  9. 9. DETERMINACIÓN DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL RELEVANTE  Acuerdo ADPIC  Reglas de derecho sustantivo:  Marcas:  Introducción de causas justificativas de la falta de uso de la marca (art. 19 Acuerdo ADPIC).  Se refuerza la protección de las marcas notorias (art. 16 Acuerdo ADPIC).  Diseños:  Obligación de proteger los diseños nuevos o originales (art. 25 Acuerdo ADPIC).  Patentes:  Principio de no discriminación (art. 27 Acuerdo ADPIC).  Protección de la materia existente (art. 70.2 ADPIC) – eficacia de reivindicaciones de productos químicos o farmacéuticos en patentes solicitadas antes del 7 de octubre de 1992 y concedidas antes de la fecha deinfo@inmentor.net aplicación del ADPIC en España.www.inmentor.net
  10. 10. DETERMINACIÓN DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL RELEVANTE  Textos de ámbito sectorial:  Marcas:  Sistema de Madrid de registro de Marcas  Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas de 14 de abril de 1891.  Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas de 27 de junio de 1989.  Tratados paralelos e independientes.  88 miembros: 56 adheridos al Arreglo y 88 adheridos al Protocolo.  1 Sol. Internacional – procedimientos nacionales de concesión- conjunto de registros nacionales de marcainfo@inmentor.net en los países designados.www.inmentor.net
  11. 11. DETERMINACIÓN DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL RELEVANTE  Patentes  Tratado de Cooperación en Materia de Patentes firmado el 19 de junio de 1970 (PCT)  146 miembros  1 Sol. Internacional – procedimientos nacionales de concesión – conjunto de patentes nacionales.  Relación con el Convenio de la Patente Europea de 5 de octubre de 1973:  1 Sol. Europea– procedimiento uniforme de concesión – conjunto de patentes nacionales.info@inmentor.netwww.inmentor.net
  12. 12. DETERMINACIÓN DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL RELEVANTE  Diseños  Sistema de la Haya de registro internacional  Arreglo de La Haya sobre el depósito internacional de dibujos y modelos industriales de 6 de noviembre de 1925.  60 miembros.  ACTA DE LONDRES 1934  Depósito meramente declarativo.  Duración máxima de los derechos: 15 años.  En suspenso desde el 1 de enero de 2010.info@inmentor.netwww.inmentor.net
  13. 13. DETERMINACIÓN DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL RELEVANTE  Diseños  ACTA DE LA HAYA 1960  Efectos de registro en cada uno de los países designados.  Plazo de 6 meses para denegar la protección.  Duración máxima de los derechos: 10 años.  España no lo ha firmado.  ACTA DE GINEBRA 1999  Efectos de registro en cada uno de los países designados.  Plazo de 12 meses para denegar la protección.  Duración de los derechos: 5 (renovables en períodosinfo@inmentor.net succesivos de 5 años hasta un mínimo de 15 años).www.inmentor.net
  14. 14. 2. Eficacia directa de dicha normativainfo@inmentor.netwww.inmentor.net
  15. 15. EFICACIA DIRECTA Requisitos para la eficacia directa de tratados internacionales (STS de 10 marzo de 1998): 1. Entrada en vigor internacional. 2. Publicación oficial de la norma. 3. Naturaleza auto-ejecutiva de sus disposiciones (redacción clara y precisa, sin necesidad de desarrollo reglamentario).info@inmentor.netwww.inmentor.net
  16. 16. EFICACIA DIRECTA Eficacia y aplicabilidad del CUP  Norma en vigor y publicada oficialmente en España (asimilación casi plena de su contenido por la normativa nacional).  Disposiciones auto-ejecutivas y no auto-ejecutivas (ej: disposiciones sobre diseños).  Invocación puntual en litigios (normalmente como complemento de la normativa nacional o comunitaria de propiedad industrial).info@inmentor.netwww.inmentor.net
  17. 17. EFICACIA DIRECTA Eficacia y aplicabilitat del acuerdo ADPIC  Norma en vigor y publicada oficialmente en España (incidencia menor en la legislación española de marcas, patentes y diseños).  Disposiciones auto-ejecutivas y no auto-ejecutivas.  En los últimos años ha augmentado su invocación en litigios (normalmente como complemento de la normativa nacional o comunitaria de propiedad industrial).info@inmentor.netwww.inmentor.net
  18. 18. EFICACIA DIRECTA Eficacia y aplicabilidad de los demás tratados internacionales  Normas en vigor.  Publicación oficial de dichas normas en España.  Disposiciones auto-ejecutivas (ej: efectos de la solicitud internacional).  Aplicabilidad casi nula.info@inmentor.netwww.inmentor.net
  19. 19. 3. Aplicación a conflictos en España – casos prácticosinfo@inmentor.netwww.inmentor.net
  20. 20. APLICACIÓN A CONFLICTOS DE MARCAS, PATENTES Y DISEÑOS Aplicación en España del CUP - Nombres comerciales  STS de 16 de julio 2009 (Azdi. 2009/5493)  Hechos: CORPORACIÓN CHURRO MANÍA C.A. interpuso demanda contra CHURROMANÍA, S.L. por infracción de nombre comercial venezolano.  Juzgado de 1ª Instancia: estimación de la demanda.  AP: desestimación del recurso de apelación.  TS:  Estimación del recurso de casación.  Se invocan como infringidos, entre otros, los art. 2 y 8 CUP.  El art. 8 CUP tan sólo señala que no debe exigirse el registro para proteger el nombre comercial.  Del art. 2 CUP resulta que debe darse igual trato al nombre comercial extranjero que al nombre comercial nacional.  El nombre comercial extranjero cuenta con la protección que le confiere el CUP, siempre que se haya usado el nombre en el país en que se pretende la protección (no es suficiente el uso en otro país).  Supone un importante cambio jurisprudencial sobre esteinfo@inmentor.net tema.www.inmentor.net
  21. 21. APLICACIÓN A CONFLICTOS DE MARCAS, PATENTES Y DISEÑOS Aplicación en España del CUP - Marcas  STS de 26 de febrero 2009 (Azdi. 2009/1518)  Hechos: TEQUILA SAUZA, S.A interpuso demanda contra SALAS Y SIRVENT, S.L. por infracción de la marca HORNITOS, al mismo tiempo que se solicitaba su anulación.  Juzgado de 1ª Instancia: desestimación de la demanda.  AP: desestimación del recurso de apelación.  TS:  Desestimación del recurso de casación.  Aplicación directa del art. 6bis CUP - norma auto- ejecutiva al establecer un supuesto de hecho y vincular al mismo consecuencias jurídicas.  No concurre uno de los requisitos del art. 6bis CUP relativo a la acción de nulidad y es la notoriedad de la marca en el país del registro que se pretende anular.info@inmentor.netwww.inmentor.net
  22. 22. APLICACIÓN A CONFLICTOS DE MARCAS, PATENTES Y DISEÑOS Aplicación en Espanya del CUP - Modelos de utilidad  STS de 3 de julio 1986 (Azdi. 1986/4405)  Hechos: S. RESEARCH CO. INC. Interpuso demanda contra INSTITUTO DE M.A., S.A. solicitando la anulación de su modelo de utilidad por falta de novedad.  Juzgado de 1ª Instancia: desestimación de la demanda.  TS:  Estima la demanda y declara la nulidad del modelo de utilidad.  Art. 3 CUP: asimilados como nacionales de los países de la Unión los nacionales de otros países que tengan domicilio o establecimiento en algún país de la Unión.info@inmentor.netwww.inmentor.net
  23. 23. APLICACIÓN A CONFLICTOS DE MARCAS, PATENTES Y DISEÑOS Aplicación en España del acuerdo ADPIC – Marcas  STS de 20 de diciembre 2005 (Azdi. 2006/288)  Hechos: REEBOOK INT. LTED. Interpuso demanda contra D. Diego por la importación desde México de productos auténticos de la marca Reebook.  Juzgado de 1ª Instancia: desestimación de la demanda.  AP: estimación del recurso de apelación.  TS:  Desestimación del recurso de casación.  Se alegan como infringidos los art. 3 y 4 ADPIC.  El TS establece que la admisión del agotamiento de derechos dentro del Espacio Económico Europeo impide que resulten infringidos los principios de trato nacional y de nación más favorecida.info@inmentor.netwww.inmentor.net
  24. 24. APLICACIÓN A CONFLICTOS DE MARCAS, PATENTES Y DISEÑOS Aplicación en España del acuerdo ADPIC – Patentes  Problemática relativa a la reserva formulada por España al Instrumento de Adhesión del CPE por lo que se refiere a la protección de productos químicos y farmacéuticos.  En el Instrumento de 10 de julio de 1986 de Adhesión al CPE, España dispuso que las patentes europeas, en la medida que confiriesen protección a productos químicos y farmacéuticos como tales, no tendrían efecto en España (esta reserva tuvo efectos hasta el 7 de octubre de 1992).  Dicho contexto normativo se vio alterado por el Acuerdo ADPIC, vigente en España desde el 1 de enero 1996.  Aplicabilidad directa de los art. 27.1 (obligación de proteger toda la materia patentable) y 70.2 (materia existente) del Acuerdo ADPIC.  Problemas con patentes (con reivindicaciones de producto farmacéutico) solicitadas antes que finalizara la reserva al CPE y concedidas antes de la entrada eninfo@inmentor.net vigor del Acuerdo ADPIC.www.inmentor.net
  25. 25. APLICACIÓN A CONFLICTOS DE MARCAS, PATENTES Y DISEÑOS Aplicación en España del acuerdo ADPIC –Patentes  STS de 10 de mayo 2011 (Azdi. 2011/3853)  Hechos: Los laboratorios CINFA, ALTER y KERN PHARMA interpusieron demanda contra ELI LILLY de declaración de no violación y de nulidad parcial de su patente sobre la olanzapina.  Juzgado de 1ª Instancia: desestimación de la demanda.  AP: desestimación del recurso de apelación.  TS:  Desestimación del recurso de casación.  Reconoce la eficacia directa de arts. 27.1 y 70.2 ADPIC.  El art. 70.2 ADPIC recoge un supuesto de retroactividad media o limitada que distingue las situaciones consumadas de las realizadas con posterioridad a la entrada en vigor de la segunda norma.  El Acuerdo ADPIC es de aplicación preferente a la reserva – eficacia desde el 1 de enero 1996 de las reivindicacionesinfo@inmentor.net de producto farmacéutico.www.inmentor.net
  26. 26. APLICACIÓN A CONFLICTOS DE MARCAS, PATENTES Y DISEÑOS Aplicación en España del acuerdo ADPIC – Diseños  SAP Barcelona de 24 abril 2003 (Azdi. 2004/14234)  Hechos: OAKLEY INC. Interpuso demanda contra R. G. GARI S.L. por infracción de varios modelos de gafas deportivas.  Juzgado de 1ª Instancia: estimación de la demanda.  AP:  Estimación parcial del recurso de apelación.  La AP utiliza la definició contenida en el art. 25 Acuerdo ADPIC (los diseños no son nuevos ni originales si no difieren de forma significativa de dibujos o modelos conocidos o de combinaciones de características de dibujos o modelos conecidos).info@inmentor.netwww.inmentor.net
  27. 27. APLICACIÓN A CONFLICTOS DE MARCAS, PATENTES Y DISEÑOS Aplicación en España de otros tratados internacionales  Sistema de Madrid de registro de marcas  STS de 6 abril 1984 (Azdi. 1984/1932):  Hace referencia al Arreglo de Madrid y al CUP.  Más que invocarse el Arreglo lo que se hace es constatar que su firma no alteró el sistema de registro imperante en España.  ATS de 6 julio 2010 (Azdi. 2010/264152):  Se alega infracción del art. 4.1.a) Protocolo de Madrid relativo a la inscripción de marcas en el registro internacional.  Tratado de Cooperación en materia de Patentes  SAP Barcelona de 20 julio 2006 (Azdi. 2007/1092):  Se hace referència al art. 11.3 PCT, conforme a la cual una solicitud internacional produce los efectos de una solicitud nacional en cada uno de los estadosinfo@inmentor.net designados.www.inmentor.net
  28. 28. APLICACIÓN A CONFLICTOS DE MARCAS, PATENTES Y DISEÑOS Aplicación en Espanya de otros tratados internacionales  Sistema de La Haya de Registro Internacional  SAP Barcelona 30 diciembre 2000 (Azdi. 2004/54709):  Se aplica el art. 4.2 del Arreglo de La Haya (revisión de Londres) que establece que el depósito internacional es meramente declarativo y que tiene los mismos efectos que un depósito nacional.  También se hace referencia al art. 4.4 del Acta de La Haya conforme al cual la fecha determinante para anterioridades es la de solicitud o, en su caso, la de prioridad.  SAP Burgos de 28 abril de 2008 (Azdi. 2008/295650):  Modelo internacional registrado conforme al Arreglo de La Haya.  El depósito produce efectos en todos los estados adheridos al convenio siempre y cuando el estado de origen y el de destino estén unidos por una Acta común.  España y Francia están vinculados por el Acta de Londres.  Art. 4 Acta de Londres, conforme a la cual la persona queinfo@inmentor.net haga el depósito internacional se considerará, exceptowww.inmentor.net prueba en contrario, propietaria de la obra.
  29. 29. Para mas información: inmentor Av. Diagonal 468, 6ª A 08006 Barcelona Tel: +34 932 405 875info@inmentor.netwww.inmentor.net

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