El contencioso administrativo de la propiedad intelectual en venezuela

EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL EN VENEZUELA

I. Introducción

Entendemos como contencioso administrativo de la propiedad intelectual, el control que
ejercen los jueces sobre la legalidad de la actuación de la Administración Pública en
dicha materia.
En Venezuela, el marco legal y la estructura organizativa del Sistema de
Propiedad Intelectual ha ido variando. Desde el primer gobierno del general José
Antonio Páez existe legislación que regula la materia, y en 1955 con la Ley de
Propiedad Industrial se unifica el tratamiento de las patentes y las marcas, siendo
órgano competente nacional para registrar una marca o conceder una patente, el
Registro de la Propiedad Industrial.
Por nuestra presencia en la Comunidad Andina de Naciones,[1] la normativa
nacional “cede su primacía” [2] a la norma comunitaria, y en febrero de 1993, comenzó
a regir en el sistema de protección a la propiedad intelectual la Decisión 313 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Con la creación del Tribunal del Acuerdo de Cartagena, llamado Tribunal
Andino de Justicia, se prevén tres vías de protección a los legitimados activos del
Derecho comunitario andino: la acción de nulidad, la acción de incumplimiento y la
interpretación prejudicial. Escapa del alcance del presente trabajo analizar las
decisiones del Tribunal Andino de Justicia, sin embargo estimamos de provecho la
referencia a su jurisprudencia con el objeto de conservar la armonía entre las decisiones
[3]
de los tribunales nacionales con las del Tribunal Andino de Justicia, y así lo
reflejaremos mas adelante en el capitulo III.
A partir de 1999, conforme al contenido del artículo 153 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela “las normas que se adopten en el marco de los
acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal
vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna”.
Los órganos nacionales encargados de tramitar y conceder los registros de
marcas, patentes de invención o derechos de autor[4], deberán regirse por las
Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y desde septiembre del año
2000 rige la Decisión 486 sobre el Régimen Común de la Propiedad Industrial.

A partir de 1997 -según Decreto Presidencial número 1768, el 25 de marzo de
1997, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 36.192 de fecha
24-04-97- se crea el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI). El SAPI es
un ente adscrito al Ministerio de Producción y Comercio que entra en funcionamiento
en el 01 del mayo del 1998 según Resolución Ministerial Nº 054 del 07 de abril de
1998, publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.433 del 15 de abril de 1998.
[5]
La creación del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) ,
permite unir bajo una misma organización la Propiedad Industrial y el Derecho de
Autor. Esta fusión tiene como fin agilizar y optimizar el proceso de registro, protección
y difusión de las creaciones del intelecto humano bajo los diversos esquemas que
operan actualmente en el Sistema Venezolano de Propiedad Intelectual.[6]
Las decisiones de los órganos administrativos del Sistema de Propiedad
Intelectual nacional en Venezuela son controladas jurisdiccionalmente por los
tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa. Nuestra intención en el presente
trabajo, consiste en facilitar el conocimiento de las decisiones judiciales que han tomado
los tribunales de dicha jurisdicción en la materia de la propiedad Industrial.
De acuerdo a las previsiones del artículo 5, ordinal 30, de la Ley Orgánica de la
Corte Suprema de Justicia, las decisiones del Ministro al que está adscrito el órgano
administrativo nacional, son controladas por la Sala Político Administrativa del
Tribunal Supremo de Justicia. En razón de las previsiones del artículo 185 ordinal 3º de
la misma Ley, las actuaciones del órgano administrativo nacional que está adscrito a un
Ministerio – Registro de la Propiedad Industrial- son conocidas por la Corte Primera de
lo Contencioso Administrativo.

II. Decisiones relevantes de los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa en Venezuela en materia de Propiedad Intelectual.

Registro de marca. Suspensión temporal de
efectos (Artículo 136 Ley Orgánica de la Corte
Suprema de Justicia)

CASO “HOLA S.A.” y “HOLA EASA” [7]

La Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia conoce del
recurso contencioso administrativo de anulación contra el acto administrativo del
Ministerio de Fomento, en virtud del silencio administrativo ante el recurso jerárquico
interpuesto contra la Resolución Nº 59 emanada del Registro de la Propiedad Industrial
en el cual se declara sin lugar la nulidad absoluta solicitada por Hola S.A.
El recurrente solicita la suspensión de los efectos del acto administrativo de
efectos particulares impugnado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 de la Ley
Orgánica de La Corte Suprema de Justicia alegando las siguientes razones:
Los daños sufridos y que proseguirá sufriendo en ejercicio del derecho de
propiedad “con el otorgamiento irregular del Certificado de Registro... para la marca
Hola E.A.S.A. mediante el cual se le ha prohibido circular en el territorio nacional con
motivo de una denuncia intentada por la empresa... poseedora del registro que nos
encontramos impugnando”
La Sala acuerda la suspensión de los efectos particulares del acto
administrativo impugnado, por considerar que el acto recurrido en nulidad acordó
ratificar el registro de la marca Hola E.A.S.A., teniendo como efecto, legitimación de la
presencia en el mercado de la marca, decisiones judiciales en contra de Hola S.A. en las
cuales se ha acordado “prohibir la circulación de la Revista Hola S.A.”. Tal suspensión
de los efectos procede en los términos de que la Revista Hola S.A. identificada en el
mercado nacional como una revista española, acreditada internacionalmente no puede
ser impedida de su distribución y venta en Venezuela por quien dispone del Registro
Hola E.A.S.A.
La anterior decisión tiene un voto Salvado de la Magistrado doctora Hildegard
Rondón de Sansó, por considerar, que lo que pretende Hola S.A. es suspender el acto
del Registrador que niega la nulidad de un registro, que están dados una serie de
elementos anómalos: ¿Qué es lo que se suspende? pareciera que la ratificación de un
acto tácito que ratifica por ello la decisión del Registrador de Propiedad Industrial de
negar la declaratoria de nulidad absoluta. Entonces habría que suspender la vigencia del
acto tácito pero no así la del acto objeto del mismo. De ser este el efecto se estaría
reponiendo el procedimiento administrativo al estado de que el Ministro se pronuncie,
de este modo la suspensión dejaría de serlo para convertirse en una propia y verdadera
nulidad lo cual no es el caso, por cuento escapa de la naturaleza y objeto del artículo
136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Y si se estima que lo que se
suspende es el acto ratificando el mismo, no puede surtir tal efecto por cuanto no es un

acto constitutivo que pueda ser suspendido por un acto nugatorio y su suspensión sería
equivalente a acordar la medida que ha sido denegada por la Administración, lo cual es
a todas luces improcedente.
Igualmente existe un voto Salvado del Magistrado doctor Humberto J. La
Roche, en el que disiente del fallo que antecede, por considerar, que no parece
procedente declarar la suspensión de los efectos de una declaratoria sin lugar de
determinada nulidad alegada, ya que ello comportaría reconocer dicha nulidad sin
conocer el fondo del asunto. No cree saludable ordenar la suspensión de los efectos de
un acto por: “efectos por extensión” y “no derivados per se” del acto impugnado. Parece
dudosa la provisionalidad de la circulación de la revista en aplicación del artículo 588
del Código de Procedimiento Civil, por cuanto ello excede de los límites del artículo
136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

CASO TIMBERLAND [8]

El objeto del recurso es el acto denegatorio tácito del Ministerio de Fomento
de declarar la nulidad absoluta de un registro de marca por estimar el recurrente que tal
otorgamiento era violatorio de lo dispuesto en el ordinal 2º del artículo 19 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos; no es el registro de la marca Thimberland
otorgado al ciudadano Michele Cascarano para distinguir zapatos clase 39 (producto
nacional).
Se requiere para la procedencia de la medida cautelar una necesaria e
indispensable consonancia entre el objeto de la suspensión solicitada y el objeto del
recurso, de no existir es improcedente la medida prevista en el artículo 136 de la Ley
Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. La solicitud de suspensión esta dirigida a
eliminar temporalmente los efectos del Registro Nº118.919-F, otorgado a favor del
ciudadano Michele Cascarano no al acto denegatorio tácito del Ministerio de Fomento
que se niega a ejercer la potestad anulatoria en la forma en que le fuera solicitado, sobre
el cual no podría recaer, dada su naturaleza, el efecto suspensivo de la medida. En
efecto, la suspensión de un acto denegatorio tácito como el que es objeto de la solicitud
precautelar estaría destinada a sustituir la voluntad del órgano (Ministro) que
tácitamente ha negado una solicitud, con un proveimiento que la acuerde, lo cual escapa
a los poderes del Juez contencioso administrativo en esta etapa preliminar del proceso.

La anterior sentencia tiene Voto Salvado de los magistrados doctores: Cecilia
Sosa Gómez y Alfredo Ducharne Alonzo, quienes discrepan del análisis y valoración de
las circunstancias de hecho que condujeron a la mayoría a la determinación de que en el
presente caso la aludida consonancia entre objeto del recurso y objeto de la solicitud no
estaban dadas, en efecto el objeto del recurso no es otro que la declaratoria de nulidad
de la Resolución que otorga el Registro Nº 118.919-F al ciudadano Michele Cascarano
por violar el principio de cosa juzgada administrativa en virtud de haberle sido
concedida con anterioridad al recurrente. No compartimos el criterio según el cual el
objeto del recurso de nulidad es “el acto denegatorio tácito del Ministro de Fomento que
se niega a ejercer la potestad anulatoria...”. Se trata de la nulidad de la referida
Resolución, ya que el objeto del recurso de nulidad no puede en modo alguno ser un
acto tácito, sino un verdadero y propio acto susceptible de ser atacado directamente.
En el presente caso se produjo un acto que afecta la esfera de intereses del
recurrente, el cual fue recurrido por vía de reconsideración y jerárquico, sin que se
hubiera producido decisión alguna al respecto. Sin embargo tal ausencia de
pronunciamiento no significa que el objeto del juicio intentado sea un acto denegatorio
tácito sino el mismo acto que fuera impugnado en sede administrativa, en este caso la
resolución Nº 118.919-F.
Por otra parte, sería una contradicción en sí misma afirmar que se ha
interpuesto un recurso de nulidad contra una negativa tácita, lo cual equivale a decir,
contra una ausencia de pronunciamiento, ya que de ser así el medio de impugnación
correspondiente a la solución del caso (visto que se ha desconocido la existencia de un
acto firma) no sería el contencioso de nulidad sino el recurso por abstención o negativa
y de ser así la demanda en su momento debió ser declarada inadmisible.

Denominación comercial, marca de fabrica, semejanza entre
marcas

CASO “KLOREX Y CLOREX”[9]

Entre los distintos tipos de marcas que pueden ser amparadas por registro se
cuenta la modalidad de la “denominación comercial”, que está referida al nombre o

“logo” comercial, o la combinación de ambos que identifica a determinada empresa o
industria, y el cual puede ser disímil total o parcialmente, o corresponder al nombre de
la persona jurídica solicitante, incluyendo o no la sigla que por su constitución
corresponda como empresa mercantil, fondo de comercio o sociedad civil; cuya razón
de ser primordialmente es la de darle un sentido comercial al giro de la empresa y el
tener una marca general que distinga los diferentes productos que ofrece. Como se
aprecia, bajo la denominación comercial se identifica la persona jurídica, titular de esa
denominación.
Cuando la Dirección de Marcas del Ministerio de Fomento otorgó el registro
marcario a la denominación “Química Industrial S.C.” debe entenderse que está referido
dicho otorgamiento a la persona jurídica que se identifica bajo esa denominación
comercial, es decir la sociedad mercantil en nombre colectivo “Hermanos Hong Turipe”
Por consiguiente no puede esgrimirse como argumento contra la patente solicitada que
ésta haya sido otorgada indebidamente a una denominación comercial, sin personalidad
jurídica, ya que esta no existe ni puede entenderse independiente de la persona jurídica
que representa.
El verdadero sentido de la Ley, es que para juzgar la confundibilidad entre
marcas, la misma debe resultar evidente del análisis conjunto de los componentes de
ambas y no de un examen por separado de los mismos, porque es la marca en su
conjunto lo que en definitiva, constituye el signo diferenciador de cualquiera otra
registrada.
Hay que determinar si la marca cuyo registro se pretende (Klorex) considerada
en conjunto con todos los elementos que la integran, puede o no coexistir en el mercado
con la marca Clorox, propiedad de la empresa opositora. Al respecto se observa:
Sostiene el accionante que el parecido tanto literal como fonético de las
marcas en conflicto impide su convivencia pacífica en el mercado.
En materia de registro de propiedad industrial existen pocas reglas establecidas
con un valor permanente, fijo e inamovible para concluir en la confundibilidad de
marcas; sin embargo a manera simplemente enunciativa, se pasa de seguidas a enumerar
aquéllos parámetros útiles a los efectos de concluir la confundibilidad entre marcas. Son
éstos, brevemente:
a) La confundibilidad entre marcas debe ser evidente y no el resultado de
un análisis por separado de cada uno de los elementos que integran la respectiva marca,

la confusión debe resultar de la simple comparación que se haga a simple vista o de
oídas.
b) Dentro de ese examen no puede obviarse, la apreciación de la fuerza
expresiva o impacto que pueda producir el o los elementos que por resaltar
suficientemente dentro de su propio conjunto, vendrían a constituir la imagen figurativa
y/o fonética característica individualizada a recordar por el consumidor,
fundamentalmente.
c) Se deben comparar las marcas a través de la totalidad de las sílabas y
letras que constituyan la integridad de los vocablos específicos. Tomando siempre en
cuenta que las marcas complejas deben juzgarse en su conjunto y no por elementos
tomados aisladamente, esto es, atendiendo a sus elementos fonéticos y gráficos, entre
otros.
d) Debe tomarse en cuenta la naturaleza de los bienes que pretende
identificar la marca; si pertenecen a la misma clase, su estructura, su finalidad aplicativa
y su ámbito comercial.
e) En cuanto al parecido fonético, la acentuación, sin que constituya por
sí sola un elemento de juicio, debe tomarse en cuenta al establecer las diferencias, al
punto que pueden coexistir marcas nominativas con algunas sílabas idénticas, si el resto
de las sílabas que integran la palabra y su acentuación ortográfica o prosódica difieren
de tal suerte que evitan toda posibilidad de confusión.
Aplicando los anteriores lineamientos al estudio comparativo de ambas marcas
en conflicto: Clorox y Klorex, se observa que si bien existe una cierta similitud en la
primera sílaba de las palabras, parecido que deriva del hecho de la pronunciación
idéntica de la primera sílaba por el sonido coincidente en nuestro idioma de las letras
“C” y “K”; sin embargo, tal parecido no resulta suficiente para concluir en su similitud
y por ende, en la incompatibilidad de éstas en el mercado. Para que exista parecido
fonético entre dos marcas comerciales, suficiente para impedir el registro de una de
ellas, es necesario que tal parecido resulte de la comparación que en su conjunto se haga
de dichas marcas, y no del minucioso análisis de cada uno de sus elementos, principio
que se aplica por partida doble cuando se trata de una marca compleja (característica
que distingue a la marca “Klorex”” cuyo registro se solicitó) pues, en ese caso, la
existencia de elementos distintos, tanto literales como gráficos, hace perder relevancia
al parecido fonético, por lo que se hace necesario que en las dos sílabas que integran las
marcas en conflicto coincidan las voces de forma más evidente.

Si bien en el caso existe cierta similitud fonética entre ambas marcas, ésta no
es suficiente por sí sola para evitar su coexistencia pacífica en el mercado, puesto que
desde el punto de vista fonético la segunda sílaba con el solo cambio de una letra por
otra “o” por “e”, consigue un resultado de tal suerte distinto que altera incluso la
pronunciación prosódica de la palabra: Clorox, que se pronuncia en forma similar a la
palabra “cloro” con acentuación neutra y , “Klorex” con acentuación prosódica más
pronunciada en la segunda sílaba “Kloréx”.
En cuanto a la composición gráfica y literal de la marca que se pretende
“Klorex”, cuya descripción formulada ante la Dirección pertinente del Ministerio de
Fomento es como sigue: “...Química Industrial S.C. lleva la palabra ´Klorex´ y se
observan dos gallos, uno a la derecha y otro a la izquierda y debajo de la palabra
Química Industrial S.C. se observa una palabra que dice ´Hnos. Hong´”. En tanto, la
descripción de la marca Clorox es la siguiente “...consiste en el diseño de una etiqueta
contentiva de un rombo de trazo grueso, en tono oscuro, sobre fondo claro, con la
particularidad de que esta figura se repite en el interior del rombo, pero en trazo más
fino, también en tono oscuro; en el centro de los rombos se lee la palabra ´Clorox´, en
letras mayúsculas de tono oscuro. Se reivindica el conjunto descrito”.
Ambas marcas están dirigidas a identificar productos de igual naturaleza
(artículos de limpieza clase 4) lo que las identifica como productos de uso básico; sin
embargo el examen comparativo, con base a las reglas ya establecidas y particularmente
en la que norma el atinente a las marcas compuestas, no puede ser más concluyente. Los
elementos literales, gráficos y fonéticos que en su conjunto constituyen la marca
Klorex, como son la procedencia del producto, Química Industrial, Hnos. Hong, el
diseño con los gallos a ambos lados de la palabra Klorex, impiden en su conjunto que el
consumidor a una primera impresión de la marca así plasmada en la etiqueta, conforme
a la nomenclatura y diseño descritos en el expediente, puede confundirla con la marca
Clorox, lo que en criterio de la Sala, permite su coexistencia pacífica en el mercado y,
por tal motivo, se desecha la denunciada transgresión al numeral 11 del artículo 3 de la
Ley de Propiedad Industrial.

Marca comercial lo que comprende la marca comercial.
Los supuestos de prohibición de adopción y registro de marca.

CASO JOY Y “EAU DE JOY DE JEAN PATOU”[10]

El artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial dispone que la marca
comercial comprende:
“...todo signo, figura o dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda o
cualquiera otra señal que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica
para distinguir los artículos que produce, aquéllos con los cuales comercia o su propia
empresa...”
Ello implica que la marca comercial no es más que una forma de distinguir a la
empresa o a la mercancía que la empresa produce o comercia, siendo el caso que, tal
forma de distinción, para poder tener protección registral debe ser novedosa, vale decir,
ser distinta de la ya usadas por otras personas. Todo ello conlleva a que el legislador
haya estimado pertinente establecer los supuestos de signos, figuras, dibujos, palabras o
combinaciones de palabras, leyendas o señales que no pueden ser usados como marcas y
que, además no pueden gozar de la protección registral.
El artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial señala tales supuestos en sus
numerales 11 y 12 y prohíbe la adopción y el registro de las siguientes marcas: (i) en
primer término, de la marca que se parezca, bien sea en el campo gráfico o en el campo
fonético, a otra marca ya registrada para los mismos o análogos artículos; (ii) en
segundo término, de la marca que pueda ser confundida con otra ya registrada; y (iii)
finalmente, de la marca que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o
cualidad. Todos estos supuestos de prohibición de adopción y registro de marca, tienen
una doble justificación. Primero, hacer operativo la protección que el artículo 3 de la
Ley de Propiedad Industrial otorga al que tiene el registro frente al que no tiene el
registro, mediante la presunción que goza el titular del registro de ser el propietario de
la marca; segundo, proteger al público consumidor y ordenar el mercado, por cuanto el
desorden marcario producido por el uso indiscriminado de todo tipo de signos como
marcas, evidentemente sería susceptible de crear una situación de caos y confusión que
no permitiría la correcta identificación de los productos y empresas. La primera y
segunda prohibición señaladas claramente hacen efectivo el efecto preclusivo de la
marca y, la tercera y última hace referencia, entre otros puntos, al aspecto de la marca
notoria que imposibilita el registro de una marca en usurpación de la marca notoria, aun
sin existir un registro, previo, por la confusión que crearía el uso inadecuado de la
marca notoria.

En el caso de autos, la Resolución impugnada denegó el registro solicitado por
la actora, por cuanto estimó que la pedida “Eau de Joy de Jean Patou”, se parece tanto
fonética como gráficamente a la marca registrada cual es irregistrable de acuerdo a lo
previsto en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial. Asimismo,
la Administración consideró irregistrable la marca solicitada, por cuanto, en su criterio
Joy es notoria, razón por la cual la marca Eau de Joy de Jean Patou podía indicar una
falsa procedencia o cualidad.
Al respecto la Sala observa que para determinar la procedencia o no de las
denuncias efectuadas por la actora, debe determinarse primero si la marca Joy y la
marca solicitada Eau de Joy de Jean Patou se parecen gráfica o fonéticamente de forma
tal que la segunda no deba ser registrada al darse el supuesto de irregistrabilidad al cual
se refiere el numeral 11 antes indicado.
Vistas las marcas como una totalidad sin descomponer artificialmente tales
marcas, resulta claro para esta Sala que el parecido de ambas es menor que sus
diferencias, ello, ya que el agregado de las palabras Eau de y de Jean Potou al término
Joy (todos vocablos que evocan al país de Francia) adiciona suficientes elementos
diferenciadores a la marca solicitada respecto de la marca simple y aislada Joy
registrada con anterioridad.
Por tanto, para la Sala pueden convivir en el mercado sin posibilidad de
confusión la marca solicitada Eau de Joy de Jean Patou y la marca ya registrada Joy,
para designar productos del mismo tipo, pero titulares distintos, lo que, conlleva a
considerar incorrecta la aplicación que, al caso de autos, pretendió hacer la
Administración de la prohibición contenida en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley
de Propiedad Industrial.
La argumentación anterior evidencia que tampoco nos encontramos en el
presente caso, ante un supuesto en el cual la marca solicitada pueda ser confundida con
la ya registrada, ya que, como antes se dijo, ambas tienen elementos diferenciadores
suficientes que permiten su coexistencia, por lo que no cabe tampoco en el presente
caso la aplicación de la primera de las prohibiciones de registro previstas en el numeral
12 del artículo 33.
Igualmente tampoco puede interpretarse que, de ser considerada la marca Joy
como una marca notoria, el uso de la marca Eau de Joy de Jean Patou, pueda desviar la
apreciación sobre el origen de esta segunda marca en el público medio, para
considerarla distintiva de un producto de otra procedencia o calidad. Ambas marcas, se

insiste, contienen elementos diferenciadores suficientes que evitan toda confusión a este
respecto, lo que determina, finalmente, la inaplicabilidad, al caso que nos ocupa, de la
causal de irregistrabilidad contenida en el numeral 12 del artículo 33.
La sentencia anterior tiene un voto Salvado de la Magistrado Dra. Hildegard
Rondón de Sansó por considerar que la noción doctrinaria y de Derecho Comparado
sobre la marca notoria, podían haber sido utilizadas como fuentes del derecho para darle
su sentido correcto y no el que equivocadamente le atribuye la administración. Este era
el motivo fundamental de la nulidad y no los criterios empleados para la determinación
del parecido, utilizados en el fallo, que disocian los elementos constitutivos de una
marca compleja a los fines de efectuar comparaciones inadmisibles para el Derecho
Marcario.

Marca notoriamente conocida.

CASO HEINZ Y HENIO[11]

La circunstancia de que una marca pueda considerarse y calificarse como
notoriamente conocida, atendiendo a la concurrencia de especiales características
destacadas por la doctrina especializada en la materia, así como por convenciones
internacionales y algunos textos normativos en el derecho comparado, implica otorgarle
por tal virtud una especial protección dirigida a evitar que marcas idénticas o similares a
las que cuentan con tal carácter puedan llegar a gozar en determinado país de la
protección jurídica que deriva del acto de registro por parte del organismo competente,
aun y muy especialmente en ausencia de registro en dicho país de la marca que se
estima como notoriamente conocida.
Sin entrar a emitir pronunciamiento sobre si cuenta o no la marca opositora
con las cualidades o características que suelen exigirse para dispensar el aludido
calificativo de notoriamente conocida, estima la Sala que la protección excepcional
reclamada tendría sentido en la medida que se tratara la referida opositora de una marca
que no gozara de la debida protección derivada del registro en el país, más no es éste el
caso planteado, por cuanto encontrándose registrada “Heinz” y contando por ello con
la debida protección, ha de aplicarse la Ley de Propiedad Industrial frente a cualquier
pretensión de registro de otra marca idéntica o similar para distinguir los mismos o
análogos artículos, así como de aquella que pudiera prestarse a confusión o inducir a

error por indicar falsa procedencia o cualidad, abstracción hecha de que la marca pueda
reputarse o no como notoriamente conocida, pues aún contando con tal entidad, las
prohibiciones descritas operan con toda virtualidad.
En lo atinente al alegato de errónea apreciación de las circunstancias de hecho
que aduce la actora en el sentido de haber ignorado tanto el Registrador de la Propiedad
Industrial como el Ministro de Fomento que “Heinz” es una marca registrada no sólo
como etiqueta sino adicionalmente como palabra, estima esta Sala que en la medida
que lo pedido por la empresa solicitante del registro de la marca “Heino” era la
inscripción de la misma como “etiqueta” para distinguir específicos artículos o
productos lácteos y sus derivados, lo procedente era llevar a cabo el análisis dirigido a
verificar si estaban dadas las circunstancias descritas en los numerales 11 y 12 del
artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, atendiendo en principio a la comparación
entre los distintos conjuntos conformados por las etiquetas solicitada y opositora, en una
visión global o integral de los mismos y no atendiendo a elementos de consideración
individual, como la sola pronunciación de las palabras constitutivas de los nombres de
las marcas.
Estima la Sala que la apreciación llevada a cabo por el Registrador de la
Propiedad Industrial como por el Ministerio de Fomento, en cuanto a la inexistencia de
elementos que permitieran concluir que hay similitud fonética o gráfica entre tales
marcas, es totalmente razonable y ajustada a las exigencias derivadas de nuestro
ordenamiento, por lo que resulta improcedente igualmente la impugnación de la actora
por tal motivo y así se declara.
La sentencia anterior tiene un voto Salvado de la magistrado Dra. Hildegard
Rondón de Sansó, por no estar de acuerdo con la decisión contenida en el fallo por
cuanto en su criterio las marcas Heinz y Heino, ambas destinadas a distinguir la misma
clase de productos alimenticios, presentan un parecido gráfico y fonético al punto de
crear el riesgo de que puedan confundirse, haciendo perder la fuerza esencial de los
signos distintivos, que no es otra que la posibilidad de individualizar un artículo o
servicio y permitir que el mismo sea diferenciado del resto de los ofrecidos en el
mercado para el mismo género.
El tratamiento que se hace sobre la marca notoriamente conocida no pareciera
ajustarse a la noción que sobre tales signos presenta la Decisión 344 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena. En efecto el artículo 83 letra D del texto comunitario prohíbe la
reproducción, imitación, trascripción total o parcial de una marca conocida con
independencia de la clase, tanto si el signo se destina a los mismos productos o
servicios, como si se destina a productos o servicios distintos. Es decir que no pareciera
cierto lo afirmado en el fallo de ser irrelevante el calificativo de marca notoria, cuando
no se trata exactamente de los mismo elementos constitutivos del signo.

Por otra parte observa la disidente que el hecho de que la marca Heino sea una
etiqueta no impide la determinación del parecido con una marca simple como es el caso
de Heinz por las siguientes razones:
1) Porque la etiqueta cuyo registro se solicitara tiene como único
elemento denominativo la palabra Heino y es por ello que el producto será designado
con tal nombre.
2) Porque los elementos de conjunto que permiten concebir una marca
compleja como un todo, no siempre están presentes en las marcas constituidas por
elementos gráficos y denominativos a un tiempo; en las cuales lo que el consumidor
efectivamente aísla y visualiza es el nombre que se le atribuye al artículo sobre el cual
es estampada la etiqueta
3) Porque entre las marcas en conflicto, los elementos gráficos
constitutivos de la denominación tiene un evidente parecido, al punto de crear riesgo de
confundibilidad entre ellos.
Un elemento desechado por la Corte, es la pertinencia a un mismo género de
los productos distinguidos, lo cual no es en forma alguna irrelevante, ya que se trata por
igual de productos alimenticios que, por la determinación de la subespecie concreta a la
que respectivamente pertenecen, constituye un elemento que no es posible ignorar. El
criterio de la Corte en la determinación del parecido niega la evidencia de que tanto
gráfica como fonéticamente los signos pueden confundirse, sin que la presencia de una
marca compleja, como lo es la etiqueta, pueda aportar un elemento que diluya o
minimice tal riesgo de confusión.

Los diferentes elementos que han de
tomarse en cuenta a la hora de determinar si
existe un parecido suficiente entre dos marcas,
como para que resulte imposible legalmente la
coexistencia de las mismas en el mercado.

CASO “LIMIT” Y “LIMITED EDITION”[12]

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha venido delineando los
diferentes elementos que han de tomarse en cuenta a la hora de determinar si existe un
parecido suficiente entre dos marcas, como para que resulte imposible legalmente la
coexistencia de las mismas en el mercado, en este sentido se ha señalado:
“ ... existen criterios tradicionalmente reconocidos por la doctrina como los
más acertados para apreciar la semejanza entre marcas, cuya aplicación particular a cada
caso amerita sin embargo, dos precisiones previas: primero, no se trata de ninguna
manera de hacer una enunciación taxativa, toda vez que en cada caso deberá examinarse

con los elementos concretos que, en criterio del juzgador, conduzcan a la solución justa
del problema...”
Por todo lo antes expuesto puede concluirse que en materia de registro de
propiedad industrial existen pocas reglas establecidas con un valor permanente, fijo e
inamovible para concluir en la confundibilidad de marcas, sin embargo a manera
simplemente enunciativa, se establecen ciertos parámetros:
un análisis por separado de cada uno de los elementos que integran la respectiva marca,
oídas.
fundamentalmente.
letras que constituyan la integridad de los vocablos específicos.
d) Debe tomarse en cuenta la naturaleza de los bienes que pretende
identificar la marca; si pertenecen a la misma clase, su estructura, su finalidad aplicativa
y su ámbito comercial.
sí sola un elemento de juicio, debe tomarse en cuenta al establecer las diferencias, al
Las denominaciones “Limit” y “Limited Edition”, tiene varias semejanzas, en
particular que el primer término se encuentra comprendido en la primera palabra del
segundo y por otro lado que ambas denominaciones identifican productos de la misma
clase: Productos de Tabaco, Clase 17. En este sentido podría existir la posibilidad de
confusión en el consumidor, respecto a ambas marcas.
No obstante, debe tenerse en cuenta el conjunto de los términos, no separando
partes de la frase. Así se tiene que el hecho de que la primera denominación conste de
una sola palabra y la segunda de dos ya produce una significativa afectación distintiva
en el ánimo o conciencia del consumidor. Sucede que la marca “Limited Edition” se

encontraba registrada únicamente en cuanto a los vocablos se refiere, lo cual excluye el
aspecto referente a la figura externa que sin duda es tan o más importante al momento
de identificar el producto.
En este sentido, y en virtud de que no se ha probado, ni alegado que la marca
“Limit” se presentase de una forma gráfica similar a la marca “Limited Edition”
considera este Alto Tribunal que no existe entre ellas semejanza suficiente como para
impedir su coexistencia en el mercado, y en tal sentido la decisión del Registrador de la
Propiedad Industrial es conforme a derecho y así se decide.
Existe un Voto Salvado de la Magistrado Dra. Hildegard Rondón de Sansó por
considerar que cada uno de los elementos con los cuales se desecha el parecido de las
marcas enunciadas, rechazándose el riesgo de confusión entre ellas, son contrarios a la
doctrina que rige en la determinación de los parecidos entre signos distintivos. El efecto
de conjunto que ha de apreciarse entre dos signos en conflicto alude a dos signos
complejos, esto es aquellos que están integrados por una variedad de elementos entre
los cuales podrían aparecer figuras, colores y designaciones, que en su globalidad
producen una diferencia sensorial, perfectamente individualizable, en confrontación con
el signo contentor. Esta tesis está destinada a impedir que se aíslen alguno de los
elementos del conjunto para alegar en base a ello, la posibilidad de confusión entre las
marcas, cuando la sola presencia de una representación gráfica, de un color, de una
disposición geométrica resulta irrelevante en el efecto global que el signo despierta en el
consumidor. Mal puede aplicarse esta tesis cuando se trata de dos signos nominativos,
en uno de los cuales aparece, como único elemento el calificativo que el otro utiliza para
su designación.
Por otra parte utiliza la Corte como segundo argumento que la marca “Limited
Edition” había sido registrada con independencia de color y estilo, es decir, solamente
con respecto a los vocablos que la constituyen. Este argumento no lo desarrolla la Corte,
por lo cual habría que presumir que la marca en conflicto “Limit”, sí está delimitada con
lo que respecta a color, disposición gráfica, etc. , esta argumentación además de carecer
de desarrollo se presenta como contraria a la lógica de la situación, por cuanto el
registro de una denominación con independencia de las modalidades, confiere un
derecho mucho más amplio que el de la marca especificada, de aquel en el cual se
determinan los elementos gráficos esenciales.
Señala la sentencia como último argumento que “no se ha probado de manera
alguna (...) que la marca Limit se presentase de una forma gráfica similar, si quiera, a la

marca Limited Edition” con lo cual considera que no hay semejanzas que puedan
afectar su coexistencia. El anterior argumento no es aplicable en criterio de la disidente
a las marcas exclusivamente nominativas, como es el caso de las que se encontraban en
conflicto, cuyo poder identificador radica en los términos que la constituyen y no en la
forma como son representadas. En el caso presente era más que palpable el riesgo
señalado, por cuanto la marca solicitada utiliza como único elemento el calificativo que
conforma a la marca registrada.

Inadmisibilidad del amparo autónomo por estar
pendiente un amparo cautelar solicitado ante otro
tribunal.

CASO BIOTECH LABORATORIOS C.A.[13]

Interpusieron acción de amparo autónomo ante la Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo contra “la amenaza inminente, posible manifiesta e
incontestable de que el Registrador de la Propiedad Industrial considere existentes
derechos de propiedad intelectual por otorgamiento de patentes de productos
farmacéuticos, como supuesto de aplicación del artículo 87 de la Ley Orgánica de
Aduanas...”
La Ley Orgánica de Aduanas en su artículo 87 prevé la protección de los
derechos de propiedad intelectual, a través de la retención en aduana de los bienes que
presuntamente violen estos derechos. Ahora bien, en el caso concreto de las empresas
farmacéuticas venezolanas, los productos que ellos importan (principios activos y
productos farmacéuticos) no se encuentran protegido por derechos de propiedad
intelectual, ya que la Ley de Propiedad Industrial vigente prohíbe expresamente el
patentamiento de productos farmacéuticos. No obstante, visto que notoriamente el
Registrador de Propiedad Industrial ha venido aceptando solicitudes de patentes de
productos farmacéuticos y otorgando patente sobre dichos productos, la empresa
farmacéutica venezolana se encuentra ante la clara e incontestable amenaza, vista las
actuaciones materiales y actos administrativos que en este sentido ha realizado y
dictado, de que el Registrador de Propiedad Industrial impida el desaduanamiento de los
principios activos y productos farmacéuticos que importen la empresas farmacéuticas
venezolanas por considerar que dichos productos se encuentran protegidos por patentes
otorgadas y que en consecuencia su importación presume la violación de derechos de
propiedad intelectual, supuesto de procedencia del Artículo 87 de la Ley Orgánica de
Aduanas.
La Corte se pronuncia acerca del supuesto de inadmisibilidad legado por el
presunto agraviante, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 6º de la Ley Orgánica de
Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual fundamenta
argumentando que, aún cuando la presente acción se fundamenta en la aparente
aplicación del artículo 87 de la Ley Orgánica de Aduanas, el supuesto cierto que motiva
la amenaza de violación es la aplicación de la Decisión 344, por tanto al haber
transcurrido más de seis meses desde que se comenzó a aplicar la misma, habría
consentimiento expreso de la amenaza de lesión.
Por su parte los apoderados judiciales de los accionantes rechazan tal
inadmisibilidad argumentando que el amparo intentado está basado en la inminente

aplicación por parte de la Registradora de la Propiedad Industrial del artículo 87 de la
Ley Orgánica de Aduanas, y o en la aplicación de la Decisión 344, por la posible
consideración de que existen derechos de propiedad industrial por el otorgamiento de
patentes de productos farmacéuticos, lo cual sería inconstitucional según su parecer, ya
que, como ellos mismos señalan en su escrito libelar, tales derechos de propiedad
estarían otorgados de acuerdo a lo establecido en la Decisión 344 de la Comisión
Andina, “los cuales no existen en materia de productos farmacéuticos, ya que ... el
artículo 15 ordinal 1º de la Ley de Propiedad Industrial prohíbe el patentamiento de
productos farmacéuticos”

Marca compleja.

CASO “GRAN COLOMBIA”[14]

La solicitud de la marca “Gran Colombia”, se trata de lo que la doctrina
denomina una marca compleja, ya que ésta se encuentra conformada por más de un
elemento o palabras y el criterio general sostenido por esta Sala, en reiteradas ocasiones,
establece que los elementos que conforman las marcas complejas se consideran como
un signo único, y no como la unión de elementos autónomos; en consecuencia, y
conforme a este criterio la marca comercial solicitada “Gran Colombia”, debe ser
considerada como un signo único, sin embargo la Sala, en el caso sub-judice, en
atención al espíritu del legislador en la vigente Ley de Propiedad Industrial, estima
necesario realizar el análisis de los elementos que conforman la marca solicitada en aras
del cumplimiento de la garantía de protección que en su objeto contempla la Ley
especial, para evitar de esta manera que exista confusión o error y de que el signo
solicitado para distinguir un producto pueda indicar o inducir al consumidor a adquirir
un producto que contenga una falsa procedencia.
Analizadas las definiciones de “Gran” y de “Colombia”, se establece que la
palabra “Colombia” es la palabra determinante en la frase, es el sustantivo que aunado a
la otra palabra que denota una cualidad o manera de ser del sustantivo, que es el
adjetivo “Gran”, evoca una distinción de grandeza, que tiene su origen en Colombia. Se
trata, pues, de vocablos que por su etimología misma, forma y sonido, inducen al
público consumidor a confusión en el momento de adquirir el producto, distorsionando
la verdadera procedencia del mismo.
Ahora bien como supra se señaló, resulta cierto que las marcas complejas
deben analizarse en su conjunto y no aisladamente cada una de las palabras que la
conforman, mas en el caso de autos, por lo novedoso y particular del mismo, la Sala, sin
apartarse de los criterios jurisprudenciales tradicionales reiterados y sostenidos
pacíficamente y a los fines de no alterar ni contradecir la intención y espíritu del
legislador de la materia, referida a la protección del consumidor en la adquisición de
producto que contengan una falsa cualidad o procedencia, considera necesario señalar
que la marca solicitada “Gran Colombia”, per se se encuadra perfectamente dentro de
las prohibiciones establecidas en el ordinal 12º del artículo 33 de la Ley de Propiedad
Industrial, ya que podría inducir al consumidor en error en cuanto a su procedencia,
cuando lo cierto es que el producto será elaborado en el territorio nacional (Venezuela),
creando una entelequia en la mente del consumidor, lo cual traería como consecuencia
la violación de la norma antes citada, en cuanto a la falsa procedencia; e igualmente en

cuanto su cualidad, ya que el adjetivo “Gran”, sería indicativo de un estándar de calidad
superior, respecto a otros productos del mismo renglón elaborados en igualdad de
condiciones al que se pretende identificar con la marca solicitada.

Registro de marca. Cuando El Registrador de la
Propiedad Industrial parte de un falso supuesto al no
fundamentar su negativa de registro de la marca que no
es descriptiva ni ha caído en el lenguaje común.

CASO “EVEREADY ENERGIZER”[15]

En cuanto a la negativa de registro por le Registrador Industrial en relación a
la solicitud de registro de la marca “Eveready Energizer” etiqueta por parte de la
empresa Unión Caribe Corporation y la decisión del recurso de reconsideración
interpuesto por el recurrente debe resaltarse lo siguiente: El fundamento de la negativa
del registro se basó en que “no podrán adoptarse ni registrarse como marcas los
términos y locuciones que hayan pasado al uso general; y las expresiones comúnmente
empleadas para indicar el género, la especie, la naturaleza, origen, cualidad o forma de
los productos...” Pero el fundamento de la negativa del registro como respuesta al
recurso de reconsideración planteado por la recurrente se basó en que: “...no es posible
otorgar protección legal a la solicitud de la marca comercial Eveready, pues al
examinar el término en cuestión se observa que indica la cualidad de los productos a
distinguir como son: Baterías y pilas secas eléctricas, clase 21, razón por la cual se
declara sin lugar la reconsideración solicitada”.
De lo expuesto se evidencia que le Registrador ignoró la existencia de una
marca compleja ya que sólo consideró uno de los tres elementos que constituyen la
solicitud de registro de marca. En efecto el Registrador ignoró los otros dos vocablos
que conforman la marca, como los son los vocablos Alkaline y Energizer y, para negar
el registro tradujo el vocablo Eveready al idioma castellano. Al respecto observa la
Sala que el vocablo Eveready es un término artificioso de origen extranjero sin ninguna
significación en el idioma castellano, y que en el idioma inglés parece fundir dos
vocablos que pudiesen significar “siempre listo”, por lo que de ninguna manera puede
pensarse que tal marca resulta descriptiva de los productos que protege: baterías y pilas
secas eléctricas, clase 21.

Tampoco resulta admisible que el término en cuestión Eveready constituya
una forma de aceptación lingüística común, lo que lo haría no registrable como marca;
pues se trata, en primer lugar, de una compleja como se estableció anteriormente y,
además, no sólo no tiene significación en el idioma castellano, sino que la
administración marcaria no explica en su decisión, la supuesta vulgarización del nombre
cuestionado. Al no dar la necesaria fundamentación, no sólo parte de un falso supuesto,
pues la marca no es descriptiva ni ha caído en el lenguaje común; sino que además, la
decisión resulta obviamente inmotivada.

Registrabilidad de marcas. La causal de
irregistrabilidad del numeral 11 del artículo 33 de la Ley de
Propiedad Industrial. El examen de la similitud gráfica o
fonética entre marcas. Análisis de la similitud del signo, según el
Tribunal Andino de Justicia.

CASO CHESEBROUGH- POND´S INC. [16]

Las decisiones revocatorias adoptadas por el ciudadano Ministro de Fomento,
se fundamentaron en la causal de irregistrabilidad consagrada en el numeral 11 del
artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, en cuyo mérito se prohíbe el registro de
marcas que se parezcan gráfica o fonéticamente a otra ya registrada, para los mismos o
análogos productos...
... De otra parte, en cuanto al examen de la similitud gráfica o fonética entre
ambas marcas, ratifica esta Sala el criterio sostenido en casos similares al presente,
según el cual, la semejanza de los signos debe ser precisada tomando en consideración
todos los elementos gráficos y nominativos que integran la marca y que permite
individualizarla como producto diferenciador de productos análogos.
Este criterio resulta tanto más relevante en el caso presente, toda vez que las
marcas cuyo registro fue denegado por el ciudadano Ministro de Fomento es de las
llamadas “complejas”, desde que están integradas por diversas expresiones idiomáticas
y signos gráficos que constituyen un conjunto unitario, complejo e indivisible...
... como lo ha advertido esta Sala en otras oportunidades, el examen de
registrabilidad de dichas marcas de fábrica debía hacerse tomando en cuenta el signo en
su conjunto de modo que no cabe hacer el análisis de cada uno de sus elementos por
separado, “aun cuando algunos de éstos pudieran consistir en signos o palabras
similares a otras ya registradas que, por su naturaleza, no quedarían protegidas
aisladamente por sí solas, como un derecho exclusivo de uso, puesto que el registro es
sobre el conjunto que constituye la marca, y no sobre cada uno de sus elementos por
separado”
El principio enunciado ha sido inobservado en el caso subjudice por el
ciudadano Ministro de Fomento, pues dicha autoridad administrativa, a los fines de
establecer si las marcas Pond´s Dreamflower; Dreamflower; Pond´s Dreamflower-
Talco perfumado (etiqueta), guardaban similitud con la marca comercial “Desert
Flower” (Flor de Desierto), en lugar de analizar el conjunto que integraban las marcas
en cuestión, descompuso artificialmente las palabras “Dream” y “Flower” y procedió a

comparar la similitud que existía entre cada una de ellas con las palabras “Desert” y
“Flower” respectivamente.
Al proceder de esta manera, es claro para esta Sala que la autoridad
administrativa efectuó erradamente el análisis de similitud entre las marcas en conflicto,
pues como lo ha reiterado el Tribunal andino de Justicia (en términos absolutamente
aplicables a nuestro derecho interno) el análisis de la similitud del signo debe hacerse en
su globalidad o integridad, sin desmembraciones, mutilaciones o resquebrajamiento en
partes materiales o acepciones gramaticales o recurriendo a la etimología de cada parte.
“Es el conjunto de palabras al que debe atenderse para determinar la registrabilidad de
un signo complejo y no a los elementos considerados aisladamente, pues no tienen
igual significado la parte que el todo.”

Registro de marcas, parecido gráfico y fonético
entra las marcas comercial

Caso LADY KRISS[17]

Se obtuvo el registro de la marca KRISS, para distinguir “Artículos de vestir,
sombreros y calzado. Clase 39. (Productos Nacionales)”, fecha 16 de junio de 1980, hoy
clase 25 de la Clasificación Internacional. El Registro de la Propiedad Industrial
concedió la marca comercial Kiss, es por tal razón que se solicitó la nulidad del acto
administrativo en cuestión, de conformidad con lo previsto en el artículo 83 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos, sin que recibiera respuesta por parte de la
Oficina de Registro de la Propiedad Industria. De allí que ante la tácita negativa
interpuso recurso de reconsideración, así como recurso jerárquico sin que se produjera
decisión por parte del Registro de la Propiedad Industrial ni del Ministro de Fomento
(hoy Ministro de Producción y Comercio). El alegato tiene por objeto la imputación al
acto recurrido del vicio de la cosa juzgada administrativa, en virtud de que el Servicio
Autónomo de la Propiedad Industrial del Ministerio de Fomento (hoy ministerio de
Producción y Comercio) antes de conceder la marca comercial Kiss en la clase 39 ya
había decidido la titularidad de la marca comercial LADY KRISS, asimismo alegó el
parecido gráfico y fonético.
Se Deben confrontar las marcas comerciales en conflicto para determinar si
realmente el Registrador de la Propiedad Industrial tuvo que haber negado la concesión
de la marca comercial KISS por ser idéntica a la marca comercial LADY KRISS por
estar, a juicio del recurrente incursa en las disposiciones prohibitivas contenidas en le
numeral 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industria (el recurrente
confundió los supuestos prohibitivos al pretender aplicar a una misma situación fáctica
la violación indistinta de las disposiciones prohibitivas en cuestión).
La Sala Político Administrativa en sentencia recaída en el caso Jean Patou
Perfumeur Societe Anymyme vs. Ministerio de Fomento estableció las diferencias de
las disposiciones contenidas en los numerales 11 y 12, cuando señaló que “ AL primera
y la segunda(...) hacen efectivo el efecto preclusivo de la marca y, la tercera y última
referencia, (...) al respecto de la marca notoria que imposibilita el registro de una marca
en usurpación de marca notoria, aun sin existir un registro previo, por la confusión que
crearía el uso inadecuado de la marca notoria...”
Pasa la Sala a determinar si existe parecido gráfico y fonético entra las marcas
comercial en conflicto, en los términos consagrados en el numeral 11 del artículo 33 de
la Ley de Propiedad Industrial y a tal efecto observa: Considerando que la confusión
debe resultar de la simple comparación que se haga a simple vista o de oídas y no de un

análisis por separado de cada uno de los elementos que la componen, sin olvidar en este
examen, la apreciación de la fuerza expresiva o de impacto en el consumidor, es obvio
que no puede haber parecido gráfico ni fonético entre LADY KRISS, concedida en
1980 y KISS concedida en 1991.
Se rechaza el argumento del recurrente en el sentido de que la palabra LADY
ha pasado al uso general, por ende, incursa en la prohibición contenida en el numeral 9º
del artículo 33 ejusdem, para así pretender analizar las marcas comerciales en conflicto.
No obstante lo anterior, si el único elemento suficiente diferenciador es la letra R, tal
similitud gráfica y fonética tampoco es suficiente para concluir en la incompatibilidad
de coexistencia en el mercado de ambas marcas comerciales, como consecuencia del
principio marcario de que se deben analizar en su totalidad, tanto las sílabas como las
letras que la componen, es decir, en su conjunto y no separadamente, más aún, cuando
se trata de una marca compleja como LADY KRISS.
Así mismo debe considerarse igualmente la naturaleza de los bienes que
pretende distinguir la marca por lo que si pertenecen a la misma clase, se debe analizar
su estructura, así como la acentuación que se considera para establecer diferencias con
marcas nominativas que poseen las mismas sílabas. De allí que, siendo la pretendida
conflictividad de las marca comerciales LADY KRISS y KISS, debido a que se
concedieron en la misma clase 39, esto es, para distinguir artículos para vestir,
sombreros y calzado, debe esta Sala analizar la estructura de la marca comercial KISS y
a tal efecto, observa que la descripción del signo distintivo está escrita en letras
artísticas que traducido al idioma castellano es beso, mientras que la descripción del
signo distintivo de LADY KRISS es dama kriss, y la acentuación en la pronunciación es
totalmente distinta, en consecuencia esta Sala considera que pueden coexistir
pacíficamente en el mercado sin inducir en error al consumidor.
En consecuencia esta Sala forzosamente concluye que la marca comercial
KISS, en clase 39, reúne las características de novedad y originalidad, en razón de lo
cual no se encuentra incursa en la disposición prohibitiva contenida en el ordinal 11 del
artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

Parecido suficiente entre dos marcas, imposible
coexistencia de las mismas en el mercado.

CASO JOHNSON & JOHNSON. “Free top y Frentop “[18]

Señala la Sala los diferentes elementos que deben tomarse en cuenta para
determinar si existe un parecido suficiente entre dos marcas, como para que resulte
imposible legalmente la coexistencia de las mismas en el mercado.
La jurisprudencia de este Alto Tribunal ha venido delineando los diferentes
elementos que han de tomarse en cuenta para determinar si existe un parecido suficiente
entre dos marcas, como para que resulte imposible legalmente la coexistencia de las
mismas en el mercado.
En materia de registro de propiedad industrial existen pocas reglas establecidas
con un valor permanente, fijo e inamovible para concluir en la confundibilidad de
marcas, sin embargo, a manera simplemente enunciativa, se pasa se seguidas a
enumerar aquéllos parámetros útiles a los efectos de concluir la confundibilidad entre
marcas. Son estos brevemente:
un análisis por separado de cada uno de los elementos que integran la respectiva marca:

oídas.
fundamentalmente.
letras que constituyan la integridad de los vocablos específicos.
d) Debe considerarse la naturaleza de los bienes que pretende identificar
la marca; si pertenecen a la misma clase, su estructura, su finalidad aplicativa y su
ámbito comercial.
sí sola un elemento de juicio, debe tomarse en cuenta para establecer las diferencias, al
El punto esencial planteado en los autos, es la posibilidad de coexistencia de
la marca Frentrop, registrada bajo el Nº 78436-F, y la marca Feetrop, los cuáles
distinguen productos ubicados en la clase 6 de la clasificación oficial.
En este sentido el registrador de la propiedad Industrial negó la solicitud de
registro de la marca Freetop, para distinguir Shampoo Anti-Caspa, por cuanto considera
que ambos signos en su conjunto tienen semejanzas, indicando que en relación a “la
estructura lingüística de las vocales se observa que existe identidad en su ubicación,
presentando la misma secuencia lo que conlleva a que se pronuncien de manera
similar”, y que “los signos en estudio están conformados por dos sílabas, lo que
incremento el riesgo de confusión que puede surgir entre los consumidores. Ambos
signos pretenden distinguir productos de la clase 6 nacional, y que si bien, el signo
solicitado identifica Shampoo anti-caspa y el signo registrado una preparación
farmacéutica, éste último comprende el producto del signo solicitado (shampoo anti-
caspa); lo que imposibilita su coexistencia pacífica en el mercado”
Considerando que la confusión debe resultar de una simple comparación de
ambos signos y tomando en cuenta la apreciación de la fuerza expresiva o de impacto en

el consumidor, para esta Sala es claro que no puede haber parecido gráfico, ni fonético
entre Fentop concedida en 1975 y Freetop.
El efecto global de los elementos que constituyen los signos en cuestión,
resultan perfectamente diferenciables para el consumidor, en razón de que no cuentan
dentro de sus estructuras, con la misma secuencia de vocales. Por otra parte, se observa
que la acentuación en la pronunciación es totalmente distinta, por provenir la palabra
Freetop del idioma inglés. Esta palabra es fonetizada de manera distinta a como es
fonetizada la marca Fentrop. En efecto, la primera de las sílabas de la marca registrada
es FEN, mientras que la primera sílaba de la marca solicitada es FREE, la cual se
pronuncia FRI, por ser un vocablo del idioma inglés, existiendo, entonces diferencias en
cuanto a la pronunciación entre ambos signos.
Igualmente debe considerarse la naturaleza de los bienes que pretende
distinguir la marca, por lo que, si bien pertenecen a la misma clase del nomenclator
oficial (clase 6 específicamente), son productos diferentes, uno distingue preparaciones
farmacéuticas y el otro, un producto de tocador o cosmético, los cuales tienen diferentes
canales de comercialización, por ser uno d prescripción facultativa y el otro de libre
expendio, como lo es el producto de consumo masivo shampoo anticaspa.
Por otra parte, hay que tomar en cuenta la coexistencia en el mercado de las
marcas desde 1993, sin que hasta los actuales momentos se haya producido confusión
alguna en el público consumidor, así como también, la inacción del entonces titular de
la marca registrada Fentrop, quien no ejerció su derecho a presentar observaciones a la
misma, ni impidió su comercialización en el mercado nacional mediante acciones
legales que le concede la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, en su artículo 104. En
consecuencia, esta Sala considera que el signo marcario Freetop no se encuentra incurso
en la disposición prohibitiva contenida en el ordinal 11 del artículo 33 de la Ley de
Propiedad Industrial, por lo cual pueden coexistir ambas marcas pacíficamente en el
mercado sin inducir en error al consumidor.

Otorgamiento de marcas iguales o parecidas, signos
complejos. La posibilidad de coexistencia pacífica de signos
distintivos. La integración de la marca compleja.

CASO “HIT” Y “HI-C” [19]

Esta Sala observa que los criterios empleados para determinar la posibilidad de
coexistencia pacífica de signos distintivos no son absolutos, sino que atienden a
determinados condicionamientos que se constatan en cada situación concreta, no
constituyendo así fórmulas rígidas que deben aplicarse en cada caso sin que medie la
apreciación de las circunstancias que lo conforman. Es por todo lo anterior que en casos
como el de autos no es posible afirmar que los referidos criterios establecidos por la
Administración, sean inmutables y definitivos. Así se establece.
La jurisprudencia de este Alto Tribunal ha venido delineando criterios
interpretativos sobre la Ley de Propiedad Industrial, atendiendo siempre a la causa
misma de la institución respectiva que, en materia marcaria, se fundamenta en la
necesidad colectiva de que los productos objeto del comercio contengan un signo
distintivo exclusivo que sirva para diferenciarlo de otros similares en el mercado,
evitando así la confusión o equivocación del público consumidor, a quien asiste el
derecho a no ser inducido a error en relación con los productos de su preferencia que
coexisten en un mercado de libre competencia.
En coincidencia con los postulados doctrinarios en este campo, esta Sala ha
sostenido el criterio conforme al cual la marca “compleja” es la integrada por varios
elementos nominativos o gráficos y nominativos, que constituyen un conjunto en su
totalidad, vale decir, unitario, complejo e indivisible, el cual individualiza la marca
como signo diferenciador de productos análogos. De ahí que para juzgar la
confundibilidad entre marcas, cuando alguna de ellas sea de las denominadas “marcas
complejas”, deba analizarse la marca en su conjunto y no cada uno de sus elementos por
separado, aun cuando algunos de éstos puedan consistir en signos o palabras similares a
otras ya registradas que, por su naturaleza, dentro del conjunto, no quedarían protegidas
aisladamente, por sí solas, como un derecho exclusivo de uso, puesto que el registro es
sobre el conjunto que constituye la marca, y no sobre cada uno de sus elementos por
separado.
Debe determinarse si la marca registrada “Hit”, propiedad de la sociedad
mercantil opositora, considerada en conjunto con todos los elementos que la integran,
puede o no coexistir en el mercado con la marca cuyo registro se solicita (“HI-C”). Al
respecto se observa:
Entre estas dos marcas “existen suficientes semejanzas gráficas y fonéticas
como para evitar su coexistencia en el mercado, ya que la marca comercial solicitada
reproduce la registrada con la única variación de haber incluido un guión en la palabra y
sustituir la letra ´T´ por la letra ´C´... lo que además aparece reforzado por la situación
de que al fonetizarse tiene una pronunciación muy similar, tanto que ello conduciría al
resultado de ser confundibles en el mercado”.
Cabe reiterar que en materia de propiedad industrial son escasas las reglas con
valor permanente para concluir en la confundibilidad de marcas. Sin embargo la
doctrina y la jurisprudencia de esta Sala han establecido determinados criterios para
apreciar la semejanza entre marcas, los cuales no tienen un carácter taxativo sino
meramente enunciativo y deberán ser aplicados a la luz de cada caso concreto. Algunos
de estos parámetros se numeran a continuación:
un análisis por separado de cada uno de los elementos que integran la respectiva marca;
la confusión debe resultar de la comparación que se haga a simple vista o de ser oída.
En este examen debe también apreciarse el impacto que pueda producir el o los
elementos que por resaltar suficientemente dentro de su propio conjunto, constituirían la

imagen figurativa y/o fonética característica individualizada a recordar por el
consumidor.
b) Las marcas gráficas y complejas deben juzgarse en su conjunto y no
por elementos tomados aisladamente.
c) La acentuación prosódica u ortográfica, sin que constituya por sí sola
un elemento de juicio, debe tomarse en cuenta al establecer las diferencias. De allí que
puedan coexistir marcas nominativas con algunas sílabas idénticas, si el resto de las
sílabas que integran la palabra y su acentuación ortográfica o prosódica difieren a tal
punto que evitan toda posible confusión.
d) Debe considerarse también, la naturaleza de los bienes que pretende
identificar la marca; si pertenecen a la misma clase, su estructura y su ámbito comercial.
Aplicando los anteriores lineamientos al estudio comparativo de las marcas en
pugna, se advierte, en primer lugar, que si bien éstas contienen términos integrados por
tres letras, que por igual comienzan por una “h” seguida de la vocal “i” y terminan con
una consonante cortante, esto es, que frena el sonido conformador del término, tal
parecido es insuficiente a los fines de concluir en su similitud y por tanto, en su
incompatibilidad en el mercado.
Se constata que la parte recurrente pretende el registro del término “HI-C”,
explicando que el mismo debe ser enunciado mediante una fonética especial, que cosiste
en darle al término “HI” la pronunciación “Jai”, que sería correspondiente a su versión
anglosajona, manteniendo para la letra “c” su sonido en castellano. Con todo lo anterior,
“HI-C” se pronunciaría “Jai-ce”, lo cual difiere completamente de la palabra de una sola
sílaba, “HIT” (pronunciada “Jit”). Considera así la Sala que el sentido fonético que se
aspira dar a la marca en debate logra una particularidad suficiente para distinguirla del
registro existente.
El examen comparativo de ambas no puede limitarse al parecido fonético entre
ellas, se añade a lo referido la composición gráfica y literal de la marca “HIT” cuya
descripción en el Registro Nº 21027 es la siguiente: “Marca de Fábrica ´HIT´
(Conjunto)... consiste en la palabra ´HIT´ escrita en letras ovaladas en su parte inferior y
rodeadas por un triángulo equilátero que descansa sobre uno de sus vértices, el cual
triángulo en su parte superior está abierto a fin de que sobresalgan las letras HIT”. Debe
agregarse a lo anterior, el hecho de tener como elemento ideológico la idea de un
“batazo” que, en el popular juego de béisbol tiene carácter de una jugada exitosa. Por su
parte la palabra que pretende registrarse consiste exclusivamente en la palabra “HI-C”

Así el examen comparativo con base alas reglas establecidas, revela que los
elementos literales, gráficos y fonéticos, que constituyen la marca “HI-C” impiden, en
su conjunto, que el consumidor a una primera impresión de la marca así plasmada en la
etiqueta, pueda confundirla con la marca “HIT”.
A la inconfundibilidad entre ambas marcas, se suma, por una parte el hecho de
que la expresión “HI-C” es constitutiva de un signo distintivo precedentemente
registrado en Venezuela, cuya titularidad corresponde actualmente a la firma
recurrente, y que distingue productos similares (alimentos incluyendo jugos de frutas y
de vegetales, frutas, vegetales - clase 46 -) a los que corresponden a la nueva solicitud
de registro (aguas minerales y gaseosas, naturales y artificiales y otras bebidas no
alcohólicas, jarabes, - clase 45-); y por la otra el hecho de que la marca “HI-C”
precedentemente registrada, ha coexistido por más de treinta años con la marca “HIT”
pacíficamente, ya que no consta en los autos que haya habido impugnaciones,
solicitudes de nulidad, ni que en la vida diaria de las transacciones comerciales, se sepa
de conflictos entre las dos empresas productoras por motivo del uso de sus respectivos
signos. Ambos elementos, también favorecen la coexistencia entre ambas marcas.
La Sala juzga procedente declarar con lugar la demanda de nulidad incoada,
toda vez que, como ha quedado demostrado, los elementos distintivos de la marca
solicitada “HI-C”, le permiten coexistir en el mercado con la marca ya registrada “HIT”
sin posibilidad de confusión, siempre que se mantengan las características una vez
otorgado el registro correspondiente.

El régimen Común sobre Propiedad
Industrial de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena es de obligatorio cumplimiento en
Venezuela. Los requisitos, el procedimiento para
el registro de las marcas comerciales y los efectos
de éste, según dicho Acuerdo. El carácter
subsidiario de los textos legales que cada Estado
desarrolle dentro de su territorio sobre propiedad
industrial.

CASO DIARONA [20]

En materia de propiedad industrial es menester atender a las disposiciones
contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada en
la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4.676 Extraordinario, del 18 de enero
de 1994, con las cuales se estableció el Régimen Común sobre Propiedad Industrial y
que constituyen normas de aplicación común y de obligatorio cumplimiento para todos
los Estados signatarios. El artículo 114 dispone que : “ El registro de la marca caducará
si el titular no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de
gracias, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. Asimismo, será causal de
caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación
nacional del País Miembro”.
De igual forma, el artículo 114, que forma parte de las disposiciones
Complementarias de la Decisión 344, destinadas estas últimas, a regular el alcance de la
normativa comunitaria y su vinculación con la legislación nacional de cada Estado
Miembro; así, el mencionado artículo establece el carácter subsidiario de las
disposiciones legales que cada Estado desarrolle dentro de su territorio sobre la
propiedad industrial, en los siguientes términos:
“ Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente
Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”.
En Venezuela, es la Ley de Propiedad Industrial, publicada en Gaceta Oficial
Nº 25.227 del 10 de diciembre de 1956, el texto que rige la materia en cuestión en el
ámbito nacional. En ésta adquiere relevancia, a los fines de pasar al análisis del caso
concreto sometido al conocimiento del Tribunal, el artículo 83, el cual dispone:
“Ordenado el registro de la marca, el interesado deberá presentar al
Registrador el timbre fiscal correspondiente a que se refiere el artículo 47 de esta Ley,
dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de circulación del Boletín
de la Propiedad Industrial en que aparezca publicada la concesión del registro. Si el
interesado no hiciere la entrega a que se refiere este artículo, quedará sin efecto la
resolución del Registrador sobre el registro y nulas las actuaciones respectivas. Estos
hechos se harán del conocimiento público por medio del Boletín de la Propiedad
Industrial”.
En el presente caso el Director General del Ministerio de Industria y
Comercio, actuando por delegación de atribuciones y firma del Ministro de ese
despacho, dictó el cato administrativo objeto del presente recurso de nulidad,
declarando sin lugar el recurso jerárquico ejercido contra la decisión del Registro de

Propiedad Industrial mediante la cual se declaró la caducidad del registro de la marca
comercial DIARONA para distinguir “sustancias químicas, preparaciones
farmacéuticas, perfumería” (clase 06 nacional), por no haberse efectuado el pago de las
tasas correspondientes, vale decir, por no haber realizado el referido pago dentro del
plazo de 30 días contados a partir de la fecha de circulación del Boletín de la Propiedad
Industrial en el que apareció publicada la concesión del registro de la marca; ello
conforme lo pauta el transcrito artículo 114 de la Decisión 344 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena, en concordancia con lo previsto en los artículos 47 y 83 de la
Ley de Propiedad Industrial.
Tanto en sede administrativa como en la judicial, la parte actora alegó haber
enfrentado una situación económica poco satisfactoria que le impidió hacer el pago de
las tasas a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Registro Público, como
consecuencia de la crisis económica que afectó para ese momento a todas los sectores
de la vida nacional; sin embargo, no aportó probanza alguna mediante la cual apareciera
demostrado su estado financiero. Por otra parte, es preciso observar que la difícil
situación económica que ha incidido negativamente sobre todos los sectores del país, a
la cual se ha referido la parte actora para justificar que no disponía de las cantidades
dinerarias requeridas a fin de realizar el pago de los derechos de registro, no era un
fenómeno novedoso para el momento en que debió cumplir con esta obligación. En
efecto, desde la década de los setenta, la economía venezolana ya se había visto
seriamente afectada por un proceso inflacionario sostenido y relativamente alto,
registrando uno de sus mayores valores en 1989 y luego en 1994. De allí que para esta
Sala, es éste un hecho notorio mas no imprevisible, toda vez que ha sido un fenómeno
constante, presente en la vida nacional durante los últimos treinta años. En el caso de
autos, acordado el registro de la marca el 12 de julio de 1989, y declarada su caducidad
en fecha 2 de junio de 1994 en virtud de la ya mencionada falta de pago de las tasas
dentro del plazo establecido en la Ley de Propiedad Industrial, mal podía esgrimir la
actora, como fundamento de su defensa, el alegato según el cual medió para la época
una causa de fuerza mayor, consistente en el deterioro económico que han sufrido todas
las estructuras del país en razón de la crisis de la misma naturaleza, pues es
característica fundamental de esta eximente de responsabilidad el que sea una
circunstancia imprevisible para el deudor, quien es en este caso, el administrado; y,
como ya se indicó, esta problemática que ha prevalecido en Venezuela por tantos años,
era visible. Esto significa que una vez iniciado por la sociedad demandante el

procedimiento para solicitar el registro dentro del plazo de 30 días contados a partir de
la fecha de circulación del Boletín de la Propiedad Industrial en que aparezca publicada
su concesión. Así no existiendo una causa de fuerza mayor que implicara para la actora
un obstáculo para realizar el pago, esta Sala considera improcedente tal alegato.

Derecho de Autor. El titular del derecho
de explotación puede, en lugar de
“ceder” una o varias de las modalidades
de explotación de la obra, conceder a
terceros una licencia de uso. El Poder
Judicial SI TIENE JURISDICCION para
conocer y decidir la acción intentada
por la sociedad mercantil
“CORPORACIÓN PROKOMPRA 2.002,
C.A.” contra la sociedad mercantil
“DEPORTES H.K., C.A.”

Caso obra audiovisual “The AB Shaper”[21]

El expediente llega a la Sala Político Administrativa remitido por el Juzgado Octavo de
Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del
Área Metropolitana de Caracas, en expediente contentivo del juicio que, por Derecho
de Autor, la sociedad mercantil “CORPORACIÓN PROKOMPRA 2.002, C.A.” contra
la sociedad mercantil “DEPORTES H.K., C.A.”, a fin de que la Sala se pronuncie
acerca de la regulación de jurisdicción.

El demandante fundamenta su acción de conformidad con lo establecido en los artículos
1,2,12,19,23,39,41,42, 109 y 110 de la Ley de Derecho de Autor, estimando la misma
en la cantidad de Treinta y Dos Millones Trescientos Cuarenta Mil Bolívares (Bs.
32.340.000,00) con su correspondiente indexación calculada mediante experticia
complementaria al fallo definitivo. Asimismo, solicitaron que se declarara expresamente
la titularidad de los derechos autorales sobre la obra audiovisual “The AB Shaper”; la
prohibición de reproducir, comunicar o distribuir por cualquier medio dicha obra
audiovisual.
En el libelo la parte actora expuso entre otras en que el año de 1996, la empresa “Tristar
Products, Inc.”, domiciliada y regida por las leyes de los Estados Unidos de América,
introdujo al mercando de dicho país la maquina denominada “AB Shaper”, consistente
en un aparato para ejercicios físicos abdominales, el cual es comercializado en ese país
mediante el sistema de ventas por televisión, y es entregado a los compradores junto con
un catálogo y un videocasete en formato VHS, contentivo de material promocional e
instrucciones para el correcto uso del “AB Shaper”. Señaló que para la realización de
dicha obra audiovisual, la empresa “Tristar Products, Inc.” contrató al productor Tara
Borakos, quien produjo, grabó y editó el video denominado “The AB Shaper”,
contentivo de instrucciones de uso y material promocional de dicho aparato. Expresó
que siendo una obra realizada por encargo, la “Tristar Products, Inc.” se constituyó en
titular y tenedora exclusiva, a nivel internacional, de los Derechos de Autor sobre la
mencionada obra audiovisual. Que para la comercialización del producto “AB Shaper”
en Venezuela, la empresa “Tristar Products, Inc.”, cedió en forma exclusiva, a la
Corporación “Prokompra 2.002, C.A.”, los Derechos de Autor sobre la mencionada
obra audiovisual, quedando dicha empresa facultada de manera exclusiva para ejercer
tanto los derechos de explotación económica como la defensa de los derechos morales
correspondientes, quedando en consecuencia su representada como la única parte
autorizada por “Tristar Products, Inc.” para divulgar, comercializar, exhibir o de
cualquier forma comunicar públicamente, total o parcialmente, la referida obra
audiovisual, así como para ejercer en el territorio venezolano las acciones legales que
fueren eventualmente necesarias para la mejor defensa de los derechos concedidos.
Asimismo expuso que una vez iniciada la comercialización del producto “AB Shaper”
por su representada, que se vende también en Venezuela acompañado con un catálogo y
un videocasete contentivo de la obra audiovisual, se detectó la presencia en el mercado
venezolano de un aparato similar para ejercicios físicos denominado “AD Forma” y/o

“AB Shaper”. el cual es distribuido y comercializado en Venezuela por las empresas
“Beauty Supply, C.A.”, “Novedades El Califa, C.A.”, “Deportes H.K., C.A.”, y
“Deportes del Futuro, C.A.”. Expresó que dicho aparato se vendía acompañado de un
videocasete ilegal o “videopirata” contentivo de una reproducción fiel y exacta, de la
obra audiovisual denominada “The AB Shaper”. Por lo tanto, dichas compañías estaban
utilizando la referida obra audiovisual “The AB Shaper” de manera ilegal, ya que la
“Corporación Prokompra 2.002 C.A.”, es la única titular de los Derechos de Autor de
dicha obra, representante y cesionaria de dichos Derechos de autor en el territorio
venezolano.
El 27 de noviembre de 1998, oportunidad de la contestación de la demanda, la abogada
Maria del Carmen Gutiérrez Lousa, inscrita en el Instituto de Previsión Social del
Abogado bajo el número 28.836, actuando en su carácter de apoderada judicial de la
sociedad mercantil “DEPORTES H.K., C.A.”, consignó escrito donde, opuso la
cuestión previa de falta de jurisdicción del juez para conocer de la presente causa,
alegando que la misma correspondía a la Administración Pública, fundamentada en los
siguientes términos:
“En consecuencia, ante el desconocimiento y la incertidumbre que genera el no haberse
establecido, con toda precisión -(ni de alguna otra forma)- en que fecha supuestamente
la parte actora ‘inició la comercialización del producto’ en la República de Venezuela,
nos vemos forzados a señalar la falta de jurisdicción de este Tribunal con respecto a la
Administración Pública, toda vez que, la pretensión que nos ocupa deberá ser dilucidada
por la Dirección Nacional del Derecho de Autor ....
(omissis)
En efecto ciudadano Juez, en el Titulo VIII de la Ley Sobre Derecho de Autor, cuya
aplicación la parte actora invoca, se establece el ‘ámbito de ampliación de la misma’,
haciéndose especial consideración en caso de obras ‘extrajeras’ –(como la que
supuestamente nos ocupa)-, a la fecha en que por primera vez haya sido publicada
dentro de nuestra República (Artículos 125 y siguientes) para que se encuentre tutelada,
o no, por la referida Ley.-
Ahora bien, al no existir referencia a fecha alguna para determinar si la obra de marras
se encuentra amparada por la citada Ley, corresponde exclusivamente al Servicio
Autónomo Dirección Nacional del Derecho de Autor, el pronunciamiento respectivo; y
como quiera que el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil expresamente
consagra el carácter de orden público que tiene la falta de jurisdicción del Juez, respecto

de la administración pública, pudiendo declararse aún de oficio en cualquier estado e
instancia del proceso, es por lo que formalmente solicitamos de este Tribunal que, como
punto preliminar, decida sobre la falta de jurisdicción aquí invocada, con los
pronunciamientos de Ley”.
En sentencia interlocutoria de fecha 26 de enero de 1999, el Juzgado a quo declaró sin
lugar la cuestión previa opuesta, alegando que:
“Ahora bien, en el presente caso y circunscribiéndonos al orden de prelación antes
establecido, podemos observar que el promovente de la falta de jurisdicción opuesta
fundamentó su solicitud, tal y como se señaló anteriormente, en el hecho de que al no
existir referencia alguna para determinar si la obra de marras se encontraba amparada
por la Ley Sobre Derecho de Autor correspondía exclusivamente al Servicio Autónomo
Dirección Nacional de Derecho de Autor, el pronunciamiento respectivo, el Tribunal
observa:
El artículo 139 de la Ley Sobre Derecho de Autor dispone que ‘Son competentes para
conocer de los asuntos judiciales relativos al derecho de autor y demás derechos
protegidos por esta Ley, los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Primera
Instancia en lo penal, según los casos, salvo en los supuestos en que la misma Ley
atribuye competencia a los Juzgados de Parroquia o Municipio’.
Ahora bien, de la norma supracitada se desprende sin ningún género de dudas que este
Tribunal tiene plena jurisdicción para conocer sobre los asuntos judiciales relativos al
derecho de autor, los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, siendo así, es deber de
esta Juzgadora declarar improcedente la Falta de Jurisdicción formulada por la parte
demandada y así expresamente se decide”.
En fecha 1º de febrero de 1999, la apoderada judicial de la demandada, abogada Mariela
Josefina Morales Guedez, inscrita el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el
número 52.950, presentó escrito impugnando la anterior decisión, mediante el recurso
de regulación de jurisdicción.
Para decidir, la Sala observa:
Estamos en presencia de un contrato de cesión de derechos donde el autor u otro titular
del derecho “cede” o “licencia” a un tercero para que explote la obra de acuerdo a las
modalidades determinadas en el contrato.
La Ley Sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos determina los supuestos para la
explotación de la obra por terceros.

El primer supuesto aparece previsto en el artículo 50 de la Ley Sobre Derechos de Autor
y Derechos Conexos, según el cual el derecho de explotación puede ser cedido a título
gratuito u oneroso, pero, salvo pacto expreso en contrario, la cesión se presume
realizada a título oneroso.
Ahora bien, de acuerdo al último párrafo del artículo 50 de la mencionada ley, el titular
del derecho de explotación puede, en lugar de “ceder” una o varias de las modalidades
de explotación de la obra, conceder a terceros una licencia de uso, no exclusiva e
intransferible, lo que no supone una transferencia de derechos por parte del titular
-originario o derivado-, sino de una simple autorización para que utilice la obra de
acuerdo a las modalidades contempladas en la licencia y la remuneración convenida.
Pero, si bien la licencia no confiere titularidad al licenciatario, pues no hay traslación de
derechos, el contrato respectivo se rige por sus propias previsiones y por las
disposiciones atinentes a la cesión de los derechos de explotación, en cuanto sean
aplicables (artículo 50, in fine).
Esa aplicabilidad, mutatis mutandi, de los principios de la cesión a los contratos de
licencia, está referida, fundamentalmente, a la presunción de onerosidad (Ley Sobre
Derechos de Autor y Derechos Conexos, artículo 50, segundo parágrafo); a la limitación
de la autorización a las modalidades de explotación pactadas contractualmente (artículo
51 y 21 del Reglamento); al principio de la remuneración proporcional, salvo en los
casos permitidos por la ley (artículos 55 y 56), y a la prueba del contrato por escrito
(artículo 53 y 23 del Reglamento).
Por lo tanto, la Ley en comento consagra a favor de los titulares de derechos, las
acciones civiles de tipo declarativo; inhibitoria o prohibitorias; conminatorias; remoción
o destrucción; y la acción por daños y perjuicios. Además, señala que las autoridades
competentes para conocer de los asuntos judiciales relativos a los derechos autor serán
los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil o bien los de Parroquia o Municipio.
Además, el Código de Procedimiento Civil en su artículo 1º entiende la jurisdicción
civil en sentido lato, por oposición, a los otros ámbitos de la administración de justicia,
de modo que la intención del legislador es la de comprender en las reglas de unos
principios procedimentales comunes, las jurisdicciones especiales de la rama civil. Se
consagra la unidad de la jurisdicción, estableciéndose que la jurisdicción civil, salvo
disposiciones especiales de la Ley, se ejerce por los jueces ordinarios de conformidad
con las disposiciones especiales de ese Código. Se recoge así en este artículo que el Juez

ordinario es el Juez por excelencia y debe ejercer la plenitud de la función
jurisdiccional, pero se deja a salvo lo que dispongan las leyes especiales.
Conviene aclarar que son tres las distinciones que corresponde hacer respecto al ámbito
de la función pública de administrar justicia: la jurisdicción civil, jurisdicción penal y
jurisdicción contencioso – administrativa, las cuales pueden denominarse jurisdicciones
ordinarias en cuanto son fundamento común de otras jurisdicciones que tienen
atribuidas específicamente ciertas funciones, con órganos, procedimientos y leyes
sustantivas propias, y que reciben por ello el nombre de jurisdicciones especiales. Así,
de la jurisdicción civil se desmembran las jurisdicciones especiales, como son la del
trabajo, la mercantil, agraria, de tránsito, de menores y de hacienda.
En este sentido, se ha querido salvaguardar el establecimiento de algunas jurisdicciones
especiales, como son la del trabajo, la de menores y de hacienda. Pero, en materia de
derechos de autor, el legislador no consideró necesario la creación de una jurisdicción
especial para casos como el de autos y así lo estableció en el artículo 139 de la Ley
Sobre Derechos de Autor y Derechos Conexo que determina:
“Son competentes para conocer asuntos judiciales relativos al derecho de autor y demás
derechos protegidos por esta Ley, los Juzgados de Primera Instancia en o Civil y de
Primera Instancia en lo Penal, según los casos, salvo en los supuestos en que esta misma
Ley atribuye competencia a los Juzgados de Parroquia o Municipio.”
Por otra parte, se observa que la Dirección Nacional del Derecho Autor es el organismo
estatal que, además de llevar el registro centralizado de la producción intelectual, se
encarga de fiscalizar a las entidades de gestión colectiva; de servir de árbitro en los
conflictos que se presenten entre las partes vinculadas a la creación, administración,
producción o uso de las obras y demás productos protegidos; de imponer sanciones a los
entes de gestión que incumplan sus obligaciones legales o en aquellas faltas a la Ley no
tipificadas como delito; de supervisar a las empresas y organizaciones cuyas actividades
den lugar al goce o ejercicio de los derechos reconocidos legalmente; y, en fin, cumplir
y hacer cumplir las disposiciones contenidas en la Ley sobre el Derecho de Autor. Así
se declara.
Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala determina que corresponde al Poder
Judicial, a través de los Tribunales de Justicia, el conocimiento y decisión de las
acciones civiles ya sean de carácter declarativo; inhibitorias o prohibitorias;
conminatorias; remoción o destrucción; y la acción por daños y perjuicios, por cuanto la
atribución conferida en materia de derecho de autor a la Dirección Nacional del

Derecho Autor, está dirigida únicamente a registrar, fiscalizar, arbitrar, imponer
sanciones en aquellas faltas a la Ley no tipificadas como delito; de supervisar a las
empresas y organizaciones cuyas actividades den lugar al goce o ejercicio de los
derechos reconocidos legalmente; y, en fin, de cumplir y hacer cumplir las
disposiciones contenidas en la Ley sobre el Derecho de Autor, de conformidad con el
artículo 130 subsiguientes de Ley Sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos.
Por lo tanto, su conocimiento y decisión única y exclusivamente corresponde a los
órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en los artículos 1º, 19, 109 y ss y 139 de la
Ley Sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos y el artículo 1º del Código de
Procedimiento Civil. Así se declara. Por las razones antes expuestas, esta Sala Político -
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de
la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara que el Poder
Judicial SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por la
sociedad mercantil “CORPORACIÓN PROKOMPRA 2.002, C.A.” contra la sociedad
mercantil “DEPORTES H.K., C.A.”

III. Sentencias del Tribunal Andino de Justicia en materia
de patentes y marcas

Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2,
4 y 28 de la Decisión 344 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena, requerida por el
Consejo de Estado de la República de
Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera. Interpretación
de oficio de los artículos 27 y 29 de la misma
(Patentes de invención)

Caso THE PROCTER & GAMBLE COMPANY. [22]
Patente: “COMPUESTOS FARMACEUTICOS NOVEDOSOS DE 5-(2-
IMIDAZOLINILAMINO) BENCIMIDAZOL, UTILES EN EL TRATAMIENTO Y
LA PREVENCION DE DESORDENES RESPIRATORIOS, OCULARES E
INTESTINALES”.

Actúa como demandante la firma THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, siendo
demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. La interpretación
se plantea en razón de que la firma THE PROCTER & GAMBLE COMPANY solicita

que se declare la nulidad de Resoluciones expedidas por la Superintendencia de
Industria y Comercio de Colombia mediante la cual la mencionada Superintendencia
negó la concesión de privilegio de patente para la invención denominada
“COMPUESTOS FARMACEUTICOS NOVEDOSOS DE 5-(2-
IMIDAZOLINILAMINO) BENCIMIDAZOL, UTILES EN EL TRATAMIENTO Y
LA PREVENCION DE DESORDENES RESPIRATORIOS, OCULARES E
INTESTINALES”, y; Nº 13856, de 30 de junio del 2000, mediante la cual, al resolver el
recurso de reposición planteado, la aludida Dependencia confirmó la Resolución
anterior. Adicionalmente, pretende que, como restablecimiento del derecho, se ordene a
la mencionada Superintendencia que conceda el privilegio de patente para la invención
solicitada.

Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la
solicitud provenga de un juez nacional, como lo es en este caso la jurisdicción
consultante.

La consulta ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 de la
Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la
mencionada Comunidad, por tanto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se
hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna
que la origina, se presenta un informe sucinto de los hechos considerados relevantes
para la interpretación y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la
respuesta a la consulta.

Los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

DECISION 344, CAPITULO I, DE LAS PATENTES DE
INVENCION, SECCION I, DE LOS REQUISITOS DE
PATENTABILIDAD

“Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para
las invenciones sean de productos o de procedimientos en
todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas,
tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación
industrial”.

“Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está
comprendida en el estado de la técnica.

“El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido
accesible al público, por una descripción escrita u oral, por
una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de
presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la
prioridad reconocida.

“Sólo para el efecto de la determinación de la novedad,
también se considerará, dentro del estado de la técnica, el
contenido de una solicitud de patente en trámite ante la
oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o
de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la
solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre
que dicho contenido se publique”.

“Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel
inventivo, si para una persona del oficio normalmente
versada en la materia técnica correspondiente, esa invención
no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera
evidente del estado de la técnica”.

SECCIÓN IV

DEL TRAMITE DE LA SOLICITUD

(…)

“Artículo 27.- Vencidos los plazos establecidos en los
artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional
competente procederá a examinar si la solicitud es o no
patentable”.

El contencioso administrativo de la propiedad intelectual en venezuela

El contencioso administrativo de la propiedad intelectual en venezuela

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (10)

Similar to El contencioso administrativo de la propiedad intelectual en venezuela

Similar to El contencioso administrativo de la propiedad intelectual en venezuela (20)

More from Hugo Araujo

More from Hugo Araujo (20)

El contencioso administrativo de la propiedad intelectual en venezuela