• Save
Bescherming van bekende merken: geen lust zonder last!
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Bescherming van bekende merken: geen lust zonder last!

on

  • 1,699 views

protection of well known trade marks: no joy without burden!

protection of well known trade marks: no joy without burden!

Statistics

Views

Total Views
1,699
Views on SlideShare
1,695
Embed Views
4

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 4

http://www.linkedin.com 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Bescherming van bekende merken: geen lust zonder last! Bescherming van bekende merken: geen lust zonder last! Presentation Transcript

  • Bescherming van bekende merken Geen lust zonder last! Gino van Roeyen 7 juni 2007
  •  
  • Onderscheid tussen bekende merken : Categorie 1: algemeen bekende merken (Coca-Cola, Microsoft, Rolex) Categorie 2: bekende merken in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder c BVIE (lagere drempel), want voldoende is:
  • ‘ Bekendheid bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden merken of diensten bestemd zijn’ (HvJ EG 1999, Chevy) Waarom onderscheid? Mate van bekendheid bepaalt (mede) kracht merk.
    • Raamwerk voor bescherming categorie 1 merken :
    • Unieverdrag van Parijs (UvP) – 1883
    • Overeenkomst van Wereldhandelsorganisatie inzake
    • handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs) – 1996
    • Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (BVIE) – 2005
    • Raamwerk voor bescherming categorie 2 merken :
    • BVIE
  • Kernnormen voor bescherming (algemeen) bekende merken Geen registratie vereist voor bescherming algemeen bekend merk Geen beperking in de tijd indien te kwader trouw gebruik of depot ( algemeen) bekend merk
      • Piraterij
      • Daadwerkelijk verwarringsgevaar: Puma/Sabel
      • Aanhaken: soortgelijke en niet-soortgelijke producten
  • Praktijkvoorbeeld 1
    • Jaguar/Pinocchio en Van Hilst :
    • Jaguar beroept zich in deze zaak o.a. op de navolgende merkinschrijvingen:
    • algemeen bekend woordmerk JAGUAR voor auto’s (eerste registratie BX 1971 , voorgebruik 1943 )
    • woord/beeldmerk JAGUAR voor sportschoenen (registratie BX 1980 )
    • Pinocchio/Van Hilst op een in 1984 voor schoenen in de Benelux gedeponeerd woordmerk JAGUAR.
    • Jaren zeventig :
    • autofabrikanten ontdekken merchandising als extra bron van werk en inkomsten
    • goodwill verbonden aan merk laten renderen buiten traditionele business
    • publiek geheim
    • 1995 :
    • Pinocchio/Van Hilst eisen in kort geding verbod dat Jaguar (via licentienemer) schoenen onder het merk Jaguar gaat verhandelen (merkinbreuk)
    • President Rechtbank Breda: Jaguar mag geen schoenen verhandelen, want merkinbreuk (verwarring te duchten)
    • 1996 :
    • hoger beroep Hof ‘s-Hertogenbosch (kort geding)
    • voorlopige uitkomst: zowel Pinocchio als Jaguar mag Jaguar voor schoenen gebruiken
    • 1997 :
    • Pinocchio c.s. plaatst brief in tijdschrift:
    • ‘ Wij zullen nog meer dan tot nu het geval is geweest de wereldbekende naam Jaguar gaan uitnutten’.
    • publicaties uit de jaren vijftig
    • 2002 :
    • introductie nieuwe herencollectie Jaguar shoes for men door Van Hilst. Modellen en presentatie sluiten naadloos aan bij de originele Jaguar schoenen
    • Problematiek :
    • nietigverklaring merk: termijn van vijf jaar na depot
    • gedogen gebruik langer dan vijf jaar: rechtsverwerking
    • Oplossing?
    • Algemeen bekend merk niet gehinderd door tijd, indien wederpartij te kwader trouw
    • Jaguar start (principieel) nieuw kort geding bij rechtbank Breda: geen merkinbreuk door Pinocchio c.s.
    • hoger beroep Jaguar bij Hof ‘s-Hertogenbosch (2003): Pinocchio c.s. maken zich schuldig aan merkinbreuk, want profiteren ten onrechte van bekendheid, dus dat gebruik staken
    • maar TRIPs: binnen zes maanden bodemprocedure bij Rechtbank Breda
    • tussenvonnis Rechtbank Breda 4 mei 2005: geen merkinbreuk Pinocchio c.s.
    • Hoger beroep Hof ‘s-Hertogenbosch 2006-2007 :
    • Grondslag van de vordering:
    • te kwader trouw depot en gebruik door Pinocchio c.s. van Jaguar merk
    • ingezonden brief en de introductie van de nieuwe collectie
    • bekendheid merchandisingplannen in jaren zeventig en tachtig (brand extension)
    • reeds in 1984 kon depot Pinocchio c.s. verwarring stichten met algemeen bekend merk
    • bij dat depot had Pinocchio niet te goeder trouw mogen negeren dat de actieradius van Jaguar merk niet beperkt was tot autobranche
    • Arrest Hof ‘s-Hertogenbosch 13 maart 2007 :
    • Jaguar terecht in hoger beroep gekomen
    • vorderingen van Jaguar zijn voor toewijzing vatbaar, reeds op de voet van verwarring
    • vanwege dwangsomproblematiek terug naar Rechtbank Breda
  • H&M / Adidas : ‘ The battle of the stripes’ Praktijkvoorbeeld 2
  • Merkinschrijvingen Adidas voor drie parallelle strepen op kleding :
    • Attentiepunten :
    • tekens die van huis uit niet beschikken over onderscheidend vermogen kunnen alleen merk zijn, indien zij door gebruik als merk vóór inschrijving dat vermogen hebben verkregen
    • twee strepen op kleding werd al gevoerd voordat Adidas drie strepen aanmat
    • Adidas in jaren zeventig openlijk kenbaar gemaakt géén bezwaren te hebben tegen twee strepen
    • het Finse Karhu voerde al vóór Adidas drie strepen
    • geen problemen in de jaren zeventig met het voeren van twee strepen op kleding door voetballers voetballend op Puma
  • H&M voert in 1997 twee strepen op kleding als volgt :
  • 1997 : Adidas dagvaardt H&M in kort geding (rechtbank Breda): merkinbreuk 1999 : Hoger beroep Hof ‘s-Hertogenbosch: geen merkinbreuk, want geen verwarringsgevaar, tenzij HvJ EG daar voor bekende merken anders over denkt
  • 2000 : HvJ EG (Marca/Adidas): voor bekende merken gelden op het gebied van verwarringsgevaar dezelfde normen als voor niet-bekende merken 2003 : HvJ EG (Adidas/Fitnessworld): geen merkinbreuk indien publiek strepenteken louter ziet als versiering
  • 2006 Hof ‘s-Hertogenbosch: Géén merkinbreuk, want niet bewezen in 1997 gevaar voor verwarring en/of afbreuk doen aan of ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen van het bekend merk + …
  • Rechtsoverweging 4.17 ‘ Strepen en eenvoudige streepmotieven zijn naar hun aard tekens die zich niet lenen voor een dergelijke in de breedte uitwaaierende monopolisering, strepen en eenvoudige streepmotieven zijn naar het oordeel van het hof algemeen gangbaar en dienen daarom ook voor derden beschikbaar te zijn, ook wanneer één bepaald streepmotief zich heeft weten op te werken tot een algemeen bekend merk met grote onderscheidende kracht.’
  • Adidas in cassatie bij Hoge Raad : Arrest 16 februari 2007 – Hoge Raad stelt ingewikkelde uitlegvragen aan Hof van Justitie EG (Luxemburg): ‘ 1. Dient bij de bepaling van de beschermingsomvang van een merk dat wordt gevormd door een teken dat van huis uit geen onderscheidend vermogen bezit of door een aanduiding die beantwoordt aan de omschrijving in art. 3 lid 1 onder c van de Richtlijn, doch dat als merk is ingeburgerd en ingeschreven, rekening te worden gehouden met het algemene belang dat de beschikbaarheid van bepaalde tekens niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die de desbetreffende waren of diensten aanbieden (het Freihaltebedürfnis)?
    • Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt: maakt het daarbij verschil of de daar bedoelde, beschikbaar te houden tekens door het in aanmerking komende publiek worden gezien als tekens ter onderscheiding van waren, dan wel als louter versiering van de waar?
    • Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt: maakt het daarbij nog verschil of het door de merkhouder aangevallen teken onderscheidend vermogen mist als bedoeld in art. 3 lid 1 onder b van de Richtlijn, dan wel een aanduiding behelst als bedoeld in art. 3 lid 1 onder c van de Richtlijn?’
  • Het woord is aan de Einstein van het Europees merkenrecht = HvJ EG
  • Eén ding is zeker : [email_address] T: 073 – 692 77 05 F: 073 – 692 77 87