La tutela del know how aziendale: strumenti contrattuali e best practices operative
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La tutela del know how aziendale: strumenti contrattuali e best practices operative Presentation Transcript

  • 1. LA TUTELA DEL KNOW HOW AZIENDALE: STRUMENTI CONTRATTUALI E BEST PRACTICES OPERATIVE Avv. Giorgio Spedicato Avv. Giorgio Spedicato
  • 2. Managing Partner dello studio legale Monducci Perri Managing Partner dello studio legale Monducci Perri Spedicato & Partners. Spedicato & Partners. Professore a contratto di Diritto della Proprietà intellettuale Professore a contratto di Diritto della Proprietà intellettuale CHI SONO CHI SONO presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna (polo didattico di Ravenna). (polo didattico di Ravenna). Dottore di ricerca in Informatica giuridica e diritto Dottore di ricerca in Informatica giuridica e diritto dell’informatica. dell’informatica. Lo Studio legale associato Monducci Perri Spedicato & Partners è Lo Studio legale associato Monducci Perri Spedicato & Partners è una law boutique specializzata in proprietà intellettuale, diritto una law boutique specializzata in proprietà intellettuale, diritto delle nuove tecnologie e diritto dell’innovazione con sede aCHI È MPS&PCHI È MPS&P delle nuove tecnologie e diritto dell’innovazione con sede a Milano, Bologna e Imola. Milano, Bologna e Imola. Affianca chi fa dell’innovazione il proprio lavoro e il proprio Affianca chi fa dell’innovazione il proprio lavoro e il proprio impegno quotidiani, supportandolo nell’attività day by day e impegno quotidiani, supportandolo nell’attività day by day e assistendolo nelle operazioni più complesse. assistendolo nelle operazioni più complesse.
  • 3. L’importanza di un’efficace strategia di IPR ManagementL’importanza di un’efficace strategia di IPR Management
  • 4. Le componenti di una strategia di IPR ManagementLe componenti di una strategia di IPR Management
  • 5. Le componenti di una strategia di IPR ManagementLe componenti di una strategia di IPR Management
  • 6. Quale know how? Quale know how?Definizioni equivalenti INFORMAZIONI RISERVATEINFORMAZIONI SEGRETE
  • 7. Know how: due definizioni a confronto Know how: due definizioni a confrontoRegolamento CE 772/2004 D.lgs. 30/2005 (CPI)«un patrimonio di conoscenze pratiche non «le informazioni aziendali e le esperienzebrevettate, derivanti da esperienze e da tecnico-industriali, comprese quelleprove, patrimonio che è: commerciali (…) ove tali informazioni:(i) segreto, vale a dire non generalmente (a) siano segrete, nel senso che non sianonoto, né facilmente accessibile; nel loro insieme o nella precisa(ii) sostanziale, vale a dire significativo e configurazione e combinazione dei loroutile per la produzione dei prodotti elementi generalmente note o facilmentecontrattuali; e accessibili agli esperti ed agli operatori del(iii) individuato, vale a dire descritto in settore;modo sufficientemente esauriente, tale da b) abbiano valore economico in quantoconsentire di verificare se risponde ai criteri segrete;di segretezza e di sostanzialità». c) siano sottoposte (…) a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete».
  • 8. Know how: alcuni esempi pratici Know how: alcuni esempi praticiTra le informazioni che rientrano nella nozione di know how vi sono:Tra le informazioni che rientrano nella nozione di know how vi sono:  informazioni relative a prodotti o  analisi di mercato o demoscopiche procedimenti utilizzati nella  strategie di marketing produzione industriale  strumenti pubblicitari e promozionali  modulistica e procedure aziendali per  modalità di determinazione dei prezzi ottenere certificazioni ISO 9001 e degli sconti  liste clienti e fornitori  studi e dati di carattere finanziario  liste di indirizzi di prospect  business methods  progetti di R&D  ecc.
  • 9. Il segreto industriale è una soluzione efficace?Il segreto industriale è una soluzione efficace?
  • 10. Tutela brevettuale vs. tutela del segreto Tutela brevettuale vs. tutela del segretoVi sono differenze significative tra la protezione brevettuale e quella garantitaVi sono differenze significative tra la protezione brevettuale e quella garantitaai segreti aziendali che interessano:ai segreti aziendali che interessano:la soglia di accesso alla tutelala soglia di accesso alla tutelala durata della tutelala durata della tutelal’estensione della tutelal’estensione della tutelal’efficacia della tutelal’efficacia della tutelaii costi della tutela costi della tutela
  • 11. I fattori da considerare prima di scegliere la forma di tutela I fattori da considerare prima di scegliere la forma di tutelaUna IPR strategy adeguata impone, al fine di scegliere la forma di tutela piùUna IPR strategy adeguata impone, al fine di scegliere la forma di tutela piùidonea a proteggere un determinato asset immateriale, di considerare alcuniidonea a proteggere un determinato asset immateriale, di considerare alcunifattori quali:fattori quali:l’accessibilità dell’asset a forme di tutela alternativel’accessibilità dell’asset a forme di tutela alternativeil grado di obsolescenza dell’assetil grado di obsolescenza dell’assetla facilità di reverse engineering dell’assetla facilità di reverse engineering dell’assetla destinazione interna o esterna dello sfruttamento dell’assetla destinazione interna o esterna dello sfruttamento dell’asset In molti casi le due forme di tutela possono coesistere (e in effetti coesistono…)
  • 12. Proteggere il know how aziendale Proteggere il know how aziendaleAffinchè possa godere di protezione giuridica il know how deve essere:Affinchè possa godere di protezione giuridica il know how deve essere:individuatoindividuatotenuto segretotenuto segretosottoposto a misure ragionevolmente adeguate a tenerlo segretosottoposto a misure ragionevolmente adeguate a tenerlo segreto
  • 13. «Individuare» il know how «Individuare» il know howAlcune best practices per l’individuazione del know how:Alcune best practices per l’individuazione del know how:marcatura dei documenti riservatimarcatura dei documenti riservatiindividuazione contrattuale delle informazioni da qualificare come riservateindividuazione contrattuale delle informazioni da qualificare come riservateprevisioni di allegati tecnici in cui effettuare la descrizione del know howprevisioni di allegati tecnici in cui effettuare la descrizione del know how
  • 14. Marcatura della documentazione Marcatura della documentazioneAlcune best practices per l’individuazione del know how:Alcune best practices per l’individuazione del know how:marcatura dei documenti riservatimarcatura dei documenti riservatiindividuazione contrattuale delle informazioni da qualificare come riservateindividuazione contrattuale delle informazioni da qualificare come riservateprevisioni di allegati tecnici in cui effettuare la descrizione del know howprevisioni di allegati tecnici in cui effettuare la descrizione del know how È utile l’uso di diciture come «segreto» «riservato» o «confidenziale», in modo tale che queste siano immediatamente individuabili dal soggetto che viene in possesso della documentazione contenente informazioni riservate
  • 15. Definizione contrattuale del know how Definizione contrattuale del know howAlcune best practices per l’individuazione del know how:Alcune best practices per l’individuazione del know how:marcatura dei documenti riservatimarcatura dei documenti riservatiindividuazione contrattuale delle informazioni da qualificare come riservateindividuazione contrattuale delle informazioni da qualificare come riservateprevisioni di allegati tecnici in cui effettuare la descrizione del know howprevisioni di allegati tecnici in cui effettuare la descrizione del know how Nei contratti di trasferimento di know how (o comunque nei contratti in cui vengano in rilievo informazioni riservate) è necessario prestare la massima attenzione alle definizioni. Occorre trovare un bilanciamento adeguato tra una descrizione troppo analitica e una troppo generica. Ma attenzione al rischio di nullità derivante da definizioni eccessivamente generiche (ad es. «tutte le informazioni comunicate da una parte all’altra nel corso dell’esecuzione del presente contratto devono considerarsi riservate»).
  • 16. L’importanza degli allegati tecnici L’importanza degli allegati tecniciAlcune best practices per l’individuazione del know how:Alcune best practices per l’individuazione del know how:marcatura dei documenti riservatimarcatura dei documenti riservatiindividuazione contrattuale delle informazioni da qualificare come riservateindividuazione contrattuale delle informazioni da qualificare come riservateprevisioni di allegati tecnici in cui effettuare la descrizione del know howprevisioni di allegati tecnici in cui effettuare la descrizione del know how Tutte le volte in cui è possibile è preferibile il ricorso ad allegati tecnici al fine di descrivere il know how che viene trasferito o che costituisce oggetto del contratto.
  • 17. «Tenere segreto» il know how «Tenere segreto» il know howLa protezione del know how è subordinata alla circostanza che le informazioniLa protezione del know how è subordinata alla circostanza che le informazionio le esperienze pratiche che lo costituiscono siano tenute segreto, ovvero nono le esperienze pratiche che lo costituiscono siano tenute segreto, ovvero nongeneralmente note o facilmente accessibili nel loro insieme o nella precisageneralmente note o facilmente accessibili nel loro insieme o nella precisaconfigurazione e combinazione dei loro elementi (segretezza «relativa»).configurazione e combinazione dei loro elementi (segretezza «relativa»). Sono segrete quelle informazioni che non possono essere assunte dall’operatore di settore in tempi e con costi ragionevoli e la cui acquisizione richieda pertanto da parte del concorrente sforzi o investimenti (Trib. Bologna, 09.02.2010)
  • 18. Need to know Need to knowUn valido principio cui fare riferimento è quello della «disclosure on a need toUn valido principio cui fare riferimento è quello della «disclosure on a need toknow basis»know basis» Perché possa essere considerato segreto il know how dovrebbe essere comunicato solo ai soggetti che hanno necessità di venirne a conoscenza per l’esecuzione dell loro attività e negli effettivi limiti in cui ne abbiano necessità. Può essere ad esempi utile prevedere un sistema di autorizzazioni a più livelli.
  • 19. Le «misure adeguate a mantenere segreto» il know how Le «misure adeguate a mantenere segreto» il know howLa protezione garantita dal CPI al know how è subordinata alla circostanza cheLa protezione garantita dal CPI al know how è subordinata alla circostanza chele informazioni o le esperienze pratiche che lo costituiscono siano sottoposte ale informazioni o le esperienze pratiche che lo costituiscono siano sottoposte amisure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. L’assenza di precauzioni contrattuali adottate dall’impresa per vincolare alla segretezza dei collaboratori esterni alla stessa dimostri la consapevolezza di non essere titolare di informazioni segrete od originali, con conseguente impossibilità di applicazione degli art. 98 e 99 c.p.i. (Trib. Catania, 10.10.2005).
  • 20. Le «misure adeguate a mantenere segreto» il know how Le «misure adeguate a mantenere segreto» il know howSotto questo profilo è importante considerare:Sotto questo profilo è importante considerare:la distinzione tra misure tecniche e misure giuridichela distinzione tra misure tecniche e misure giuridicheil significato del criterio della «ragionevole adeguatezza»il significato del criterio della «ragionevole adeguatezza»
  • 21. Misure tecniche e misure giuridiche Misure tecniche e misure giuridicheLe misure tecniche e le misure giuridiche dovrebbero sempre essere usateLe misure tecniche e le misure giuridiche dovrebbero sempre essere usateinsieme. Una misura giuridica non assistita da misure tecniche rischia diinsieme. Una misura giuridica non assistita da misure tecniche rischia direstare tale solo sulla carta, e misure tecniche senza misure giuridicherestare tale solo sulla carta, e misure tecniche senza misure giuridicherischiano di essere inefficaci da un punto di vista legale.rischiano di essere inefficaci da un punto di vista legale. Misure tecniche (esempi) Misure giuridiche (esempi)  Marcatura dei documenti  Non disclosure agreements  Conservazione in archivi chiusi  Clausole di riservatezza accessori ad  Uso di credenziali di autenticazione altri contratti per l’accesso a cartelle contenenti  Circolari interne informazioni riservate  Protocolli  Ordini di servizio
  • 22. NDA: clausole tipiche NDA: clausole tipicheDefinizioniDefinizioni  Informazioni riservate (in positivo e in negativo)  Informazioni riservate (in positivo e in negativo)  Soggetti terzi  Soggetti terzi  Obblighi di riservatezza (atti vietati)  Obblighi di riservatezza (atti vietati)  Obblighi relativi a misure di sicurezza da adottare  Obblighi relativi a misure di sicurezza da adottare  Obblighi di informazione (in caso di breach of confidence)  Obblighi di informazione (in caso di breach of confidence)  Durata  Durata  Clausola penale  Clausola penale  Allegati tecnici  Allegati tecnici
  • 23. La ragionevole adeguatezza delle misure La ragionevole adeguatezza delle misureIl criterio della ragionevole adeguatezza delle misure a mantenere riservateIl criterio della ragionevole adeguatezza delle misure a mantenere riservatedeterminate informazioni può essere considerato come un riferimento aideterminate informazioni può essere considerato come un riferimento aiparametri della «normale diligenza» e dello «stato dell’arte».parametri della «normale diligenza» e dello «stato dell’arte».Non esistono tuttavia misure adeguate o inadeguate in senso assoluto. PerNon esistono tuttavia misure adeguate o inadeguate in senso assoluto. Pervalutarne l’adeguatezza occorrerà tenere conto:valutarne l’adeguatezza occorrerà tenere conto:del valore economico delle informazionidel valore economico delle informazionidelle risorse economiche dell’impresadelle risorse economiche dell’impresadell’evoluzione tecnicadell’evoluzione tecnica
  • 24. La ragionevole adeguatezza delle misure La ragionevole adeguatezza delle misureUn’esempio pratico del modo in cui viene esercitato il giudizioUn’esempio pratico del modo in cui viene esercitato il giudiziosull’adeguatezza delle misure di sicurezzasull’adeguatezza delle misure di sicurezza Un archivio informatico è strumento astrattamente idoneo a proteggere il know how aziendale allorquando sia protetto da password. Non può tuttavia ritenersi tale idoneità nel caso in cui i dati in esso contenuti circolino normalmente con mezzi quali telefono, fax, e-mail. In queste ipotesi, infatti, i presidi informatici posti a tutela della segretezza vengono compromessi di fatto, e dunque non può riconoscersi a tali dati la tutela di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i. (Trib. Bologna, 06.05.2006)
  • 25. La tutela garantita alle informazioni segrete dal CPI La tutela garantita alle informazioni segrete dal CPIIl legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cuiIl legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cuiall’art. 98 CPI, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, diall’art. 98 CPI, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, diacquisireacquisirerivelare a terzirivelare a terziutilizzareutilizzarein modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse sianoin modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse sianostate conseguite in modo indipendente dal terzo.state conseguite in modo indipendente dal terzo. Non è dunque in generale illecito il reverse engineering
  • 26. Rimedi giuridici in caso di violazione del know how Rimedi giuridici in caso di violazione del know howIn caso di violazione del proprio know how sono previsti una serie di strumentiIn caso di violazione del proprio know how sono previsti una serie di strumentia difesa del legittimo detentore:a difesa del legittimo detentore:inibitoriainibitoriasequestrosequestro dei beni costituenti ritiro dal commercioritiro dal commercio violazione deldistruzionedistruzione know howassegnazione in proprietàassegnazione in proprietàpubblicazione della sentenza di condannapubblicazione della sentenza di condannarisarcimento del dannorisarcimento del danno
  • 27. Quale tutela per le informazioni «non qualificate» Quale tutela per le informazioni «non qualificate»Tutela contro gli atti di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)Tutela contro gli atti di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)Tutela contro la rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.)Tutela contro la rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.)Rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.)Rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.)Tutela contro ii dipendenti infedeli (art. 2105 c.c.)Tutela contro dipendenti infedeli (art. 2105 c.c.) Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: (…) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare laltrui azienda.
  • 28. Quale tutela per le informazioni «non qualificate» Quale tutela per le informazioni «non qualificate»Tutela contro gli atti di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)Tutela contro gli atti di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)Tutela contro la rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.)Tutela contro la rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.)Rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.)Rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.)Tutela contro ii dipendenti infedeli (art. 2105 c.c.)Tutela contro dipendenti infedeli (art. 2105 c.c.) Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.
  • 29. Quale tutela per le informazioni «non qualificate» Quale tutela per le informazioni «non qualificate»Tutela contro gli atti di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)Tutela contro gli atti di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)Tutela contro la rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.)Tutela contro la rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.)Rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.)Rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.)Tutela contro ii dipendenti infedeli (art. 2105 c.c.)Tutela contro dipendenti infedeli (art. 2105 c.c.) Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.
  • 30. Quale tutela per le informazioni «non qualificate» Quale tutela per le informazioni «non qualificate»Tutela contro gli atti di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)Tutela contro gli atti di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)Tutela contro la rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.)Tutela contro la rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.)Rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.)Rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.)Tutela contro ii dipendenti infedeli (art. 2105 c.c.)Tutela contro dipendenti infedeli (art. 2105 c.c.) Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
  • 31. La tutela del know how rispetto agli ex dipendenti La tutela del know how rispetto agli ex dipendentiKnow how goes home at 5pm?Know how goes home at 5pm?Problema dell’ultrattività dell’obbligo di riservatezza ex art. 2105 c.c.Problema dell’ultrattività dell’obbligo di riservatezza ex art. 2105 c.c.(tipicamente esclusa dalla giurisprudenza)(tipicamente esclusa dalla giurisprudenza)Assume rilievo la distinzione tra know how soggettivo e oggettivoAssume rilievo la distinzione tra know how soggettivo e oggettivo Terminato il rapporto di lavoro il dipendente può ben continuare ad esplicare per conto proprio o di terzi la sua attività, utilizzando le cognizioni ed esperienze acquisite precedentemente. (Trib. Torino 23.3.2005
  • 32. La tutela del know how rispetto agli ex dipendenti La tutela del know how rispetto agli ex dipendentiUno strumento utile al fine di garantire (almeno per un certo periodo diUno strumento utile al fine di garantire (almeno per un certo periodo ditempo) la tutela del know how posseduto dal dipendente è costituito dallatempo) la tutela del know how posseduto dal dipendente è costituito dallasottoscrizione di un patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c.sottoscrizione di un patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c.Per la validità del patto di non concorrenza occorre:Per la validità del patto di non concorrenza occorre:che abbia forma scrittache abbia forma scrittache sia previsto un corrispettivo a favore del prestatore di lavoroche sia previsto un corrispettivo a favore del prestatore di lavoroche il vincolo sia contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e diche il vincolo sia contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e diluogo (massimo 5 anni per ii dirigenti; 3 anni per tutti gli altri)luogo (massimo 5 anni per dirigenti; 3 anni per tutti gli altri)
  • 33. STUDIO LEGALE ASSOCIATOSTUDIO LEGALE ASSOCIATOMILANOMILANOVia Larga, 6Via Larga, 620122 Milano20122 Milano GRAZIE DELL’ATTENZIONE! GRAZIE DELL’ATTENZIONE!Tel. 02.89926248Tel. 02.89926248Email: milano.desk@mpslaw.itEmail: milano.desk@mpslaw.itBOLOGNABOLOGNA Avv. Giorgio Spedicato Avv. Giorgio SpedicatoVia dell’Indipendenza, 36Via dell’Indipendenza, 3640121 Bologna40121 BolognaTel. 051.7878043Tel. 051.7878043Email: bologna.desk@mpslaw.it email: giorgio.spedicato@mpslaw.it email: giorgio.spedicato@mpslaw.itEmail: bologna.desk@mpslaw.itIMOLAIMOLAVia Garibaldi, 40Via Garibaldi, 4040026 Imola (Bo)40026 Imola (Bo)Tel. 0542.30702Tel. 0542.30702Email: imola.desk@mpslaw.itEmail: imola.desk@mpslaw.it
  • 34. MONDUCCI PERRI SPEDICATO & PARTNERS www.mpslaw.it