Merkenoppositie in Italië - Inleiding en vergelijking met het CTM systeem

564 views
491 views

Published on

Merkenoppositie in Italië - Inleiding en vergelijking met het CTM systeem

Published in: Travel, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
564
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Merkenoppositie in Italië - Inleiding en vergelijking met het CTM systeem

  1. 1. MERKENOPPOSITIE IN ITALIE:Inleiding en vergelijking met het CTM systeem Edith Van den Eede Italiaans Merkengemachtigde Società Italiana Brevetti (“SIB”) www.sib.it
  2. 2. TOPICS• Schets van de Italiaanse oppositieprocedure met focus op de verschillen met het CTM systeem• Aanbevelingen voor merkenhouders• Andere vaststellingen• Conclusies
  3. 3. Schets van de Italiaanse oppositieprocedure Focus op de verschillen met CTM systeem1.Merken waartegen oppositie kan worden ingediend2.Oppositietermijn3.In te roepen rechten4.Wie kan een oppositie instellen?5.Tarieven (bedrag– betaling– teruggave) en kosten6.Procedure
  4. 4. Schets van de Italiaanse oppositieprocedure Focus op de verschillen met CTM systeem1. Merken waartegen oppositie kan worden ingediend (i)Italiaanse merkaanvragen gedeponeerd vanaf 1 mei 2011 (ii)Internationale merken die Italië aanduiden, gepubliceerd in de WIPO Gazette vanaf juli 2011: ongeacht hun depotdatumP.S.: Oppositie onmiddellijk mogelijk voor alle klassen
  5. 5. Schets van de Italiaanse oppositieprocedure Focus op de verschillen met CTM systeem2. Oppositietermijn: (i)3 maand vanaf publicatie in Nationaal Merkenblad, of (ii)3 maand, vanaf de eerste dag van de maand volgend op de publicatie in de WIPO Gazette (vanaf juli 2011)
  6. 6. Schets van de Italiaanse oppositieprocedure Focus op de verschillen met CTM systeem3. In te roepen rechten:(i)Gelijke of overeenstemmende merken voor dezelfde of overeenstemmende waren of diensten(ii)Bepaalde niet ingeschreven rechten bij gebrek aan voorafgaande toestemming van diens houder om deze in te schrijven als merk
  7. 7. Schets van de Italiaanse oppositieprocedure Focus op de verschillen met CTM systeem3. In te roepen rechten:(i)Oudere gelijke of overeenstemmende merken* voor dezelfde of overeenstemmende waren/diensten: nl.- “Double identity”: gelijke tekens en gelijke w/d; of- Verwarringsgevaar: gelijke of overeenstemmende tekens en gelijke of overeenstemmende w/d indien bij het publiek verwarring met het oudere merk kan ontstaan (inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk)* Ouder Italiaans merk, Gemeenschapsmerk of Internationale Inschrijving die Italiëaanduidt (zowel merkregistratie als merkaanvraag)
  8. 8. Schets van de Italiaanse oppositieprocedure Focus op de verschillen met CTM systeem 3. In te roepen rechten: (ii) Bepaalde niet ingeschreven rechten bij gebrek aan voorafgaande toestemming van diens houder om deze in te schrijven als merk: nl. - portretrecht; - familienaam die verschilt van de naam van de aanvrager als het gebruik als merk de reputatie kan schaden van de persoon die deze naam draagt; - bekende familienamen; - Bekende tekens gebruikt in het artistieke, literaire, wetenschappelijke, politieke domein of in de sport; - Bekende namen, initialen of karakteristieke emblemen van events en van non-profit organisaties.
  9. 9. Schets van de Italiaanse oppositieprocedure Focus op de verschillen met CTM systeem 3. In te roepen rechten: ⇒ Er kan GEEN oppositie worden ingediend op basis van: niet geregistreerde rechten of auteursrechten (behalve in de specifieke gevallen hierboven vermeld onder (ii)), handelsnamen, vennootschapsnamen domeinnamen, reputatie van een oudere merkaanvraag of registratie voor niet overeenstemmende w/d, Het is NIET mogelijk voor de merkhouder oppositie in te stellen tegen een depot door een gemachtigde of vertegenwoordiger op diens eigen naam en zonder de toestemming van de houder.Bij gebrek aan vrijwillige doorhaling, is de enige manier om de inschrijving te betwisten opbovenstaande gronden naar de bevoegde IE rechter te stappen en een nietigverklaring te eisen.Hetzelfde geldt voor het bekomen van een vervalverklaring (b.v. door niet normaal gebruik)
  10. 10. Schets van de Italiaanse oppositieprocedure Focus op de verschillen met CTM systeem4. Wie kan een oppositie indienen?(i)Houder (zelfs als niet ingeschreven)(ii)Exclusieve licentiehouder (tenzij het licentiecontract dit uitdrukkelijk verbiedt)(bewijs kan ingediend worden binnen de 2 maanden -termijnniet verlengbaar- na het aflopen van de cooling-off)
  11. 11. Schets van de Italiaanse oppositieprocedure Focus op de verschillen met CTM systeem5. Tarieven (bedrag – betaling - terugbetaling) & verdeling van kosten:(i) Bedrag taks: € 250 (+ € 34 als geen algemene volmacht of volmacht die toelaat opposities in te stellen, reeds werd ingeschreven)(ii)Betaling: noodzakelijkerwijs voor het indienen van de oppositie (indien het betalingsbewijs niet is gevoegd bij het oppositieformulier, wordt de oppositie als ingetrokken beschouwd)(iii)Terugbetaling: als, vòòr het begin van de uitwisselingsfase van de argumenten, de partijen een akkoord bereiken en het Merkenbureau hierover is ingelicht: terugbetaling oppositietaks(iv)Kosten: bij de beslissing die de oppositie verwerpt of toewijst, kan het Merkenbureau aan de winnende partij maximaal € 300 aan professionele kosten toekennen en € 250 aan oppositietaks.
  12. 12. Schets van de Italiaanse oppositieprocedure Focus op de verschillen met CTM systeem6. Procedure:the good, the bad and the ugly sides
  13. 13. Schets van de Italiaanse oppositieprocedure Focus op de verschillen met CTM systeem6. Procedure:the good, the bad and the ugly sides(i) Cooling off periode: telt 2 maanden vanaf de mededeling van de ontvankelijkheid – verlengbaar op gezamenlijk verzoek van de partijen voor een maximum duur van 12 maand (>< OHIM 24 maand maximum duur);(ii)Indiening van stavende documenten (registratiecertificaat, vertaling..): kunnen worden ingediend binnen 2 maand (niet verlengbaar) vanaf de afloop van de cooling off;(iii)Gebruiksbewijs: deposant kan vragen om bewijzen van gebruik voor te leggen van registraties sedert ≥ 5 jaar – binnen termijn van 60 dagen vanaf notificatie van deze vraag (op straffe van verwerping van de oppositie) – termijn verlengbaar op verzoek tot maximum van 6 maand;(iv)Beslissing moet genomen worden binnen 24 maand vanaf datum van indienen oppositie (zonder mee te rekenen: de cooling off periode of nog periode van opschorting zoals b.v. in het geval van een oppositie gebaseerd op merkaanvraag of op merk waartegen nietigheidsprocedure hangende is indien dit gevraagd werd door houder)
  14. 14. Schets van de Italiaanse oppositieprocedure Focus op de verschillen met CTM systeem6. Procedure:the good, the bad and the ugly sides(i)Beperkt aantal in te roepen rechten in oppositieprocedure (geen handelsnaam..etc : zie 3(ii))(ii)Gebrek aan ervaring van Italiaans Merkenbureau
  15. 15. Outline of Italian opposition proceedings Differences with CTM system 6. Procedure: the good, the bad and the ugly sides Argumenten die de oppositie onderbouwen: het is (nog) niet duidelijk of deze moeten worden ingediend: onmiddellijk met het oppositieformulier (in dit geval zouden de partijen niet de mogelijkheid hebben om een minnelijke schikking te sluiten zonder kosten aan te gaan m.b.t. de redactie van de argumentatie), of na de afloop van de cooling off.
  16. 16. Aanbevelingen voor merkenhouders• Merkbewaking!• Stijgend belang van merkenregistratie in Italië in de w/d klassen die van actuele maar ook van potentiele, toekomstige interesse zijn• Exclusieve licentiehouders moeten nagaan of hun licentiecontract niet expliciet verbiedt om oppositie in te stellen Omgekeerd, merkenhouders die niet wensen dat hun exclusieve licentiehouder oppositie instelt, moeten verifiëren of het licentiecontract dit verbiedt.• Merkhouders die van plan zijn een oppositie in te stellen op basis van een merk onder gebruiksplicht, moeten voldoende bewijzen klaarhouden om daadwerkelijk gebruik aan te tonen
  17. 17. Andere vaststellingen• Opmerkingen van derden (geen tijdslimiet)• San Marino• Beschermde Geografische Aanduidingen• Emblemen, initialen of benamingen van internationale intergouvernementele organisaties• Indien voorlopige weigering van IR: verplicht om Italiaanse merkengemachtige aan te wijzen binnen onverlengbare termijn om een kopie van oppositie- formulier te verkrijgen (op straffe van definitieve weigering)
  18. 18. Conclusies• Welgekome aanvulling op het Italiaanse systeem• Middel om druk uit te oefenen, zodat soms dure rechtszaken zullen kunnen vermeden worden• Ideaal en kostenefficiënt controlemiddel en middel om (toekomstige) concurrenten op een afstand te houden• Belang van beoordeling geval per geval of oppositie de beste optie is.
  19. 19. Edith Van den EedeItaliaanse Merkengemachtigde E-mail: edith.vandeneede@sib.it Tel.: +39 05.52.63.22.1

×