La Doctrine de l’épuisement des brevets:
quand les droits se terminent avec la 1re vente d’un produit
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Introduction

                              • Brevet : Droit exclusif de fabriquer, de vendre et
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Plan de la présentation

                              • Principes de la « Doctrine de l’épuisement » et
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Doctrine de l’épuisement – Principes

                              • La première vente autorisée d’un article breveté
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Doctrine de l’épuisement – Principes

                              • Vente conditionnelle ou non ?
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Doctrine de l’épuisement – Principes

                               « …la vente d’un article breveté est présumée confére...
Doctrine de l’épuisement – Principes

                              • Licence implicite ou Vente conditionnelle ?
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Doctrine de l’épuisement – Principes

                              • Vente conditionnelle
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Doctrine de l’épuisement – Principes

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Doctrine de l’épuisement – Principes


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Doctrine de l’épuisement – Principes

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Épuisement – Union Européenne

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Épuisement – Union Européenne

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Épuisement – Union Européenne

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Épuisement – Asie

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Quanta Computer Inc. c. LG Electronics




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Quanta – Les faits

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Quanta – Les faits
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Quanta – La décision de la Cour Suprême

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Quanta – La décision de la Cour Suprême

                              • La vente de Intel à Quanta était autorisée
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Quanta – La décision de la Cour Suprême
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Quanta – Stratégies possibles

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Épuisement – Biotech et Pharma




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Épuisement – Biotech et Pharma

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Épuisement – Biotech et Pharma

                              • États-Unis : Produits de 1re c. 2e génération
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Épuisement – Biotech et Pharma

                              • Etats-Unis: David c. Monsanto Co.
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Épuisement – Biotech et Pharma

                              • Canada: Monsanto c. Schmeiser, 2004, SCC 34
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Épuisement – Biotech et Pharma

                              • Conditions contractuelles de Monsanto
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Conclusion

                              • Doctrine de l’épuisement peut affecter la valeur
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Merci!




         Serge Lapointe, Ph.D.
             Agent de brevets
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Survol de la doctrine de l\'épuisement des brevets au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie, Analyse de la décision de la Cour Suprême dans l\'affaire Quanta Computer Inc. c. LG Electronics

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  1. 1. La Doctrine de l’épuisement des brevets: quand les droits se terminent avec la 1re vente d’un produit Conférence du Groupe des Sciences de la vie PRÉSENTÉE PAR Serge Lapointe, Ph.D. Agent de brevets Le 25 septembre 2008
  2. 2. Introduction • Brevet : Droit exclusif de fabriquer, de vendre et d’utiliser le produit breveté • Est-ce que l’acheteur peut utiliser le produit comme il l’entend ? • Quels sont les limites pouvant être imposés par le titulaire du brevet ? • Doctrine de l’épuisement : Quanta computer Inc. c. LG Electronics La Doctrine de l’épuisement des brevets 2
  3. 3. Plan de la présentation • Principes de la « Doctrine de l’épuisement » et ses applications dans différentes juridictions • États-Unis : Quanta computer Inc. c. LG Electronics • Conseils pratiques et points à surveiller • Implications particulières pour certaines inventions en biotechnologie La Doctrine de l’épuisement des brevets 3
  4. 4. Doctrine de l’épuisement – Principes • La première vente autorisée d’un article breveté mets fins à tout les droits du breveté envers cet article : « An unconditional sale of a patented device exhausts the patentee’s right to control the purchaser’s use of the device thereafter. The theory behind this rule is that in such a transaction, the patentee has bargained for, and received, an amount equal to the full value of the goods » B. Braun Med. Inc. v. Abbot Labs. 14 F.3d 1419 (Fed Cir. 1997) La Doctrine de l’épuisement des brevets 4
  5. 5. Doctrine de l’épuisement – Principes • Vente conditionnelle ou non ? • Méthodes ? Systèmes ? • Qui est l’acheteur ? Qui est le vendeur? Licences ? • Territoire ? « An unconditional sale of a patented device exhausts the patentee’s right to control the purchaser’s use of the device thereafter. The theory behind this rule is that in such a transaction, the patentee has bargained for, and received, an amount equal to the full value of the goods » La Doctrine de l’épuisement des brevets 5
  6. 6. Doctrine de l’épuisement – Principes « …la vente d’un article breveté est présumée conférer à l’acheteur le droit « d’utiliser, de vendre ou d’aliéner les marchandises à son gré »... Sauf stipulation contraire de la licence autorisant la vente d’un article breveté, le titulaire de cette licence est ainsi en mesure de céder aux acheteurs le droit d’utiliser ou de revendre l’article en cause sans crainte de violer le brevet. En outre, toute restriction imposée au titulaire d’une licence, qui est destinée à toucher les droits des acheteurs subséquents, doit être exprimée clairement et sans équivoque; les conditions restrictives imposées par un breveté à un acheteur ou au titulaire d’une licence ne sont pas rattachées aux marchandises sauf si elles sont portées à l’attention de l’acheteur au moment de l’acquisition de ces dernières : voir National Phonograph Co. of Australia, Ltd. c. Menck, [1911] A.C. 336 (C.P.) ». [Nos soulignés] Eli Lilly & Co. c. Novopharm Ltd [1998] 2 R.C.S. 129 La Doctrine de l’épuisement des brevets 6
  7. 7. Doctrine de l’épuisement – Principes • Licence implicite ou Vente conditionnelle ? Licence implicite – Si la vente ne contient aucune condition, l'acheteur peut disposer du produit comme il l'entend Vente conditionnelle – L’acheteur doit se plier aux conditions La Doctrine de l’épuisement des brevets 7
  8. 8. Doctrine de l’épuisement – Principes • Vente conditionnelle Territoire – USA: Tout le territoire US – Canada: Fractionnement possible Usage et Domaine d’utilisation – Indication particulière (p. ex. cancer A) – Applications: e.g. recherche, diagnostique seul. – Usage unique – Interdiction de revendre La Doctrine de l’épuisement des brevets 8
  9. 9. Doctrine de l’épuisement – Principes • Vente conditionnelle Points à surveiller: – Consentement éclairé: L’acheteur doit être bien informé et accepter les conditions • Entente signée • Étiquette – Clauses abusives • Fixation des prix, Antitrust • Durée du brevet La Doctrine de l’épuisement des brevets 9
  10. 10. Doctrine de l’épuisement – Principes Y a-t-il une condition de vente sur l’article breveté ? NON OUI NON La condition est-elle valide ? OUI Le contrefacteur présumé était-il au courant de cette condition ? NON OUI ÉPUISEMENT PAS D’ÉPUISEMENT La Doctrine de l’épuisement des brevets 10
  11. 11. Doctrine de l’épuisement – Principes « [The] longstanding principle [of patent exhaustion] applies similarly to a sale of a patented product manufactured by a licensee acting within the scope of its license. » Intel Corp. v. ULSI Sys. Tech. Inc., 995 F2d 166 (Fed. Cir. 1993) Breveté Breveté (manufacturier) 1re vente Licencié Licencié (manufacturier, revendeur, distributeur) (assembleur, distributeur) 1re vente Acheteur Acheteur (assembleur, consommateur) (consommateur) La Doctrine de l’épuisement des brevets 11
  12. 12. Épuisement – Union Européenne • Traité de Rome (1957) Article 30 « Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres… » Article 34 « Les restrictions quantitatives à l’exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres… » La Doctrine de l’épuisement des brevets 12
  13. 13. Épuisement – Union Européenne • L’épuisement d’un brevet a lieu lors de la première vente autorisée • La vente d’un produit breveté sur le territoire Européen épuise le brevet dans tous les vingt- sept pays membres de l’Union Européenne • La vente d’un produit en dehors de l’UE n’épuise pas le brevet La Doctrine de l’épuisement des brevets 13
  14. 14. Épuisement – Union Européenne • Traité de Rome (1957) Article 36 « Les dispositions des articles 30 à 34 inclus ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons... de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. » Cas d’exception seulement La Doctrine de l’épuisement des brevets 14
  15. 15. Épuisement – Asie BBS c. Rushmex (1997) international Épuisement JAPON Article 63: « None of the following shall be deemed an infringement of the Épuisement patent right: CHINE national (1) Where, after the sale of a patented product that was made or imported by the patentee or with the authorization of the patentee, or that was directly obtained by using the patented process, any other person uses, offers to sell or sells that product; » Article 57: « The effect of an invention patent right shall not extend to any international Épuisement TAÏWAN of the following matters: (6) Where the patented articles manufactured by the patentee or under the consent of the patentee are put to use or resold after the sale thereof. The aforesaid manufacture and sale are not limited to those committed in this country. » La Doctrine de l’épuisement des brevets 15
  16. 16. Quanta Computer Inc. c. LG Electronics La Doctrine de l’épuisement des brevets 16
  17. 17. Quanta – Les faits • LGE licence ses brevets à Intel pour la fabrication, usage, vente, etc. 3 Brevets : pièces (chips), méthodes et de combinaison (systems) • Autorisation seulement pour les produits 100 % Intel Aucune licence à des tierces parties pour la combinaison de pièces Intel et « non Intel » Intel doit envoyer des lettres à ces tierces parties les informant qu’ils n’ont pas de licences si des pièces Intel sont combinés avec des pièces « non Intel » Quanta combine ses pièces avec celles obtenues de Intel La Doctrine de l’épuisement des brevets 17
  18. 18. Quanta – Les faits Processeur Intel: La Doctrine de l’épuisement des brevets 18
  19. 19. Quanta – La décision de la Cour Suprême • La Doctrine de l’épuisement s’applique aux revendications de méthodes Difficulté de séparer l’appareil de son procédé Contournement facile par l’ajout de revendications de méthodes Épuisement du brevet si la seule utilisation prévue et raisonnable du produit vendu est de pratiquer le brevet • Plusieurs Brevets Vente d’un appareil pratiquant le Brevet A épuisera un Brevet B si cet appareil pratique le brevet A tout en « incarnant substantiellement » (substantially embodying) le Brevet B La Doctrine de l’épuisement des brevets 19
  20. 20. Quanta – La décision de la Cour Suprême • La vente de Intel à Quanta était autorisée Aucune interdiction à Intel sur la vente Licence prévoyait l’envoi d’un avis, ce qu’Intel a fait La Doctrine de l’épuisement des brevets 20
  21. 21. Quanta – La décision de la Cour Suprême (7)We note that the authorized nature of the sale to Quanta does not necessarily limit LGE’s other contract rights. LGE’s complaint does not include a breach-of-contract claim, and we express no opinion on whether contract damages might be available even though exhaustion operates to eliminate patent damages. See Keeler v. Standard Folding Bed Co., 157 U.S. 659, 666 (1895) (« Whether a patentee may protect himself and his assignees by special contracts brought home to the purchasers is not a question before us, and upon which we express no opinion. It is, however, obvious that such a question would arise as a question of contract, an not as one under the inherent meaning and effect of patent laws »). La Doctrine de l’épuisement des brevets 21
  22. 22. Quanta – Stratégies possibles • Obligations contractuelles plus claires 2e Licence requise entre le licencié (Intel) et l’acheteur (Quanta) • Obligations contractuelles plus limitées Restrictions quant au domaine d’utilisation autorisé (« The field of use shall be limited to… »; « …for the sole purpose of… »; « …shall not allow… » • Varier la portée du brevet Revendications couvrant différentes combinaisons, incluant des produits non- assujettis à la licence • Entente de « non-agression » ? La Doctrine de l’épuisement des brevets 22
  23. 23. Épuisement – Biotech et Pharma La Doctrine de l’épuisement des brevets 23
  24. 24. Épuisement – Biotech et Pharma • Matériel autoreproducteur : Lorsque la vente concerne du matériel autoreproducteur, est-ce que l’acheteur à le droit d’en faire une (1) (ou des milliers) de copies ? • Plante ou Graines brevetés, l’on récolte les graines : Est-ce que le brevet est épuisé par rapport aux graines de la plante ? • Multiplication d’une souche de bactéries : Est-ce que le brevet est épuisé vis-à-vis les copies produites ? La Doctrine de l’épuisement des brevets 24
  25. 25. Épuisement – Biotech et Pharma • États-Unis : Produits de 1re c. 2e génération « The fact that a patented technology can replicate itself does not give a purchaser the right to use replicated copies of the technology. Applying the first sale doctrine to subsequent generations of self- replicating technology would eviscerate the rights of the patent holder. » Monsanto Co. v. Scruggs, 459 F.3d 1328, 1336 (Fed. Cir. 2006) « The « first sale » doctrine of exhaustion of the patent right is not implicated, as the new seeds grown from the original batch had never been sold » Monsanto Co. v. McFarling, 302 F.3d 1291,1299 (Fed. Cir. 2002) La Doctrine de l’épuisement des brevets 25
  26. 26. Épuisement – Biotech et Pharma • Etats-Unis: David c. Monsanto Co. Défie Monsanto Co. c. McFarling Pétion d’en appeler à la Cour Suprême déposée le 11 septembre dernier Décision d’entendre la cause : fin 2008 La Doctrine de l’épuisement des brevets 26
  27. 27. Épuisement – Biotech et Pharma • Canada: Monsanto c. Schmeiser, 2004, SCC 34 Brevet couvrant gènes et cellules génétiquement modifiées et non la plante (interdit au Canada) Contrefaçon: Semis des graines et culture de la plante constituent un « Usage » et une « Exploitation » de l’invention Épuisement non discuté : – Schmeiser n’a jamais acheté les graines de Monsanto – Si oui, contrefaçon pour l’usage des graines et plantes de seconde génération ? Dissidence : Conditions contractuelles acceptables La Doctrine de l’épuisement des brevets 27
  28. 28. Épuisement – Biotech et Pharma • Conditions contractuelles de Monsanto Entente: « Technology Use Agreement » Autorise l’achat de graines de vendeurs autorisés Usage unique seulement : – Obligation de vente à un acheteur autorisé – Interdiction d’emmagasiner – Interdiction de replanter Interdiction de donner ou vendre à une tierce partie La Doctrine de l’épuisement des brevets 28
  29. 29. Conclusion • Doctrine de l’épuisement peut affecter la valeur de votre technologie • Doctrine complexe dont l’application variera énormément selon les faits • Importance d’avoir un brevet avec des revendications de portée différente couvrant différentes combinaisons • Essentiel d’avoir des conditions valides dans vos contrats! La Doctrine de l’épuisement des brevets 29
  30. 30. Merci! Serge Lapointe, Ph.D. Agent de brevets 514.397.5219 slapointe@fasken.com 1756103
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