Derecho competencia

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  • 1. Derecho Mercantil II - Derecho de la Competencia TEMA 3 "LOS SIGNOS DISTINTIVOS DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL." I. Nociones generales. II. La Marca. A) Concepto y funciones. B) Clases. C) Adquisición del derecho sobre la marca. D) Contenido del derecho. Procedimiento de solicitud e inscripción de la maca. E) Duración y renovación. F) La marca como objeto de derecho. G) Nulidad, caducidad y renuncia. H) Marcas especiales. III. La Marca Comunitaria. IV. El nombre comercial. V. La protección del rótulo del establecimiento. VI. Otros signos distintivos. A) Denominaciones de origen e indicaciones de procedencia. B) El nombre del dominio.I. NOCIONES GENERALES. Es fundamental que los empresarios se puedan identificar y distinguir unos de otros, pues sin ellosería imposible crear un mercado competitivo. Por este motivo surge la necesidad en los empresarios decrear unos signos distintivos que protejan sus intereses, así como el esfuerzo que han realizado en elmercado durante el tiempo que lleven en él. Dichos signos también protegen los intereses de losconsumidores, ya que podrán elegir entre unos productos u otros en relación a dichos signos, que lespermiten identificar y distinguir los mismos. Estos signos son bienes inmateriales que tienen un valor patrimonial, forman parte del activo de laempresa y, por eso, hay que protegerlos. Es por ello que el ordenamiento jurídico viene tradicionalmentedispensándoles una protección especial. El rasgo más peculiar de los signos distintivos radica en su función diferenciadora. De ahí provieneincluso su denominación. A todos los signos distintivos en su conjunto, les son aplicables varios principios fundamentales: A) Principio de novedad: Significa que el signo que comienza a usarse en el mercado tiene que ser distinto, es decir, no confundible, de los existentes ya para los mismos productos o servicios. Ese signo nuevo puede ser un vocablo que ya existe, es decir, no tiene que ser una creación intelectual, e incluso puede usarse como tal un nombre y apellido de una persona. Ese signo, cuando comienza a ser utilizado como tal en el mercado y se registra, otorga a su 1
  • 2. Derecho Mercantil II - Derecho de la Competencia titular un derecho de exclusividad de carácter relativo, ya que el principio de novedad aparece casi siempre modulado por el de especialidad. B) Principio de especialidad: Permite que existan dos signos muy parecidos o iguales, que pertenezcan a titulares distintos, siempre que se utilicen con productos distintivos o actúen en sectores del mercado diferentes. Hay distintas clases de signos distintivos, y dependiendo de la función que tengan se exigirán unos uotros. Van apareciendo nuevos signos con la evolución del mercado, pero tradicional y básicamente sontres: 1.- Nombre empresarial: distingue la actividad. 2.- Rótulo del establecimiento: se quiere distinguir el local donde el empresario realiza su actividad. 3.- Marca: distingue el producto El más paradigmático signo distintivo es la MARCA, lo que se ve en que la ley que regula los tres tiposde signos distintivos se llama Ley de Marcas. El régimen jco. de los signos distintivos aparece en la Ley deMarcas de 7 de diciembre de 2001, que fue posteriormente desarrollada por el RD de 12 de julio de 2002,que aprueba el Reglamento de la Ley de Marcas. Esta ley sustituyó a la Ley de Marcas de 10 de noviembrede 1988. Los motivos de promulgar un nuevo texto fueron muy diversos: internacionales, para incorporar anuestro OJ los Tratados en la materia ratificados por España (Tratado de marca de 1994), comunitarios,incorporar Derecho Comunitario desde la Directiva de diciembre de 1988 a el Reglamento e marcaComunitaria de 1993… pero el motivo definitivo fue la resolución del TC de 3 de junio de 1999, donde sedelimitan las competencias Estado-Comunidades Autónomas en materia de propiedad industrial,estableciendo que hay que conferir a las Comunidades Autónomas competencias en materia de solicitud ytramitación de registro de signos distintivos (oficina en cada CCAA donde se reciban las solicitudes y setramiten su reenvío a una oficina central).II. LA MARCA Aparece la marca como el signo distintivo de referencia y es el más paradigmático. Hasta tal puntoello es así, que la Ley reguladora de los distintos signos distintivos se denomina “Ley de Marcas”,precisamente para resaltar la importancia de la marca sobre el resto de signos distintivos del empresario. La Marca aparece regulada en la Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001, texto que fue desarrolladopor el Real Decreto 687/2002 de 12 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Marcas. Esetexto vino a sustituir a la Ley de Marcas de 1988, que había supuesto la modernización de nuestro derechode marcas. Durante la vigencia de la Ley de Marcas del 88 sucedieron dos acontecimientos fundamentales queprovocaron la necesidad de redactar un nuevo texto normativo: (a) La Sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de junio de 1999 por la que se delimitan las competencias entre el Estado y las CCAA en materia de propiedad industrial y se viene a reconocer en ella que las CCAA deben asumir determinadas competencias en materia de presentación de solicitudes de marca, así como también en la tramitación de determinadas 2
  • 3. Derecho Mercantil II - Derecho de la Competencia solicitudes de registro o modificaciones presentadas por el titular de la misma que se realicen durante la vida de la marca. (b) En el ámbito de la Unión Europea, se promulga el Reglamento de Marca Comunitaria 40/94 que viene a suponer la creación de un régimen sustantivamente autónomo en el ámbito de la UE para la marca. Se crea un ordenamiento jurídico independiente que va a regular la marca y ello obliga, para coordinar la normativa comunitaria y la interna, a dictar determinadas normas a los diferentes Estados miembros. Aparte de esos dos argumentos que hacían ineludible la reforma, se aprovechó también para arreglardeterminados errores y defectos que se habían puesto de manifiesto en la Ley de Marcas de 1988 y paraello se dio acogida a otras soluciones exitosas que ya habían sido adoptadas en otros países de nuestroentorno. Así surte la actual Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001.A) CONCEPTO Y FUNCIONES. (art.4 de la Ley de Marcas) La marca es el signo que utiliza una empresa o grupo de empresas parapoder diferenciar en el mercado sus productos o sus servicios. Por eso, y dado ese concepto diferenciadorde la marca, ésta cumple una función fundamental para el empresario, ya que le sirve para distinguir eindividualizar en el mercado sus productos y servicios, a los que lo aplica de forma que la marca le ayuda aindicar a todos la procedencia empresarial del producto. Además, para el empresario es un indicador de lacalidad de su producto, y ello es así porque el consumidor elige un determinado producto de marca porquetiene una calidad, unas características y un precio que le gusta. En relación con el mercado, la marca lesirve al empresario para condensar su buena reputación en el mercado. Desde la visión del consumidor, la marca ejerce una función de garantía en el mercado, porque seimpone al titular de la marca una responsabilidad por los daños que ocasione con los productos marcados.Es la denominada responsabilidad del fabricante por productos defectuosos, que hoy por hoy, aparecerecogida en los artículos 128 y siguientes del texto refundido de la Ley de Defensa de los consumidores yusuarios de noviembre de 2007. Como parte de esa garantía nos encontramos también con laresponsabilidad del empresario por la publicidad engañosa realizada por el producto marcado, sancionadapor la Ley General de Publicidad. El artículo 4.1 de la Ley de Marcas se encarga de suministrar el concepto de marca de una formagenérica, usando la técnica de cláusula general seguida por una ejemplificación posterior. Así, se entiendepor marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado losproductos o servicios de una empresa de los de otras. A continuación, en el artículo 4.2 de la Ley de Marcas el legislador nos dice que tales signos podrán,en particular, ser: a. Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas b. Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos. c. Las letras, las cifras y sus combinaciones. 3
  • 4. Derecho Mercantil II - Derecho de la Competencia d. Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación. e. Los sonoros. f. Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.B) CLASES. En la ejemplificación realizada por el legislador en el artículo 4.2 de la Ley de Marcas nosencontramos con: (a) Cuando consiste en palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas, MARCA DENOMINATIVA, que porcentualmente es la más utilizada de todos los signos que se llevan como marca al registro, porque son las que se difunden con más facilidad, ya que pueden ser leídas, oídas, etc. En este caso se puede usar cualquier denominación, desde un nombre y apellido, o una denominación conceptual objetiva, hasta una denominación de capricho que el empresario acuña para ser utilizada como marca. (b) Cuando consiste en imágenes, figuras, símbolos y dibujos, MARCA GRÁFICA, que es una marca destinada a ser percibida por el sentido de la vista, como por ejemplo lo son los emblemas de la ropa deportiva, los logotipos, etc. (c) Cuando consiste en letras, cifras o sus combinaciones, MARCA MIXTA. (d) También se emplean las FORMAS TRIDIMENSIONALES entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación, que sirven para distinguir los envases, la forma externa del producto. Se usa con habitualidad para productos que van a ser distribuidos en grandes centros comerciales, ya que en ellos se juntan los productos del mismo tipo y será por el envase que se pueda distinguir uno de otro rápidamente. (e) Igualmente, la Ley establece la posibilidad de registrar como marca un SIGNO SONORO, práctica que no se recogía en la legislación anterior, pero que se incorpora con la practica norteamericana , donde venía siendo algo usual, y de hecho, se encontraba registrado como marca el gruñido del león de la Goldwyn Mayer Inc. . Así, se recoge la posibilidad de registrar una sintonía de radio o televisión identificativa de un programa determinado. (f) Como cláusula de cierre, el legislador dice que se puede registrar una marca que sea fruto de cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores. Ej. Coca-cola: Marca denominativa +tridimensional. A la vista de la enumeración del artículo 4 de la Ley de Marcas, el legislador da mucha libertad paraelegir el signo que se quiera registrar como marca, con tal de que tenga fuerza distintiva. 4
  • 5. Derecho Mercantil II - Derecho de la CompetenciaPROHIBICIONES. Además de esos requisitos de carácter positivo, el signo que pretendamos registrar como marca debecarecer de otra serie de menciones recogidas en forma de prohibiciones por el legislador en los artículos 5y siguientes de la Ley de Marcas. Con ello, el legislador establece las PROHIBICIONES DE REGISTRO, que seclasifican en dos tipos diferentes: 1) Prohibiciones Absolutas: son las contempladas en el Artículo 5 y suponen signos que en ningún caso se podrán registrar como marca, protegiéndose con estas prohibiciones intereses generalmente públicos: - Carezcan de carácter distintivo: ej genéricos (pan, leche…) aunque sí lo tengan respecto a otro producto ( fregonas “leche”) - Emblema , símbolo, condecoraciones…relativas al Estado o a las CCAA (himnos, banderas…) - Contrario a la ley o al orden pco. - Indicadores de procedencia geográfica (denominaciones de origen). 2) Prohibiciones Relativas: son las contempladas en los artículos 6 a 10 y que tienen las siguientes características: - Estamos hablando de signos que genéricamente analizados, es decir, considerados de forma objetiva y abstracta sí podrían acceder al registro, pero que en el caso concreto no pueden acceder al registro, normalmente porque ese signo para el caso concreto ya está protegido para otro producto o servicio por un titular anterior. Por eso, para determinar si existe o no esta prohibición hay que confrontar o verificar el signo que se quiere proteger en relación a que producto o servicio quiere aplicarse. Exige que se comparen lo signos y los productos o servicios a los que se va a aplicar (ppio. de especialidad) - Lo que se protege fundamentalmente con ellas son intereses de carácter privado, es decir, intereses de titulares anteriores, por lo que se permite que signos iguales o parecidos designen productos iguales o parecidos si los titulares del mismo no se oponen a ello en tiempo. - Son también aquellos que por identidad fonémica, gráfica o conceptual pueda inducir a error con otra marca. - Se aplican siempre porque son alegados a instancia de parte interesada. Otra clasificación de los distintos tipos de marca la podemos hacer dependiendo de su función en elmercado:  Así, el artículo 34.4 de la Ley de Marcas distingue entre: ● Marca industrial: Es la puesta por el fabricante a sus productos. ● Marca comercial: Es la que ponen los que comercializan o distribuyen los productos que adquieren de los fabricantes. i. Por otro lado, según la función aparece también otra distinción más básica entre: 5
  • 6. Derecho Mercantil II - Derecho de la Competencia a) Marca del producto: Para identificar un producto determinado de una empresa. b) Marca de servicio: Para distinguir una concreta actividad en el mercado.  Igualmente se habla en el artículo 62 de la Ley de: a) Marca colectiva: Son las que lanzan al mercado las asociaciones de empresarios para distinguir en el mercado los productos de sus asociados de los de los no miembros. Lo que se distingue con ella es la procedencia empresarial del producto. Se autoriza por el legislador para que con ella se pueda distinguir el origen geográfico del producto, no siendo de aplicación en esos casos la prohibición del artículo 5. b) Marca individual: Utilizada por un concreto empresario para distinguir sus productos en el mercado. c) Marca multiclase: Una misma marca diferencia distintos productos o servicios.  En el artículo 68 de la Ley se habla de las Marcas de garantía, que son las que utilizan varios empresarios, bajo el control y la autorización del titular. Ese titular es el que garantiza (de ahí su denominación), o certifica que esos productos englobados por la marca de garantía tienen un origen geográfico determinado, unos componentes comunes, de forma que en este tipo de marca, pasa a un primer plano el indicador de la garantía o calidad de los productos. El titular de esta marca se encargará no sólo de conceder las autorizaciones de uso, sino también de controlar en todo momento que los productos que se distribuyen bajo esta marca tiene las condiciones y las características de calidad recogidas en el reglamento de uso, el cual es obligatorio aprobar para registrar esa marca de garantía. En nuestro país, vienen adquiriendo importancia en su uso las marcas de garantía de entidad pública (ej. Alimentos de Extremadura). Las marcas de garantía sirven también para distinguir productos turísticos y las denominaciones de origen se pueden inscribir como marcas colectivas de garantía, pero son dos cosas distintas. Tener en cuenta que el “valor seguro” es solo una forma de resaltar publicitariamente lo que en realidad es una marca. Igualmente, la Ley nos habla en el artículo 8 de marcas notorias y marcas renombradas: a) Marcas notorias (art. 8.2)  Son marcas que son ampliamente reconocidas en el sector del mercado al que pertenecen los productos distinguidos con ellas. b) Marcas renombradas (art. 8.3)  No reguladas por la legislación anterior. Son marcas ampliamente conocidas por el público en general, con independencia del sector al que pertenece los productos marcados. Nos encontramos ante el mismo fenómeno pero en dos niveles distintos, hasta tal punto que lamarca puede ser notoria pero en un marco muy especifico (ej. Una marca notoria para los especialistasquirúrgicos). No obstante la marca renombrada es altamente conocida por todos, como por ejemplo lacoca-cola. Lo que sucede con las marcas renombradas en que no se les aplica el principio de especialidad yse aplica con un criterio mucho más riguroso el riesgo de confusión. Para evitar la confusión, en las marcasde renombre el principio de especialidad no se aplica. 6
  • 7. Derecho Mercantil II - Derecho de la Competencia Por último, señalar la existencia de las Marcas de carácter internacional, en relación con las que hayque decir que no es posible proteger una marca a nivel internacional. No es posible obtener un registro demarcas a nivel internacional. Para conseguir proteger la marca en diferentes Estados, es necesariosolicitarlo por separado en cada uno de ellos. Sin embargo, para facilitar esa labor se han suscrito distintos instrumentos por los Estados, tendentesa homogeneizar los requisitos formales de las solicitudes para entrar en los Registros por las marcas, comoes el Convenio de 27 de octubre de 1994. La excepción a esta regla general es el Reglamento de Marca Comunitaria que posibilita que seobtenga una marca que proporcione a su titular un derecho de marca en todo el ámbito de la UniónEuropea.C) ADQUISICIÓN DEL DERECHO SOBRE LA MARCA. La Ley de Marcas exige que se inscriba el signo en el Registro de Patentes y Marcas para que surja laprotección. Éste sistema de registro, frente al sistema del uso norteamericano, aporta más seguridad,estableciéndose éste sistema en el art. 2 de la Ley de Marcas y en el art. 34 de la misma norma. Sinembargo, existe una excepción: si nos encontramos ante una marca notoria o renombrada que se usa en elsector que se trate, el titular de la misma puede acudir a los tribunales ordinarios para hacer valer suderecho de uso solicitando la anulación de la misma marca inscrita posteriormente para el mismoproducto, siempre que la acción de nulidad se interponga antes de 5 años desde que se inscripción, ya quepasado ese tiempo se consolida (prevalece el uso frente a un dº posterior) Regla general. INSCRIPCIÓN Se configura por tanto un sistema mixto Marca notoria/renombrada. ACCIÓN DE NULIDAD Una vez se registra un signo, el titular adquiere la protección de que nadie utilice ese signo quepueda confundir ni inscribir otro igual. Éste derecho de exclusiva da al titular de la marca una serie dederechos y obligaciones.D) CONTENIDO DEL DERECHO. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD E INSCRIPCIÓN DE LA MARCA: El titular de la marca al registrarla adquiere un derecho exclusivo y absoluto a usar esa marca en elmercado. Con ese derecho exclusivo, el titular adquiere una serie de facultades que describe el legisladoren el Título V de la Ley. Como contrapartida también adquiere una serie de obligaciones. Tales derechos yobligaciones forman parte de lo que se llama el contenido del derecho de marca.d.1.) DERECHOS Y FACULTADES. Presentan un aspecto positivo, faceta que consiste en el derecho que tiene el titular de la marca ausar ese signo distintivo de forma exclusiva en el mercado. A esto hace referencia el artículo 34. 1 de la Ley 7
  • 8. Derecho Mercantil II - Derecho de la Competenciacuando dice que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráficoeconómico. Al mismo tiempo, esas facultades presentan también un aspecto negativo, faceta que contempla ellegislador en el artículo 34.2 de la Ley al decir que: “El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: a. Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada. b. Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca. c. Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada”. Este aspecto negativo que presenta el derecho de marca a su titular se manifiesta en la concesión adicho titular de un derecho de oposición cuando un tercero ilícitamente pretenda usar el signo en elmercado. Ese derecho de oposición se instrumentaliza mediante una serie de acciones que el titular podráejercitar para evitar la usurpación de su derecho de marca y que aparecen reflejadas en los artículos 40 a45 de la Ley de Marcas. Dentro de esos preceptos, el artículo 40 hace una declaración general, diciendo que el titular puedeacudir a los tribunales ordinarios para interponer acciones tendentes a salvaguardar su derecho deexclusiva. Este artículo establece también que en caso de violación del derecho de marca de un titularlegítimo, éste podrá acudir también para proteger su derecho a la vía del arbitraje. El artículo 41 lo que hace es dar una enumeración ejemplificativa de las acciones concretas quepuede utilizar el titular de una marca para proteger su derecho (este artículo recuerda al art. 18 de la Leyde Competencia Desleal). Dentro de esas acciones tenemos:  Acción de cesación: Para hacer efectiva esta acción y que la cesación de la violación de la marca se produzca cuanto antes, se contempla lo que se llama indemnización coercitiva (con la misma virtualidad y sentido que tenían las multas coercitivas de la Ley de defensa de la competencia). El legislador establece la cuantía mínima que tendrán que tener estas indemnizaciones, que será de 600 € por día hasta que se produzca el cese de la violación de la marca.  Como complemento a la anterior, el artículo 41.c) contempla, aunque no la denomina así, la acción de remoción, que consiste en la petición al juez para que se lleven a cabo todos los actos necesarios para eliminar las consecuencias de esa violación de la marca en el mercado.  Acción de indemnización por daños y perjuicios: En este supuesto el legislador contempla la posibilidad de que algunos infractores tengan la obligación de prestarla en todo caso, mientras que en otros supuestos, la indemnización solo procederá cuando el infractor haya actuado con dolo (como sucede en sede de defensa de la competencia). El criterio general usado por el legislador para fijar la indemnización a tener en cuenta el lucro cesante (es decir, tanto las pérdidas sufridas como las ganancias que se dejan de percibir), pero lo 8
  • 9. Derecho Mercantil II - Derecho de la Competencia difícil será demostrar dicho lucro cesante y por ello, el legislador establece una cuantía mínima que el titular de la marca no tiene que demostrar y que coincide con el 1% del volumen total de negocio que haya realizado el infractor con los productos. A partir de ese mínimo, se podrá reclamar una cuantía mayor, pero sí que habrá en ese caso que probar la cuantía de los daños causados. Incluso el artículo 45 después de la modificación operada por una Ley del 2006 que aumenta los derechos de tutela, permite que se puedan solicitar daños y perjuicios causados en el prestigio de una marca. Lo que sí hace el legislador es establecer un límite temporal para solicitar la indemnización, siendo dicho límite máximo de 5 años. Además de ello, al igual que ocurría en materia de competencia desleal, es posible que el titular solicite como forma de reparar su derecho la publicación de la sentencia, tal y como se recoge en el artículo 41.  Finalmente, el artículo 41 establece como novedad la posibilidad de que el titular de la marca pueda elegir entre destruir los productos ilícitamente marcados cuando no sea posible quitarle la marca o cederlos a fines humanitarios. Aparte de esas posibilidades contempladas por el legislador para que el titular de una marca puedaoponerse al uso ilícito de su signo, el legislador también contempla la posibilidad de que se oponga alregistro de un nuevo signo semejante o igual al suyo para los mismos productos y servicios que podríagenerar un peligro de confusión que la marca quiere evitar. Así mismo, también se le concede al titular de la marca la posibilidad de interponer ante lostribunales ordinarios la correspondiente acción de nulidad frente a ese signo con el que podría confundirseel suyo y que haya sido efectivamente inscrito. Todo ello comprende las facultades de defensa del titular de la marca para que el derecho deexclusiva que ésta le otorga sea utilizado conforme a derecho. Sin embargo, que se conceda al titular de lamarca un derecho exclusivo no significa que sea un derecho absoluto. Por ello, en los artículos 36 y 37 de laLey se establecen los límites al ejercicio de este derecho: a) En el artículo 37 se dice que se puede usar lícitamente la marca de un tercero cuando ese uso sea necesario para indicar el destino de un producto o servicio. No puede, por tanto, prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Ej. Los proveedores de piezas de recambio o asistencia técnica tienen la necesidad de indicar la marca de los productos o servicios a los que se destinan. b) El artículo 36 configura el límite más característico de todos, que es conocido como agotamiento del derecho de marca, lo que significa o implica que el titular de la marca no puede impedir la libre circulación del producto marcado una vez que ha sido introducido en el mercado Este límite se proclama para todo el ámbito de la Unión Europea y no supone que se agote el derecho de marca, sino que lo que se agota es el derecho a impedir la circulación de ese producto por el titular de la marca. 9
  • 10. Derecho Mercantil II - Derecho de la Competenciad.2.) OBLIGACIONES. Como contrapartida a todos estos derechos, incluidas sus limitaciones, el titular de la marca tambiénadquiere unas OBLIGACIONES como consecuencia del derecho de exclusiva. Son fundamentalmente tres: 1. Pagar la tasa correspondiente por la solicitud de la inscripción. 2. Que la marca sea renovada cada 10 años, pagando otra tasa de renovación. 3. Que la marca se use en el mercado de forma real y efectiva. De eso se ocupa el legislador en el artículo 39 de la Ley cuando dice que el titular de la marca incumple la obligación de uso si no ha comenzado a usarla en los 5 años posteriores a la concesión de la misma. Igualmente se incumple tal obligación de uso si se deja de usar la marca de forma ininterrumpida durante 5 años. Se produce de este modo la caducidad del derecho de marca y el signo queda cancelado en el registro.d.3.) PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN. La adquisición del derecho de marca surge por la inscripción del signo en el Registro, por eso, ellegislador regula pormenorizadamente el proceso de inscripción de la marca en la Oficina española dePatentes y Marcas, dedicando a ello los artículos 11 a 30 de la Ley de Marcas, así como los artículos 5 ysiguientes del Reglamento. Ese procedimiento para registrar la marca comienza con la presentación de la solicitud, que tiene quecumplir con los requisitos formales a los que hacen referencia los artículos 11 y 12 de la Ley. Así,fundamentalmente la solicitud tiene que hacer referencia obligatoriamente a: - Una instancia por la que se solicite el registro de marca. - Identidad del solicitante. - Signo que se solicita como marca. Habrá que reproducir en esa solicitud cuál es el signo que se quiere inscribir como marca. - La lista de los productos y servicios para los que se quiere registrar ese signo. Todos esos documentos se recogen en un modelo normalizado y esa instancia debe redactarse encastellano o en cualquiera de las lenguas oficiales de los territorios donde se presente la solicitud, la cualdebe presentarse en el órgano competente para ello de la Comunidad Autónoma donde el solicitantetenga el domicilio, o bien donde tenga un establecimiento comercial o industrial. Los solicitantes nodomiciliados en España presentarán la solicitud ante la Oficina de Patentes y Marcas. También podrápresentarse la solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas si el solicitante o su representante lasolicitaran a través de un establecimiento comercial o industrial serio y efectivo que no tuviere carácterterritorial. Una vez verificada la presentación, el órgano de la Comunidad Autónoma lo que hace es realizar unexamen formal sobre la solicitud en la que comprueba que se dan tres requisitos: 1. La legitimación del solicitante. 2. Si se ha pagado la tasa correspondiente. 3. Si la solicitud cumple con los requisitos formales exigidos por la Ley. 10
  • 11. Derecho Mercantil II - Derecho de la Competencia Si se cumplen tales requisitos, se procede a estampillar la solicitud haciendo constar el momento desu recepción, el número de la solicitud y el día, la hora y el minuto de su presentación. Con ello se concedeuna fecha de prioridad a esa solicitud, la cual será básica para computar el plazo de validez de la marca, elcual empieza a contar a partir de esa fecha de verificación. Una vez que la Comunidad Autónoma recibe la solicitud y hace el examen formal y pone la fecha deprioridad, debe enviarla a la Oficina Española de Patentes y Marcas, dentro de los cinco días siguientes a surecepción. En ese momento la OEPM hace dos cosas: - Comunica que se va a proceder a publicar la solicitud de una marca a todos los titulares de signos anteriores que pudieran entrar en conflicto con la marca cuyo registro se solicita, para que así esos titulares anteriores puedan presentar su oposición a la inscripción de la misma. - Comienza a realizar el examen de la solicitud. Esa primera fase de examen es un examen de licitud ya que lo único que comprueba en ese momento es que dicha solicitud de marca no incurra en la prohibición absoluta del artículo 5.1 f) de la Ley de Marcas que impide que se puedan inscribir los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres. Lo que se quiere con esto es evitar que se pueda publicar en el registro un signo que vulnere las buenas costumbres o el orden público. Una vez pasada esa primera fase y los dos meses que tienen los titulares de otros signos paraoponerse a la inscripción, se pasa a la segunda fase del examen de esa solicitud, que coincide con elexamen del fondo de la solicitud. La Oficina se encarga ahora de comprobar de oficio que la solicitud noincurre en ninguna de las prohibiciones de registro del artículo 5 de la Ley de Marcas y también de oficiocomprueba que no incurre en la prohibición relativa del artículo 9.1 b) que se corresponde con la necesidadde que cuando se registra como marca un seudónimo, nombre y apellidos, éstos deben coincidir con aidentificación del solicitante o si no coincide deberán entregar la autorización de dicha persona parainscribir el nombre como marca a favor del solicitante. El procedimiento de concesión termina cuando, efectuado el examen de fondo, el director de laOficina Española de Patentes y Marcas emite una resolución administrativa (susceptible de recurso en víaadministrativa o contencioso-administrativa) otorgando el derecho de marca. Esa resolución pone fin alprocedimiento y otorga el derecho al titular de la marca y además se publica en el BOPI. Ese signo, a partirde la publicación supone para el titular del mismo, la entrega de un documento, el titulo, con el que eltitular de la misma podrá acreditarla.E) DURACIÓN Y RENOVACIÓN. Según establece el artículo 31 de la Ley de Marcas, el registro de una marca se otorga por 10 añoscontados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos sucesivos de 10años. Así, el titular de la marca tiene la posibilidad, una vez transcurridos los 10 años iniciales, de solicitar larenovación de la marca, y así sucesivamente, de forma que si lo desea, podrá ser titular de ese signoindefinidamente. 11
  • 12. Derecho Mercantil II - Derecho de la Competencia Pero, para que ese signo vuelva a revitalizarse, hay que proceder a la renovación de la marca, quesegún el artículo 32 es una obligación que corresponde al titular de la marca, que es quien debe solicitarla,pero para ayudar a recordar que va a expirar el signo, en los 6 meses anteriores a su expiración, se lorecuerdan. Los requisitos exigidos para su renovación son los siguientes: - Solicitud del titular. - Acreditar a la oficina que ese signo se ha usado de forma real y efectiva en el mercado. Se entiende que no se ha cumplido esa obligación cuando no se ha usado en un plazo de 5 años ininterrumpidos o cuando se ha dejado de usar por un plazo igual. - Pagar una tasa. La legitimación para solicitar la prórroga del título corresponde al titular o a sus herederos, y éstosdeberán acreditar esta cualidad en la forma que se disponga reglamentariamente. Si la solicitud no fuerapresentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, el órgano que la reciba la remitirá, junto con ladocumentación que se acompañe, en el plazo de cinco días a la Oficina, contando el plazo para suresolución a partir de la recepción del expediente. El plazo para la presentación de la solicitud de renovación está en los 6 meses previos a la expiracióndel período de vigencia del signo. Sin embargo, a parte de ese período ordinario, el legislador establece unplazo extraordinario que se sitúa en los 6 meses posteriores a la cancelación de la inscripción en el registro,es decir, a la finalización de la vigencia del signo. Ese plazo extraordinario se divide a su vez en dos tramos: (a) El primer tramo se corresponde con los 3 meses siguientes al período de finalización del plazo normal. En este caso, la posibilidad de renovar ese signo va acompañada de un incremento de la tasa a pagar del 25%. (b) El segundo tramo se corresponde con los tres últimos meses en los que se podrá rehabilitar el signo pagando un recargo de la tasa del 50%. Es evidente que cuando se solicita la renovación del signo, con dicha solicitud de renovación no sepuede incrementar la lista de productos y servicios incluidos en ese signo, pero sí que podrá disminuirse. La renovación, que será inscrita en el Registro de Marcas y publicada en el Boletín Oficial de laPropiedad Industrial, surtirá efectos desde el día siguiente al de la fecha de expiración del correspondienteperíodo de diez años 12
  • 13. Derecho Mercantil II - Derecho de la CompetenciaF) LA MARCA COMO OBJETO DE DERECHO. La marca tiene un valor patrimonial que se mide según el volumen de negocio que el titular de lamisma hace con ella en el mercado, y que se integra en el activo de la empresa. La marca puede ser objeto, por tanto, de todo tipo de gravamen y se pueden instaurar sobre ellacualquier tipo de derecho real. Así mismo, el artículo 46. 2 de la Ley de Marcas dice que puede ser objetode ejecución forzosa con independencia de la empresa, es decir, de forma separada a ella, y se puedeincluir en la masa del concurso del empresario o del titular d la marca. La marca, por tanto, se puede transmitir, tal y como contempla el artículo 47.1 de la Ley de Marcascon independencia de la empresa a la que pertenece. Ese valor económico del que está dotada la marca esel que posibilita esto. El legislador prevé la cotitularidad de la marca y también el que pueda pertenecer pro-indiviso avarias personas. Así, según el artículo 46 de la Ley, esa cotitularidad se rige: (a) En primer lugar por lo que hayan acordado las partes. (b) En segundo lugar, por las disposiciones especificas que sobre la titularidad de la marca se recogen en el artículo 46.1 de la Ley de Marcas. (c) En tercer lugar, se aplica lo dispuesto en el derecho común (civil) para la comunidad de bienes (arts. 352 y siguientes del Código Civil). Para que todos estos actos de disposición, gravamen, etc., sobre la marca surtan efectos frente aterceros deben constar por escrito e inscribirse en el registro de marcas de la Oficina Española de Patentesy Marcas, y ser publicado en el BOPI. Por otro lado, la marca puede ser objeto también de los más diversos negocios jurídicos. Puede queel titular de la misma ceda su titularidad a otra persona, lo cual se puede lograr de todas las formas queposibilitan la transmisión de la titularidad en nuestro ordenamiento: donación, transmisión inter vivos omortis causa, etc., pero la compraventa es porcentualmente el medio más habitual para la transmisión dela marca. También es posible que el titular de la marca, sin desprenderse de esa titularidad, ceda su uso en elmercado a un tercero. Esa posibilidad se puede llevar a cabo a través de diferentes mecanismos tales comoestablecer un usufructo sobre la marca, aportar la marca a una sociedad, etc., pero el negocio jurídico alque el legislador concede mayor importancia para ello es la LICENCIA, que en sede de marcas se conceptúacomo un negocio jurídico por el que el titular de la marca, a cambio de un precio, autoriza a una persona eluso de esa marca en el mercado. Así se conceptúa en el artículo 48 de la Ley de Marcas. La licencia puede autorizar a un tercero a usar la marca de forma total o parcial: - Total: cuando está referida a todos los productos y servicios para los que se registró la marca y para todo el territorio nacional. - Parcial: cuando se refiere solo a parte de dichos productos y servicios o para una determinada área geográfica específicamente determinada en el contrato. 13
  • 14. Derecho Mercantil II - Derecho de la Competencia Además, dicha licencia puede ser: - Exclusiva, si el contrato de licencia no dice nada al respecto, el propio legislador en el artículo 48.5 dice que se entenderá, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder otras licencias y utilizar por sí mismo la marca. - No exclusiva: El titular de la marca se reserva la posibilidad de usarla por sí mismo o de conceder también otros contratos de licencia. Sin embargo, la Ley configura el contrato de licencia como un contrato intuitu personae y establece lalimitación para el licenciatario que sin permiso del que lo autoriza no pueda cederlo a otra tercera persona. En todo lo demás, el legislador no regula el contrato de licencia, por lo que serán las partes las que enaplicación del principio de autonomía de la voluntad recogida en el artículo 1255 del Código Civil,determinen las reglas y pautas por las que se rija dicho contrato, teniendo en cuenta sus propios intereses. "Artículo 48. Licencia. 1. Tanto la solicitud como la marca podrán ser objeto de licencias sobre la totalidad o una parte de los productos y servicios para los cuales esté registrada y para todo o parte del territorio español. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas. 2. Los derechos conferidos por el registro de la marca o por su solicitud podrán ser ejercitados frente a cualquier licenciatario que viole alguna de las disposiciones del contrato de licencia relativas a su duración, a la forma protegida por el registro, a la naturaleza de los productos o servicios, al territorio en el cual pueda ponerse la marca o a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario. 3. El titular de una licencia no podrá cederla a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario. 4. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia tendrá derecho a utilizar la marca durante toda la duración del registro, incluidas las renovaciones, en todo el territorio nacional y en relación con todos los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada. 5. Se entenderá, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder otras licencias y utilizar por sí mismo la marca. 6. Cuando la licencia sea exclusiva el licenciante sólo podrá utilizar la marca si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho."G) NULIDAD, CADUCIDAD Y RENUNCIA. Finalmente, el legislador establece la posibilidad de que la vida de la marca se extinga antes detiempo (lo normal es que se vaya ampliando la duración de la vida de la marca por su titularindefinidamente). En los artículos 51 a 57 de la Ley de Marcas se recogen esas posibilidades. Así, puede ocurrir por: - Nulidad de la marca. 14
  • 15. Derecho Mercantil II - Derecho de la Competencia - Caducidad de la marca. - La renuncia de la marca que es contemplada por el legislador en el primer apartado del artículo 55 como un tipo de caducidad. En cuanto a las dos primeras, en la mayoría de los supuestos deben ser declarados por sentencia delos Tribunales ordinarios. La nulidad puede ser declarada de forma total, referida a todos los productos y servicios para los quefue registrada, o de forma parcial. Están legitimados para interponer acción de nulidad los afectados y lapropia Oficina Española de Patentes y Marcas. Las causas de nulidad se corresponden con las prohibiciones de registro y, por lo tanto, pueden ser: - Absolutas. Coinciden con las contenidas en el artículo 5. - Relativas. Contenidas en los artículos 6 a 10 de la Ley. En caso de que la acción de nulidad se fundamente en una causa absoluta, dicha acción esimprescriptible y no hay un plazo determinado para interponerla. Sin embargo, cuando la acción de nulidadse basa en una causa relativa, el legislador en el artículo 52 de la Ley impone un plazo para interponerla de5 años. El legislador introduce aquí el supuesto de la caducidad de la acción por tolerancia y con ello seconsolida la marca inscrita si el titular de la marca previamente inscrita ha tolerado el uso de la misma en elmercado durante 5 años ininterrumpidos. Con ello se pretenden evitar acciones de nulidad extemporáneaspor motivos de seguridad jurídica. La declaración de nulidad, tal y como se contempla en el artículo 54 de la Ley, opera de formaretroactiva, con lo que el legislador considera que en el momento de la inscripción de la marca, ésta nocumplía con los requisitos necesario para ello, aunque se tolerarán las actuaciones realizadas. La caducidad significa que ha existido válidamente una marca hasta que se produce el supuestogenerador de la caducidad. Opera desde su declaración hacia delante en el tiempo. El legislador mencionade forma taxativa (como no podía ser de otra manera, pues la caducidad da lugar a la cancelación de lamarca en el registro) las causas de caducidad y, por tanto, es una lista numerus clausus contenida en elartículo 55 de la Ley de Marcas. Así, se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro: (a) Cuando no hubiere sido renovada. (b) Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular. (c) Cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de la Ley. (d) Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada. (e) Cuando a consecuencia del uso quede ella hubiera hecho el titular de la marca, o que se hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, calidad o la procedencia geográfica de estos productos o servicios. 15
  • 16. Derecho Mercantil II - Derecho de la Competencia (f) Cuando, a consecuencia de una transferencia de derechos o por otros motivos, el titular de la marca no cumpliera ya las condiciones fijadas en el artículo 3 de la Ley. Sólo se declarará la caducidad y se cancelará el registro mientras persista este incumplimiento. En los dos primeros casos la caducidad será declarada por la Oficina Española de Patentes y Marcas yen los cuatro siguientes por los Tribunales. Las marcas caducadas dejarán de surtir efectos jurídicos desde el momento en que se produjeron loshechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, con independencia de la fecha en que se hubierarealizado su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Como vemos, en todos esos supuestos es necesaria la declaración judicial para que se produzca lacaducidad, salvo en dos: (a) Caducidad automática declarada por la Oficina Española de Patentes y Marcas que se produce cuando la marca no se renueva tras los plazos concedidos para ello. (b) La Oficina Española de Patentes y Marcas también acoge la caducidad de forma automática cuando el titular ejerce su derecho a renunciar a la misma. En ese caso se cancela el registro y se publica en el BOPI. La única limitación que el artículo 57 de la Ley menciona para poder renunciar a la marca es elsupuesto en el que sobre la misma se encuentre inscrito algún gravamen, y en ese caso, junto con larenuncia habrá que adjuntar el consentimiento de los titulares de esos derechos, en caso contrario, esevidente que habrá que esperar a que estos finalicen para poder renunciar a la marca.III. LA MARCA COMUNITARIA. La existencia de la marca comunitaria significa que en España se puede proteger una marca utilizandodos vías jurídicamente diferentes: 1. La Ley de Marcas de 2001. 2. El Reglamento 40/94 de diciembre de 1993 sobre marca comunitaria. Nos encontramos ante dos regímenes jurídicos independientes pero inspirados sobre principioscomunes (recordar que el primero de ellos se hizo teniendo como uno de sus motivos la promulgación delsegundo). Esos regímenes jurídicos, a pesar de ser independientes, en el territorio de la Comunidad Europeahay que facilitar su convivencia, y por eso, para facilitar las relaciones entre los dos ordenamientosjurídicos, se incorporaron a la Ley de Marcas de 2001 algunos artículos destinados a tal fin. A ello respondeel título IX de la Ley de Marcas (artículos 84 a 86) y en ellos se establece la posibilidad de solicitar unamarca comunitaria en un organismo estatal (OEPM). Por otro lado, nos encontramos al hablar del R 44/1993 de un ordenamiento jurídico unitario, lo quesignifica que solo podemos solicitar una marca comunitaria, y solo nos la concederán para el territorio de 16
  • 17. Derecho Mercantil II - Derecho de la Competenciatoda la Unión Europea. De esta forma, con una sola solicitud y pagando una sola tasa, se concede unamarca que abarca el territorio de toda la UE. Para la gestión de la marca comunitaria se crea la OAMI (organismo encargado de gestionar todo lorelativo a la marca comunitaria) cuya sede se encuentra en Alicante. A la OAMI se le concedencompetencias muy extensas en el ámbito de la marca comunitaria y no son solo referentes a la inscripcióny otorgamiento de dichas marcas, sino que también tiene competencia para declarar la nulidad y caducidadde esas marcas comunitarias, con lo que vemos que tiene más competencias que la OEPM en relación a lasmarcas de ámbito nacional.IV. EL NOMBRE COMERCIAL. Se encuentra regulado en el Título X de la Ley de Marcas y dedica el legislador los artículos 87 a 91 aregular esta modalidad de propiedad industrial. Ello es así porque tal y como dice el artículo 87, salvodisposición contraria prevista en ese capítulo de la Ley, serán de aplicación al nombre comercial, en lamedida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de dicha Ley relativas a lamarca. Para definir al nombre comercial, el legislador emplea de nuevo la técnica de dar una denominacióngenérica seguida de una ejemplificación de conducta de signos. Así, en el artículo 87.1 define de formaclara qué se entiende por nombre comercial al decir que se entiende por nombre comercial todo signosusceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve paradistinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. Es, por tanto, el signoque sirve para identificar y distinguir en el mercado de forma simultánea a la empresa y la actividad querealiza. Posteriormente, en el apartado 2 del artículo 87, el legislador da una enumeración ejemplificativa delos signos que pueden constituir nombres comerciales, de forma que en este elenco encontramos unanovedad relevante con respecto a la legislación anterior que solo permitía que se registrase como nombrecomercial el nombre y apellido del titular del signo, o en su defecto, la denominación o razón social de laempresa. En la actualidad se permite además de esa posibilidad, las denominaciones de fantasía, lasdenominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial, los anagramas y logotipos, las imágenes,figuras y dibujos y cualquier combinación de los signos anteriores. Por otra parte el legislador, una vez constatada esa libertad para elegir el signo que se quiere utilizarcomo nombre comercial, señala que dicha libertad (al igual que ocurría en el caso de las marcas) no esabsoluta, y así en el artículo 88 de la Ley consigna las prohibiciones de registro para el nombre comercial,remitiendo para ello al artículo 5 de la Ley en relación a las prohibiciones absolutas y a los artículos 6 ysiguientes para las prohibiciones relativas. Dicha remisión no sería necesaria, pues ya está recogida en laremisión genérica del artículo 87. En cuanto al procedimiento para su inscripción es absolutamente igual que el contemplado para lamarca aunque existe eso sí, en este caso, un impreso diferente especifico para la solicitud de inscripcióndel nombre comercial. 17
  • 18. Derecho Mercantil II - Derecho de la Competencia El artículo 90 de la Ley se dedica a regular el contenido del nombre comercial, es decir, la extensiónde los derechos y obligaciones que dicho signo acarrea y son iguales que en el caso de la marca, ya queconfiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico en los términos previstos enesta Ley. Igualmente sucede y resulta posible que se pueda utilizar como nombre comercial la mismadenominación social de la sociedad, aunque razón social y nombre comercial cumplen funciones distintasen el mercado. También pueden usarse como nombre comercial la marca, es decir, usar el mismo signo paradistinguir a la empresa y a los productos y servicios ofrecidos por ella. El nombre comercial, al igual que ocurría con la marca, tiene un valor patrimonial que se traduce enla posibilidad de poder transmitirlo. En el ámbito del nombre comercial, tiene especial relevancia el denominado nombre comercialderivado, que se trata de un patronímico (nombre + apellidos) que es usado por un empresario comonombre comercial y éste lo transmite junto con la empresa a otro empresario. En ese caso podría aplicarselo dispuesto en el artículo 9.1 b) de la Ley, pero en este caso no se aplicaría pues el legislador permite latransmisión del nombre comercial cuando coincide con los nombres y apellidos del empresario originario ymedie la autorización de éste. Además de esa posibilidad, el legislador posibilita que la transmisión del nombre comercial se hagacon independencia de la empresa. Esto es una novedad de la Ley de 2001, pues la de 1988 en su artículo 79decretaba la necesaria transmisión del nombre comercial junto a la empresa a la que se incorporaba.V. LA PROTECCIÓN DEL RÓTULO DE ESTABLECIMIENTO. Dentro de los signos distintivos clásicos o tradicionales, y que vienen siendo regulados desde antesdel Estatuto de la Propiedad Industrial, también se encuentra el Rótulo de Establecimiento, cuya finalidadera distinguir o individualizar en el mercado el lugar, la sede o establecimiento (sede física) donde elempresario ejerce su actividad. Lo más característico del rótulo de establecimiento conforme a la Ley anterior es que su protecciónera de ámbito local y se circunscribía a la localidad donde estuviera ese rótulo. Con la Ley del 2001,desaparece el rótulo como signo distintivo susceptible de registro, pero el propio legislador explica esto enla Exposición de Motivos diciendo que, a pesar de ellos, estos signos no van a quedar sin protección. Apartir de entonces, esa protección se realiza según las disposiciones de la Ley de Competencia Desleal, enconcreto serían especialmente idóneas para ellos los actos de imitación o los de confusión. El legislador reconoce la importancia del rótulo como signo y ello justifica que se establezca unrégimen transitorio de protección para los rótulos ya inscritos con anterioridad a la Ley de 2001. Eserégimen de protección se establece en la Disposición Transitoria 3ª y 4ª de la Ley de Marcas. En ellas seestablecen dos niveles de protección para los rótulos de establecimiento: 1. Disposición Transitoria 3ª. Los rótulos vigentes a la entrada en vigor de la Ley de Marcas (que se produjo el 31 de julio de 2002), tenían que renovarse en los 6 meses siguientes a la 18
  • 19. Derecho Mercantil II - Derecho de la Competencia entrada en vigor de dicha Ley y así conseguían una protección registral para dichos rótulos que alcanzaba los 7 años posteriores a la fecha de la renovación del rótulo. 2. Disposición Transitoria 4ª. Cuando finalice la protección registral (lo cual está a punto de suceder), todavía se amplía la protección a esos signos de forma extra registral durante 20 años posteriores a la cancelación de la inscripción.VI. OTROS SIGNOS DISTINTIVOS.A) DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES DE PROCEDENCIA. Se trata de signos que se utilizan para describir un localizador geográfico. Son signos que paradistinguir algún producto determinado utilizan algún tipo de localizador geográfico para indicar que eseproducto procede de una determinada área geográfica. En esos casos, es evidente que esos indicadores tienen que ser veraces, porque en caso contrario seestaría produciendo un engaño para el consumidor y la protección que dispensa nuestro ordenamientojurídico a las indicaciones geográficas de los productos se realiza mediante la Ley de Competencia Desleal(actos de engaño o confusión) y en al Ley General de Publicidad, y en la Ley de Marcas, donde por la vía delas prohibiciones relativas también se introducen determinadas cautelas en este sentido. Aparte de esta protección general que dispensan las normas de competencia, en otras ocasiones, conel localizador geográfico se indican dos características del producto, tiene una doble vinculación: 1. Por un lado se designa el lugar de procedencia del producto. 2. Por otro lado se indica además determinadas cualidades o características que son propias de los productos de esa zona. Así es como surgen en nuestro derecho como signo distintivo las denominaciones de origen, lascuales surgen directamente relacionadas con los vinos, licores y sus derivados, porque en ese tipo deproductos es donde mejor se pone de manifiesto que la zona de procedencia y las cualidades de la mismaconfieren al producto unas características específicas. La primera regulación de estos signos distintivos es el Estatuto del Vino de 1933, la cual fue derogadapor el Estatuto de la Viña, de los Vinos y Alcoholes de 2 de diciembre de 1970. En esa norma, en su artículo79 se contiene por primera vez en nuestro derecho un concepto de denominación de origen y de esanoción se desprende que ésta tiene que tener 3 características fundamentales: (a) Tiene que estar constituida por un nombre geográfico. (b) Han de designar esos signos productos típicos de esa zona geográfica. (c) Esos productos tienen que tener unas cualidades o características determinadas que son consecuencia directa del medio natural del que proceden y/o de su forma de elaboración. Así es como surgen en nuestro ordenamiento jurídico denominaciones de origen con tanta tradicióncomo La Rioja, Valdepeñas, Jerez, etc. 19
  • 20. Derecho Mercantil II - Derecho de la Competencia Además de estos productos, el Estatuto de 1970, en su Disposición Adicional 5ª autorizaba alMinisterio de Agricultura para que extendiera ese mismo régimen a otros productos agroalimentariosdistintos del vino y sus derivados. Así es como el Ministerio de Agricultura mediante dos Reales Decretos de1985 y 1988 extiende esas denominaciones de origen a otros productos. En nuestra Comunidad Autónomaexisten 12 denominaciones de origen diferentes. Posteriormente, el Estatuto de 1979 fue derogado y a partir de ahí, el régimen jurídico aplicable a lasdenominaciones de origen queda dividido en dos bloques distintos: - A los vinos y sus derivados se les aplica la Ley 21/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino. - La Disposición Derogatoria de esta norma dicen que el resto de denominaciones de origen de los demás productos agroalimentarios les sigue siendo de aplicación el Estatuto de 1970. Nos encontramos con que se trata de signos distintivos cuya característica es que van a ser usados nopor una sola empresa, sino por un grupo de empresas que serán las que procedan del área geográfica de ladenominación de origen y cuyos productos cumplan con los requisitos establecidos en la norma decreación de la denominación de origen. Lo que da lugar a la creación de la denominación de origen es una norma administrativa (una ordende la Conserjería de Agricultura de la Comunidad Autónoma de que se trate, ya que todas las CCAA hanasumido competencia en materia de agricultura). Con esta norma se determina el ámbito geográficoafectado, el nombre, la zona exacta beneficiada y las cualidades que han de tener los productos. Tambiénse establece el consejo regulador que a ser el órgano encargado de supervisar a los empresarios que van autilizar dicha denominación y que sus productos cumplan con lo establecido en el Reglamento de uso. Actualmente, las denominaciones de origen quedan circunscritas a este tipo de productos y de legeferenda se viene reclamando que se extienda este régimen a otro tipo de productos como los artesanales,e incluso de tipo turístico. Ellos se espera desde que la Disposición Adicional 19 de la Ley de Marcasrecomendó al Gobierno que en un plazo prudente remitiera al Congreso un proyecto de Ley deDenominaciones de origen y disposiciones geográficas para hacer frente a esta demanda. El único producto que en nuestro ordenamiento se encuentra protegido como denominación deorigen al margen de los vinos y productos agroalimentarios es la piedra ornamental gallega, que lo logrópor sentencia del tribunal constitucional que declara la constitucionalidad de una ley gallega al respectoque decretaba tal posibilidad.B) EL NOMBRE DE DOMINIO. Son los que cronológicamente aparecen en último lugar. La posibilidad de colisión entre distintossignos distintivos se incrementa al aparecer el tráfico electrónico. Así, los nombres de dominio en el tráficoelectrónico tienen como finalidad identificar mediante una combinación alfanumérica una página web, deforma que tecleando ese nombre de dominio accedemos a una determinada página web en el mercado. Junto a esa función localizadora, a la vez también cumple en ocasiones en el mercado económicocomo un escaparate, ya que los operadores económicos utilizan la web para ofrecer en el mercado susproductos o servicios. Así, la web de un operador económico es su signo distintivo. Los nombres de 20
  • 21. Derecho Mercantil II - Derecho de la Competenciadominio no tienen por qué desarrollar siempre una actividad económica, pero esto sí ocurre en muchasocasiones. Por tanto, el nombre de dominio puede ser utilizado por un operador económico en el mercado paraofrecer sus productos y desde esta perspectiva es necesario hacer determinadas menciones sobre él. Así, desde la perspectiva de los operadores económicos hay que hacer referencia a los tipos,requisitos de asignación y conflictos como consecuencia de la colisión entre los mismos: En cuanto a los tipos, se establece la posibilidad de obtener nombres de dominio genéricos que sonlos que se conceden a nivel mundial por entidades de registro situadas en EEUU y en función de laactividad a la que se va a dedicar ese nombre de dominio en el comercio electrónico. De este modo surgenlos nombres de dominio más genéricos que son los .com, .net, o los más recientemente aparecidos como.aero. Aparecen también junto a los anteriores los nombres de dominio territoriales, que son los asignadospor cada uno de los países, terminando por tanto, por el sufijo identificativo del país de referencia: .es,.it, .pt.. Junto a los anteriores, existe la posibilidad de registrar un nombre de dominio de ámbito comunitario(código eu) para todo el espacio de la UE y que su normativa se disciplina por un Reglamento del Consejode 2002, desarrollado por un Reglamento de la Comisión de 2004. Cada uno de estos nombres de dominio es el Estado de referencia el que establece el régimenjurídico por el que se va a regular la asignación y regulación. En España, la regulación de los nombres de dominio se encuentra en la Disposición Adicional 6ª de laLey 34/2002 de 11 de julio de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico (Ley deinternet). Esas normas básicas han sido desarrolladas por dos planes nacionales de nombres de dominio: elprimero de 2003 y el vigente por Orden de 19 de mayo de 2005. En España, la autoridad encargada de asignar los nombres de dominio con el código de dominio .escorresponde al ente público empresarial RED.es. Los nombres de dominio en nuestro régimen jurídico siguen el principio de registro y nacen cuandose registran ante la autoridad competente y ese registro se realiza escrupulosamente de acuerdo con elprincipio de prioridad, de forma que se establece la prohibición absoluta de que puedan existir dosnombres de dominio iguales. El principio de especialidad no es, por tanto, aplicable a los nombres dedominio. Los requisitos para que se pueda registrar válidamente un nombre de dominio son: 1. Que no esté previamente asignado. 2. Que ese nombre de dominio cumpla con las normas de sintaxis y buena utilización de la lengua contenida en el plan nacional de nombres de dominio. 3. Que el nombre de dominio que se quiera registrar no se encuentre contenido ni en la lista de términos prohibidos, ni tampoco en la lista de términos reservados: 21
  • 22. Derecho Mercantil II - Derecho de la Competencia i. En cuanto a los términos prohibidos, dice la Orden del 1005 que serán todos aquellos contrarios a la Ley, las buenas costumbres y al orden público, así como los que conculquen algún derecho de propiedad industrial. ii. En cuanto a los términos reservados, están incluidos en otra lista que elabora la autoridad de designación y en ella se incluyen denominaciones que se corresponden con instituciones del Estado, términos relacionados con la casa real y que todavía no se han utilizado y se incluyen en esa lista para evitar que puedan ser asignados libremente y así puedan designarse a dichas instituciones si alguna vez los solicitan. El Plan Nacional establece en el apartado 15 una norma de gran importancia que no existía en el plananterior: impone al solicitante la obligación de procurar antes del registro sus datos identificativos,haciéndole responsable de la veracidad y exactitud de esos datos y comprometiéndose además acomunicar a la entidad de registro todas las modificaciones que en esos datos se puedan ir produciendo alo largo del tiempo. Así, se obtiene seguridad jurídica respecto a ese operador económico y también sirve para poderexigir responsabilidad a las personas que resultan identificadas por esos datos. La propia Ley de Marcastambién fue consciente de que pudieran suscitarse conflictos entre los nombres de dominio y los signosdistintivos tradicionales, por ello, en su artículo 34.3 e) establece la posibilidad del titular de una marca deprohibir la utilización de su signo distintivo en el comercio electrónico. En relación directa con ello, el Plan de 2005 posibilita que la autoridad de asignación cancele unnombre de dominio, previo requerimiento judicial, cuando el nombre de dominio vulnere algún derecho depropiedad industrial. En la misma vía, para evitar estos conflictos, se establece la obligación de que losempresarios y sociedades mercantiles registrados mercantilmente han de comunicar el nombre de dominiocon el que se va a operar en el tráfico electrónico. Existe también la posibilidad de transmitir el nombre de dominio a un tercero, siempre que secomunique a la Entidad de Registro y se modifiquen los datos identificativos del titular. Igualmente, paraevitar conflictos, se prevé que para los litigios entre nombres de dominio y los signos tradicionales, se creeuna autoridad extrajudicial de resolución de conflictos para agilizar la resolución de los conflictos quesurjan entre estos nuevos signos distintivos y los tradicionales ya registrados. 22
  • 23. Derecho Mercantil II - Derecho de la Competencia TEMA 4 "LAS CREACIONES INDUSTRIALES: PATENTES Y DISEÑOS INDUSTRIALES." I. Nociones generales. II. Las Patentes. A) Concepto. B) Requisitos objetivos de patentabilidad. C) Requisitos subjetivos de patentabilidad. Derechos del inventor e invenciones laborales. D) Requisitos formales de patentabilidad. El procedimiento de concesión de patente. E) Contenido y efectos del derecho de patente. F) Régimen jurídico de la patente: duración, transmisión, obligación de explotar. Nulidad y caducidad. G) Adiciones a la patente. III. Las Patentes Internacionales. IV. Los modelos de utilidad. V. El Diseño Industrial.I. NOCIONES GENERALES. Junto con los signos distintivos, se engloban bajo el nombre genérico de instituciones de propiedadindustrial. Ambas tienen una serie de notas características comunes que justifican que se engloben. Estamos ante bienes inmateriales y que tienen un valor patrimonial, y el ordenamiento jurídico lesotorga una protección. Debido a su valor patrimonial pueden ser objeto además de transmisión ygravamen. Se registran en la Oficina Española de Patentes y Marcas, que es el organismo administrativoencargado del Registro, al igual que ocurre en el caso de los signos distintivos de la actividad empresarial. Sin embargo, a pesar de ese nexo común, se trata de instituciones completamente diferentes y elloporque los principios y el régimen jurídico que se les aplican y también es distinto. De ahí las diferencias entre uno y otro que son: (a) Su finalidad: si los signos distintivos pretendían identificar y distinguir determinados productos en el mercado, con la patente se pretende impulsar el progreso tecnológico e industrial de un país. (b) En relación con el objeto protegido, los signos distintivos lo que protegen son los signos que se registran, mientras que las creaciones industriales lo que protegen son invenciones. (c) Respecto al contenido del derecho que se atribuye al titular: i. Con las creaciones industriales, lo que se atribuye al titular de la patente es el derecho a impedir que terceras personas puedan producir o comercializar el objeto que se patenta, la invención registrada. 23
  • 24. Derecho Mercantil II - Derecho de la Competencia ii. Con los signos distintivos se puede impedir que terceras personas utilicen ese mismo signo para comercializar en el mercado esos mismos productos, pero nada impide que bajo otro signo distinto puedan comercializar en el mercado los mismos productos. (d) En lo que se refiere a la duración del derecho, la vida de la marca puede llegar a ser ilimitada, mientras que la patente es un derecho exclusivo por duración máxima de 30 años, transcurrido ese tiempo pasa a denominarse estado de la técnica y es de dominio público. Con el derecho de patente se pretende impulsar el desarrollo tecnológico de un país. Ello seconsigue mediante acuerdos entre el inventor y el Estado. El primero describe su invención y la entrega enla Oficina Administrativa correspondiente para que sea conocida por los terceros interesados. El Estado, acambio, entrega un derecho de utilización exclusiva al inventor. Así, por un lado, el inventor consigue quedurante ese tiempo nadie puede producir o comercializar esa invención sin su consentimiento, y el Estadoconsigue que ese hallazgo sea público y pueda servir para otros investigadores, y además dicha descripciónque entrega el inventor sirve para que cualquier experto en la materia pueda poner en práctica el inventopatentado. Mediante las creaciones industriales se protegen los intereses del inventor, por tanto, intereses decarácter particular, pero también intereses de carácter general porque con ellos se consigue mejorar elnivel tecnológico del Estado. Con la patente se protegen invenciones fuertemente vinculadas con el campo de la técnica. Elinvento susceptible de recibir protección consiste en una regla para el obrar humano en la que sedeterminan que pasos hay que seguir para conseguir un determinado resultado. Se especifican lasoperaciones que hay que seguir para llegar a un determinado resultado. Esas invenciones, para quedarprotegidas como patente, deben resolver un problema técnico y queda, por tanto, fuera de la patente losmeros descubrimientos científicos, porque éstos pueden tener una versión meramente especulativa, esdecir, no tiene aplicación industrial directa y no se protege, por tanto, por la Ley de Patentes. De acuerdo con esas con esas consideraciones previas, podemos dividir las creaciones industrialesgenéricamente consideradas en dos grupos: A) Creaciones industriales de fondo, cuyo denominador común es que aportan siempre algo nuevo al estado de la técnica. Nos encontramos ante verdaderas invenciones y aquí aparecen dos figuras: (a) Patente. (b) Modelos de utilidad. Su régimen jurídico se encuentra en la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986. Con esa Ley, España se incorpora al nivel de tecnología que había alcanzado en ese momento la UE. Se deroga con ella el Estatuto de la Propiedad Industrial. A la vez que se promulga la Ley de Patentes y España entra en la UE, se incorpora el Convenio de Munich de 1973 de Patente Europea y el Convenio de Luxemburgo de 1973 de Patente Comunitaria. B) Creaciones industriales de forma, que se llaman así porque aquí la invención que se protege es una invención “meramente ornamental”, sin que esa novedad ornamental aporte nada nuevo 24
  • 25. Derecho Mercantil II - Derecho de la Competencia al estado de la técnica. La figura fundamental es el diseño industrial, que viene a refundir una serie de figuras anteriores y que se protegían hasta la Ley vigente del diseño industrial de 7 de julio de 2003. Hasta entonces se regulaban por el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 que se ha mantenido vigente hasta dicha Ley de 2003 (se había derogado anteriormente en lo relativo a las marcas y patentes).II. LAS PATENTES.A) CONCEPTO. El término de patente, jurídicamente utilizado, hace referencia a tres acepciones diferentes: (a) A un acto administrativo, porque para que se conceda es necesario seguir un procedimiento que termina con una resolución del director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, y es un acto reglado, de forma que cumpliéndose los requisitos de patentabilidad nos tienen que conceder la patente obligatoriamente. (b) A un título acreditativo, documento físico. Esta acepción aparece en el artículo 1 de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, donde se nos habla de títulos de propiedad industrial. (dice: Para la protección de las invenciones industriales se concederán de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley, los siguientes títulos de propiedad industrial: a) Patentes de invención, y b) Certificados de protección de modelos de utilidad). (c) A una posición jurídica, porque el titular está investido de derechos y obligaciones que forman parte del contenido del derecho de patente, tal y como contempla el artículo 50 de la Ley.REQUISITOS DE PATENTABILIDAD. La patente es una invención con unas serie de características, de modo que para que la invenciónsea patentable es necesario que se cumplan los requisitos de patentabilidad, requisitos que en nuestroordenamiento jurídico se distinguen en tres grupos: (a) REQUISITOS OBJETIVOS: unos tienen carácter positivo, que son los requisitos materiales que debe tener la invención, y los otros son negativos, que son las circunstancias excluyentes (como las prohibiciones en sede de marcas). (b) REQUISITOS SUBJETIVOS: nos llevan a definir quién está legitimado para solicitar y adquirir el derecho de patente. (c) REQUISITOS FORMALES: hacen referencia al procedimiento que se establece en nuestro ordenamiento jurídico para la inscripción de la Patente. 25
  • 26. Derecho Mercantil II - Derecho de la CompetenciaB) REQUISITOS OBJETIVOS DE PATENTABILIDAD. Tenemos que distinguir entre:b.1) POSITIVOS. Son de carácter positivo los mencionados en el artículo 4.1 de la Ley de Patentes, que dice “Sonpatentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicaciónindustrial, aun cuando tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga materiabiológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica”. Se determinan tres requisitos para que la patente sea inscrita: (a) Requisito de la novedad del invento, que se determinará atendiendo al estado de la técnica, entendiendo como tal, según indica el artículo 6.2 de la Ley de Patentes, todo aquello que no se ha hecho accesible al público en el momento en el que se presenta la solicitud de patente. En consecuencia, no podrá ser inscrita una invención patentada anteriormente o que ya fuera accesible para el público. En el artículo 7 el legislador enumera una serie de circunstancias que no destruyen el requisito de novedad: "No se tomará en consideración para determinar el estado de la técnica una divulgación de la invención que, acaecida dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial haya sido consecuencia directa o indirecta: (a) De un abuso evidente frente al solicitante o su causante. (b) Del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención en disposiciones oficiales u oficialmente reconocidas. En este caso será preciso que el solicitante al presentar la solicitud, declare que la invención ha sido realmente exhibida y que, en apoyo de su declaración aporte el correspondiente certificado dentro del plazo y en las condiciones que se determinen reglamentariamente. (c) De los ensayos efectuados por el solicitante o por sus causantes, siempre que no impliquen una explotación o un ofrecimiento comercial del invento. La novedad que se requiere es una novedad absoluta o mundial, es decir, que hay que tener en cuenta el estado de la técnica en España y en el extranjero. Así, determinar este requisito es difícil porque no existe una oficina donde queden registradas las patentes del mundo. Sin embargo, a nivel de información de patentes previas, la OEPM tiene una base de datos en la que se inscriben todas las patentes que se van inscribiendo, lo que hace que cumpla una labor muy importante a la hora de informar sobre las patentes concedidas en las oficinas del resto del mundo." (b) Requisito de la actividad inventiva, es decir, que la invención tiene que ser producto de la conducta investigadora llevada a cabo por el inventor. Este requisito tiene un carácter subjetivo en relación con la novedad. El artículo 8 de la Ley de Patentes dice que la invención no tiene que resultar evidente para un experto en la materia, lo que quiere decir este artículo es que la invención tiene que tener cierta entidad, despreciando las invenciones que no tengan relevancia, para ser protegidas por un derecho de patente. (c) Requisito de la aplicación industrial. El artículo 9 de la Ley de Patentes señala que los inventos tienen que ser ejecutable en un proceso industrial y que constituya una novedad en esta esfera, es decir debe ser repetible en un proceso industrial y producir un beneficio técnico notable. 26
  • 27. Derecho Mercantil II - Derecho de la Competenciab.2.) NEGATIVOS. En el artículo 4.4 de la Ley de Patentes se relacionan una serie de categorías que no son invencionesy no pueden acceder al derecho de patentes. Por tanto se trata de circunstancias excluyentes o de carácternegativo. Se relacionan en dicho precepto, por ejemplo los descubrimientos científicos, las obras artísticas oliterarias, las formas de presentar informaciones y los programas de ordenador. Para todas estascategorías, la protección se dispensará mediante la Ley de Propiedad Intelectual. Con carácter general, dentro de las invenciones patentables, el artículo 5.1 de la Ley de Patentesdice que no son patentables loas invenciones cuya aplicación comercial o explotación, así como supublicación, pueda ser contraria al orden público o a las buenas costumbres. Lo que hace el legislador esestablecer los límites éticos que permiten patentar o no una invención mediante una fórmula genérica yserán los determinantes de cada momento los que designen qué casos son los que actúan contra el ordenpúblico y cuáles no. No obstante, el legislador establece unas categorías o determinados supuestos que en particularconsidera que son contrarios al orden público o a las buenas costumbres, como los procedimientos declonación del ser humano, la modificación de su identidad genética, o la utilización de embriones humanoscon fines comerciales. Sin embargo, los artículos 4 y 5 de la Ley fueron modificados por una Ley de 29 de abril de 2002 parapermitir la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas, en cumplimiento de lo establecido en unaDirectiva comunitaria y teniendo en cuenta que la idea central de usar esa materia viva es conseguir finesútiles para la sociedad o el ser humano.C) REQUISITOS SUBJETIVOS DE PATENTABILIDAD. DERECHOS DEL INVENTOR E INVENCIONESLABORALES. Nos indican quiénes son los sujetos legitimados para registrar un derecho de patente. En estesentido, con carácter general, el derecho de solicitar la patente, tal y como señala el artículo 10 de la Ley,corresponde al inventor, aunque como nos encontramos ante un bien patrimonial, también puede sertransmitido por sucesión hereditaria o a una tercera persona. También es posible que se soliciteconjuntamente una patente, figurando como cotitulares de la misma, como ocurría con la marca. Ese derecho a solicitar la patente es de carácter patrimonial, por lo que se puede transmitir a untercero, de forma que, según el artículo 14 de la Ley, puede suceder que inventor y titular de la patentesean dos personas diferentes. Lo que se transmite es el derecho a solicitar la patente, se transmite underecho previo, realmente no hablamos de cambio de titularidad, porque no existe un titular de la patenteen ese momento (ya que no lo es ni el inventor ni quien ha recibido del inventor este derecho). El derecho a inventar es una facultad personalísima e intransferible, aunque la patente pertenezca aotra persona. Así se le concede al inventor en el artículo 14.1 el derecho de reclamar ser mencionado comotal inventor en la patente. 27
  • 28. Derecho Mercantil II - Derecho de la Competencia Igualmente es posible que el solicitante de la patente no sea el titular del derecho. Ello es posibleporque el artículo 10.4 establece la presunción de que quién solicita está legitimado para ello, ya que diceque en el procedimiento ante el Registro de la Propiedad Industrial se presume que el solicitante estálegitimado para ejercer el derecho a la patente. Así, cuando el solicitante no es el titular del derecho se pueden dar dos situaciones diferentes: ● Que la patente todavía no haya sido concedida: en este caso, el artículo 11 de la Ley de Patentes determina que el inventor o el titular del derecho tiene que obtener el reconocimiento sobre el derecho a solicitar mediante sentencia judicial. Así debe interponer la correspondiente acción judicial y que se obtenga ese reconocimiento por sentencia firme. En este caso, el artículo 11 de la Ley señala que cuando dicha sentencia firme hubiera reconocido el derecho a la obtención de la patente a una persona distinta al solicitante, y siempre que la patente no hubiera llegado a ser concedida todavía, esa persona podrá dentro del plazo de tres meses desde que la sentencia adquirió fuerza de cosa juzgada dirigir a la Oficina Española de Patentes y Marcas una de las tres acciones siguientes: i. Subrogarse en la posición del titular anterior. Una vez subrogado, el procedimiento continúa en la fase en la que estuviese. ii. Presentar una nueva solicitud de patentes para la misma invención, que gozará de la misma prioridad. i. Pedir que la solicitud anterior sea rechazada. ● Que la patente haya sido concedida a una persona no legitimada para ello. En este caso, la Ley otorga plenos efectos a la Patente, pero ofrece al titular legítimo la posibilidad de interponer la correspondiente acción judicial para reivindicar la titularidad de la patente (artículo 12). La práctica demuestra que la mayoría de las patentes que se solicitan y se obtienen tienen origen en un trabajo realizado en el seno de una empresa. Lo normal es que sea un trabajador, en el ejercicio de su actividad, quién obtenga el invento. Pero ocurre, que en la mayoría de los casos, el trabajador ha utilizado los conocimientos de la empresa, su material o sus procedimientos. Por esta razón, la Ley de Patentes ha establecido un régimen especial relativo a las invenciones laborales, reguladas en el título IV de la Ley, y en este sentido, el legislador distingue tres tipos de invenciones laborales: ● Invenciones libres. No son invenciones laborales, sino realizadas de forma autónoma por un trabajador. Se encuentran recogidas en el artículo 16 de la Ley y pertenecen al trabajador autor de las mismas. ● Invenciones de servicio o de encargo. Se regulan en el artículo 15 de la Ley de Patentes. Son aquellas realizadas por un trabajador durante la vigencia de un contrato de trabajo, cuyo objeto precisamente consiste en realizar tareas de investigación. Por ello, el legislador entiende que el trabajador está cumpliendo con su obligación y la patente corresponde al empresario y el trabajador no tiene ni un derecho para obtener una parte de la remuneración o una compensación económica por ello. 28
  • 29. Derecho Mercantil II - Derecho de la Competencia ● Invenciones Mixtas. Se recogen en el artículo 17 de la Ley. El trabajador no es directamente contratado para investigar, pero obtiene el hallazgo utilizando los medios, los procedimientos o los conocimientos de la empresa. En estos supuestos, se reconoce al empresario una especie de derecho de tanteo para decidir si quiere solicitar la patente. El trabajador tendrá derecho a una retribución complementaria, y el legislador habla de una compensación económica justa. "Artículo 17. 1. No obstante lo dispuesto en el artículo 16, cuando el trabajador realizase una invención en relación con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubieran influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma. 2. Cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se reserve un derecho de utilización de la misma, el trabajador tendrá derecho a una compensación económica justa, fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del trabajador." En relación con las invenciones de servicio o de encargo y las mixtas, el artículo 19 de la Ley establece una presunción iuris tantum a favor de la titularidad del empresario. Ello porque si en el año siguiente a la extinción de la relación laboral el trabajador solicita una patente, se reconoce el derecho del empresario a reclamar el derecho sobre la misma. "Artículo 19. 1. Las invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de otro título de protección exclusiva dentro del año siguiente a la extinción de la relación de trabajos o de servicios podrán ser reclamadas por el empresario. 2. Será nula toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos que la Ley le otorga en este Título." Tanto en un tipo de contrato como en el otro, el trabajador tiene que informar al empresario sobre la obtención del hallazgo para que en los tres meses siguientes el empresario decida sobre si va a reclamar o no ese derecho a solicitar la patente. Todos los litigios que surjan con ocasión de stos inventos laborales, la Ley determina que se tiene que someter obligatoriamente a un acto de conciliación previo a la interposición de la correspondiente acción judicial. Por su parte, el artículo 20 de la Ley establece que ese mismo régimen explicado para las invenciones laborales es igualmente trasladable a los inventos obtenidos por los funcionarios de cualquier Administración Pública. También determina dicho artículo la posibilidad de que se desarrolle reglamentariamente las invenciones que se obtengan en la Universidad como centro de investigación, y las que se obtengan en los centros públicos de investigación. En el primer caso (universidades), deben ser los estatutos de la universidad los que determinen el propio régimen y en el caso de la UNEX, el régimen se ha desarrollado por una normativa sobre protección de resultados de la investigación de 15 de febrero de 2006. En ella se establece qué se entiende por invención académica, lo cual coincide con el concepto de invención vista a efectos de patentabilidad. A 29
  • 30. Derecho Mercantil II - Derecho de la Competencia continuación se establece la obligación del inventor de comunicar la existencia del hallazgo a la SGTRI (servicio de gestión y transferencia de los resultado de investigación de la UNEX) por escrito y acompañando la documentación necesaria que la universidad ejerza en tres meses su derecho a solicitar la patente. Una vez deducidos los gastos de la patente, los beneficios que se obtengan se reparten: el 80% para el inventor y el 20% para la UNEX. En el caso de que la universidad no solicite la patente, los beneficios se reparten: el 90% para el inventor y el 10% para la UNEX. En los Centros Públicos de Investigación, esa posibilidad de desarrollar normativamente se plasmó en un Real Decreto de 18 de enero de 2002 que determina el régimen aplicable a las invenciones obtenidas en estos centros. El régimen es el mismo explicado para la universidad.D) REQUISITOS FORMALES DE PATENTABLIDAD. EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LAPATENTE. Los requisitos formales de patentabilidad hacen referencia al procedimiento que se debe llevar acabo administrativamente para obtener el título de la patente. Así, es preciso presentar una solicitud de patente para que se registre en la oficina competente(pues el invento por sí mismo no supone un derecho exclusivo para el titular). Para solicitar la patente hayque reunir los requisitos de legitimación recogidos en el artículo 2 de la Ley de patentes (españoles,ciudadanos de países miembros de la UE…,etc). "Artículo 2. 1. Podrán obtener los títulos de propiedad industrial regulados en la presente Ley las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las personas naturales o jurídicas extranjeras que residan habitualmente o que tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en territorio español, o que gocen de los beneficios del convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial. 2. También podrán obtener los títulos de propiedad industrial regulados en la presente Ley las personas naturales o jurídicas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior, siempre que en el Estado del que sean nacionales se permita a las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española la obtención de títulos equivalentes. 3. Las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y los extranjeros, que sean nacionales de alguno de los países de la Unión de París o que, sin serlo, estén domiciliados o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el territorio de alguno de los países de la Unión, podrán invocar en su beneficio la aplicación de las disposiciones contenidas en el texto del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial que esté vigente en España, en todos aquellos casos en que esas disposiciones les sean más favorables que las normas establecidas en la presente Ley." La solicitud se presenta en un modelo de instancia muy similar al existente para la solicitud de lamarca. Ese modelo puede contener un solo invento, no puede contener varios a la vez. Si se solicitan variosinventos a la vez, la Oficina Española de Patentes y Marcas procede a dividir la solicitud, conocida comosolicitud divisional, dando lugar a una patente divisional. La instancia tiene que presentarse con una serie de documentos que aparecen relacionados en elartículo 21.1 de la Ley de Patentes y son: 30
  • 31. Derecho Mercantil II - Derecho de la Competencia(a) Descripción del invento. Esta parte es fundamental porque la descripción va a permitir que tercerosexpertos en la materia puedan ejecutar ese invento en un proceso productivo.(b) Reivindicaciones. Recogidas en el artículo 26 de la Ley. Constituyen la invención sobre la que elsolicitante dice que hay que atribuirle el derecho de exclusiva. Se delimita aquello que se quiere proteger.Esto tiene una suma importancia porque el derecho de exclusiva sólo se otorga con respecto a lo que sesolicita.(c) Dibujos, si fueran necesarios. Sirven para perfilar las reivindicaciones o la descripción del invento.(d) Resúmenes de la invención. En cuanto al procedimiento del registro, la Ley de Patentes establece dos procedimientos distintos,con carácter alternativo, para registrar una patente: a) PROCEDIMIENTO GENERAL: Regulado en los artículos 30 a 38 de la Ley de Patentes. Es un procedimiento más sencillo y rápido, pero también es un procedimiento más inseguro. Es más barato. b) PROCEDIMIENTO ESPECIAL O DE CONCESIÓN CON EXAMEN PREVIO: Regulado en los artículos 39 y 40 de la Ley. Sea cual sea el procedimiento, el legislador establece una fase común a ambos. Esta fase comúnsupone que cuando se presenta la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas realiza un examenformal de la solicitud relativo a la legitimación del solicitante y de la cumplimentación de toda lainformación anexa, y también determina si existe una falta manifiesta y notoria de novedad. En caso deque la solicitud supere dicho examen formal, la OEPM le otorga una fecha de prioridad a esa solicitud,fecha que tiene dos consecuencias distintas:- Provoca la destrucción del principio de novedad para las invenciones que se quieran registrarposteriormente.- A partir de la fecha de prioridad, el solicitante tiene una protección limitada y transitoria por elordenamiento jurídico. A partir de la fecha del estampillado en la solicitud de la patente, se establece un plazo de 15 mesespara que el solicitante pida a la Administración la realización de un informe sobre el estado de la técnica. Lapetición de este informe tiene gran importancia para la tramitación de la solicitud, pues si no se pide esteinforme el procedimiento de solicitud se entiende que ha desistido en esa solicitud. El informe se configura como una opinión escrita, preliminar, meramente informativa, por parte de laOEPM acerca de si la invención que se quiere registrar cumple aparentemente con los requisitos para supatentabilidad. Ese informe, junto con la solicitud de patente y todos los documentos que acompañen a esa solicitudson publicados en el BOPI, y a partir de ese momento, el procedimiento se suspende por un plazo de 3meses para que el solicitante decida en ese momento cuál es el procedimiento por el que quiere que se leconceda la patente. Si el solicitante no dice nada, pasados esos 3 meses, de oficio, la OEPM reanuda el procedimiento porlos trámites del PROCEDIMIENTO GENERAL. Eso supone que, a partir de ese momento, todos los tercerosinteresados pueden realizar las alegaciones, debidamente acreditadas, que estimen pertinentes sobre el 31
  • 32. Derecho Mercantil II - Derecho de la Competenciainforme del estado de la técnica. De estas alegaciones se da traslado al solicitante, quién cuenta con otros2 meses para contestar a las mismas, realizar él mismo las observaciones que estive pertinentes sobre eseinforme del estado de la técnica, y además puede aprovechar para modificar el contenido de susreivindicaciones si lo considera oportuno para obviar en su caso, alguna objeción que pueda existir sobre elrequisito de novedad o el de actividad inventiva. Pasado ese trámite, la OEPM procederá, en todo caso, aconceder la patente por el procedimiento general. En relación con el PROCEDIMIENTO CON EXAMEN PREVIO, la peculiaridad es que durante es plazo de3 meses, el solicitante, si así lo desea, tiene que pedir de forma expresa a la OEPM que realice un examenprevio de su solicitud de patente, examen previo que consiste en que la OEPM hace un examen de fondode la solicitud, verificando si la invención que se quiere registrar cumple con los requisitos depatentabilidad. Realizado dicho examen, éste se publica en el BOPI junto con todos los demás documentos de lasolicitud para que cualquier interesado pueda hacer las alegaciones que considere oportunas, y losterceros, a la vista de los datos publicados, se puedan oponer a la concesión de la patente (esto es unanovedad respecto del procedimiento general). Si no hay oposiciones y del examen realizado por la OEPM no resulta la falta de alguno de losrequisitos de patentabilidad, se procede por parte de la OEPM a conceder la patente. En caso contrario, si existen objeciones de terceros o de la OEPM por ese examen previo, se da unplazo al solicitante para que proceda a corregir las divergencias encontradas. A la vista de cómo sean esascorrecciones, si se adecuan o no a lo establecido por la oficina, se procederá a conceder la patente,denegarla parcialmente o denegarla totalmente. De la confrontación de estos dos procedimientos se pone de manifiesto, como diferenciafundamental entre los dos que, mientras que en el procedimiento general es un procedimiento meramenteinformativo en el que no existe posibilidad de oposición a la patente, el segundo es un procedimientomarcadamente contradictorio en el que es posible que, o bien terceros o la OEPM puedan realizarobjeciones a la misma. Por eso, cuando se sigue esta segunda vía, en la resolución de la OEPM donde se concede el derechode patente hay que hacer constar dicha circunstancia de que ésta ha sido concedida siguiendo elprocedimiento con examen previo pues supone un valor añadido a la misma. No obstante, sea cual sea el procedimiento elegido, el artículo 37 de la Ley determina que en todocaso, la patente se concede, sin perjuicio de terceros y sin la garantía del estado, lo que significa que unavez que la patente hay sido concedida podrán accionarse ante la jurisdicción que corresponda la protecciónde estos títulos. El procedimiento especial se generaliza en nuestra Ley de Patentes tras una modificación operadapor el Real Decreto 996/2001, de 10 de septiembre, por el que se establece la aplicación con caráctergeneral del procedimiento de concesión de patentes nacionales con examen previo. Con anterioridad a dicho Real Decreto, este procedimiento con examen previo solo podía seguirsepara las patentes alimentarias. A partir de esa norma se contempla dicho procedimiento como una víaalternativa. 32
  • 33. Derecho Mercantil II - Derecho de la Competencia En cualquier caso, sea cual sea el procedimiento que se siga, en los dos casos se culmina con un actoadministrativo de la Administración que es el que es el acto administrativo de concesión de la patente cuyaprimera consecuencia es la emisión del título de patente a nombre del que lo ha solicitado y que es el quelo acredita a partir de ese momento que se posee para esa invención patentada, el titulo de inventor.E) CONTENIDO Y EFECTOS DEL DERECHO DE PATENTE. Una vez que se registra el derecho, el titular de la patente adquiere una serie de derechos y tambiénde obligaciones, que forman la cara y la cruz del contenido de patente, igual que ocurría con la marca. Ese derecho que obtiene el titular de la patente tiene una vertiente positiva y otra negativa. La positiva se traduce en el derecho que tiene el titular de la patente a usar de forma exclusiva y aexplotar también de forma exclusiva el invento patentado. Ese derecho tiene unos perfiles concretos queson: (a) Tienen una vertiente cronológica pues la duración del derecho de patente es limitada, máximo 20 años. (b) Son de orden material, porque se circunscriben a las reivindicaciones formuladas en la solicitud de la patente. (c) El derecho tiene perfiles espaciales o territoriales, porque se atribuye al titular para ser ejercido dentro del territorio de nuestro país. Aparte de esa vertiente positiva, también tiene otra negativa que es el derecho que se atribuye altitular de la patente para impedir que una tercera persona no autorizada pueda usar su invención en elmercado. Este aspecto negativo aparece en el artículo 50 de la Ley que concreta esas facultadesimpeditivas. "Artículo 50: 1. La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento: 3. La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados. 4. La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente, que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente. 5. El ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados." Para que puedan ejercerse, el legislador formula una serie de acciones que puede usar el titular de lapatente para defender su derecho. En este sentido, en el artículo 62 de la Ley se formula una cláusulageneral, de forma que el titular de la patente podrá ejercer ante la jurisdicción ordinaria las acciones que lecorrespondan para la salvaguardia de su derecho. A renglón seguido, en el artículo 63, enuncia con carácter ejemplificativo alguna de las acciones quepuede interponer el titular de la patente y destacan: 33
  • 34. Derecho Mercantil II - Derecho de la Competencia (a) Acción de cesación. Recogida en el art. 63 con el mismo contenido que se contempla en la Ley de Defensa de la Competencia o en la Ley de Competencia Desleal. Autoriza a solicitar la cesación de los actos que perturben su derecho. (b) Acción de indemnización. Tiene especial relevancia en materia de patentes y en relación a la misma se hacen en el artículo 63 algunas precisiones: Se podrá reclamar indemnización por daños y perjuicios en el caso de violación de un derecho de patente, contra todo el que fabrique o utilice el procedimiento patentado sin consentimiento del titular. No es necesario acreditar la mala fe, se trata de una responsabilidad objetiva en virtud del artículo 64.1 de la Ley de Patentes. En el apartado inmediatamente siguiente (art. 64.2) se dice que en el resto de los caso sí que será necesario demostrar la mala fe subjetiva. En los artículos 65 y siguientes se recogen los parámetros o elementos a tener en cuenta para fijar la cuantía de la indemnización a satisfacer. Así, se debe tener en cuenta, en primer lugar, el lucro cesante, así como también los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la explotación de la invención patentada. En el artículo 66 de la Ley, después de la reforma operada por la una Ley de 5 de junio de 2006 para incrementar los medios de tutela para los titulares del derecho de patente, se incluyen los gastos de investigación que haya tenido que sufragar el titular de la patente para demostrar a la autoridad la violación sufrida, es decir, los gastos en los que incurra de cara a obtener las pruebas razonables de que existe la infracción. Finalmente, se establece que se pueda computar también a esos efectos el daño moral, entendido como desprestigio que se haya podido causar al derecho de patente. En este caso, la vía será un recurso que va a ampliar la discrecionalidad del juez a la hora de determinar la indemnización. También se tiene en cuenta la cantidad, a tanto alzado, que le hubiese costado obtener al infractor una licencia para utilizar lícitamente el producto. Estos parámetros se utilizan según el caso, alternativamente o cumulativamente. Por su parte, en los artículos 130 y siguientes de la Ley, se contempla la posibilidad de solicitar laadopción de MEDIDAS CAUTELARES, entre las que destaca la de fianza recogida en el artículo 134 de laLey, fianza que garantice al titular de la patente que en el caso de obtener una sentencia condenatoria,podrá resarcirse de la indemnización que se marque. Todos esos derechos son los que atribuye el legislador al titular de la patente pero también lecorresponden, como contrapartida una serie de OBLIGACIONES: (a) El artículo 83 de la Ley de Patentes establece la obligación de explotarla. El legislador no se conforma con otorgar el derecho de exclusiva al titular de la patente, sino que, debido a su función, lo que quiere el legislador es que además se exploten dichas patentes. Por eso, se obliga al titular a explotarla en el plazo de 4 años desde la solicitud de patente o de 3 años desde que se publica la concesión de la patente en el BOPI. 34
  • 35. Derecho Mercantil II - Derecho de la Competencia "Artículo 83. El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada, bien por sí o por persona autorizada por él, mediante su ejecución en España o en el territorio de un miembro de la Organización Mundial del Comercio de forma que dicha explotación resulte suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional. La explotación deberá realizarse dentro del plazo de cuatro años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de tres años desde la fecha en que se publique la concesión de ésta en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, con aplicación automática del plazo que expire más tarde. Los efectos derivados del incumplimiento de este artículo se traducen en el establecimiento sobre dicha patente de unas licencias obligatorias que permiten que una tercera persona pueda explotar la invención patentada, de forma que si ese licenciatario no explota tampoco la licencia recibida en el plazo de 2 años, la invención patentada revierte al dominio público. (b) Obligación de pagar unas tasas, y ese pago tiene carácter anual para que la patente se mantenga viva. Se establece para cualquier patente salvo que haya sido declarada secreta. El impago de una anualidad determina como consecuencia la caducidad de la patente y la invención patentada revertirá al dominio público.F) RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PATENTE: DURACIÓN, TRANSMISIÓN, OBLIGACIÓN DE EXPLOTAR.NULIDAD Y CADUCIDAD. ADICIONES A LA PATENTE. El artículo 49 de la Ley de patentes indica que la patente tiene una duración de veinte añosimprorrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y produce sus efectos desde eldía en que se pública la mención de que ha sido concedida. El Derecho de patente, tal y como aparece en nuestro ordenamiento jurídico, es un derecho que sereconoce al titular por un período de tiempo limitado (20 años). Dicha duración es máxima y se computadesde la presentación de la solicitud de patente en la OEPM, aunque los efectos de la patente para sutitular no se produzcan hasta su publicación en el BOPI, lo cual significa que la duración de la patente, aefectos prácticos, es menor a 20 años (aunque así lo diga el artículo 49 de la Ley). Por eso, en nuestro ordenamiento jurídico, y sólo en determinados sectores (medicamentos yfitosanitarios) se establecen certificados extraordinarios de protección que intentan salvar la divergenciaentre la vida real de la patente y el tiempo que hay que emplear en conseguir todos los permisosnecesarios para su comercialización. Transcurridos esos 20 años, la patente caduca automáticamente y la invención revierte al dominiopúblico. Pero, mientras que dura el derecho de patente, como es un derecho exclusivo, de carácterpatrimonial, el titular del mismo puede gravarlo o puede también transmitir el uso de la patente (lapatente existe y lo que se transmite es el derecho en sí mismo).FORMAS DE TRASMITISIÓNo Cesión 35
  • 36. Derecho Mercantil II - Derecho de la CompetenciaImplica la transmisión de la titularidad del derecho: el transmitente deja de ser titular porque la titularidadpasa a un tercero.o LicenciasSe trasmite el uso, no la titularidad. La ley de Patentes contempla 3 tipos de licencia:a. LICENCIAS VOLUNTARIAS O CONTRACTUALES: Son las más utilizadas en la práctica. Tiene su origenen el acuerdo de voluntades entre el licenciante y el licenciatario, que configuran el contrato de licenciaconforme a la autonomía de la voluntad, sin más limitación que las que establece la Ley de Patentes: todoslos gastos de disposición sobre patente deben inscribirse en la Oficina Española de Patentes y Marcas, paraque surta efectos frente a terceros. Debe publicarse en el BORME, exigiendo la Ley de Patentes que paraque se inacriban en la Oficina han de constatarse en documento público. Éstas licencias pueden serexclusivas o no exclusivas: si el licenciante puede dar a otras personas o incluso utilizarlo ´´el. Si en elcontrato de licencia no se establece nada en contrario, la licencia es NO EXCLUISVA y total (para todoterritorio nacional y para todos los actos). Para que el licenciatario pueda establecer otra licencia debecontar con el consentimiento del licenciante.b. LICENCIAS DE PLENO DERECHO: Siguen siendo licencias contractuales a pesar de su denominación,tal y como se recoge en el artículo 81.4 de la Ley. Aparecen reguladas en los artículos 81 y 82 de la Ley y tiene su origen en un ofrecimiento público quehace el titular de la patente a cualquiera que desee obtener una licencia sobre la invención patentada. Eseofrecimiento público se materializa en la práctica dirigiendo un escrito a la OEPM que inscribe eseofrecimiento en el registro y lo publica en el BOPI para que cualquier interesado si quiere conseguir unalicencia, acuda ante la OEPM para obtenerla. En estos casos, al ser una licencia contractual, el precio, la regulación a la que da lugar la licencia, ladeterminan las partes, aunque el propio legislador determina que si las partes no se ponen de acuerdo enla contraprestación a la que tiene que dar lugar la licencia, ésta la marcará la OEPM. El titular de la licencia obtiene mediante esta vía de concesión de licencias, una reducción del 50% delas tasas anuales.c. LICENCIAS OBLIGATORIAS: No tienen su origen en un contrato libre, son o en un contrato queIMPONE de forma forzosa la OEPM sin consentimiento, o incluso en contra del titular. Solo puedenconcederse para conseguir determinados fines y por causas establecidas en la Ley de Patetes (numerusclausus). El art. 86 de la Ley de Patentes determina que podrán concederse licencias obligatorias cuando:1. Cuando el titular no cumpla con los plazos para explotar la patente.2. Cuando el mercado esté desabastecido de determinados productos patentados, siempre que eldesabastecimiento ocasione un grave perjuicio al desarrollo tecnológico y económico del país. Es necesarioque la circunstancia se acredite mediante un RD. Éste RD es necesario también para acreditar el interéspúblico.3. Cuando exista un interés público. Puede ser de diversa índole: salud, medio ambiente… se exige el RD. 36
  • 37. Derecho Mercantil II - Derecho de la Competencia4. Dependencia de patentes: cuando el titular de una patente posterior en el tiempo no puede explotarsu invención ni explotar una patente anterior. Para salvar ésta dependencia es para lo que se prevee lalicencia obligatorias. Las licencias obligatorias se utilizan muy poco en el tráfico económico. La Ley de Patentes prevee la posibilidad de conceder al titular de una patente en vigor lo que seconoce como ADICIONES A LA PATENTE, que pretenden desarrollar o perfeccionar la invenciónpatentada. Por ello las adiciones han de ir referidas a la misma unidad inventiva ya patentada. Se concedenpor el mismo tiempo de vida que le quedan a la patente principal, y ésta concesión no genera la obligaciónde pagar tasas de mantenimiento para el titular de la principal. La Ley de Patentes, al igual que con la marca, preveé la posibilidad de que la patente se extinga antesde que transcurra el tiempo (20 años). Se puede producir por: NULIDAD. Debe ser siempre declarada por la jurisdicción ordinaria, y puede ser total (afecta a todaslas reivindicaciones de la solicitud) o parcial. Los efectos se retrotraen al momento de la presentación de lasolicitud, aunque el art. 14 respeta las situaciones consolidadas. Puede ser de dos tipos: • Por causas materiales: sobrevienen cuando la patente es registrada sin cumplir con los requisitos de la ley. • Por causas formales: sucede porque 1) existe en la solicitud de patente algún defecto en la memoria descriptiva(insuficiente, mal redactada…), 2) el titular que solicita la patente no está legitimado para solicitarla, o 3) cuando no exista la debida concreción en las reivindicaciones de la patente. CADUCIDAD. Produce sus efectos desde la declaración de caducidad en adelante. La caducidad sedeclara por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Puede ser por las siguientes causas: • Natural: trascurso del tiempo (20 años). • Impago de tasas anuales (se puede rehabilitar la patente en los seis meses siguientes si se paga tasas más recargos). • No explotación de patente en los plazos previstos. • Renuncia del titular, salvo si existe carga o gravamen (tendrá que esperar a que se extingan antes de presentar la denuncia).III. ÁMBITO DE PROTECCIÓN. LAS PATENTES INTERNACIONALES. Tradicionalmente se ha regido por leyes de carácter nacional, lo que significa que la invención habíade ser protegida en cada Estado donde se quería proteger. Por ello, las leyes de patentes no son uniformes,cada Estado tiene un nivel de protección. Para paliar éstas diferencias, se suscribió por casi todos los Estados del mundo en el Convenio de laUnión de París (CUP, 20 de marzo de 1883). Se ha ido actualizando a través de los acuerdos ADPIC:mediante el CUP y los ADPIC se ha intentado establecer unas normas básicas que respeten todos los Estado 37
  • 38. Derecho Mercantil II - Derecho de la Competenciay que establezcan cierta uniformidad en materia de propiedad intelectual, con el fin de que los distintosniveles de protección dificultan el mercado. Se establecen dos principios básicos: (a) Principio de trato nacional: todos los nacionales de los estados firmantes tienen en cada uno de ellos los mismos derecho que los nacionales (ej. un ciudadano de Ecuador firma acuerdos en España con iguales derecho que un Español). (b) Principio de prioridad unionista: en cualquier país de la Unión se puede presentar una solicitud de patentes, de manera que el primero que solicita una patente puede solicitar durante los doce meses siguientes para presentar para el mismo invento solicitudes se retrotraen a la primer fecha de presentación (FECHA DE PRIORIDAD UNIONISTA). Además de esta protección, debido a los procesos de integración regional que se están produciendo,se ha planteado la necesidad de un mecanismo que permita proteger la patente en el ámbitosupranacional. Este procedimiento es el Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973 sobre patenteeuropea, de forma que se permite que presentando una sola solicitud de patentes en la Oficina Europea dePatentes (Munich) se protege en todos los Estado que se especifiquen en la solicitud de patentes, es decir,un procedimiento de adjudicación único. Una vez que la patente se concede por la Oficina Europea, lo queobtenemos son patentes nacionales, sometidas cada una al Derecho interno de cada Estado. El segundo paso en el proceso de integración sería conseguir que la patente así concedida sesometiera a un régimen jurídico único. Se pretendió conseguir por el Convenio de Luxemburgo de 15 dediciembre de 1975 sobre patente comunitaria. A pesar de todo el tiempo transcurrido aún no existe unrégimen jurídico único, ya que la entrada en vigor de éste Convenio se supeditó a la aprobación de unReglamento de Patente Comunitaria que aún no ha llegado. Actualmente estos trabajos se han vuelto aretomar.IV. LOS MODELOS DE UTILIDAD. Son invenciones de fondo, por lo que se regula en la Ley de Patentes, en concreto en los art. 143 a154. Dedica esta ley menos preceptos que los dedicados a la patente, lo que se justifica cuando ellegislador dice en el art.154 que remite a los artículos precedentes.CONCEPTO. El art.143 de la ley de Patentes establece que los modelos de utilidad son invenciones que, siendonuevas, consisten en dar al objeto al que se aplican una configuración, estructura o constitución de la queresulte una utilidad práctica por el uso de ese objeto. En concreto, se pueden proteger como talesutensilios, herramientas, aparatos… En definitiva, invención industrial consistente en otorgar al objeto una nueva estructura que aporteuna mayor utilidad. Son inseparables lo conceptos de forma y utilidad. Los modelos de utilidad sepresentan como una figura intermedia que se encrueta a medio camino entre la patente y el diseño (soloconfiguraciones estéticas sin utilidad). 38
  • 39. Derecho Mercantil II - Derecho de la Competencia El legislador regula los modelos de utilidad destacando las notas que la caracterizan en diferencia dela patente.CARACTERÍSTICAS. (a) Hacemos referencia a invenciones menores: con los modelos de utilidad sólo se pueden proteger formas (art.153.3 Ley de Patentes), mientras que con la patente se protegen procedimiento y sustancias; encontramos las notas de novedad y de actividad inventiva, que también está en las patentes. El art.145 de la Ley de Patentes establece que para determinar si hay novedad hay que atender al estado de la técnica (al igual que en la patente), pero en éste caso hay que entender el estado de la técnica nacional; mientras que el art. 146 LP habla de la actividad inventiva de forma menos intensa que la que requiere el art. 8 LP para las patentes. (b) Procedimiento de concesión único y exclusivo: para la concesión de la patente existen dos (general y de revisión previa) mientras que para los modelos de utilidad solo hay uno, siendo la característica principal que se les da a los terceros la posibilidad de que se opongan a la concesión. Los art. 148 y 149 establecen dos fases distintas para la concesión de modelos de utilidad: a) Examen formal de la solicitud. b) Oficina Española de Patentes y Marcas: examinadas las oposiciones formuladas por terceros , resuelve si concede o deniega la concesión. En cuanto a los derechos que concede a su titular, al igual que la patente, con la única diferencia de laduración (art.152), ya que para los modelos de utilidad los derechos exclusivos se conceden por plazo de10 años improrrogable, computado desde la fecha de solicitud. Al modelo de solicitud no se les pueden incorporar adiciones.IV. EL DISEÑO INDUSTRIAL. Hoy por hoy, no cabe duda de que el diseño es uno de los elementos que contribuyen al éxito de unproducto en el mercado, pues ayuda a que la competencia funcione debidamente. En el mercado seofrecen productos con características, calidades y precios parecidos, y en esos casos de productosfuncionalmente análogos y precio similar, el diseño es lo que hace que el consumidor, en muchos casos, sedecida por uno o por otro. De esta forma, el diseño aparece en nuestro sistema competitivo como un elemento que hace alproducto más elegible, incluso en caso de que su precio sea mayor. Cuando hablamos del diseño nosreferimos a la forma externa del producto. El diseño aparece también como un bien inmaterial que tiene un valor económico y por ello elordenamiento jurídico le dispensa protección jurídica. El valor del diseño está vinculado a su exclusividad,pues en caso contrario, dicho valor desaparecería y por eso cobran especial importancia los instrumentosjurídicos que sirven para proteger al diseño como elemento que dota de valor añadido al producto. 39
  • 40. Derecho Mercantil II - Derecho de la Competencia En la actualidad, las empresas invierten grandes sumas en diseño industrial, y la forma específica porla que se protege en nuestro ordenamiento jurídico el diseño es a través de la Ley 20/2003 de 7 de julio deprotección jurídica del diseño industrial, desarrollada por el Reglamento 1937/2004 de 27 de septiembre. Al margen de esas normas jurídicas, la internacionalización de la economía y la intensificación de lasrelaciones comerciales, ha llevado a crear una figura en el ámbito comunitario que permite registrar estafigura con protección en todo el ámbito comunitario. La norma jurídica en el ámbito comunitario es el Reglamento del Consejo 6/2002 de 12 de diciembrede 2001 sobre modelos y dibujos comunitarios. De forma que al analizar nuestra norma interna y lacomunitaria, la primera cuestión que sobresale es la cuestión terminológica. Así, la figura genérica dediseño industrial tal y como se contempla en nuestro ordenamiento interno, se corresponde con la figurade los modelos y dibujos comunitarios. La Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial ha venido a romper con latradición jurídica existente hasta entonces, pues deroga el Estatuto Jurídico de la Propiedad Industrial, queregulaba esta figura como modelos y dibujos. La forma específica para proteger el diseño industrial en nuestro ordenamiento es acudir a la Ley del2003, pero la disposición adicional 10 de la Ley dice que también es posible proteger el diseño industrialmediante las normas de propiedad intelectual, y en concreto, a través de los derechos de autor cuando esafigura o diseño presente el grado de creatividad y originalidad que requiere esa legislación para proteger eldiseño también como obra artística, y además establece en el artículo 3.2 de la Ley de PropiedadIntelectual que esa protección es acumulable, es decir, puede protegerse dicha figura a través de lalegislación de diseño industrial y de propiedad intelectual. En cuanto a los tipos de diseño industrial que pueden existir, la Ley, después de definir que seentiende por diseño la apariencia externa de la figura (sin que ello produzca utilidad, porque si no nosvamos a otra figura). Con el diseño se protegen meramente formas estéticas y éste puede ser de dos tipos: (a) Bidimensional: Es aquel que se realiza en un espacio plano, consistiendo en la disposición de líneas y colores para ornamentar un producto con fines comerciales. (b) Tridimensional: De forma que será la botella propiamente dicha, o el diseño aplicado a una mesa. Se realiza en tres dimensiones. El artículo 5 de la Ley de 2003, para proteger un diseño establece dos requisitos, que además soncomparativos: a) Novedad, en el sentido de las figuras anteriores. b) Carácter singular o singularidad: El diseño tiene que conferir al producto al que se aplica una apariencia nueva, que la sensación general que tiene el consumidor medio informado es totalmente nueva con respecto a los demás productos ya existentes en el mercado. Para proteger esta figura hay que presentar la correspondiente solicitud ante la OEPM donde está enregistro de diseño industrial. Cuando lo que se quiere registrar es un modelo o dibujo comunitario, laoficina correspondiente será la OAMI, que es la oficina encargada de tramitar el procedimiento y concederlas opciones de registro. 40
  • 41. Derecho Mercantil II - Derecho de la Competencia El procedimiento de registro aparece en los artículos 20 a 44 de la Ley de 2003. Este procedimientoes prácticamente igual al de concesión de la patente por el procedimiento especial o con examen previo,introduciéndose en este ámbito una novedad que no existía en el Estatuto Jurídico de la PropiedadIndustrial, que es la posibilidad de oposición por parte terceros después de la concesión del registro. Una vez publicada en el BOPI la concesión del registro, los terceros pueden plantear oposición almismo en el plazo de 2 meses por las causas recogidas en el artículo 33 de la Ley (únicamente por esascausas). En cuanto a la duración del derecho, se concede por un período inicial de 5 años, pero ese diseño essusceptible de renovaciones sucesivas pagando una tasa quinquenal hasta un máximo de 25 años (sonposibles, por tanto, 4 renovaciones). Los artículos 45 y siguientes de la Ley de 2003 establecen el contenido del derecho de diseñoindustrial con una configuración idéntica que las marcas y patentes: (a) Aspecto positivo: derecho de uso exclusivo por el titular. (b) Aspecto negativo: facultades impeditivas. Es posible su gravamen, transmisión, etc, al igual que en la patente y la marca. 41