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COMISSÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA OAB/MS - CARTILHA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL PROPRIEDADE INDUSTRIAL: MARCAS E PATENTES 1

ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL Comissão de Propriedade
Seccional de Mato Intelectual
Grosso do Sul

Presidente PRESIDENTE
Emmanuel Olegário Macedo – OAB/MS
Leonardo Avelino Duarte 13.088
Vice-Presidente VICE-PRESIDENTE
Júlio César Souza Rodrigues Bruno Barbosa Araújo – OAB/MS 13.053

Secretária-Geral SECRETÁRIO-GERAL
João Luiz Rosa Marques – OAB/MS 10.907
Rachel de Paula Magrini
Sanches MEMBROS
Thiago Moraes Marsiglia – OAB/MS 15.551
Secretária-Adjunta Felipe Simões Pessoa – OAB/MS 16.155
Luciana Azambuja Davi O. Portocarrero Naveira – OAB/MS 16.200
JÚLIO CESAR DIAS DE ALMEIDA - OAB/MS 11.713
FLÁVIA GREGHI DE CARVALHO - OAB/MS 15.839
Tesoureiro
André LuiS Xavier Machado

2 COMISSÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA OAB/MS - CARTILHA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL PROPRIEDADE INDUSTRIAL: MARCAS E PATENTES

ÍNDICE
Apresentaçâo ........................................................................................................................................................................................................................................................... 04
A propriedade intelectual ................................................................................................................................................................................................................................. 05
1. Marcas ................................................................................................................................................................................................................................................................ 06
................................................................................................................................................................ 06
1.1 Tipos de sinais que podem ser utilizados como marcas
1.2 Tipos de marcas existentes ................................................................................................................................................................................................................. 06
1.3 Funções das marcas ............................................................................................................................................................................................................................ 06
1.4 Proteção das marcas ............................................................................................................................................................................................................................. 07
1.5 Tipos de proteção assegurados por uma marca ...................................................................................................................................................................... 07
1.6 Procedimentos para registro de uma Marca ............................................................................................................................................................................. 07
1.7 Tempo de proteção de uma marca ................................................................................................................................................................................................. 08
1.8 Extensão da proteção das marcas .................................................................................................................................................................................................. 08
1.9 As marcas notoriamente conhecidas ............................................................................................................................................................................................ 08
1.10 Nomes de domínio x marcas .......................................................................................................................................................................................................... 09
1.11 Vantagens de se proteger uma marca ...................................................................................................................................................................................... 09
2. Patentes ............................................................................................................................................................................................................................................................... 10
2.1 Características dos inventos para serem passíveis de patente .......................................................................................................................................... 10
2.2 Proteção de um invento ....................................................................................................................................................................................................................... 10
2.3 Como é conferida uma patente ....................................................................................................................................................................................................... 11
2.4 Direitos conferidos por uma patente ............................................................................................................................................................................................. 11
2.5 Âmbito da proteção das patentes .................................................................................................................................................................................................. 11
2.6 Necessidade de proteção dos inventos por patentes ........................................................................................................................................................... 12
Fontes ................................................................................................................................................................................................................................................................ 12


APRESENTAÇÃO
A presente cartilha foi desenvolvida pelo dese- as patentes, sendo que os outros temas compre-
jo da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional endidos na matéria serão objetos de novas publi-
de Mato Grosso do Sul, em informar e conscien- cações da OAB/MS, por intermédio da sua recém
tizar a sociedade da importância do tema Pro- instituída Comissão de Propriedade Intelectual.
priedade Intelectual na atualidade, bem como
também, informar as razões pelas quais é consi-
derada importante ativo econômico e cultural na
atualidade, tendo sido elaborada com base nos Leonardo Avelino Duarte
estudos já realizados pela Organização Mundial Presidente da OAB/MS
da Propriedade Intelectual (OMPI). Ordem dos Advogados do Brasil
Seccional em Mato Grosso do Sul
Não se pretende desta forma esgotar o tema
Emmanuel Olegário Macedo
em questão, pois se trata apenas de uma cartilha,
Presidente da Comissão de
contemplando apenas as mais conhecidas das
Propriedade Intelectual da OAB/MS
propriedades industriais, quais sejam, as marcas e


A PROPRIEDADE INTELECTUAL

Desde o início da história da humanidade, a 01. Os Direitos do Autor: as obras literárias,
raça humana vem se utilizando da criatividade, artísticas e científicas.
da imaginação e da inovação para expressar seus
02. As Propriedades Industriais: as inven-
pensamentos e solucionar eventuais problemas.
ções; as descobertas científicas; o design indus-
Neste sentido, verifica-se pela história que cons-
trial; as marcas, nomes e denominações comer-
tantemente a humanidade foi inovando à me-
ciais; a proteção contra a concorrência desleal.
dida que novas tecnologias eram criadas e tra-
balhos científicos, literários e artísticos vinham 03. Os Direitos Conexos: as interpretações
ao mundo, merecendo desta forma sua devida artísticas e execuções, fonogramas e transmis-
proteção. sões por radiodifusão.

Atualmente, toda essa proteção é regulada Passamos adiante a abordar alguns aspectos
pela Organização Mundial da Propriedade Inte- relativos as marcas e as patentes, incluído no
lectual (OMPI), ligada a Organização das Nações ramo especifico da Propriedade Industrial, regu-
Unidas (ONU) e gestora de mais de 20 tratados lada pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996,
internacionais sobre o tema, que visam regular, tendo como órgão competente o Instituto Na-
proteger, adequar e padronizar toda matéria re- cional de Propriedade Industrial (INPI), e no âm-
lativa ao mesmo ao redor do mundo. bito internacional pela Organização Mundial da
Propriedade Intelectual (OMPI).
As criações intelectuais protegidas por refe-
rido sistema são as seguintes, classificadas por
seus ramos:


1.2 Tipos de marcas existentes
1. MARCAS Marcas de Produtos são marcas utilizadas
distinguir produtos de outros idênticos, seme-
A marca é um sinal distintivo que é utiliza- lhantes ou afins.
do para identificar certos serviços e bens como
Marcas de Serviços são marcas utilizadas dis-
produzidos ou procedentes de uma específica
tinguir serviços de outros idênticos, semelhantes
pessoa ou empresa. Visa promover a distinção
ou afins.
desses produtos e serviços de outros, similares,
produzidos por terceiros. Marcas Coletivas são marcas utilizadas para
distinguir produtos ou serviços produzidos ou
No âmbito nacional, temos como exemplo as
ofertados por membros de uma associação.
marcas “GILLETTE” identificando produtos liga-
dos a aparelhos de barbear e “GOL” que identifica Marcas de Certificação são marcas utilizadas
a empresa no seguimento de serviços aéreos. para distinguir bens ou serviços que cumprem
com uma série de requisitos e que foram certifi-
cados como tal.
1.1 Tipos de sinais que podem ser
utilizados como marcas
1.3 Funções das Marcas
As marcas podem se consistir em palavras,
combinações de palavras, de letras e abrevia- As marcas exercem diferentes funções. Dentre
turas, podendo ainda se consistir de desenhos. as principais, pode-se destacar:
Podem ainda indicar combinações de ambos os
• auxiliar os consumidores a identificar e a
sinais, com cores e outros elementos.
distinguir produtos e serviços;
O critério principal é que a marca seja distinti-
• permitir às empresas diferenciarem seus
va, ou seja, ela precisa claramente distinguir um
produtos;
produto ou serviço de outro já existente no mer-
cado, com intuito único de firmá-lo no mercado. • ser um instrumento de marketing e a base
para a construção da imagem e da reputa-
ção dos produtos ou serviços;


• permitir o seu licenciamento e constituir Desta forma, uma marca pode ser utilizada
fonte direta de faturamento através da co- por mais de uma empresa em território nacional,
brança de royalties; desde que em classes diferentes de produtos e
serviços.
• ser um componente crucial dos ativos em-
presariais; O registro, contudo, não é a única forma de
se proteger uma marca: marcas não registradas
• estimular as empresas a investir na manu-
também são protegidas em diversos países, mas
tenção ou na melhora da qualidade dos
através de proteções menos confiáveis.
seus produtos; e

• poder ser úteis para a obtenção de recur-
sos financeiros. 1.5 Tipos de proteção assegura-
dos por uma Marca.
• Direito exclusivo de utilizar a marca para
1.4 Proteção das Marcas identificar seus produtos ou serviços;
A melhor e mais eficiente forma de conferir
• - Direito de impedir que terceiros venham
proteção a uma marca é registrá-la, e sendo os
a usar e promover a mesma marca ou mar-
direitos territoriais, as mesmas necessitam de se-
ca similar para os mesmos ou similares
rem registradas em cada um dos países os quais
produtos e serviços;
se pretende tê-las asseguradas.
• - Direito de autorizar terceiros a usá-la,
No Brasil este registro deve ser feito perante
através de contratos de franquia ou de li-
o Instituto Nacional de Propriedade Industrial
cenciamento) em troca de pagamento.
(INPI), órgão federal competente para a tramita-
ção de todos os processos administrativos refe-
rentes a registros de marca.
1.6 Procedimentos para registro
A proteção conferida a uma marca é limitada de uma Marca
a produtos e serviços específicos, com exceções
Primeiramente deve protocolar requerimento
as marcas de alto renome ou notoriamente co-
de registro de marca junto ao Instituto Nacional
nhecidas, que possuem proteção em todas as
de Propriedade Industrial (INPI). Referido pedido
classes.


deve conter uma clara reprodução do sinal que 1.8 Extensão da proteção das Mar-
pretende se registrar, incluindo todas as formas, cas
cores ou atributos tridimensionais, alem de con-
ter uma lista dos bens ou serviços para os quais A maioria dos países possuem mecanismos
a marca será utilizada. de registro e proteção de suas marcas regulados
pelo próprio governo, sendo que os efeitos da
Para ser passível de registro, um sinal deve proteção são limitados ao país correspondente.
conter algumas condições para ser protegido
como uma marca, como, ser distintivo (o con- A Organização Mundial de Propriedade Inte-
sumidor precisa distingui-lo de outro particular. lectual (OMPI) administra um sistema internacio-
O mesmo não pode induzir um consumidor ao nal de registro de marcas, regulado por dois tra-
erro, quanto à natureza ou à qualidade do pro- tados internacionais, que possibilita ao detentor
duto, não podendo também ser contrário à or- do registro da marca em seu pais corresponden-
dem ou à moral pública. Como último requisito, te tenha sua marca protegida também em ou-
não estar o mesmo já registrado. tros países signatários dos tratados em questão.

Todas as características, bem como procedi-
mentos a serem adotados, são previstos na Lei 1.9 As Marcas notoriamente co-
nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula a nhecidas
matéria em âmbito nacional.
As marcas notoriamente conhecidas são
aquelas que gozam com grande notoriedade no
1.7 Tempo de proteção de uma seu setor específico do público do país no qual
Marca a proteção é pretendida e gozam de proteção
mais forte do que as demais marcas.
Conforme determina a legislação pátria, a o
tempo de proteção de uma marca é de 10 (dez) Elas podem ser protegidas mesmo se não es-
anos, podendo o mesmo ser renovado indefini- tão registradas naquele território e podem ser
damente através de pagamento das taxas devi- protegidas contra marcas similares com poten-
das no órgão oficial. cial de causar confusão mesmo em relação a pro-
dutos ou serviços diversos, enquanto que uma
marca comum teria proteção limitada àquela
mesma categoria de produtos ou serviços.


Como exemplo temos a marca “COCA-COLA”, 1.11 Vantagens de se proteger
que mesmo sendo uma marca que se refere a be- uma Marca
bidas, é conhecida em todo mundo, não poden-
do terceiro pleitear a proteção contra a utilização Primeiramente a mesma confere aos empre-
da marca em outros bens. endedores uma alternativa contra práticas desle-
ais de concorrentes, que pretendam causar con-
fusão na mente dos consumidores, levando-os
1.10 Nomes de domínio x Marcas a acreditar que estariam adquirindo produtos
ou serviços do legítimo titular da marca, quan-
Os nomes de domínios são endereços na In- do, de fato, eles estão adquirindo uma imitação,
ternet utilizados para se localizar websites. Em que pode ser de qualidade bastante inferior. O
algumas ocasiões os nomes de domínio podem legítimo titular poderia, então, sofrer perda po-
ser constituídos por uma marca. Nesse caso, tencial de consumidores, bem como prejudicar
pode ocorrer que a pessoa que fez o registro te- sua reputação.
nha o feito de má-fé, eis que não é o titular da
marca sob a qual o nome de domínio foi registra- Como conseqüência disto, visa proteger os
do. Essa atividade é muitas vezes referida como consumidores dessas práticas comerciais enga-
“cybersquatting” ou “ciber-ocupação”. nosas e desleais.

A legislação e as diversas decisões de tribunais Outro grande e forte argumento, que vem to-
nacionais consideram infração a marca o seu mando força, é que uma marca é o único ativo
registro por outra empresa ou pessoa como contabilizado que representa os investimentos
nome de domínio. Se isso ocorrer, a pessoa que realizados na construção da imagem dos pro-
escolheu a marca de terceiro como um nome de dutos e da empresa. Quando, por exemplo, uma
domínio poderá não apenas ter que transferir ou empresa é vendida, ou quando ocorre fusão en-
cancelar o nome de domínio, como também tre empresas, a avaliação das marcas se torna
pagar indenizações ou pesadas multas. uma questão importante. O valor de mercado
das empresas pode depender essencialmente
do valor de suas marcas.


• Necessidade de ser novo, ou seja, deve de-
monstrar algumas novas características que
2. PATENTES não sejam conhecidas no corpo dos conhe-
cimentos existentes (chamado “estado da
técnica”) no seu campo técnico;
A patente é um direito relacionado a um in-
vento, que pode ser tanto um produto como um • não pode ser evidente ou envolver algo
processo, que revoluciona o modo de fazer algo, que possa ser deduzido por uma pessoa
ou oferece uma nova e inventiva solução técnica com conhecimento médio naquele campo
a um problema. técnico (atividade inventiva);
Elas são classificadas em dois tipos: • deve ter um uso prático ou capacidade de
aplicação industrial;
• Patente de Invenção (PI) – Produtos ou
processos eu atendam aos requisitos de • finalmente, o invento deve constituir o que
atividade inventiva, novidade e aplicação se denomina “matéria patenteável” nos
industrial. Sua validade é de 20 anos a par- termos da lei aplicável. Em muitos países,
tir da data do depósito; teorias científicas, métodos matemáticos,
variedades vegetais ou animais, descober-
• Modelo de Utilidade (UM) – Objeto de
tas de substâncias naturais, métodos comer-
uso prático, ou parte deste, suscetível de
ciais ou métodos para tratamento médico
aplicação industrial, que apresente nova
(em oposição a produtos médicos) não são
forma ou disposição, envolvendo ato in-
considerados matéria patenteável.
ventivo, que resulte em melhoria funcio-
nal no seu uso ou em sua fabricação.

2.2 Proteção de um invento
2.1 Características dos inventos O mais comum e eficiente meio de proteger
para serem passíveis de Patente um invento é obter uma patente. As patentes
são conferidas pelo escritório de patentes do
Em geral, um invento deve preencher às seguin-
país em que se deseja proteger o invento, no
tes condições para ser protegido por uma patente:
Brasil elas são conferidas pelo Instituto Nacio-
nal de Propriedade Industrial. Direitos paten-


tários são conferidos em troca da revelação Em geral, compete aos tribunais impor medi-
completa da tecnologia pelo inventor ao pú- das necessárias para tornar efetivos os direitos
blico, através do pedido de patente. patentários, podendo, em muitos sistemas, in-
terromper violações a patentes. Da mesma for-
Outro meio de obter proteção é manter a
ma, os tribunais também podem declarar uma
tecnologia secreta e recorrer aos denomina-
patente nula tendo em vista questionamentos
dos “segredos comerciais”. A proteção aos se-
procedentes de uma terceira parte.
gredos comerciais permite a preservação da
natureza confidencial da informação contra a
revelação indevida e contra o uso por pessoas
não autorizadas.
2.4 Direitos conferidos por uma
Patente
O titular de uma patente pode, em princípio,
2.3 Como é conferida uma patente excluir terceiros de fabricar, utilizar, oferecer à
venda, importar ou vender o invento sem o seu
O primeiro passo em proteger uma patente
consentimento, no território coberto pela paten-
é o preenchimento de um pedido de patente. O
te.
pedido de patente geralmente contém o título
do invento e uma breve descrição do campo téc- Mais ainda, o titular de uma patente pode dar
nico no qual se situa o invento, bem como os in- permissão, ou licenciar, para terceiros utilizarem
ventos antecedentes e uma descrição do invento a patente em termos mutuamente acordados. O
atual de um modo suficientemente claro, permi- titular pode, também, vender os direitos sobre o
tindo que seja avaliado e reproduzido por uma invento a qualquer pessoa, que então se tornará
pessoa com conhecimento médio naquele tema. o novo titular da patente.
Essas descrições são usualmente acompanhadas
por materiais visuais, como desenhos, planos ou
diagramas para melhor descrever o invento. O 2.5 Âmbito da proteção das Paten-
pedido também contém várias “reivindicações”, tes
ou seja, informações que determinam a exten-
A patente, no Brasil, é conferida pelo Institu-
são da proteção conferida pela patente.
to Nacional de Propriedade Industrial. Os efeitos
dessa atribuição são, contudo, limitados ao país


respectivo. 2.6 Necessidade de proteção dos
As patentes também podem ser conferidas Inventos por Patentes
por um escritório regional que atue em nome de Patentes criam incentivos a indivíduos possibi-
diversos países, como o European Patent Office litando que obtenham reconhecimento por sua
(EPO) e o African Regional Industrial Property criatividade e recompensa material por seus in-
Organization (ARIPO). Neste sistema, o escritório ventos com aproveitamento comercial. Esses in-
regional aceita pedidos de patentes regionais, ou centivos acabam por estimular a inovação, o que
confere patentes regionais, que têm os mesmos assegura que a qualidade da vida humana seja
efeitos dos pedidos encaminhados – ou patentes continuamente melhorada.
conferidas – nos estados-membros da região.
Cabe porem aos tribunais, de cada jurisdição as- Por outro lado, titulares de patentes são obri-
segurar os direitos sobre as patentes em cada gados, em troca da proteção patentária, a revelar
país. publicamente todas as informações quanto ao
seu invento. Esse sempre crescente corpo de co-
O Tratado de Cooperação em Matéria de Pa- nhecimento público promove mais criatividade e
tentes (PCT), administrado pela OMPI, é um acor- inovação por parte de pesquisadores e inovado-
do para cooperação internacional no campo das res futuros.
patentes. Trata-se, em grande medida, de um tra-
tado para a racionalização e a cooperação quanto
aos pedidos, buscas e exames de pedidos de pa- FONTES
tentes, bem como para a
• Site do INPI na Internet:
disseminação das informações técnicas neles http://www.inpi.gov.br
contidas. O PCT não prevê a concessão de “paten-
tes internacionais”: a tarefa e a responsabilidade • Site da OMPI na Internet:
para a concessão de patentes mantêm-se exclusi- http://www.wipo.int
vamente nas mãos dos escritórios mencionados • Curso DL-101, da OMPI, capítulo sobre
no parágrafo acima. Marcas e Patentes.

• Apostila da OMPI: What is Intellectual
Property.


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