Trabalho obrigatório para a disciplina de Direito Empresarial da Universidade Federal de Itajubá

1. MODELO DE UTILIDADE
 É o objeto de uso prático suscetível de aplicação industrial, com novo formato
que resulta melhores condições de uso ou fabricação.
 Não há uma invenção, mas sim um acréscimo na utilidade de uma
ferramenta, instrumento de trabalhoou utensílio, pela ação da novidade
parcial agregada.
 As regras de registro da patente de modelo de utilidade são as mesmas
previstas para invenções propriamente ditas.
LEI 9.279 (14 de maio de 1996)
 Direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.
 Assegura ao autor de invenção ou modelode utilidade o direito de obter a
patente que lhe garanta a propriedade, dentrodos termos da lei.
 No Brasil, o Modelo de Utilidade se destina apenas a inovações em elementos
físicos (vedada a proteção de processos) tais como utensílios, pequenos
equipamentos, etc.
 Modelos de Utilidade Patenteáveis: Artigos 6º ao 17 da lei.
 Art. 7º: Se um ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou
modelo de utilidade, de forma independente, o direitode obter patente será
assegurado àquele que provar o depósitomais antigo, independentemente
das datas de invenção ou criação.
 Art 10: Não são considerados Modelos de Utilidade patenteáveis:
 I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
 II - concepções puramente abstratas;
 III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis,
financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
 IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer
criação estética;
 V - programas de computador em si;
 VI - apresentação de informações;
 VII - regras de jogo;

2.  VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos
terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicaçãono corpo humano ou animal; e
 IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados
na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma
de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.
 Art 14: O modelo de utilidade é dotado de ato inventivosempre que, para um
técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar doestado da
técnica.
 Art 15: A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de
aplicação industrial quandopossam ser utilizados ou produzidos em qualquer
tipo de indústria
 Art. 17. O pedido de patente de invenção ou de modelode utilidade
depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não
publicado, assegurará o direitode prioridade ao pedido posterior sobre a
mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores,
dentro do prazo de 1 (um) ano.
 No Art 18 estão presentes os itens que não são patenteáveis.
 Art. 18: Não são patenteáveis:
 I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à
saúde públicas;
 II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer
espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os
respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de
transformação do núcleo atômico; e
 III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos
que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade
inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera
descoberta.
 Art. 88. O modelo de utilidade pertence exclusivamente ao empregador
quando decorrer de contrato de trabalhocuja execução ocorra noBrasil e que
tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da
natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.
 § 1º Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo
trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado.

3.  § 2º Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do
contrato a invençãoou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida
pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício.
 Art. 89: O empregador, titularda patente, poderáconceder ao empregado,
autor de aperfeiçoamento, participaçãonos ganhos econômicos resultantes
da exploração da patente, mediante negociaçãocom o interessado ou
conforme disposto em norma da empresa.
 Art. 90: Pertencerá exclusivamente ao empregado o modelo de utilidade por
ele desenvolvido, desde que desvinculado docontratode trabalho e não
decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou
equipamentos do empregador.
 Art. 91: A propriedade de modelo de utilidade será comum, em partes iguais,
quando resultar da contribuiçãopessoal do empregadoe de recursos, dados,
meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada
expressa disposição contratual em contrário.
EXEMPLOS:
1) Bicicleta Ergométrica:melhoria funcional no uso da bicicleta comum.
2) Bojo de Sutiã: Melhoria funcional nouso do sutiã: maior sustentação aos
seios.
3) Dobra sanfonada no canudo: melhoria funcionalno uso do canudo: maior
facilidade de sucção para crianças, doentes e pessoas com problemas de
movimentação
JURISPRUDÊNCIA:
 RECURSO ESPECIAL Nº 159.342 - SP (1997/0091448-8)
 Luigi de Marchi acusou o grupo “GuapoComercial Distribuidora Ltda.” de
contrafação do modelode utilidade da “Máquina para fatiar batatas”.
 Contrafação é a imitação fraudulentade algo.
 Foi pedida uma multa indenizatória, além da busca e apreensão da “Máquina
para fatiar legumes e hortaliças”.
O grupo entrou com recurso. Porém, o mesmo não foi concedido, uma vez
que a máquina comercializada pelo grupopossuía diversas coincidências de
características

5. MARCAS
 Definição: Marca é um sinal distintivo e visualmente perceptível que tem
como função distinguire identificar um produto ou serviço
Naturezas:
 Produto ou serviço - Serve para distinguir produtos ou serviços de outros
semelhantes.
 Coletiva – Indicar que o produto ou serviçoé de uma determinada entidade
 Certificação – Informa ao consumidor que o produtoesta de acordo com
normas e padrões técnicos exigidos.
 Nominativa – Formado por uma palavra ou mais e combinações de letras e
algarismos.
 Figurativa – Constituído de desenho, imagem, figura, simbolo, forma
fantasiosa de letra ou algarismo, palavras de alfabetos diferentes e
ideogramas.
 Mista – É a combinação da forma nominativa e da figurativa.
 Tridimensional – É o sinal formado pela forma distintiva do produto ou do seu
acondicionamento ou da sua embalagem.
Territorialidade:
 Proteção conferida pelo Estado nãoultrapassa os limites territoriais do País.
 Somente nesse espaço físico é reconhecido o direitode propriedade e a
exclusividade de uso da marca registrada.
Especialidade:
 A proteção assegurada à marca recai sobre produtos ou serviços
correspondentes
 Distinguir de outros idênticos ou similares, de origem diversa.
Atributivo
 O direito de propriedade e o uso exclusivo só são adquiridos através de
registro
 Quem primeiro depositar um pedido milita a prioridade ao registro.

6.  Exceção: Se uma pessoa usava no país marca semelhante para os mesmo fim
em um período de no mínimo seis meses, ela poderá recorrer ao direitode
registro.
Repressão à concorrência desleal
 Concocorrencia desleal pode perturbar a ordem concorrencial e gerar desvio
de clientela de modo fraudulento
 Os principais atos combatidos são:
 Os principais atos combatidos são:
 Qualquer fato capaz de criar confusão ou de associar indevidamente
com o estabelecimento, os produtos ou as atividades do concorrente;
 As indicações ou alegações que possam induzir o públicoa erro sobre
a natureza, o modo de fabricação, as características, o emprego ou a
qualidade das mercadorias.
 Para aplicar as normas que reprimem a concorrenciadesleal, o examinador
de marcas observará, se:
 Existe uma relação de concorrência entre as empresas ou as pessoas,
 em razão das atividades sociais desenvolvidas;
 O ato do depósito configura uma prática contrária aos usos honestos
em
 matéria industrial ou comercial;
 O impugnante tem o direito alegado amparadopor legislações
 específicas.
Nomas Aplicáveis:
 Constituição Federal;
 Os tratados ou convenções que o País seja signatário ou aqueles a que vier a
aderir;
 Lei nº 9.279, de 14.05.96;
 Qualquer norma que tenha relaçãocom o Direito da Propriedade Industrial,
ainda que contidas em outros Diplomas legais.

7. Legitimaçao do Requerinte:
Pessoas Legitimadas
Apenas pessas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado podem
requerer registro de marca independente de sua nacionalidade, assim como pessoas
que residem no exterior podem requerer o registro de marca no Brasil.
Efetividade e Licitude da Atividade Exercida
 pessoas só podem requerer registro de marca relativa à atividade que
exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que
controlem direta ou indiretamente.
 produtos ou serviços assinalados no depósitodevem ser compativeis com os
produzidos/comercializados ou prestados.
 Os requerentes de pedidos de registro de marca coletiva podem exercer
atividades distintas uns dos outros.
 Os requerentes de pedidos de registro de marca de certificação não podem
exercer atividade que guarde relação direta ou imediata com o produto ou
serviço a ser certificado.
Sinais Registráveis
 A marca deve consistir em sinal visualmente perceptível
 Os sinais visualmente perceptíveis devem ser distintintos para se prestarem a
assinalar e distinguir dos demais produtos
 A marca pretendida não pode incidir em quaisquer proibições legais (própria
constituição, caráterde liceidade ou condição de disponibilidade)
Sinais não Registráveis
QUANTO A CONSTITUIÇÃO DO SINAL:
Proibição de registro de determinados sinais em função de sua constituição:
Sonoro, gustativo ou olfativo
 Não há possibilidade de se registrar marca constituídasomente de som, ainda
que o sinal sonoro possa ser representado graficamente.
 A Lei da Propriedade Industrial exige que o sinal reivindicado como marca
seja visualmente perceptível, vedando o registro de sinal sonoro, gustativo
ou olfativo.

8. Letra, algorismo e data
 Proibição de registro como marca de todas as letras do alfabeto e dos
algarismos de 0 a 9, isoladamente
 Não são passíveis de registro a marca, a data interpretada na sua forma
completa (dia, mês e ano), salvo se revestida de forma suficiente distintiva
 Caso encontre-se em uma forma distinta, datas na forma completa, números
e algarismos isolados terão sua proteção aferida pela apresentação gráfica da
marca:
o titular não tem direito de limitar ou impedirterceiros de usarem e/ou
registrarem estes mesmos elementos no segmento de mercado idêntico,
semelhante ou afim.
 O Inciso VIII, art. 124 da LPI estabelece que não são registráveis como marca
“cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo
peculiar e distintivo”
 Nomes comuns associados a cores, designando uma cor associativa, serão
passíveis de registro se esta resultante não apresentar relaçãocom o produto
QUANTO À CONDIÇÃO DE LICEIDADE DO SINAL
Considera-se como condição de liceidade (legalidade) do sinal a sua não
interdição legal por motivo de ordem pública, porrazão da moral e dos bons
costumes ou, ainda, por seu caráter enganoso
Em função do seu caráter oficial ou público
 O inciso I do art. 124 da LPI aponta que não são registráveis como marca:
“brasão, armas, medalha, bandeira, emblema distintivo e monumentos
oficiais, públicos, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva
designação, figura ou imitação”
 Essa proibição ao registro de marca se estende a qualquer requerente,
inclusive ao próprio Estado brasileiro.
Em função do seu caráter oficial ou público
 Inciso XIV, art. 124 da LPI: não é registrável como marca: “reproduçãoou
imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, Distrito
Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país”.
Em função do seu caráter contrárioà moral e aos bons costumes
 Inciso III, art. 124, LPI estabelece que não são registráveis como marca:
“expressão, figura, desenho ou qualquer outrosinal contrárioà moral e aos
bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente
contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e
sentimento dignos de respeito e veneração”.

9. Em função do seu caráter enganoso
 Inciso X, art. 124, LPI: não é registrável “sinal que induza a falsa indicação
quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto
ou serviço a que a marca se destina”
QUANTO À CONDIÇÃO DE DISTINTIVIDADE DO SINAL
Sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente
descritivo
 Inciso VI, art. 124 da LPI aponta que não são registráveis como marca: “sinal
de caráter genérico, necessário, comum, vulgarou simplesmente descritivo,
quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele
empregado comumente para designar uma característica do produto ou
serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de
produção ou de prestaçãodo serviço, salvo quandorevestidos de suficiente
forma distintiva”
Sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente
descritivo
Exemplos:
 Caráter genérico:
ALIMENTO – irregistrável para assinalar produtos alimentícios ou serviços de
alimentação
 Caráter vulgar: gírias, denominações populares ou familiares
BRANQUINHA – para assinalar aguardente de cana de açúcar (irregistrável)
Termo técnico
 O inciso XVIII, art. 124 da LPI prescreve que não são registráveis como marca
“termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação
com o produto ou serviço a distinguir”
Termo técnico
 O inciso XVIII, art. 124 da LPI prescreve que não são registráveis como marca
“termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação
com o produto ou serviço a distinguir”
Sinal ou expressão de propaganda
 Inciso VII, art. 124 da LPI estabelece que não é registrável como marca: “sinal
ou expressão empregada apenas como meio de propaganda”
a) Uma afirmação como meio de recomendar produtoou serviço que a mesma
visa a assinalar;
b) Adjetivos ou expressões que visam destacar o produto ou serviço a ser
assinalado em relação ao de seus concorrentes;

10. c) Frases ou expressões que visam atrair a atenção dos consumidores ou
usuários
Sinal ou expressão de propaganda
 Exemplos de expressões de propaganda:
- Melhoral, é melhor e não faz mal;
- Não é uma Brastemp;
- Nescau, energia que dá gosto
QUANTO À DISPONIBILIDADE DO SINAL
 Disponibilidade é uma das condições essenciais para que haja a outorga de
direitos marcários. O sinal deve estar livre para ser apropriado.
Marca de terceiro registrada
 O inciso XIX do art. 124 da LPI estabelece que não é registrável como marca:
“reprodução ou imitação, no todo ou em parte, aindaque com acréscimo, de
marca alheia registrada, para distinguirou certificar produto ou serviço
idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação
com marca alheia”
Designação ou sigla de entidade ou órgão público
 O inciso IV, art. 124 da LPI estabelece que não é registrável como marca:
“designação ou sigla de entidade ou órgãopúblico, quando nãorequerido o
registro pela própria entidade ou órgão público”
Indicação geográfica
 O art. 181 da LPI estabelece que “o nome geográfico que não constitua
indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de
elemento característico de marca para produtoou serviço, desde que não
induza falsa procedência”
Nome, prêmio e símbolo de eventos oficiais ou oficialmente reconhecidos
 Segundo o inciso XIII, art, 124 da LPI, não são registráveis como marca:
“nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social,
político, econômicoou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido”
Pseudônimo e nome artístico
 O inciso XVI, art. 124 da LPI dispõe que não são registráveis como marca:
“pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singularou
coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores”

11. Indicação geográfica
 O art. 181 da LPI estabelece que “o nome geográfico que não constitua
indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de
elemento característico de marca para produtoou serviço, desde que não
induza falsa procedência”
Nome, prêmio e símbolo de eventos oficiais ou oficialmente reconhecidos
 Segundo o inciso XIII, art, 124 da LPI, não são registráveis como marca:
“nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social,
político, econômicoou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido”
Pseudônimo e nome artístico
 O inciso XVI, art. 124 da LPI dispõe que não são registráveis como marca:
“pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singularou
coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores”
Obras protegidas pelo direito autoral
O inciso XVII do art. 124 da LPI estabelece que não são registrados como marca:
“obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos
pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com
consentimento do autor ou titular.
 A proteção conferida pela legislaçãode direito autoralvigora pelo prazo de 70
anos contados a partir de primeiro de janeiro do anosubsequente ao
falecimento do autor
LIMITE AO DIREITO: APOSTILA
 Apostila é uma ressalva de caráter técnico quantoa elementos que
componham a marca requerida.
Casos em que a apostila não é aplicada:
 Marcas contendo elemento de uso comum, mas cujo conjunto tem significado
próprio.
 Exemplo:
 LUA DE MEL para assinalar o produto “mel”. Ainda que “MEL” seja
irregistrável para o produto em questão, a expressão possui
significado próprio.

12. Casos em que a apostila não é aplicada:
 Marcas nominativas contendo elementos de uso comum aglutinados.
 Exemplo:
 PURAVEIA para assinalar o produto “cereais”.
Casos em que a apostila não é aplicada:
 Marcas constituídas pela aglutinação e justaposiçãode termos de uso comum
com elementos de fantasia.
 Exemplos:
 MOBILÓTICA para assinalar “instrumentos óticos”.
 COMAVES para assinalar ”carnes, aves e ovos”.
Casos em que a apostila não é aplicada:
 Marcas constituídas pela aglutinação ou justaposiçãode termos evocativos
isoladamente.
 Exemplos:
 AGROFERT para assinalar “fertilizantes”.
 ORTOMED para assinalar ”equipamentos médicos”.
Casos em que a apostila não é aplicada:
 Marcas constituídas pela aglutinação ou justaposiçãode termos evocativos
com termos que sugerem quantidade ou qualidade.
 Exemplos:
 ULTRACHOC para assinalar “chocolates”.
 HIPERPHARMA para assinalar ”comércio de medicamentos”.
 MULTFLEX para assinalar “tubos e canos”.
Casos em que a apostila não é aplicada:
 Marcas constituídas por termos/prefixos/sufixos/vocábulos que compõem
diversos conjuntos marcários para assinalar determinados produtos e
serviços, acompanhados de elementos de fantasia, quer por aglutinação, quer
por justaposição.

13.  Exemplos:
 AGROELIANE para assinalar “arroz, feijão, trigo, soja, milho”.
 NUTRITOL para assinalar “massas alimentícias”.
 SUPRISERV para “máquinas manuais de etiquetar e grampear”.
CASOS EM QUE A APOSTILA É APLICADA:
Casos em que a apostila é aplicada:
 Marcas compostas de expressões de uso comum e de fantasia.
 Marcas constituídas pela aglutinação e justaposiçãode termos de uso comum
com elementos de fantasia, onde o termo de uso comum encontra-se
destacado.
 Marcas compostas de elementos de uso comum justapostos.
 Marcas compostas por expressões irregistráveis e de termos como: “& CIA”,
“& CO” ou “COMPANHIA”.
 Marcas cuja fonética seja o próprio produto ou serviço.
 Marcas contendo nomes de domínio.
 Marcas mistas compostas de expressão e figura de uso comum
DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: MARCAS
COLETIVAS E DE CERTIFICAÇÃO
O pedido de registro de marca coletiva deve vir acompanhado doregulamento de
utilização da marca, de acordo com o disposto no art. 147 da LPI e conforme a
Resolução nº 296/2012. Caso o regulamento não acompanhe o pedido, este
documento deve ser protocolizadono prazo de até 60 (sessenta) dias da data do
depósito da referida marca, sob pena de arquivamento definitivodo pedido, em
conformidade com o disposto no parágrafo únicodo mesmo artigo.
O regulamento submetido pelo requerente deve conter os itens a seguir, sob pena
de formulação de exigência para eventual correçãoou clarificação:
a) descrição da entidade coletiva requerente, indicando sua qualificação, objeto,
endereço, e pessoas físicas ou jurídicas autorizadas a representá-la;

14. b) condições para eventual desistência dopedidode registro ou renúncia ao
registro da marca (parcial ou total), caso as mesmas não estejam previstos no
contrato social, em observância ao art. 152 da LPI;
c) pessoas (físicas ou jurídicas) autorizadas a utilizar o sinal em exame, devendo ser
descritos quaisquer requerimentos ou condições necessárias para a utilização do
sinal.
d) condições de utilização do sinal, caso as mesmas existam. No caso de falta de
detalhamento das condições de uso do sinal, entende-se que as condições
aplicáveis limitam-se ao estabelecido pelas normas legais;
e) sanções aplicáveis no caso de uso inapropriado dosinal, caso as mesmas existam.
Se o requerente não detalhar a definiçãode uso inapropriado, este será entendido
como o emprego da marca coletiva de forma contrária ao estabelecido pelas
condições previstas no item (IV).
 Quaisquer outras disposições gerais podem ser adicionadas pelo
requerente/titular
da marca, caso seja de sua vontade. Deve ser ressaltado que, se o regulamento de
utilização fizer referência a qualquer documento pertinente à aplicabilidade do
contido neste regulamento, o referido documento deve constar como anexo, sob
pena de formulação de exigência para adequaçãoa esta regra.
 Deve ainda ser observado que, de acordo com o disposto no art. 149 da LPI,
as alterações no regulamento de utilização devem ser comunicadas ao INPI
através de petição descrevendo tais alterações, sob pena das mesmas não
serem consideradas.
 O art. 148 da LPI determina que do pedido de Marca de Certificaçãodevem
constar as características do produto ou serviço objeto da certificação e
medidas de controle que serão adotadas pelo titular. Essa documentação,
quando não acompanhar o pedido, deve ser protocolizada no prazo de 60
dias do depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.
 A documentação deverá conter:

15. a) As características do produto ou serviçoa ser certificado: descriçãodetalhada, tipo
de produto ou serviço, matéria-prima, procedimentos de produção ou prestação de
serviço, dentre outras. No caso de existir norma ou especificação técnica que
disponha sobre essas condições, deverá ser anexada cópia dessa norma.
b) As medidas de controle que o titular da marca utilizará para fiscalizar o uso da
marca, assim como as sanções que deverão ser aplicadas no caso de uso indevido
MANUTENÇÃO DOS REGISTROS
 Dispõe o art. 133 da LPI que “o registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos,
contados da data da concessão do registro, prorrogável porperíodos iguais e
sucessivos”.
 Condições:
a) O pedido de prorrogação deve ser formulado durante o último ano de vigência do
registro ou no prazo de 06 (seis) meses, contados do dia imediatamente subseqüente
ao dia do término de vigência do registro
b) O pedido de prorrogaçãodeve ser formulado pelo titulardo direito;
c) A efetuação do pagamentoda retribuiçãocorrespondente, no exato valor
estabelecido na Tabela de Retribuições pelos Serviços do INPI.
d) A declaração, quandoda emissão da GRU, de que a atividade social do titular
continua compreendendo os produtos ou serviços assinalados no registro;
e) O titular do registro de marca coletiva e de certificaçãodeverá continuar a
observar as condições legais estabelecidas nos §§ 2º e 3º do artigo 128 da LPI,
respectivamente, sob pena de não ser concedida a prorrogação;
 “Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo
interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do
requerimento:
I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou
II - o uso da marca tiver sido interrompidopor mais de 5 (cinco) anos consecutivos,
ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique
alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de
registro.
§ 1º - Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões
legítimas.

16. § 2º - O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias,
cabendo-lhe o ônus de provaro uso da marca ou justificar seu desuso por razões
legítimas”.
 A caducidade do registro poderá ser parcial, conforme preceitua o artigo 144
da LPI.
 A desistência do pedido de caducidade somente será homologada se
requerida anteriormente à decisão de primeira instância.
 O requerente do procedimento de caducidade deverá justificar seu legítimo
interesse, sob pena de indeferimento do pedidoin limine.
 O requerimento de declaração de caducidade não será conhecido se:
a) Na data do requerimento, não tiverem decorridos, pelo menos, 5 (cinco) anos
da data da concessão do registro;
b) Na data do requerimento, o uso da marca tiver sido comprovado ou
justificado seu desuso por razões legítimas, em processo anterior, requerido
há menos de 5 (cinco) anos;
c) Desacompanhado do comprovante do pagamento da retribuição
correspondente
d) O desuso da marca ou a interrupção do seu uso, no Brasil, só elidirá
juridicamente a caducidade do registroquando forem legítimas as razões da
inércia do titular do direito.
e) A comprovação do desuso da marca ou da interrupção doseu uso será
apreciada segundo as provas existentes nos autos, de ampla e livre produção
pelo titular do direito, em obediência ao princípioda liberdade das provas,
sendo admitidos quaisquer meios lícitos para a produção de prova, desde que
moralmente legítimos.
f) Assim, qualquer meio de prova, além dos prescritos nestas diretrizes, é lícito,
desde que não obtido de forma moralmente ilegítima.
 Para fins de apreciação da legitimidade das razões apresentadas pelo titular
do direito para comprovar o desuso da marca ou a interrupçãodo seu uso, no
Brasil, deverá o Examinador observar as seguintes diretrizes:
a) Se as alegações apresentadas pelo titular do direito constituem razões
legítimas para justificar o desuso da marca ou a interrupção do seu uso, no
Brasil;

17. b) Se as provas produzidas pelo titular do direito comprovam, de fato e de
direito, as alegações apresentadas para justificar o desuso da marca ou a
interrupção do seu uso, no Brasil;
c) Se as provas apresentadas evidenciam a materializaçãode sérias e efetivas
providências por parte do titular do direito para usar a marca no Brasil.
Marca Nominativa - Como regra geral, a marca nominativa deve ser usada sob a
forma manuscrita ou em caracteres datilográficos.
Marca Mista - No caso de marca mista, deve o uso ser comprovado na forma
originalmente registrada, ou de forma que não tenha havidoalteração essencial do
seu caráter distintivo
Marca Figurativa - Embora a marca figurativa deva ser usada tal qual registrada,
admite-se, também, como prova, a forma de apresentação mista.
Marca Tridimensional - A comprovaçãodo uso de marca tridimensional deve ser
feita por meio de documentos que comprovem o uso da forma plástica
originalmente registrada.
TRANSFERÊNCIA
1) Dispõe o art. 134 da LPI que: “O pedido de registro e o registro poderão ser
cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal
registro”.
Para a anotação da cessão de direitos, exigem-se documentos específicos
(requerimentos, procuração, comprovante de pagamento, etc).
2) Não se considera aplicável o pedido de transferência do registroou pedido de
registro de marca coletiva, devendoo mesmo ser indeferido com base no art. 134 da
LPI c/c inciso III do art. 123 deste mesmo código
Esta relação é estabelecida pelo inciso III do art. 123 da LPI, onde se define que a
marca coletiva assinala produtos ou serviços provindos de membros de uma
determinada entidade (grifonosso), aspecto inexistente nas demais definições das
naturezas possíveis de marca.
Transferência por Cessão
Estabelece o art. 135 da LPI que:

18.  “A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do
cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço
idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou
arquivamento dos pedidos não cedidos”.
 A impossibilidade da convivência de sinais iguais ou semelhantes para
assinalar produtos ou serviços de mesmo segmento mercadológico ou afim.
 Portanto, serão arquivados todos os pedidos de registro e cancelados todos
os registros de marcas não transferidas, iguais ou semelhantes, que visem
assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins.
Transferência por Incorporaçãoou Fusão
 Para que seja promovida a transferência derivada de incorporação de
sociedade(s), deverão ser apresentados os atos da incorporação, averbados
no órgão competente.
A sociedade incorporadora e a nova sociedade resultante da fusão deverão
promover a transferência de titularidade de todos os pedidos de registro e de todos
os registros porventura existentes, respectivamente, em nome da(s) sociedade(s)
incorporada(s) e das sociedades fundidas.
Transferência por Cisão
 Para que seja anotada a transferência decorrente de cisão de sociedade,
deverão ser apresentados os atos da cisão e os atos constitutivos da nova
sociedade que sucederá na titularidade dos pedidos ou registros de marca
existentes em nome da sociedade cindida, inscritos no órgãocompetente
 A sociedade sucessora deverá promover a transferência de titularidade de
todos os pedidos de registro e de todos os registros porventura existentes em
nome da sociedade cindida. Caso contrário, serão arquivados todos os
pedidos de registro e cancelados todos os registros que não forem
transferidos.
Transferência em virtude de Sucessão Legítima ou Testamentária
 O documento de transferência parao espólio deverá ser assinado pelo
inventariante
Ao sucessor que, no formal de partilha, for adjudicado o direito à marca em virtude
da sucessão, cumprirá observar as prescrições dos arts. 128, § 1º e 134 da LPI, no que
couber.
Transferência decorrente de Falência

19.  Para a promoção de transferência de pedidode registro ou de registro de
marca que esteja incluído na universalidade de bens de Massa Falida, é
indispensável instruir a petição correspondente com os seguintes
documentos:
a) Alvará judicial autorizandoa cessão dos direitos relativos à marca;
b) Documento de cessão devidamente assinado pelo Síndico da Massa Falida
ou pelo Curador Fiscal nomeado judicialmente, observadas, ainda, as demais
formalidades legais.
GRAVAMES AO DIREITO
 O direito civil conhece uma série de gravames que podem incidir sobre os
bens em geral. No caso das marcas, consideradas bens móveis, diversos
gravames podem incidir sobre o direito, tais como, o penhor e o usufruto
 Assim, nos termos do art. 136, inciso II, da LPI, cabe ao INPI, quando
motivado pela parte interessada, munida de documentação hábil, proceder
às anotações pertinentes no processo correspondente, de qualquer limitação
ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro.

20. Lei 9.279
14 de Maio de 1996
Capítulo VII – Das Marcas Coletivas e de
certificação (art. 147 a 154)
“É todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos
e serviços de outros análogos, de procedência diversa, bem como certifica a
conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas.”
>> Distintividade: Requisito legal. Art. 122 da Lei nº 9.279/96 LPI
>> Atualmente considera nãosó os elementos gráficos constitutivos das marcas, mas
também o conjunto das impressões delas decorrentes, que atue individualizando,
distinguindo ou certificando produtos e serviços.
>> A marca, quanto à sua natureza, pode ser de produto, de serviço, coletiva ou de
certificação.
“É aquela usada para distinguir produto ou serviço de outros idênticos, semelhantes
ou afins, de origem diversa” (art. 123, inciso I, da LPI)”.
Marca coletiva
É aquela destinada a identificar e distinguir, no mercado, produto ou serviço
proveniente de membros de uma pessoa jurídica representativa de uma coletividade,
de outros produtos ou serviços iguais, semelhantes ou afins, de procedência
diversa”(art. 123, inciso III,LPI).
>>O objetivo da marca coletiva é indicar ao consumidorque aquele produto ou
serviço provém de membros de uma determinada entidade.
>> A utilização da marca é feita pelos membros da entidade coletiva e não pela
titular da marca
>> Exclui as pessoas físicas como titulares deste tipo de marca, tendo em vista que
apenas pessoas jurídicas representativas de coletividade podem requerer o registro
de uma Marca Coletiva, incluindo entidades governamentais.
>> A requerente de uma Marca Coletiva poderá exercer atividade distinta da de seus
membros.
>> Instrução Normativa PR nº 19/20135 , de março de 2013,

21. Requisitos: Descrição da pessoa jurídica requerente; as condições para renúnciado
registro da marca; requisitos necessários para a afiliação à entidade coletiva e para
que as pessoas físicas ou jurídicas, associadas ou ligadas à pessoa jurídica requerente
estejam autorizadas a utilizar a marca devem estar presentes.
>> O requerente do registro deve ainda esclarecer as condições de utilização da
marca, incluindo a forma de apresentação e demais aspectos referentes ao produtoe
as eventuais sanções aplicáveis no caso de uso inapropriado da marca.
>> Deve ser renovada de 10 em 10 anos
>> Atualmente o Brasil utiliza a Classificação Internacional de Nice de Produtos e
Serviços para o Registro de Marcas, e dentro desta classificação, qualquerclasse de
produto ou serviço pode abrigar uma Marca Coletiva, bastandoapenas que ao
realizar o depósito, o requerente da marca indique tratar-se de uma marca de
natureza coletiva.
>> Por outro lado, quandoum membro da entidade titular da Marca Coletivapossuir
marca própria/individual, seu uso pode ser feito conjuntamente com a Marca
Coletiva, funcionando assim como um meio de identificar um produtorde outro
dentro da coletividade.
“É aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com
determinadas normas, padrões ou especificações técnicas, notadamente quanto à
qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada (art. 123,
inciso II, da LPI)”.
>> O objetivo da marca de certificaçãoé informar ao público que o produto ou
serviço distinguido pela marca está de acordocom as normas ou padrões técnicos
específicos.
>> Antes de ser introduzida pela Lei nº 9.279/96, já era prevista em nível
regulamentar, na área de normalização e qualidade industrial, inclusive como prática
do setor privado.
>> Atesta a existência de uma determinada qualidade ou característica a um produto
ou serviço.
>> informa que aquele bem foi objeto de um processo de avaliação de conformidade
e obedece a certos critérios técnicos específicos, “notadamente quantoà qualidade,
natureza, material utilizado e metodologia empregada”.
>> No intuito de conferircredibilidade a esta avaliação, a empresa certificadora
obrigatoriamente não deve guardarinteresse comercial ou industrialdireto com os
produtos/serviços que visa certificar (§ 3°art. 128 da Lei n° 9279/96).

22. >> Para ser usuário de uma Marca de Certificação é obrigatórioque se cumpram as
normas e especificações técnicas estipuladas pelo titular da marca na documentação
apresentada ao INPI. Porém , não é necessário ser membro ou associado a este
titular.
>> A titularidade de uma Marca de Certificaçãoé permitida tanto a pessoa jurídica
quanto a pessoa física, porém, é necessário que esta pessoa comprove ter
capacidade técnica para certificaro produto ou serviço objeto da certificação.
>> A certificação deve ser renovada a cada dez anos, pois o registro é considerado
extinto na sua ausência. O mesmo acontece caso o titular do registrodeixe de existir
ou a marca seja utilizada em condições diversas do constante no documento onde se
disciplinou seu uso (incisos I e II art. 151 da Lei n° 9279/96).
>> A Marca de Certificação também possui sua proteção estendidaapós a extinção,
permanecendo irregistrável por terceiros por 5 anos (art. 154 da Lei n° 9279/96). Essa
extensão novamente configura uma proteção diferenciadaa este tipo de sinal,
destacando sua relevância. Ao contráriodas demais marcas que podem ser
distribuídas entre todas as diversas classes de produto e serviço conforme o
interesse do requerente, a Marca de Certificação deve ser requerida exclusivamente
na classe de serviço NCL(10) 42. A especificação do que se deseja certificar é que faz
a diferença neste caso.
Características Marca Coletiva Marca de Certificação
Função Identificar a entidade coletiva titular da
marca
Atestar conformidade quanto a
critérios técnicos
Titularidade Entidade coletiva representativa Terceiro, distinto da relação a ser
certificada
Controle Especificado pelos próprios produtores ou
por quem estes determinarem
Feito pela titular da marca: a
certificadora
Associação Obrigatoriedade de ser membro ou
associado ao titular
Não é necessário ser membro ou
associado ao titular
Documentação
Particular
Regulamento de utilização Documentação específica
Direito de uso Membros ou associados ao titular Certificados autorizados
Vigência 10 anos, passível de renovação 10 anos, passível de renovação
Extensão da
Proteção
5 anos após a extinção 5 anos após a extinção

23. Art.147
“O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo
sobre condições e proibições de uso da marca.
Parágrafo único: O regulamento de utilização, quando não acompanhar o pedido,
deverá ser protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, sob pena de
arquivamento definitivodo pedido”.
Art.148
O pedido de registro da marca de certificação conterá:
I - as características do produto ou serviçoobjetode certificação;
>> Descrição detalhada do tipode produtoou serviço, matéria-prima, procedimentos
de produção ou prestaçãode serviço utilizados e a especificação técnica, caso exista ,
deverá ser anexada.
II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular.
>> As medidas de controle utilizadas para fiscalizar o uso da marca e sanções que
deverão ser aplicadas no caso de uso indevido.
Parágrafo único. A documentação prevista nos incisos I e II deste artigo, quando não
acompanhar o pedido, deverá ser protocolizada noprazo de 60 (sessenta) dias, sob
pena de arquivamento definitivodo pedido.
Art.149
“Qualquer alteração no regulamentode utilizaçãodeverá ser comunicada ao INPI,
mediante petição protocolizada, contendotodas as condições alteradas, sob pena de
não ser considerada”.
Art.150
O uso da marca independe de licença, bastandosua autorização no regulamento de
utilização.
>> Uma vez cumpridos os requisitos do regulamentode utilização, o membro da
entidade titular da Marca Coletiva adquire o direito de utilizá-la. Não é necessário
haver elaboração de licença específica do titular ao membro

24. Art.151
Além das causas de extinção estabelecidas no art. 142, o registro da marca coletiva e
de certificação extingue-se quando:
I - a entidade deixar de existir; ou
II - a marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no
regulamento de utilização.
Art. 152
“Só será admitida a renúncia ao registro de marca coletiva quando requeridanos
termos do contrato social ou estatuto da própria entidade, ou, ainda, conforme o
regulamento de utilização.”
Art. 153
“A caducidade do registro será declarada se a marca coletiva não for usada por mais
de uma pessoa autorizada, observado o dispostonos arts 143 a 146”.
– O não início da marca no País;
– Interrupção por 5 anos;
– Uso de produtos não semelhantes à marca e seus fins;
Art. 154
“A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros
tenham sido extintos não poderão ser registradas em nome de terceiro, antes de
expirado o prazo de 5 (cinco) anos, contados da extinção do registro”.
>> Como todos os demais registros de marca, o registro de uma Marca Coletiva deve
ser renovado a cada dez anos, e caso não haja pedido de renovação, o registroé
considerado extinto. Como regra geral, uma vez que um registro é extinto, a marca
torna-se novamente disponível para registro poroutra pessoa. No entanto, no caso
da Marca Coletiva existe uma exceção a esta regra, isto porque este tipo de marca
permanece irregistrável por terceiros por cinco anos após sua extinção.