La nueva ley de patentes 24/2015 introduce varios cambios y novedades como la especialización de la jurisdicción judicial, la posibilidad de revocación parcial de patentes, y la creación de un sistema de patente unitaria y un Tribunal Unificado de Patentes para proporcionar una protección uniforme en toda la Unión Europea.

1. LA NUEVA LEY DE PATENTES 24/2015
Novedades y cambios
Conferencia REDIT, Valencia, Sept 2016
Ignacio Temiño

4. Modulo 3. El contenido del derecho

5. Límites legales
►Actos realizados en un ámbito privado y con fines
no comerciales.. (NO EN SEDE EMPRESARIAL).
►Actos realizados con fines experimentales (I+D+i).
►Estudios y ensayos necesarios para obtener la
autorización de comercialización de medicamentos
en España o fuera de España, y los consiguientes
requisitos prácticos, incluida la preparación,
obtención y utilización del principio activo para
estos fines (CLAUSULA BOLAR ≠ C. DESLEAL)

6. Límites legales: agotamiento
Los derechos conferidos por la patente no se extienden a
los actos relativos a un producto protegido por ella
después de que ese producto haya sido puesto en el
comercio en el Espacio Económico Europeo por el titular
de la patente o con su consentimiento
A menos que existan motivos legítimos que
justifiquen que el titular de la patente se oponga a la
comercialización ulterior del producto

7. Límites legales: equivalencia
ART. 68.3
Para determinar el alcance de la protección
conforme a los apartados 1 y 2 anteriores deberá
tenerse debidamente en cuenta todo elemento
equivalente a un elemento indicado en las
reivindicaciones.
Test de la Triple Equilavencia…

8.  Performs substantially the same function
 In substantially the same way
 To yield, obviously, substantially the same
result

10. Límites legales: obligación de explotar
La prueba de que la invención está
siendo explotada incumbe al titular de
la patente…
El titular de la patente está obligado a
explotar la invención patentada por sí o
por persona autorizada mediante su
ejecución en España o en el territorio
de un Estado OMC…
… dentro del plazo de 4 años desde la fecha
de presentación de la solicitud de patente, o de
3 años desde la fecha de public de su concesión
NO
CERTIFICADOS

11. Límites legales: obligación de explotar
….o cuando tal explotación, una vez
transcurrido dicho plazo, haya sido
interrumpida durante más de
un año
Licencia obligatoria

12. Otras Novedades
 Anualidad pagable por terceros con intereses afectados
 Régimen de licencias obligatorias abreviado, extendido a
los CCP, con intento previo de licencia contractual siempre
 Licencia obligatoria por
 Limitaciones o renuncias del titular: no si existen
derechos reales de terceros o demandas en trámite
 Rehabilitación eliminada. Solo Restablecimiento. Nueva
tasa de regularización para anualidades
Libre competencia (FRAND)
Exportac. por salud pública

13. Modulo 4. Aspectos procesales

14. Novedades
COMPETENCIA JUDICIAL: especialización
PLAZOS PROCESALES PROLONGADOS
REVOCACIÓN PARCIAL ACEPTADA
(una/varias reivindicaciones)
MODIFICACIÓN
POST CONCESIÓN
en SEDE JUDICIAL

15. Novedades
INFORME OEPM (voluntario)
NULIDAD EXTENDIBLE AL CCP
LEGITIMACION INFRACCIÓN: solo
licenciatarios inscritos (art. 117)
LEGITIMACION NULIDAD: acción
pública (art. 103.1)

16. Remedios
PUBLICACIÓN FALLO EXCEPCIONAL
INDEMNIZACIÓN DAÑO MORAL
INDEMNIZACIÓN REPUTACIÓN INVENCIÓN
DAÑOS: NO REGLA 1%. Royalty: base mínima
INDEMNIZACIÓN COERCITIVA para…
CALCULO EN FASE EJECUCIÓN. SIN LIMITE 5 AÑOS

17. Acciones
℗ CESE: La cesación de los actos que violen su
derecho, o su prohibición si éstos todavía no se
han producido.
℗ REIVINDICACIÓN TITULARIDAD: parcial,
imprescriptible si dolosa
℗ DEBER DE EXHIBICION DOCUMENTAL:
cálculo de daños y perjuicios

18. Modulo 5. Patente Unitaria + TUP

20. GÉNESIS DEL NUEVO SISTEMA:
• Primeros comentarios sistema único CEE años ’60
• Anteproyecto 1962 “Dcho. Europeo de Patentes”
• No posible solo comunitario= nace EPC, Munich 1973
• Convenio Luxemburgo 1975 “Patente Comunitaria”
• Modificación propuesta Luxemburgo 1989. Fracaso.
• Libro Verde “Patente Comunitaria” 1997.
• Consejo Eur. Lisboa 2000, acuerdo creación pat. única

21. GÉNESIS DEL NUEVO SISTEMA:
• Éxito en CTM y RD: impulsan proceso desde año 2000
• Presentado “Reglamento Pat. Comunitaria”, año 2003
• Decisión creación Tribunal único, año 2003
• 2007 retoman negociones. Marzo’ 11 opinión negativa
TJCE. Abril’11 cooperación reforzada aprobada.
• Recursos Italia – España. Opinión Ab. General Dic’12
• Votación Parlamento 11/12/2012: 487 si / 164 no

22. Acuerdo Internacional sobre el Tribunal Unificado
de Patentes (TUP)
Reglamento 1260/2012 (DOCE 31-12-2012)
Disposiciones Traducción
Reglamento 1257/2012 (DOCE 31-12-2012)
Creación Patente Unitaria
THE PACKAGE:

23. SISTEMA REGISTRAL ACTUAL
- EPC: solo tramitación centralizada, crea un haz de patentes
- VALIDACIONES: costes traducciones (36.000 eu media por
patente), a pesar de London Agreement.
- ANUALIDADES: mantenimientos elevados
- NO TITULO COMUNITARIO: EPC es un tratado internac.,
TJCE no interpreta ni unifica jurisprudencias nacionales

24. ESCENARIO JUDICIAL ACTUAL
 Infracción – revocación - limitación: sometimiento Derecho
Nacional = peregrinaje judicial
 Riesgo contradicción en caso idéntico. Costes. División
mercado. DESUNIFORME
 Abuso del sistema: torpedo italiano / torpedo belga
 Tribunales NL – DE: intentos extensión jurisdicción
cortados por TJCE: GAT vs LUK // ROCHE vs PRIMUS
 CJEU: Asunto Solvay – Honeywell (C-616/10)

25. UE
Costes
Seguridad
Jurídica
Fácil
Tramite
Protecc.
Uniforme

26. NOVEDADES PATENTE UNITARIA
• Se crea un NUEVOTÍTULO de Prop. Industrial
• Igual trato y validez que una patente nacional
• EPO organismo encargado tramitación + concesión
• Lenguas: EN, FR, DE
Efecto UNITARIO
 Un set claims
 Infracción
 Revocación
 Caducidad
 Cesión
 Limitación
NO en licencias

27. NUEVO RÉGIMEN DESIGNACIONES
Pat. Unitaria
Pat. Unitaria + EP
Pat. EP
SIN VALIDAC
Doble régimen
Régimen EPC
TRIBUNAL U.P.
Obligatorio para Pat. Unitaria
Voluntario para Pat. Europea

28. ELTRIBUNAL UNIFICADO PAT. (TUP)
• Trib. Primera Instancia: Sede Central PARIS
• Secciones sede central: LONDRES (Chemistry/Bio). Munich
(Mech Eng)
• Tribunal Apelaciones: Luxemburgo
• Tribunal de Justicia actual: solo interpretrador normas
(contraste con funciones en CTM y RD)

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